BPatG, 7. Senat — 7 Ni 13/22 (EP)

Die Klägerin macht die vollständige Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilen europäischen Patents 2 607 013 (Streitpatent) geltend. Die Beklagte ist die bei Klageerhebung eingetragene Inhaberin des in deutscher Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 7. Dezember 2012 angemeldet worden ist und die Priorität aus der deutschen Patentanmeldung 10 2011 056 942.1 vom 22. Dezember 2011 beansprucht. Die Patenterteilung ist am 6. September 2017 veröffentlicht worden. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung von zylindrischen Bauteilen". Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 50 2012 011 183 geführt.

Das nationale Patent DE 10 2011 056 942 – hervorgegangen aus der Prioritätsschrift im hiesigen Verfahren – ist Gegenstand des parallelen Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht mit dem Aktenzeichen 7 Ni 14/22.

Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung sieben Patentansprüche, die alle angegriffen werden. Patentanspruch 1 und die auf diesen mittelbar und unmittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 7 beziehen sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines rotationssymmetrischen, dünnwandigen Guss-Bauteils.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet – entsprechend der veröffentlichten Streitpatentschrift B1 - wie folgt:

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 – 7 wird auf die Streitpatentschrift EP 2 607 013 B1 Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt die angegriffenen Patentansprüche des Streitpatents in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag sowie mit Hilfsantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2024, wobei die Patentansprüche des Haupt- und des Hilfsantrags jeweils als geschlossene Anspruchssätze verteidigt werden.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet, ergänzt um die Merkmale des ursprünglichen Unteranspruchs 4, wie folgt:

Darüber hinaus ist im Unteranspruch 3 des Hilfsantrags eine Änderung vorgenommen und die Rückbeziehung angepasst worden.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) und c), Art. 54, 56 EPÜ). Bezüglich des Hilfsantrags macht die Klägerin ebenfalls diese Nichtigkeitsgründe geltend und ist darüber hinaus der Auffassung, dass es sich bei der Änderung des Patentanspruchs 3 lediglich um eine Klarstellung und nicht um eine Beschränkung handele.

Sie reicht u. a. folgende Druckschriften und Dokumente ein:

NK7a verschiedene Fotografien des Getriebetopfes

NK7b verschiedene Fotografien des Getriebetopfes

NK8 Fachbuch Naunheimer, Harald; Bertsche, Bernd; Lechner, Gisbert. "Fahrzeuggetriebe: Grundlagen, Auswahl, Auslegung und Konstruktion". Springer-Verlag, 2007

NK9 Fachbuch Gerigk, Peter et al. "Kraftfahrzeugtechnik". Westermann, 2009

NK10 Fachartikel Ghassemieh, Elaheh. "Materials in automotive application, state of the art and prospects. New trends and developments in automotive industry", 2011, 20. Jg., Seiten 364 bis 394

NK11 Fachbuch Herfurth, K.; Ketscher, N.; Köhler, M. "Gießereitechnik kompakt, Werkstoffe, Verfahren, Anwendungen" (Gießerei, Düsseldorf 2003) Seiten 52-54, 106-119

NK12 Dissertation Sydorenko, Stanislav. "Verbesserung der Qualität von Gussstücken durch elektromagnetische Schmelzebehandlung", 2009

NK13 Fachbuch Ostermann, Friedrich. "Anwendungstechnologie Aluminium". Springer-Verlag, 2007

NK14 Fachbuch Göner, Herbert; Marx, Siegfried (Hg.). "Aluminiumhandbuch". Verlag Technik, 1971

NK15 Fachbuch Schönherr, Herbert. "Spanende Fertigung". Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2002

NK16 Fachbuch Paucksch, Eberhard, et al. "Zerspantechnik: Prozesse, Werkzeuge, Technologien". Springer-Verlag, 2008

NK17 Fachbuch Spur, Günter; Stöferle, Theodor (Hg.). "Handbuch der Fertigungstechnik: Spanen". Bd. 3. 1. Hanser Verlag, 1979

NK18 Fachbuch Tschätsch, Heinz; Dietrich, Jochen. "Praxis der Zerspantechnik: Verfahren, Werkzeuge, Berechnung". Springer-Verlag, 2008

NK19 Fachbuch Fritz, Alfred; Schulze, Günter. "Fertigungstechnik". Springer-Verlag, 2008

NK20 Fachbuch Förster, Hans J. "Automatische Fahrzeuggetriebe: Grundlagen, Bauformen, Eigenschaften, Besonderheiten". Springer-Verlag, 1991

NK21 Dissertation Feng, Pingfa. "Berechnungsmodell zur Ermittlung von Spannkräften bei Backenfuttern". 2003

NK22 DE10 2005 034 923 A1

NK23 US 2,905,477 A

NK24 CH 460 484 A

NK25 DE 32 33 868 A1

NK26 DE 1 005 324 A

NK27 DE 1 008 536 A

NK28 DE 1 031 584 A

NK29 Schlautmann, Volker. Vortrag "RINGSPANN-Präzisions-Spannzeuge zur Herstellung von Zahnrädern". Kongress zur Getriebeproduktion am 29./30. März 2011 im Congress Centrum Würzburg

NK30 DE 670 330 A

NK31 DE 1 104 855 A

NK32 US 2,678,824 A

NK33 US 2,543,117 A

NK34 DE 3 443 487 A1

NK35 DE 1 808 894 A1

NK36 DE 39 31 138 A1

NK37 US 1,452,034 A

NK38 SU 818763 A1

NK39 Auszug aus dem SAP-System der Klägerin

NK40 Rechnung Nr. 23454612

NK41 Speditionsauftrag Nr. 11713515

NK42 Warenbegleitschein

NK43 Gerhard Wagner, 8-Gang-Automatgetriebe für Pkw, Bibliothek der Technik, Band 316, Süddeutscher Verlag onpact GmbH, 2009, auf Seite 26

NK44 Teile der Präsentation von Mitarbeiter der Klägerin beim VDI aus dem Jahr 2008

NK45 redigierter Vortragstext zusammen mit Bildmaterial aus der Präsentation in der Schriftenreihe VDI-Berichte Nr. 2029, 2008; Heribert Scherer / Gerhard Wagner / Harald Naunheimer / A. Dick, Das automatische Getriebe 8 HP70 von Z…, S. 457 ff.

NK46 Fachartikel Scherer, Heribert; Bek, Manfred; Kilian, Stefan. "Z… new 8-speed automatic transmission 8HP70-basic design and hybridization.". SAE International Journal of Engines 2.1, Jahrgang 2009, Seiten 314 bis 326

NK47 Bibliographische Daten zu NK46

NK48 Katalogeintrag der Technischen Informationsbibliothek Hannover zu NK45, mit ausdrücklichem Hinweis auf die Veröffentlichung in 2008

NK49 Katalogeintrag der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) zu VDI-Berichte Nr. 2029

NK50 Suchergebnis Amazon zu VDI-Berichte Nr. 2029

NK51 Suchergebnis Onlineshop VDI zu VDI-Berichte Nr. 2029

NK52 Schlegel, Clemens; Hösl, Andreas; Diel, Sergej. "Detailed loss modelling of vehicle gearboxes". In: Proceedings 7th modelica conference. 2009. Seite 443, Eintrag Nr. 21 (Auszug)

NK53 Dissertation Baumann, Axel. "Rasselgeräuschminimierung von Fahrzeuggetrieben durch Getriebeöle", 2013, Seiten 139 ff., Einträge Nr. 71, 105, 130 (Auszug)

NK54 Dissertation Ibendorf, Ingo. "Hardware-in-the-Loop-Prüfstand für Schwingungsuntersuchungen an Fahrzeugantriebskomponenten", 2008, Seiten 133 ff., Einträge Nr. 22, 57, 83, 107 (Auszug)

NK55 Datenbankeintrag TU Dortmund zu VDI-Berichte Nr. 2029

NK56 Datenbankeintrag Karlsruher Institut für Technologie zu VDI-Berichte Nr. 2029

NK57 Artikel aus der Schwäbischen Zeitung vom 31. August 2011, "Eine Million 8-Gang-Getriebe von Z…"

NK58 Anlagenkonvolut: Vielzahl von Presseartikeln

NK58a Pkw-Antriebstechnik 7.2009, newsletter der Klägerin

NK58b Artikel Saarbrücker Zeitung vom 9. Juli 2009 (Titelseite)

NK59 Artikel, Auto & Technik, Juni 2008, Der 8-Gang-Automat von Z…

NK60 Artikel, Wikipedia, Magnesium

In den Jahren 2007 und 2008 standen die Vorgängerfirma der Beklagten, die B… GmbH, und die frühere Tochtergesellschaft der Klägerin, die Z… GmbH, in einer geschäftlichen Beziehung zueinander. Über die Einzelheiten der Zusammenarbeit, die auch letztlich zum Gegenstand des Streitpatents geführt haben, besteht Streit. Zwischen den Parteien ist in Bezug auf das Streitpatent eine zivilrechtliche Vindikationsklage anhängig. Der Druckgusstopf entsprechend den klägerseits eingereichten Anlagen NK7a und NK7b, der mit dem streitgegenständlichen Verfahren hergestellt wurde, wurde seit 2009 von der Beklagten an die Klägerin geliefert. Der Getriebetopf wurde seit 2009 in Serie für die 8HP-Automatikgetriebe der Klägerin produziert und dort von ihr eingesetzt und vertrieben. Einzelheiten sind zwischen den Parteien streitig. Die Getriebetöpfe wurden bis ins Jahr 2012 verwendet.

Die Klägerin nimmt Bezug auf einen von Gerhard Wagner veröffentlichten Artikel mit dem Titel "8-Gang-Automatgetriebe für Pkw" im Jahr 2009, vgl. Anlage NK43. Ferner wird der redigierte Vortragstext (Aufsatz) mit dem Titel "Das automatische Getriebe 8 HP70 von Z…" von H. Scherer, G. Wagner, H. Naunheimer und A. Dick, der Schriftenreihe VDI-Berichte Nr. 2029 in unterschiedlichen Medien mit dem Veröffentlichungsjahr 2008 zitiert, z. B. in einem englischsprachigen Folgeartikel (NK46), dem Katalogeintrag der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) zu VDI-Berichte (NK49) oder entsprechend einem Suchergebnis des Onlineshops VDI (NK51). Wegen des Inhalts des redigierten Vortragstextes nimmt die Klägerin Bezug auf die Anlage NK45. Autor dieses Aufsatzes war u.a. ein ehemaliger Mitarbeiter des Konzerns der Beklagten.

Die Klägerin behauptet, es habe zwischen den Parteien bzw. den Vorgängerfirmen eine Entwicklungskooperation zu einem dünnwandigen rotationssymmetrischen Druckgusstopf aus einer Aluminiumlegierung zur Drehmomentübertragung in Fahrzeuggetrieben in den Jahren 2007 und 2008 gegeben. Die Entwicklungskooperation sei dann in ein Zulieferverhältnis übergegangen. Die seit dem Jahr 2009 bestehende offenkundige Vorbenutzung des Getriebetopfs – so die Ansicht der Klägerin – nehme die Lehre des Streitpatents neuheitsschädlich

vorweg. Darüber hinaus gäbe es eine Vielzahl an weiteren offenkundigen Vorbenutzungen bzw. Vorveröffentlichungen, die jeweils von der Klägerin als neuheitsschädlich angesehen werden. Nicht nur die Auslieferung der 5er BMW an Kunden der B1… AG, in denen der Getriebetropf in Getrieben der Klägerin eingebaut worden sei, stelle eine offenkundige Vorbenutzung dar, sondern auch die Lieferung der 8HP-Automatikgetriebe an die B1… AG führe dazu, dass nicht nur der Getriebetopf als solches, sondern auch das Verfahren zu dessen Herstellung zum Stand der Technik gehöre. Der Getriebetopf entsprechend der Anlagen NK7a, b sei auf der Messe EuroGuss2008 von der Beklagten ausgestellt worden. Besucher hätten die Möglichkeit gehabt, diesen zu untersuchen. Unstreitig ist die Beklagte Ausstellerin auf der Messe gewesen.

Die Klägerin trägt weiter vor, dass der Gegenstand des Streitpatents mit der unstreitigen Veröffentlichung des Fachbuches von Gerhard Wagner ("8-Gang-Automatgetriebe für Pkw") aus dem Jahr 2009 (Anlage NK43), einer Präsentation von Mitarbeitern der Klägerin beim VDI im Jahr 2008 (Anlage NK44) und der Veröffentlichung des redigierten Vortragstext zusammen mit Bildmaterial aus der Präsentation in der Schriftenreihe VDI-Berichte Nr. 2029, von H. Scherer / G. Wagner / H. Naunheimer / A. Dick, "Das automatische Getriebe 8 HP70 von Z…", aus dem Jahr 2008 (Anlage NK45) unmittelbar und eindeutig offenbart worden sei. In dem unstreitig im Jahr 2009 herausgegebenen Fachbuch Wagner werde der konstruktive Aufbau des 8HP-Automatikgetriebes der Klägerin beschrieben. Diese Ausführungen würden durch den veröffentlichten Vortragstext einschließlich Abbildungen des Getriebetopfes ergänzt. Zahlreiche nachveröffentlichte Publikationen würden auf diese Publikation Bezug nehmen. Diese Publikation sei auch in der Datenbank des Deutschen National Bibliothek und dem VDI aufgeführt.

Zumindest in einer Gesamtschau der Unterlagen der Anlagen NK7a, b, NK43 bis NK45 würde sich ergeben, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht neu sei. Auch die Gegenstände der Unteransprüche seien von der offenkundigen Vorbenutzung bzw. den Vorveröffentlichungen neuheitsschädlich getroffen.

Zudem beruhe der Gegenstand des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit, ausgehend von dem Wissen um den vorbenutzten Getriebetopf in Verbindung mit dem Inhalt des Fachbuchs Naunheimer (NK8) und dem allgemeinen Fachwissen. Es liege auf der Hand, die Verzahnung zum Einbau in eine Baugruppe zu nutzen und eine zahnradartige Konstruktion der Baugruppe an dieser unbearbeiteten Innenverzahnung angreifen zu lassen. Auch zum Einspannen des Getriebetopfes biete sich die unbearbeitete Innenverzahnung als kraftschlüssige Lagerfläche zum Rundspannen des Bauteils an.

Ferner sei von einer unzulässigen Erweiterung auszugehen. Patentanspruch 1 sehe vor, dass das herzustellende Bauteil "dünnwandig" sei. Dieser Begriff finde sich in den ursprünglichen Ansprüchen nicht und in der ursprünglichen Beschreibung lediglich in den Abschnitten [0001], [0004] und [0006]. Diese Abschnitte enthielten jedoch nur allgemeine Ausführungen und brächten den Begriff nicht mit der Lehre des Streitpatents in Verbindung.

Der Hilfsantrag enthalte eine Klarstellung, die in dieser Form nicht zulässig sei. Im Patentanspruch 3 habe die Beklagte ein Wort eingefügt, was insgesamt nicht zu einer Beschränkung führe. Der in Patentanspruch 1 aufgenommene Unteranspruch 4 könne eine Rechtsbeständigkeit nicht begründen. Der Getriebetopf offenbare die Merkmale des Unteranspruchs 4, wonach das Verfahren nach Patentanspruch 1 dadurch gekennzeichnet sei, dass die Lagerflächen (2, 2') durch Zahnflanken einer Innenverzahnung (20, 21) gebildet werde. Dem Fachmann sei zumindest als Möglichkeit, und damit als fachnotorisches Austauschmittel offenbart, die Zahnflanken der nicht bearbeiteten Verzahnung als Lagerfläche einzusetzen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 607 013 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent 2 607 013 die Fassung des Hilfsantrags, eingereicht mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2024, erhält.

Die Beklagte bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u. a. auf folgende Dokumente:

KAP1 E-Mail vom 08.01.2007

KAP2 Ausdruck Internetseite, Wikipedia, Druckguss, 23.02.2023

KAP3 Ausdruck Internetseite, Wikipedia Aluminiumdruckguss, 23.02.2023

KAP4 Ausdruck Internetseite maschinenbau-wissen.de, 23.02.2023

KAP5 Ausdruck Internetseite, www.zeit.de, "Wie Autos abspecken", 23.02.2023

KAP6 Ausdruck Internetseite Wikipedia, Magnesiumdruckguss, 18.04.2023

KAP7 Ausdruck Internetseite gusseinkauf.de, Magnesiumlegierungen, 28.02.2023

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in der erteilten Fassung bzw. in der Fassung des Hilfsantrags für rechtsbeständig.

Mit näheren Ausführungen trägt sie vor, dass eine unzulässige Erweiterung nicht vorliege, da in den Absätzen [0004, 0006] dünnwandige Teile erwähnt würden.

Entgegen dem Vortrag der Klägerin sei die Lehre des Streitpatents nicht durch den von der B… GmbH hergestellten und an die Z… GmbH vertriebenen Getriebetopf neuheitsschädlich vorweggenommen. Es sei bereits von keiner Entwicklungskooperation auszugehen. Zwar habe die B… GmbH den Getriebetopf unstreitig vor dem Zeitpunkt der Prioritätsanmeldung an die Z… GmbH

geliefert. Diesem lasse sich aber nicht ansehen, dass er aus Aluminium bzw. einer Aluminiumlegierung in einem Druckgussverfahren hergestellt worden wäre. Das Druckgussverfahren sei nicht das einzige gängige Verfahren zur Herstellung von Bauteilen im Automobilbereich gewesen. Jedenfalls entnehme die Fachperson dem Getriebetopf nicht unmittelbar und eindeutig, dass dieser im Bereich der Innenverzahnung, genauer an den Zahnflanken, gespannt werde. Schließlich entnehme die Fachperson dem Getriebetopf auch nicht unmittelbar und eindeutig, dass dieser im Bereich der unbearbeiteten Innenverzahnung eingebaut werde. Was die Lieferung des Getriebetopfes durch die Beklagte an die Klägerin anbelange, so seien die verantwortlichen Mitarbeiter der Klägerin arbeitsvertraglich bzw. aus ihrer Treuepflicht gegenüber der Klägerin zur Verschwiegenheit verpflichtet gewesen.

Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass die Getriebe, die die Getriebetöpfe entsprechend der Anlagen NK7a, b enthielten, die die Klägerin u.a. an B1… geliefert habe, von Mitarbeitern von B1… noch einmal auseinandergebaut worden seien und untersucht worden wären. Es sei zu vermuten, dass Mitarbeiter von B1… lediglich stichprobenartig Funktionstests gemacht hätten. Zudem seien auch die Mitarbeiter von B1… zur Verschwiegenheit verpflichtet gewesen. Einen Nachweis dafür, dass B1… Getriebe mit dem Getriebetopf entsprechend der Anlagen NK7a, b vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents in den Verkehr gebracht hat, habe die Klägerin nicht vorgelegt. Sie bestreitet mit Nichtwissen, dass der Getriebetopf auf der Messe EuroGuss 2008 in Nürnberg ausgestellt worden sei.

Die Beklagte ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, dass, wenn eine Vorrichtung in den Verkehr gebracht worden sei und Dritte Zugang zu dieser hätten oder sie erhalten könnten, die Benutzung dann nicht neuheitsschädlich sei, wenn die Vorrichtung die darin enthaltene Lehre des Verfahrens nicht offenbare. Etwas anderes gelte nur dann, wenn die Fachperson Gelegenheit und Anlass zu einer Untersuchung habe und somit Rückschlüsse auf das Verfahren ziehen könne. Ein solcher Anlass zur Untersuchung habe im vorliegenden Fall nicht bestanden. Sie bestreitet mit Nichtwissen, dass Werkstätten vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents ein 8HP70-Getriebe mit dem streitgegenständlichen Getriebetopf repariert hätten und somit Kenntnisse erlangt hätten. Selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätten die betroffenen KFZ-Mechaniker jedenfalls keinen Anlass, sich mit dem Material, der Art des Herstellungsverfahrens und der Art des Spannens im Rahmen des Herstellungsverfahrens des Getriebetopfes auseinanderzusetzen. Entsprechendes gelte für Konkurrenten.

Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass die Unterlagen der NK44 vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents öffentlich zugänglich gewesen seien, da sie als "confidential" bezeichnet seien. Mit Nichtwissen bestreitet sie auch die öffentliche Zugänglichkeit der Unterlagen der NK45 vor dem Prioritätszeitpunkt.

Die Unterlagen der NK43 bis NK45 stellten auch keinen einheitlichen Veröffentlichungsgegenstand dar. Selbst wenn der ausgelieferte Getriebetopf und die Inhalte der NK43 bis NK45 einen einheitlichen Vorbenutzungssachverhalt bildeten, offenbarten diese nicht, dass ein Teilbereich der Mantelflächen als kraftschlüssige Lagerflächen zum Spannen des Bauteils und auch für einen Einbau in eine Baugruppe verwendet werde.

Gleiches gelte auch für die Gegenstände der Unteransprüche.

Schließlich beruhe der Gegenstand auf erfinderische Tätigkeit. Jedenfalls habe es ausgehend von den geltend gemachten Vorbenutzungstatbeständen für die Fachperson nicht nahegelegen, den Getriebetopf an seiner unbearbeiteten Innenverzahnung zu spannen und den Getriebetopf an seiner unbearbeiteten Innenverzahnung einzubauen. Auch weitere Kombinationen könnten die erfinderische Tätigkeit nicht in Frage stellen.

Der Senat hat den Parteien in einem qualifizierten Hinweis vom 20. August 2024 seine vorläufige Auffassung zur Sach- und Rechtslage mitgeteilt. Auf den qualifizierten Hinweis des Senats haben die Parteien weiter vorgetragen. Der Senat hat den Parteien weitere rechtliche Hinweise in der mündlichen Verhandlung gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. November 2024 verwiesen.

Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

Das Streitpatent ist in der geltenden Fassung nicht rechtsbeständig, denn insoweit liegt der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ) vor. Gleiches gilt für den Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines rotationssymmetrischen, dünnwandigen Guss-Bauteils aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung im Druckguss, das teilweise auf seinen inneren und/oder äußeren Mantelflächen überarbeitet wird (vgl. Abs. [0001]).

In der Beschreibungseinleitung wird ausgeführt, dass im Automobilbereich in zunehmendem Maße Bauteile aus Stahl durch leichtere Bauteile ersetzt würden, wodurch sich beispielsweise eine Kraftstoffeinsparung beim Betrieb des Kraftfahrzeuges erzielen lasse. Dabei würden jedoch zumindest die gleichen Anforderungen an die Bauteile aus leichteren Materialien existieren, wie an diejenigen aus Stahl, beispielsweise hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit, Bearbeitbarkeit und Steifigkeit.

Als Ersatzmaterialien böten sich hierbei insbesondere Aluminiumlegierungen an, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig guten mechanischen Eigenschaften, wie Steifigkeit und Bearbeitbarkeit, und einem verminderten Gewicht aufwiesen. Zudem ließen sich die Eigenschaften in Aluminiumlegierungen durch die Aluminiumlegierungsbestandteile beeinflussen.

Zur kostengünstigen Herstellung würden Teile aus Aluminiumlegierungen bevorzugt gegossen, wobei, um eine gute Gießbarkeit der zumeist geometrisch hoch komplexen Gussteile zu gewährleisten, diese Aluminiumlegierungen auch das Gießen dünnwandiger Teile mit der geforderten Stabilität ermöglichen müssten.

Der Zusammensetzung der Legierung komme hier besondere Bedeutung zu, wobei durch diese zunächst die Eigenschaften bestimmt würden, welche in Bezug auf ein Endprodukt erforderlich seien. Zudem beeinflusse die Zusammensetzung jedoch auch die Eigenschaften, welche die Verarbeitung zum Endprodukt ermöglichen und erleichtern würden.

So beeinflusse beispielsweise der Siliziumgehalt einer Aluminiumlegierung das Fließvermögen und damit die Gießbarkeit einer geschmolzenen Legierung. Um eine gute Gießbarkeit einer Aluminiumlegierung gewährleisten zu können, müsse diese folglich einen Anteil an Silizium enthalten. Der Siliziumgehalt vermindere allerdings auch die Bruchdehnung sowie die mechanische Festigkeit des Gussteils. Diese sich gegenüberstehenden Eigenschaften seien jedoch besonders beim Gießen von hochfesten, großen Gussteilen mit dünnwandigen Teilbereichen wichtig.

Beispiele für vorteilhafte Legierungen fänden sich im Stand der Technik zahlreich, seien aber nicht Teil der erfindungsgemäßen Lösung.

Gussteile wiesen nach dem Gussvorgang eine raue Oberfläche mit einer zum Vollmaterial unterschiedlichen Sprödigkeit und Festigkeit auf und würden im Stand der Technik nachbearbeitet.

Aus der US 2003 / 0 084 567A1 sei die Herstellung von Zylindern für einen Verbrennungsmotor beschrieben, wobei ein mehrstufiges Druckverfahren angewendet werde, um die Strukturen im Zylinder herzustellen. Die US 6 298 818 B1 beschreibe die zylindrische Auskleidung eines Zylinderblocks in einer Kombination von Materialien aus Stahl und Aluminium. EP 0 743 180 A2 zeige einen Ring geringer Dicke, der im Aluminiumguss hergestellt werde. DieDE 10 2004 007 774 A1 zeige eine Laufbuchse mit großer Rauigkeit, die in einem Motorblock eingegossen werden könne (vgl. Absätze [0002] - [0008]).

Gemäß dem Absatz [0009] liegt dem Streitpatent offensichtlich die Aufgabe zugrunde, ein vorteilhaftes Bearbeitungsverfahren für zylindrische Bauteile zu beschreiben, wobei die unterschiedlichen Materialeigenschaften des unbehandelten Aluminiumgusses und des bearbeiteten Aluminiumgusses vorteilhaft verwendet werden sollen.

2. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss und Kenntnissen auf dem Gebiet der Gießerei- und Fertigungstechnik anzusehen, der über mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet der Fertigung von Aluminiumbauteilen, insbesondere für die Automobilindustrie, verfügt.

3. Der erteilte Patentanspruch 1 lässt sich folgendermaßen gliedern:

1 Verfahren zur Herstellung eines rotationssymmetrischen, dünnwandigen Guss-Bauteils (1)

1.1 aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung

1.2 in Druckguss,

2 das teilweise auf seinen inneren und/oder äußeren Mantelflächen überarbeitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass

2.1 mindestens ein Teil (5) der Mantelflächen (9,10) unbearbeitet bleibt und

2.1.1 sowohl als kraftschlüssige Lagerfläche (2, 2') zum Spannen des Bauteils

2.1.2 als auch für einen Einbau in eine Baugruppe verwendet wird.

4. Dieser Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des Patentanspruchs 1 von Folgendem aus:

Der Patentanspruch 1 ist auf ein Verfahren zur Herstellung eines rotationssymetrischen, dünnwandigen Guss-Bauteils aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gerichtet (Merkmale 1 und 1.1). Dreidimensionale Objekte sind rotationssymmetrisch, wenn es eine Achse gibt, für die Drehungen um beliebige Winkel das Objekt auf sich selbst abbilden. Da der Begriff "dünnwandig" in der Anspruchsfassung nicht weiter spezifiziert ist, ist diesem Begriff lediglich funktionaler Charakter zuzuschreiben; er soll sich nur auf die mit dem beanspruchten Verfahren herstellbare geringe Wandstärke des zylindrischen Guss-Bauteils beziehen. Dieses Bauteil aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung soll mittels Druckguss hergestellt werden (Merkmal 1.2). In der Anspruchsfassung ist der Druckguss nicht weiter präzisiert, so dass der Fachmann allgemein unter Druckguss ein Verfahren versteht, bei dem die Schmelze unter hohem Druck und mit hoher Geschwindigkeit in die Form gepresst wird. Dem Fachmann ist dabei bewusst, dass ein derartiges Verfahren den Gießzyklus beschleunigt und die Herstellung dünnwandiger Gussteile mit glatten Oberflächen ermöglicht.

Die Merkmale 2 und 2.1 des Patentanspruchs 1 befassen sich mit der weiteren Bearbeitung der inneren und äußeren Mantelflächen der mittels Druckguss hergestellten Bauteile. Diesen beiden Merkmalen ist zu entnehmen, dass ein Teilbereich der Mantelflächen unbearbeitet bleiben soll. Aus der Beschreibung des Streitpatents (vgl. Absätze [0019], [0020], [0027] - [0032]) geht hervor, dass diese Bearbeitung der gegossenen Bauteile mittels Drehen erfolgen kann. Die Anspruchsfassung lässt dabei offen, wie großflächig die unbearbeiteten Bereiche der Mantelflächen sein sollen.

In den Merkmalen 2.1.1 und 2.1.2 werden zwei Verwendungseignungen der unbearbeiteten Bereiche aufgelistet: "als kraftschlüssige Lagerflächen zum Spannen des Bauteils" als auch "für einen Einbau in eine Baugruppe". Zwar sind diese Merkmale vor allem im Sinne von Wirkungsangaben aufzufassen, weisen den unbearbeiteten Bereichen des Bauteils aber Eignungen für Verwendungen zu, die diese beide erfüllen müssen. Zumindest Merkmal 2.1.1 bezeichnet auch einen Schritt des Herstellungsverfahrens.

Das Streitpatent in der erteilten Fassung ist nicht unzulässig erweitert.

Der von der Klägerin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund, der erteilte Patentanspruch 1 sei gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Anlage NK6) in Bezug auf den Begriff "dünnwandig" unzulässig erweitert, ist nach Auffassung des Senats nicht gegeben.

Der Begriff "dünnwandig" findet sich in der ursprünglichen Beschreibung in den Absätzen [0001], [0004] und [0006] und weist bereits in der Einleitung der Beschreibung darauf hin, dass sich die Lehre des Streitpatents mit der Herstellung dünnwandiger Bauteile auseinandersetzt. Des Weiteren wird in Absatz [0012] der ursprünglich eingereichten Beschreibung als Vorteil der erfindungsgemäßen Lehre die geringe Wandstärke des Bauteils hervorgehoben. In Absatz [0020] wird in Bezug auf die "geringen Wandstärken des Zylinders" darauf hingewiesen, dass diese die inhärente Stabilität des Bauteiles reduzierten und ein aufwändigeres Spannkonzept erforderlich machten.

Das Streitpatent ist jedoch in der erteilten Fassung für nichtig zu erklären, da sein Gegenstand nicht patentfähig, mithin nicht rechtsbeständig ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ).

1. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist zwar neu, beruht aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung (Dokumente NK7a, b, NK43, NK45).

1.1 Der in das Verfahren eingeführte Getriebetopf, eingebaut in das Automatikgetriebe 8HP70 (Dokumente NK7a, b, NK43, NK45) ist offenkundig vorbenutzt.

Der Senat ist von der offenkundigen Vorbenutzung der Getriebetöpfe der Anlagen NK7a und NK7b sowie von der Vorveröffentlichung des VDI-Vortrags der Anlage NK45 vor dem Prioritätszeitpunkt überzeugt. Unstreitig gilt dies für das Fachbuch Wagner der Anlage NK43.

1.1.1 Nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ gehört alles zum Stand der Technik, was vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der Anmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

1.1.2 Vorliegend ist dies neben dem Fachbuch Wagner der Anlage NK43 auch der Getriebetopf selbst (Anlagen NK7a und NK7b) und der Beitrag in den VDI-Nachrichten (Anlage NK45) zum Stand der Technik.

a) Das Fachbuch von G. Wagner mit dem Titel "8-Gang-Automatikgetriebe für Pkw" (NK43) wurde vor dem Prioritätszeitpunkt, dem 22. Dezember 2011, im Jahr 2009 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine Möglichkeit hiervon Kenntnis zu nehmen, bestand. Der Inhalt des Fachbuchs gehört somit zum Stand der Technik.

b) Von der Vorveröffentlichung eines redigierten Vortrags in Form eines Aufsatzes entsprechend der Anlage NK45 ist ebenfalls auszugehen. Titel des Aufsatzes der Autoren H. Scherer, G. Wagner, H. Naunheimer und A. Dick ist "Das automatische Getriebe 8HP70 von Z…", erschienen in VDI-Berichte Nr. 2029 im Jahr 2008. Die Beklagte ist dem vertieften Vortrag der Klägerin zum Erscheinungsjahr des Aufsatzes nicht näher entgegengetreten, so dass dieser unstreitig ist. Ein Bestreiten mit Nichtwissen ist darüber hinaus unzulässig.

aa) Ein Dokument ist öffentlich, wenn es zur Verbreitung in der Öffentlichkeit bestimmt ist und der Allgemeinheit, das heißt einem an sich nicht beschränkten Personenkreis, zugänglich geworden ist (BGH GRUR 1993, 466, 468 - Fotovoltaisches Halbleiterbauelement). Insoweit kommt es nicht auf den Nachweis an, dass das Dokument tatsächlich Dritten bekannt geworden ist. Erforderlich und genügend ist, dass ein nicht bestimmter Personenkreis vor dem Prioritätstag in der Lage war, Kenntnis vom Inhalt des Schriftstücks zu nehmen (vgl. BGH GRUR 2022, 1200, Rn. 83 - Initialisierungsverfahren). Hiervon ist für das Dokument NK45 vorliegend auszugehen.

bb) Die Klägerin hat zunächst vorgetragen, dass der beim VDI gehaltene Vortrag (Präsentation entsprechend der Anlage NK44) in redigierter Form in die VDI-Schriftenreihen aufgenommen worden und im Jahr 2008 in VDI-Berichte Nr. 2029 veröffentlicht worden sei (vgl. NK45). Das Dokument der NK45 belege aufgrund der Angaben, dass der Text und die Bilder vor dem Prioritätszeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich gewesen seien.

Nachdem die Beklagte den Vortrag, dass der vorgelegte Aufsatz vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents öffentlich zugänglich gewesen sei, mit Nichtwissen bestritten hat, hat die Klägerin ihren Sachvortrag in Bezug auf den Veröffentlichungszeitpunkt des Dokuments NK45 ergänzt und vertieft. So habe es von dem Aufsatz vor dem Prioritätszeitpunkt im Jahr 2009 eine Zweitveröffentlichung der Autoren unter dem Titel "Z… new 8-speed automatic transmission 8HP70-basic design and hybridization." im SAE International Journal of Engines 2.1, Jahrgang 2009, Seiten 314 bis 326, gegeben. Ferner sei der ursprüngliche Aufsatz in VDI-Berichte Nr. 2029 in unterschiedlichen Aufsätzen und Dissertationen (NK53, NK54) sowie Online-Datenbanken (NK55 und NK56) mit der entsprechenden Jahresangabe 2008 zitiert worden. Auch in der Datenbank der Deutschen Nationalbibliothek werde der Aufsatz mit dem Veröffentlichungszeitpunkt 2008 angegeben.

cc) Nach den Regeln der gestuften Darlegungslast hängen die Anforderungen an die Substantiierungslast des Bestreitenden davon ab, wie substantiiert der darlegungspflichtige Gegner vorgetragen hat. Liegt ein substantiierter Vortrag der darlegungspflichtigen Partei (hier der Klägerin) vor, kann sich der Gegner (hier die Beklagte) nicht auf ein substanzloses Bestreiten zurückziehen, wenn ihm nach Lage der Dinge ein substantiiertes Bestreiten möglich und zumutbar ist (BGH GRUR 2022, 229, Rn. 38 - Ökotest III; GRUR 2022, 1302, Rn. 85 - Brustimplantat).

dd) Vor dem Hintergrund der ergänzenden Ausführungen der Klägerin zum Veröffentlichungszeitpunkt des Aufsatzes geht der Senat davon aus, dass eine Vorveröffentlichung des Aufsatzes vor dem Prioritätsdatum vorlag.

Ein unbestimmter Personenkreis, der auch vorliegend Fachkundige einschließt, war in der Lage, von dem Inhalt des Aufsatzes NK45 in der VDI-Schriftreihe Kenntnis zu nehmen. Beim VDI handelt es sich um den eingetragenen Verein "Verein Deutscher Ingenieure". Dieser gibt unter der Bezeichnung "VDI-Berichte" eine Schriftenreihe für Fachpublikationen heraus.

Bei Bedienungsanleitungen mit einem typischen Erscheinungsbild und einer Datumsangabe bzw. einer Copyrightangabe im Printdokument geht die Rechtsprechung davon aus, dass eine solche nach der Drucklegung alsbald veröffentlicht wird (vgl. BGH Mitt. 2023, 392, Rn. 66 – Leistungsüberwachungsgerät; MMR 2018, 228, Rn. 30; BPatG, Urteil vom 4.6.2019, 4 Ni 71/17 (EP), BPatGE 56, 282 – Feuerbeständiges System; Urteil vom 16. Januar 2023 – 7 Ni 18/20 (EP), juris; Urteil vom 22.6.2023, 7 Ni 7/21 (EP)). Nichts anderes ist bei einem redigierten Vortragstext in einer fachbezogenen Schriftenreihe eines derartigen Verbands anzunehmen. Das Dokument der Anlage NK45 weist – wie nachfolgend wiedergegeben – ein typisches Erscheinungsbild eines Printdokuments auf, welches auch für die Fachwelt veröffentlicht werden sollte (mit Ausnahme der schwarz hinterlegten Zahl 260, die zur Paginierung der elektronischen Senatsakte gehört):

Es ist das Publikationsorgan genannt, die Ausgabe und das Jahr sowie eine erste Seitenzahl erkennbar. Hinweise auf eine nur vertrauliche Weiterverbreitung fehlen vollständig.

Ergänzt und gestützt wird diese Annahme durch den Inhalt der NK47ff, insbesondere NK49 (Katalog Deutsche National Bibliothek). Unstreitig ist im Online-Katalog der Deutschen National Bibliothek der Aufsatz entsprechend mit dem Erscheinungsjahr (2008) und –ort aufgeführt. Nichts anderes ergibt sich aus NK51, d.h. dem Online-Shop des VDI selbst. Dort wird das Deckblatt des Bandes 29, in welchem der hier relevante Bericht veröffentlich wurde, wiedergegeben; NK51 weist zudem die freie Erwerbbarkeit auch für Nichtmitglieder des VDI aus. Dass diese Angaben unzutreffend sind, hat die Beklagte nicht vorgetragen; hierfür ist auch nach Auffassung des Senats nichts ersichtlich.

ee) Ein Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen ist nicht zulässig. Es ist bereits zweifelhaft, ob die Beklagte bzw. ihre Mitarbeiter nicht über eigene Wahrnehmungen der VDI-Schriftenreihe bzw. den vom VDI veröffentlichten Aufsätzen verfügte bzw. verfügten. Dies dürfte zu fachmännischen Gepflogenheiten des hier maßgeblichen Fachmanns – der auch Mitarbeiter der Beklagten einschließt – gehören.

Ein Bestreiten mit Nichtwissen scheidet aber jedenfalls deshalb aus, weil unstreitig ein Mitautor des Aufsatzes (Dr. Harald Naunheimer) im Konzernunternehmen der Beklagten zumindest einige Jahre tätig war. Auch wenn dieser vor dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nach den unstreitigen Ausführungen der Beklagten ausgeschieden gewesen ist, führt dies nicht dazu, dass ein Bestreiten mit Nichtwissen zulässig wäre.

aaa) § 138 Abs. 4 ZPO ermöglicht einer Partei, sich zu Tatsachen, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind, mit Nichtwissen zu erklären. Den eigenen Handlungen oder Wahrnehmungen im Sinne des § 138 Abs. 4 ZPO sind Vorgänge im eigenen Geschäfts- und Verantwortungsbereich einer juristischen Person gleichgestellt.

Die Partei hat aber eine Erkundigungspflicht, sofern die maßgebenden Tatsachen bzw. Personen bekannt sind, die in ihrem Unternehmensbereich oder unter ihrer Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung tätig geworden sind. Dies hat zur Folge, dass eine Erklärung mit Nichtwissen unzulässig ist, wenn und soweit diese Informationspflicht besteht (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2023 – X ZR 123/20 –, BGHZ 236, 260-276, Rn. 27 - CQI-Bericht II; Urteil vom 22. Juli 2021 – I ZR 123/20 –, Rn. 24 – Vorstandsabteilung; GRUR 2009, 1142 Rn. 20 - MP3-Player-Import; GRUR 2002, 190 Rn. 30 - DIE PROFIS; Zöller/Greger, ZPO, 35. Auflage 2024, § 138 ZPO, Rn. 16). Eine Erklärung mit Nichtwissen ist erst zulässig, wenn die Partei ihrer bestehenden Pflicht zur Informationsbeschaffung nachgekommen ist (vgl. BGH MMR 2019, 617 Rn. 19). Die Informationspflicht besteht dabei auch bei ehemaligen Mitarbeitern (vgl. BGH GRUR 2002, 190 - DIE PROFIS). Darf sich eine Partei gemäß § 138 Abs. 4 ZPO mit Nichtwissen erklären, so kommt die Annahme einer Verpflichtung zum substantiierten Bestreiten nicht in Betracht (BGH, Urteil vom 22. Juli 2021 – I ZR 123/20 –, Rn. 22 - 25, juris). Dieser Fall liegt aber nicht vor.

bbb) Der Hinweis der Beklagten in der mündlichen Verhandlung, der entsprechende Mitarbeiter habe mittlerweile den Konzern verlassen, genügt diesen Anforderungen nicht. Die Informationspflicht traf die Beklagte und auch in Bezug auf ihre Mitarbeiter im Konzern bereits wegen des hiesigen Nichtigkeitsverfahrens, aber auch wegen des laufenden Vindikationsverfahren vor dem Zivilgericht, in denen es neben dem Streitpatent auch um zusätzliche Patente und deren Mitberechtigung geht. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, dass der Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem ehemaligen Mitarbeiter erfolgt ist, beziehungsweise dass ein solcher Versuch gescheitert ist oder nach entsprechenden Unterlagen gesucht worden ist.

c) Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der Getriebetopf entsprechend den Anlagen NK7a, 7b von der Beklagten auf der Messe EuroGuss 2008 der Fachöffentlichkeit präsentiert wurde und das Fachpublikum Gelegenheit hatte, diesen optisch zu untersuchen.

aa) Zwar hat die Beklagte den Sachvortrag, der Getriebetopf sei auf der Messe EuroGuss 2008 in Nürnberg öffentlich ausgestellt worden und dort für jeden untersuchbar gewesen, zunächst mit Nichtwissen bestritten. Hierauf hat die Klägerin aber erneut darauf hingewiesen, dass die Beklagte selbst Ausstellerin auf der Messe gewesen sei und unter Angebot eines Zeugenbeweises vorgetragen, dass der Getriebetopf von der Beklagten auf der Messe ausgestellt worden sei, von dem Fachpublikum betrachtet, in die Hand genommen, geprüft und untersucht werden konnte. Dem ist die Beklagte lediglich insoweit entgegengetreten, als sie mit Nichtwissen bestritten hat, dass die Klägerin den Getriebetopf für sich jemals auf einer Messe ausgestellt und zur Untersuchung freigegeben habe.

bb) Vor dem Hintergrund der zuvor dargestellten Grundsätze der gestuften Darlegungslast geht der Senat von der Vorveröffentlichung aus.

Die Beklagte hat die Tatsache, dass sie selbst Ausstellerin auf der Messe EuroGuss2008 gewesen ist, nicht bestritten, so dass diese Tatsache als unstreitig gilt. Der Beklagten hätte es oblegen, weitere Tatsachen zu Einzelheiten der Messe und dem Umstand der möglicherweise nicht erfolgten Vorveröffentlichung des Getriebetopfes vorzutragen.

Diese Umstände der Vorveröffentlichung des Getriebetopfes fügen sich für den Senat auch in den weiteren Vortrag der Parteien zum zeitlichen Ablauf ein, dass der Getriebetopf der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Denn im Anschluss an die Ausstellung des Getriebetopfes auf der Messe hat die Beklagte der Klägerin unstreitig den Getriebetopf ab dem Jahr 2009 im Rahmen einer Geschäftsbeziehung geliefert. Dies allein würde eine offenkundige Vorbenutzung nicht begründen können, da die Klägerin nach ihrem Vortrag von einer Kooperationsvereinbarung zwischen den jeweiligen früheren Gesellschaften ausgeht. In einem solchen Fall ist der Abnehmer eines Produkts grundsätzlich auch ohne besondere Abrede zur Verschwiegenheit verpflichtet, wenn er an deren Entwicklung beteiligt war (vgl. BGH GRUR 2020, 833 Rn. 33 - Konditionierverfahren). In dem Jahr 2009 ging der Getriebetopf ausweislich der Ausführungen der Aufsatzautoren im VDI-Aufsatz (NK45) in Serie. Der in der Anlage NK7a abgebildete Getriebetopf weist eine Prägung der Vorgängergesellschaft der Beklagten aus dem Jahr 2009 auf.

Vor diesem Hintergrund bestand für den Senat die jedenfalls nicht fernliegende Möglichkeit, dass beliebige Dritte von dem Getriebetopf entsprechend der Anlagen NK7a und NK7b auf der Messe Kenntnis nehmen konnten.

cc) Das Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen, dass der streitgegenständliche Getriebetopf auf der Messe EuroGuss 2008 ausgestellt worden ist und die Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand, ist unzulässig. Dies ist deshalb anzunehmen, weil die Beklagte als Ausstellerin über eigene Wahrnehmungen verfügt(e) und somit ein Bestreiten mit Nichtwissen ausscheidet. Nach der Vorschrift des § 138 Abs. 4 ZPO ist eine Erklärung mit Nichtwissen nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung sind.

d) Soweit die Beklagte einwendet, dass es sich um keinen einheitlichen, offenkundigen Vorbenutzungssachverhalt handelt, steht dies der vorgenommenen Würdigung durch den Senat nicht entgegen, da die einzelnen Informationen den gleichen Gegenstand, hier den Getriebetopf desselben Automatikgetriebes, betreffen.

Zum Stand der Technik gehört nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ alles, was vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der Anmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Dies sind die Informationen, die der auch vorliegend maßgebliche Fachmann der Präsentation des Getriebetopfes auf der Messe sowie den Fachaufsätzen entnehmen kann. Wenngleich es sich nicht um einen zeitlich einheitlichen Veröffentlichungsvorgang einer einzelnen Information handelt, betreffen die vorliegend relevanten Informationen als solche einen Gegenstand in Form des Getriebetopfes bzw. Teile des Getriebes. Der hier maßgebliche Fachmann hatte die Möglichkeit, die vorliegenden Informationen in einem engen zeitlichen Kontext der Präsentation des Getriebetopfes und den im inhaltlichen Zusammenhang stehenden Fachveröffentlichungen im Fachkontext wahrzunehmen, zu erfassen und aus technischer Sicht in einen Zusammenhang zu setzen. Dies ergibt sich auch deshalb, weil sich unter Berücksichtigung des fachüblichen wissenschaftlichen Interesses die technischen Neuerungen und Einzelheiten eines neuen Getriebes in der Fachöffentlichkeit verbreitet haben dürften. Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge war mit der Kenntnisnahme des Topfes bzw. des Getriebes und der technischen Einzelheiten zu rechnen (vgl. BGH GRUR 1962, 518, 521 – Blitzlichtgerät).

e) Auf die weiteren von der Klägerin vorgetragenen offenkundigen Vorbenutzungen kommt es nicht mehr an.

1.2 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist neu.

Vorliegend handelt es sich um eine Verfahrenserfindung. Eine solche ist Stand der Technik, wenn der Fachmann die für ihre Durchführung zur Herbeiführung des gleichen Erfolgs erforderlichen Schritte erfährt. Durch ein Verfahrenserzeugnis wird das Verfahren zu seiner Herstellung oder Gewinnung selbst grundsätzlich nicht ohne weiteres offenbart, sondern nur dann, wenn Fachkundige auf Grund des fertigen Erzeugnisses Kenntnis von dem Verfahren erlangen können (vgl. Benkard PatG/Melullis, 12. Aufl. 2023, PatG § 3 Rn. 224), ggfls. anhand einer Untersuchung (vgl. BGH GRUR 1956, 73, 75 – Kalifornia-Schuhe). Es obliegt der Klägerin darzulegen und ggfls. zu beweisen, dass die nicht zu entfernt liegende Möglichkeit bestanden hat, dass beliebige Dritte und damit auch Sachverständige zuverlässige und ausreichende Kenntnis von dem - mit dem Erfindungsgedanken nach dem Patent wesensgleichen - Gegenstand der Vorbenutzung erhalten haben (BGH, GRUR 2001, 819 – Schalungselement; GRUR 1966, 484, 486 – Pfennigabsatz; BPatG, Urteil vom 22. März 2023 – 8 Ni 9/23 (EP) –, Rn. 125, juris; Urteil vom 11. Oktober 2016 – 2 Ni 5/12 (EP) –, Rn. 99, juris).

Wie unter 1.1.2 d) vorab ausgeführt, betreffen die Dokumente NK7a, b, NK43 und NK45 alle einen Gegenstand, den sie von verschiedenen Seiten beleuchten. In diesem Sinne werden somit entgegen der Auffassung der Beklagten nicht mehrere völlig unverbundene Dokumente kombiniert, sondern es liegt in diesem Fall ein einheitlicher Bezug dieser Dokumente vor, nämlich das Automatikgetriebe 8HP70. Es ist davon auszugehen, dass der Fachmann, der auf der Messe EuroGuss2008 Interesse an dem ausgestellten Getriebetopf gefunden hat, nun weitere Informationen zu Themen wie Einbau, Verwendung und Einsatz dieses Bauteils erhalten will. Er wird daher die Dokumente NK43 und NK45 beachten, die relativ kurz nach der Messe der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind (Veröffentlichung NK43 im Jahr 2008; Veröffentlichung NK45 im Jahr 2009).

Den Fotografien der Dokumente NK7a, b ist ein rotationssymmetrischer, dünnwandiger Getriebetopf zu entnehmen (Merkmal 1). Des Weiteren zeigen die Fotografien der Dokumente NK7a, b die jeweilige Innenverzahnung in einem Teilbereich der inneren Mantelfläche des Getriebetopfs. Dabei ist am Getriebetopf anhand der Oberfläche erkennbar, dass die Innenverzahnung als ein Teil der inneren Mantelfläche unbearbeitet ist (Merkmal 2.1; vgl. Fotografie Innenverzahnung aus NK7a), während die äußere Mantelfläche und andere Bereiche der inneren Mantelfläche bearbeitet sind (Merkmal 2, vgl. Fotografien gem. Anlage NK 7a). Eindeutige Rückschlüsse auf das Metall oder die Legierung, aus dem der Getriebetopf besteht, als auch auf das zur Herstellung des Bauteils verwendete Verfahren, lassen sich aus den Fotografien nicht entnehmen. Allerdings geben über diese Punkte die Dokument NK43 und NK45 aus dem Anlagenkonvolut Auskunft

Fotografie Innenverzahnung aus NK7a

In Dokument NK43 (Fachbuch Wagner) wird der konstruktive Aufbau des 8HP-Automatikgetriebes beschrieben. So wird auf den Seiten 25 und 26 dieses Dokumentes ausgeführt, dass die Leistungsübertragung von den drei vorderen Radsätzen des Planetengetriebes zu dem vierten Radsatz durch drei Getriebetöpfe bewerkstelligt wird, die die Kupplungen umschließen. Dabei bestehen die beiden äußeren dünnwandigen Töpfe aus Aluminium und werden im Druckgussverfahren hergestellt (Merkmale 1.1 und 1.2; vgl. Seite 26: "Die beiden aus Aluminium-Dünnwanddruckguss bestehenden äußeren Töpfe entstanden in enger Zusammenarbeit zwischen Konstruktion, Fertigung und Teilelieferant. […] Aluminium eignet sich auch deshalb als Material für den äußersten Topf, weil das mit einem am Planetenträger des ersten Radsatzes befestigten Magnetring induktiv zu erfassende Getriebeeingangsdrehzahlsignal dieses Bauteil durchdringen muss."). In Dokument NK45 ist der äußere Getriebetopf aus 8HP70 schematisch auf Seite 467 abgebildet und auf Seite 466 ist beschrieben, dass das Bauteil mittels Dünnwanddruckguss hergestellt wird.

Somit sind in den vorgelegten Dokumenten der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung die Merkmale 1, 1.1, 1.2, 2 und 2.1 unmittelbar und eindeutig offenbart.

Dagegen sind den Dokumenten der offenkundigen Vorbenutzung bzw. Vorveröffentlichungen keine Hinweise zu entnehmen, die Rückschlüsse auf die Verwendungseignungen der unbearbeiteten Bereiche des Bauteils zulassen. Die Merkmale 2.1.1 und 2.1.2 des erteilten Patentanspruchs 1 sind somit in diesen Dokumenten nicht offenbart.

1.3 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Wie unter 1.2 ausgeführt, sind in der offenkundigen Vorbenutzung bzw. Vorveröffentlichungen die Merkmale 2.1.1 und 2.1.2 des Patentanspruchs 1, die die Verwendungseignungen der unbearbeiteten Bereiche des Getriebetopfes und mit Merkmal 2.1.1 auch einen Schritt des Herstellungsverfahrens betreffen, nicht offenbart.

Um zu beurteilen, ob sich diese Merkmale dem Fachmann in naheliegender Weise ergeben, ist die sich aus seiner Ausbildung und der üblichen Vorgehensweise ergebende Sichtweise und sein allgemeines und fachgebietstypisches Fachwissen zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 25.09.2012 – X ZR 10/10 –, BPatG 53, 302).

Schon weil der Fachmann bei der Weiterentwicklung des betreffenden Bauteils auch immer den Kostenaufwand im Blick haben muss, wird er Verwendungsoptionen bzw. Herstellungsalternativen, die zum handwerklichen Routinevorgang zählen, berücksichtigen. Dies bedingt auch die Erkenntnis über das Herstellungsverfahren eines erworbenen Produkts zwecks Weiterverarbeitung. Er wird deshalb erkennen, dass die unbearbeitete Innenverzahnung des Getriebetopfes Verwendungsoptionen bietet. Dabei erfasst der Fachmann anhand der Lasermarkierungen, die die NK7b für die Getriebetöpfe belegt, dass es sich um den fertig bearbeiteten Zustand des Rotationskörpers handelt, mithin die unbearbeiteten Innenverzahnungen den Endzustand darstellen.

Des Weiteren erkennt er anhand der Abbildung 10 der NK43, dass der, der NK7a b entsprechende, gelb hervorgehobene Getriebetopf in seinen Endbereichen durch die violett hervorgehobenen Elemente getragen und im Getriebe zentriert wird. Auf der linken Seite lassen die im Schnitt unterschiedlichen Breiten der gelben und violetten Elemente im Übrigen erkennen, dass die Innenverzahnung des Getriebetopfes mit der Außenverzahnung des violetten Rings wechselwirkt. Der Getriebetopf muss dabei in dem dicht gepackten Getriebe präzise zentriert und auch hinsichtlich seiner Mantelflächen gegenüber seiner Zentrierung exakt rotationssymmetrisch sein, um einen unwucht- und taumelfreien Umlauf sicherzustellen.

Abbildung 10 der NK43 mit senatsseitigen Ergänzungen

Der Fachmann entnimmt dem die Lehre, die unbearbeitete Innenverzahnung des Getriebetopfes zum Einbau in eine Baugruppe zu nutzen und im Sinne eines Schlüssel-Schloss-Prinzips eine zahnradartige Konstruktion der Baugruppe an dieser unbearbeiteten Innenverzahnung angreifen zu lassen.

Auch zum Einspannen des Getriebetopfes, um diesen im Sinne eines maßhaltigen Überdrehens bearbeiten zu können, bietet sich die – entsprechend NK7a, b unbearbeitete – Innenverzahnung als kraftschlüssige Lagerfläche zum Rundspannen des Bauteils an. Die Zentrierung auf den violetten Elementen weist den Fachmann darauf hin, dass linksseitig die Innenverzahnung als Referenzfläche für das Rundspannen und maßhaltige Überdrehen gedient haben muss. Nur damit lässt sich der notwendige Rundlauf des Getriebetopfes gegenüber den weiteren Getriebeteilen sicherstellen. Beispielhaft zur Dokumentation des allgemeinen Fachwissens kann hier Druckschrift NK36 genannt werden, die eine Spannhülse zum Einspannen von Werkstücken zum Gegenstand hat, die aus Titan oder einer Titanlegierung besteht und an ihrer mit dem Gegenstand zu verspannenden Seite eine harte Schicht aufweist (vgl. Ansprüche 1-5).

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 erschließt sich dem Fachmann somit in naheliegender Weise aus der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung bzw. Vorveröffentlichung unter Zuhilfenahme seines Fachwissens.

1.4 Da die Beklagte, wie sie in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll erklärt hat, das Streitpatent gemäß Antrag als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt, haben die weiter angegriffen abhängigen oder unabhängigen Patentansprüche insgesamt keinen Rechtsbestand; sie fallen jeweils mit dem Patentanspruch 1 (vgl. hierzu näher BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator). Einer isolierten Prüfung der Unteransprüche der erteilten Fassung bedarf es daher nicht.

Das Streitpatent kann auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag nicht mit Erfolg verteidigt werden, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

1. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag weist gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 das zusätzliche Merkmal 2.1.3 auf, das im Hauptantrag den Unteranspruch 4 bildet:

2.1.3 wobei die Lagerflächen (2, 2') durch Zahnflanken einer Innenverzahnung (20, 21) gebildet werden.

Das zusätzliche Merkmal präzisiert, dass die kraftschlüssigen Lagerflächen, die gemäß den Merkmalen 2.1.1 und 2.1.2 für die beiden genannten Verwendungsoptionen zur Verfügung stehen sollen, ausschließlich durch Zahnflanken der unbearbeiteten Innenverzahnung gebildet werden sollen. Infolge der Aufnahme eines erteilten Anspruchs bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit.

Darüber hinaus ist in Unteranspruch 3 ein Wort eingefügt, wie folgt:

"Verfahren nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass das Rundspannen sowohl durch Spannen an den Lagerflächen (2, 2') an der Mantelinnenseite (10) als auch durch Spannen an der Mantelaußenfläche (9) erfolgt."

2. Der abhängige Unteranspruch 3 gemäß Hilfsantrag ist zulässig.

Der von der Klägerin vertretenen Auffassung (vgl. Eingabe vom 6. November 2024), dass diese Klarstellung im Unteranspruch 3 unzulässig sei, da dies keine Beschränkung sei, stimmt der Senat nicht zu. So wird in Unteranspruch 3 gemäß Hilfsantrag durch die Einfügung des Wortes "den" nun zwingend gefordert, dass das Rundspannen durch Spannen an sämtlichen vorhandenen Lagerflächen (2, 2') an der Mantelinnenseite erfolgen soll. In der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag ("…an Lagerflächen…") besteht neben der – nun explizit betonten – Möglichkeit, dass sämtliche Lagerflächen beim Rundspannen beaufschlagt werden, auch die Möglichkeit, dass nur ein Teil der angebrachten Lagerflächen für diese Verwendung eingesetzt wird. Letztere verfolgt der nunmehrige Anspruch 3 nicht mehr. Somit ist der Unteranspruch 3 gemäß Hilfsantrag zulässig beschränkt gegenüber dem Unteranspruch 3 gemäß Hauptantrag.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ist nicht patentfähig.

Das zusätzlich in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag aufgenommene Merkmal 2.1.3 ist in der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung bzw. in den Vorveröffentlichungen (Dokumente NK7a, b, NK43, NK45) nicht offenbart. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag bleibt die offenkundige Vorbenutzung jedoch maßgeblich.

So ist der Senat der Auffassung, dass das neu in den Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal sich dem Fachmann aus der offenkundigen Vorbenutzung bzw. den Vorveröffentlichungen unter Zuhilfenahme seines Fachwissens erschließt.

Wie unter III. 1.3 ausgeführt, wird der Fachmann erkennen, dass die unbearbeitete Innenverzahnung des Getriebetopfes für Verwendungsoptionen bei der weiteren Bearbeitung geeignet ist. So liegt die Nutzung dieser Bereiche zum Einspannen des Getriebetopfes, um diesen im Sinne eines maßhaltigen Überdrehens bearbeiten zu können, im fachmännischen Ermessen, denn die unbearbeitete Innenverzahnung bietet sich als kraftschlüssige Lagerfläche zum Rundspannen des Bauteils an. Um ein dünnwandiges Bauteil, wie den in der offenkundigen Vorbenutzung offenbarten Getriebetopf, effektiv, schonend und über den Umfang gleichmäßig rund spannen zu können, sind hierfür möglichst großflächige und über den Umfang verteilte Kontaktbereiche erforderlich. Daher wird der Fachmann als Kontaktbereiche zum Rundspannen die großflächigen Zahnflanken in Betracht ziehen, ohne hierfür erfinderisch tätig werden zu müssen (vgl. beispielhaft zum allgemeinen Fachwissen Druckschrift NK36). Diese Überlegungen gelten grundsätzlich auch für den Einbau in eine Baugruppe, da der Fachmann auch in diesem Fall als kraftschlüssige Lagerflächen die großflächigen Zahnflanken in naheliegender Weise wählen wird.

4. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit den gestellten Anträgen in geschlossenen Anspruchsfassungen, so dass nach Wegfall des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags auch die weiteren angegriffenen Patentansprüche dieser Anspruchsfassung nicht rechtsbeständig sind.

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

2. Der Streitwert ist für das hiesige Verfahren auf 250.000,- € festzusetzen.

Die Festsetzung des Streitwerts erfolgt gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 Abs. 1, § 63 Abs. 2 Satz 1 GKG nach billigem Ermessen. Nach ständiger Rechtsprechung ist für die Festsetzung des Streitwerts im Allgemeinen der gemeine Wert des mit der Nichtigkeitsklage angefochtenen Patents bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich und in Ermangelung anderer Anhaltspunkte anhand der (vorläufigen) Streitwertfestsetzung aus anhängigen Verletzungsverfahren zuzüglich eines Zuschlags von 25 % festzusetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Januar 2024 – X ZR 161/23 –, Rn. 9, juris).

Mit Klageeinreichung hat die Klägerin die Nichtigkeit des hiesigen Streitpatents und des nationalen Patents (Gegenstand des Verfahren 7 Ni 14/22) gemeinsam geltend gemacht und einen Streitwert in Höhe von 500.000,- € angegeben. U. a. mit Bezug zum Streitpatent ist ein Vindikationsverfahren auf Einräumung der Mitberechtigung vor dem Zivilgericht anhängig, in welchem die Klägerin insgesamt einen Streitwert in Höhe von 250.000,- € angegeben hat. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes und der sonstigen Umstände des Einzelfalls erscheint es dem Senat als angemessen, den Streitwert auf 250.000,- € festzusetzen. Dieser Wert berücksichtig bereits das höher zu bewertende Interesse an einer Vernichtung eines Patents.