BPatG, 4. Senat — 4 Ni 45/23 (EP), 4 Ni 47/23 (EP)
In der Patentnichtigkeitssache
betreffend das europäische Patent 2 493 033
(DE 60 2012 046 787)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 2025 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr, den Richter Dipl.-Ing. Müller, die Richterin Werner M. A., den Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt und die Richterin Dipl.-Ing. Hackl
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 2 493 033 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Die Klägerinnen der verbundenen Verfahren streben mit ihren Klagen die Nichtigerklärung des europäischen Patents 2 493 033 zu einem Teil oder in vollem Umfang an.
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Sprache auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 493 033 (Streitpatent), das am 31. Januar 2012 unter Inanspruchnahme von vier US-amerikanischen Patentanmeldungen US 61/438,123 P, US 61/438,139 P und US 61/438,140 P vom 31. Januar 2011 sowie US 61/442,379 P vom 14. Februar 2011 angemeldet worden ist. Die Erteilung des Patents ist am 30. Mai 2018 veröffentlicht worden. Das Streitpatent ist in Kraft.
Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2012 046 787.8 geführt. Es trägt in der englischen Verfahrenssprache die Bezeichnung
„External storage device“
und in der deutschen Übersetzung
„Externe Speichermedien“
und umfasst in der erteilten Fassung zehn Patentansprüche mit dem unabhängigen, auf ein externes Speichergerät gerichteten Patentanspruch 1 und den auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 10.
Das Streitpatent betrifft im Allgemeinen externe Speichervorrichtungen und im Besonderen Universal Serial Bus (USB)-Speichersticks (Absätze 0001 bis 0007).
Der ein externes Speichergerät betreffende Patentanspruch 1 lautet in der englischen Verfahrenssprache ausweislich der Streitpatentschrift:
1. An external storage device comprising:
(a) a substrate (12);
(b) a controller (16) electrically coupled to the substrate;
(c) at least one memory die stack (18) electrically coupled to the substrate;
(d) a connector (14) electrically coupled to the substrate;
(e) wherein the external storage device is configured to support at least two USB standards with interfaces that are mechanically different;
(f) wherein the connector (14) comprises springs (52) and connection fingers (20) electrically coupled to the substrate (12);
characterised in that
(g) the connector (14) comprises a cover (32) having a plurality of apertures (44) positioned adjacent and/or behind the connection fingers (20);
(h) each spring (52) having a coupling projection (60) that extends through each aperture (44) when the springs (52) are in an uncompressed position; and in that the connection fingers (20) are embedded within the cover (32).
In deutscher Übersetzung lautet Patentanspruch 1 ausweislich der Streitpatentschrift:
1. Externes Speichergerät, das Folgendes umfasst:
(a) ein Substrat (12),
(b) eine Steuereinrichtung (16), die elektrisch mit dem Substrat verbunden ist,
(c) wenigstens einen Speicherchip-Stapel (18), der elektrisch mit dem Substrat verbunden ist,
(d) einen Verbinder (14), der elektrisch mit dem Substrat verbunden ist,
(e) wobei das externe Speichergerät dafür konfiguriert ist, wenigstens zwei USB-Standards mit Schnittstellen, die mechanisch unterschiedlich sind, zu unterstützen,
(f) wobei der Verbinder (14) Federn (52) und Verbindungsfinger (20), die elektrisch mit Substrat (12) verbunden sind, umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
(g) der Verbinder (14) eine Abdeckung (32) umfasst, die mehrere Öffnungen (44) hat, die angrenzend an die Verbindungsfinger (20) und/oder hinter denselben angeordnet sind,
(h) jede Feder (52) einen Kupplungsvorsprung (60) hat, der sich durch jede Öffnung (44) erstreckt, wenn sich die Federn (52) in einer nicht zusammengedrückten Stellung befinden,
und dadurch, dass die Verbindungsfinger (20) innerhalb der Abdeckung (32) eingebettet sind.
Wegen des Wortlauts der auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.
Die Klägerin zu 1 greift das Streitpatent in vollem Umfang an und die Klägerin zu 2 im Umfang des Patentanspruchs 1. Die Beklagte verteidigt ihr Patent nur noch in geänderten Fassungen nach Maßgabe des Hauptantrags und mit 43 Hilfsanträgen gemäß Schriftsatz vom 29. November 2024. In der Fassung nach Hauptantrag hat die Beklagte Patentanspruch 1 unverändert belassen, die abhängigen Patentansprüche 3 bis 5 gestrichen und die Nummerierung sowie die Rückbezüge der folgenden Ansprüche angepasst.
Die Klägerinnen machen den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit aufgrund mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit sowie die Nichtigkeitsgründe der unvollständigen Offenbarung der Erfindung und der unzulässigen Erweiterung geltend.
Die Klägerinnen stützen ihr Vorbringen u. a. auf folgende Unterlagen (Konkordanzliste mit Bezeichnungen durch die Klägerinnen):
Klägerin zu 1 Klägerin zu 2 Anlage E1 NK13 US 2009/0093136 A1, veröffentlich am 9. April 2009 E4 NK6 NK6a TW M412498 U1, veröffentlicht am 21. September 2011, mit Übersetzung in die englische Sprache E7 US 2008/0150111 A1, veröffentlicht am 26. Juni 2008 E8 NK19 WO 2011/160321 A1, veröffentlicht am 29. Dezember 2011
Sie machen unter anderem geltend, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei gegenüber dem Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen E1/NK13 oder E4/NK6 nicht neu. Nach Ansicht der Klägerin zu 1 können auch die in den abhängigen Patentansprüchen genannten Merkmale die Patenfähigkeit nicht begründen.
Darüber hinaus sind die Klägerinnen der Ansicht, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei in der Streitpatentschrift nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass eine Fachperson ihn ausführen könne.
Die Klägerin zu 1 beantragt,
das europäische Patent 2 493 033 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.
Die Klägerin zu 2 beantragt,
das europäische Patent 2 493 033 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seines Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klagen abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung des Hauptantrags aus dem Schriftsatz vom 29. November 2024 in der englischen Sprachfassung richten,
(Rechtschreibfehler berichtigt)
hilfsweise, die Klagen abzuweisen,
soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach den mit Schriftsatz vom 29. November 2024 eingereichten Hilfsanträgen 1a-1d, 2a-2d, 3a-3c, 4a-4c, 5a-5c, 6a-6f, 7a-7c, 8a-8c, 9a-9n in englischer Sprachfassung richten,
mit der Maßgabe, dass sie die Fassungen der Hilfsanträge und des Hauptantrags jeweils als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt.
Die Beklagte tritt den Argumentationen der Klägerinnen entgegen. Sie hält das Streitpatent in der Fassung nach dem Hauptantrag für rechtsbeständig. Der Gegenstand des Streitpatents sei auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen ursprungsoffenbart, ausführbar und wenigstens in einer der verteidigten Fassungen nach den eingereichten Hilfsanträgen patentfähig.
In der Fassung nach Hilfsantrag 1a hat die Beklagte im Patentanspruch 1 gegenüber der Fassung gemäß Hauptantrag nach „(c) at least one memory die stack (18) electrically coupled to the substrate“
„(12), wherein each of the at least one memory die stack (18) comprises a plurality of dies (64)”;
und hinter „(g) the connector (14) comprises a cover (32) having a plurality of apertures (44) positioned adjacent and/or behind the connection fingers (20)“
“, wherein the cover (32) is arranged on the substrate (12) without protruding from the substrate (12) in top view and wherein a front edge of the cover (32) is in parallel to and recessed from a front edge of the substrate (12)”;
eingefügt.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrags 1b unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 1a dadurch, dass sich nach der letzten Ergänzung in Hilfsantrag 1a Folgendes anschließt:
“and wherein side edges of the cover (32) are in parallel to and recessed from respective side edges of the substrate (12)”.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1c unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 1b dadurch, dass nach „wherein the cover (32) is arranged on the substrate (12),“
“without protruding from the substrate (12) in top view”
gestrichen ist und sich nach der letzten Ergänzung in Hilfsantrag 1b Folgendes anschließt:
“wherein a back edge of the cover (32) is in parallel to and recessed from a back edge of the substrate (12)”.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1d unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 1c dadurch, dass nach „and recessed from a back edge of the substrate (12)“ Folgendes ergänzt ist:
“wherein a distance of the front edge of the cover (32) to the front edge of the substrate (12) and distances of the side edges of the cover (32) to the respective side edges of the substrate (12) are smaller than a distance of the back edge of the cover (32) to the back edge of the substrate (12)”.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 1a dadurch, dass Absatz (c) durch folgende Fassung ersetzt ist:
„(c) at least one chip on board flash memory die stack (18) electrically coupled to the substrate (12), wherein each of the at least one memory die stack (18) comprises a plurality of dies (64);”.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2b unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 2a dadurch, dass Absatz (a) durch folgende Fassung ersetzt ist:
„(a) a substrate (12) which is a printed circuit board“,
und in Absatz (c) nach der 1. Ergänzung gemäß Hilfsantrag 1a
“wherein the controller (16) and the at least one flash memory die stack (18) are combined into one structure and embedded on one side of the substrate (12)”.
eingefügt ist.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2c unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 2b dadurch, dass nach „(d) a connector (14) electrically coupled to the substrate“
„, wherein the connector (14) is located on a surface of the substrate (12) opposing the one side of the substrate (12)”
eingefügt ist.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2d unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 2c dadurch, dass es sich bei dem externen Speichergerät („external storage device“) um einen USB-Stick („USB stick“) handelt, sowie bei dem Controller um einen USB-Controller handelt.
Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 3a bis 3c kombinieren in dieser Reihenfolge die Änderungen nach Hilfsantrag 1a mit denjenigen nach den Hilfsanträgen 2a, 2b und 2d.
Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 4a bis 4c kombinieren in dieser Reihenfolge die Änderungen nach Hilfsantrag 1c mit den Änderungen nach den Hilfsanträgen 2a, 2b und 2d.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5a kombiniert die erste Änderung nach Hilfsantrag 1a mit folgendem, hinter „positioned adjacent and/or behind the connection fingers (20)“ eingefügtem Wortlaut:
„, wherein the connector (14) is positioned proximate to a front end (46) of the substrate (12), wherein each connection finger (20) is soldered to the substrate (12) at this end (46) of the substrate (12)”.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5b unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 5a dadurch, dass vor „(h) each spring (52) having a coupling“ zusätzlich Folgendes eingefügt ist:
„wherein each spring (52) comprises a connection pad (36) soldered to the substrate (12) and arranged between the back edge of the cover (32) and the back edge of the substrate (12)”.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5c unterscheidet sich von derjenigen nach Hilfsantrag 5a dadurch, dass nach „wherein each connection finger (20) is soldered to the substrate (12) at this end (46) of the substrate (12)“
“between the front edge of the cover (32) and the front edge of the substrate (12)”,
eingefügt ist.
Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 6a bis 6c kombinieren in dieser Reihenfolge die Änderungen nach den Hilfsanträgen 2a, 2b, 2d mit denjenigen nach Hilfsantrag 5a.
Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 6d bis 6f kombinieren in dieser Reihenfolge die Änderungen nach den Hilfsanträgen 2a, 2b und 2d mit denjenigen nach Hilfsantrag 5b.
In der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7a ist zum einen die erste Ergänzung nach Hilfsantrag 1a enthalten, und der Text zwischen
„(e) wherein the external storage device is configured to support at least two USB standards with interfaces that are mechanically different;“ und dem letzten Satz des erteilten Patentanspruchs 1 “in that the connection fingers (20) are embedded within the cover (32).” ersetzt durch:
“(f) wherein the connector (14) comprises a contact bar (22), and comprises springs (52) and connection fingers (20) electrically coupled to the substrate (12);
characterised in that
(g) the contact bar (22) comprises a cover (32) having a plurality of apertures (44) positioned adjacent and/or behind the connection fingers (20);
(h) each spring (52) having a coupling projection (60) and being mounted to the contact bar (22) such that the coupling projection (60) extends through each aperture (44) when the springs (52) are in an uncompressed position; and”.
In der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7b hat die Beklagte in Abwandlung der Fassung nach Hilfsantrag 7a dessen Absatz (f) ersetzt durch:
“(f) wherein the connector (14) comprises a contact bar (22) and comprises connection fingers (20) electrically coupled to the substrate (12), wherein the contact bar (22) comprises springs (52) electrically coupled to the substrate (12);”
In der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7c hat die Beklagte in Abwandlung der Fassung nach Hilfsantrag 7a dessen Absatz (f) ersetzt durch:
“(f) wherein the connector (14) comprises a contact bar (22), wherein the contact bar (22) comprises springs (52) and connection fingers (20) electrically coupled to the substrate (12);”
In der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8a hat die Beklagte gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 7a nach “(g) the contact bar (22) comprises a cover (32) having a plurality of apertures (44) positioned adjacent and/or behind the connection fingers (20)” eingefügt:
“, and wherein the contact bar (22) is electrically coupled to the substrate (12)”
Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 8b und 8c kombinieren in dieser Reihenfolge die Fassungen der Hilfsanträge 7b und 7c mit der Ergänzung nach Hilfsantrag 8a.
Die Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 9a bis 9n kombinieren in dieser Reihenfolge die Fassungen nach den Hilfsanträgen 3a bis 6f mit den Ergänzungen nach Hilfsantrag 7a.
Die Klägerinnen wenden sich auch gegen die Hilfsanträge. Die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 in den Fassungen nach den Hilfsanträgen seien jeweils in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbart und im Übrigen nicht patentfähig.
Mit Beschluss vom 11. September 2024 hat der Senat die Verfahren mit den Az.: 4 Ni 45/23 (EP) und 4 Ni 47/23 (EP) zum Zwecke der gemeinsamen Verhand-
lung und Entscheidung miteinander verbunden. Das Verfahren mit dem Az.: 4 Ni 45/23 (EP) führt.
Den Parteien hat der Senat einen qualifizierten Hinweis vom 25. September 2024 zugeleitet und zu Beginn der mündlichen Verhandlung einen weiteren Hinweis erteilt.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 2025 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.
A.
Die zulässigen Klagen sind auch begründet.
Das Streitpatent ist, nachdem es jedenfalls auch in zulässigerweise eingeschränkten Fassungen (so etwa mit den Hilfsanträgen 1a bis 1d) verteidigt wird, in dem Umfang, in dem es nicht mehr verteidigt wird – also hinsichtlich der nicht mehr verteidigten erteilten Patentansprüche 3 bis 5, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 – X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 Rn. 15 – Carvedilol II m. w. N.).
Aber auch in den hauptsächlich und hilfsweise verteidigten Fassungen hat das Streitpatent keinen Bestand.
In der Fassung nach Hauptantrag, in der der Patentanspruch 1 übereinstimmend mit dem Wortlaut der erteilten Fassung enthalten ist, war das Streitpatent für nichtig zu erklären, da dieser die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen und der fehlenden Patentfähigkeit entgegenstehen, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), und c) EPÜ i. V. m. Art. 52 und 56 EPÜ.
Dementsprechendes gilt auch für die Gegenstände in den Fassungen nach den Hilfsanträgen; auch nach den Hilfsanträgen kann die Beklagte das Streitpatent demnach nicht erfolgreich verteidigen.
I. Zum Streitpatent, zur Aufgabe, zur Fachperson, zur Merkmalsgliederung und zur Auslegung
1. Gegenstand des Streitpatents ist ein externes Speichergerät; in Absatz 0001 der Streitpatentschrift ist es unter anderem als mobile Speichereinrichtung (in der deutschen Fassung: Speichergerät oder Speichermedien) bezeichnet. Im Weiteren (Absätze 0002 bis 0006) werden USB-Sticks erläutert. Gemäß Gliederungsbuchstaben (e) soll das externe Speichergerät gemäß Patentanspruch 1 wenigstens zwei mechanisch unterschiedliche USB-Schnittstellen aufweisen.
2. Als Aufgabe ist in der Beschreibung demgegenüber konkreter angegeben, das Speichergerät solle insbesondere mit den Datenübertragungsstandards USB 2.0 und USB 3.0 kompatibel sein (Absatz 0006: “it is desirable to provide a design that incorporates USB 3.0 connections into existing USB 2.0 COB sticks so that the USB COB stick may connect to either version of the USB standard.”).
3. Die maßgebliche Fachperson zur Bearbeitung dieser Aufgabe ist somit eine Ingenieurin oder ein Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss (Bachelor oder Diplomingenieur) mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von USB-Speichersticks.
4. Die vom Streitpatent vorgeschlagene Lösung der Aufgabe nach Patentanspruch 1 der erteilten Fassung, der wortgleich ist mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, lässt sich wie folgt gliedern, wobei im Weiteren die Nummerierung durch die Klägerin zu 1 und die Beklagte zugrunde gelegt ist:
Klägerin zu 1 und Beklagte Klägerin zu 2 1.1 An external storage device comprising: 1. 1.2 (a) a substrate (12); 1.1 1.3 (b) a controller (16) electrically coupled to the substrate; 1.2 1.4 (c) at least one memory die stack (18) electrically coupled to the substrate; 1.3 1.5 (d) a connector (14) electrically coupled to the substrate; 1.4 1.6 (e) wherein the external storage device is configured to support at least two USB standards with interfaces that are mechanically different; 1.5 1.7 (f) wherein the connector (14) comprises springs (52) and connection fingers (20) electrically coupled to the substrate (12); 1.6
characterized in that
1.8 (g) the connector (14) comprises a cover (32) having a plurality of apertures (44) positioned adjacent and/or behind the connection fingers (20); 1.7 1.9 (h) each spring (52) having a coupling projection (60) that extends through each aperture (44) when the springs (52) are in an uncompressed position; and 1.8 1.10 in that the connection fingers (20) are embedded within the cover (32). 1.9
In deutscher Übersetzung laut Patentschrift:
1.1 Externes Speichergerät, das Folgendes umfasst: 1. 1.2 (a) ein Substrat (12), 1.1 1.3 (b) eine Steuereinrichtung (16), die elektrisch mit dem Substrat verbunden ist 1.2 1.4 (c) wenigstens einen Speicherchip-Stapel (18), der elektrisch mit dem Substrat verbunden ist, 1.3 1.5 (d) einen Verbinder (14), der elektrisch mit dem Substrat verbunden ist, 1.4 1.6 (e) wobei das externe Speichergerät dafür konfiguriert ist, wenigsten zwei USB-Standards mit Schnittstellen, die mechanisch unterschiedlich sind, zu unterstützen, 1.5 1.7 (f) wobei der Verbinder (14) Federn (52) und Verbindungsfinger (20), die elektrisch mit dem Substrat (12) verbunden sind, umfasst, 1.6
dadurch gekennzeichnet, dass
1.8 (g) der Verbinder (14) eine Abdeckung (32) umfasst, die mehrere Öffnungen (44) hat, die angrenzend an die Verbindungsfinger (20) und/oder hinter denselben angeordnet sind, 1.7 1.9 (h) jede Feder (52) einen Kupplungsvorsprung (60) hat, der sich durch jede Öffnung (44) erstreckt, wenn sich die Federn (52) in einer nicht zusammengedrückten Stellung befinden, 1.8 1.10 und dadurch, dass die Verbindungsfinger (20) innerhalb der Abdeckung (32) eingebettet sind. 1.9
5. Folgende Aspekte bedürfen näherer Erläuterung:
5.1 Unter einem Substrat (Merkmal 1.1) versteht die Fachperson im Kontext der Streitpatentschrift eine Leiterplatte oder Platine – häufig auch als gedruckte Schaltung bezeichnet, da die Steuereinrichtung bzw. der Controller (Merkmal 1.2), der Speicherchipstapel (Merkmal 1.3) sowie der Verbinder (Merkmal 1.4) jeweils elektrisch mit dem Substrat verbunden sind (siehe auch Absatz 0014).
Die Fachperson versteht also den Begriff Substrat dahingehend, dass das Ausgangsmaterial bereits derart behandelt ist, dass darauf leitfähige Strukturen gebildet sind.
5.2 Das externe Speichergerät bzw. der USB-Speicherstick weist laut Merkmal 1.3 wenigstens einen, d. h. also einen oder mehrere Speicherchip-Stapel auf. In den Figuren 11, 13, 33 sowie 34 sind Stapel 18 mit zwei bzw. vier Chips 64 (englisch „dies“) dargestellt.
In Patentanspruch 1 selbst ist der Aufbau eines Speicherchip-Stapels jedoch nicht festgelegt. Entgegen einem allgemein gebräuchlichen Verständnis eines Stapels als einer Aufschichtung einer Menge gleicher Dinge kann nach Absatz 0035 der Beschreibung der Speicherchip-Stapel 1, 2, 4 oder jede andere passende Anzahl von Chips aufweisen, also auch nur aus einem einzigen Chip bestehen.
Denn bei der Prüfung des Inhalts eines Patentanspruchs ist maßgebend der Offenbarungsgehalt nach dem Wortlaut des Anspruchs und ergänzend - im Sinne einer Auslegungshilfe - der Offenbarungsgehalt der Beschreibung, grundsätzlich soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat (BGH, Urteil vom 2. März 1999 – X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 Rn. 49 - Spannschraube). Dabei ist allerdings nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bestimmung der in der Beschreibung und in den Ansprüchen verwendeten Begriffe entscheidend. Weichen Begriffe vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch ab, ist nicht dieser, sondern der sich aus den Ansprüchen und der Beschreibung ergebende Begriffsinhalt maßgebend. Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon da (BGH a. a. O m. w. N.– Spannschraube).
Danach dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten (technischen) Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der Erfindung (so schon BGH, Urteil vom 14. Juni 1988 – X ZR 5/87, BGHZ 105, 1 – Ionenanalyse). Für die Beurteilung entscheidend ist dabei die Sicht der in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachperson. Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht (BGH a. a. O. – Ionenanalyse).
Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, nicht in den Patentschutz einbezogen werden (BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 – X ZR 16/09, BGHZ 189, 330, Leitsatz 1 und Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung), schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der der Fachperson mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 – X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 13 m. w. N. – Bitratenreduktion I) und die Beschreibung auch nur in diesem Rahmen berücksichtigt (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 Rn. 16 - Rotorelemente).
Danach versteht die Fachperson das Streitpatent dahingehend, dass der Speicherchip-Stapel auch nur aus einem einzigen Chip („die“) bestehen kann.
Im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sind im Übrigen keine weiteren Merkmale genannt, die den Speicherchipstapel betreffen. Weitere Charakterisierungen des Speicherchipstapels sind erst in den Patentansprüchen 3 bis 6 nach Hauptantrag genannt, wobei auch diese lediglich dessen Anordnung konkretisieren und nicht dessen elektrischen Eigenschaften betreffen. Die dort genannten Ausgestaltungen haben in Patentanspruch 1 (noch) keinen Niederschlag gefunden und bleiben bei dessen Betrachtung daher insoweit auch außer Betracht (s. a. BGH, Urteil vom 11. Januar 2022 – X ZR 4/20,GRUR 2022, 982 Rn. 35 - SRS-Zuordnung; Urteil vom 1. Juli 2025 – X ZR 95/23, juris Rn. 26).
5.3 Laut Merkmal 1.6 weist der (elektrische) Verbinder zwei Arten von Kontaktelementen auf: Federn 52 sowie Verbindungsfinger 20, die jeweils mit dem Substrat elektrisch verbunden sind.
Wenngleich diesbezüglich im Patentanspruch 1 nichts angegeben ist, liest die Fachperson aufgrund der Abfolge der Merkmale 1.4, 1.5 und 1.6, der Aufgabe und den Ausführungsbeispielen (siehe insbesondere die Absätze 0015, 0016, 0018, 0024 und 0030) mit, dass die Federn einerseits und die Verbindungsfinger andererseits jeweils einer der beiden USB-Schnittstellen nach Merkmal 1.5 zuzuordnen sind.
5.4 Die wechselseitige Anordnung der in den Merkmalen 1.7, 1.8 und 1.9 genannten Einzelheiten kann die Fachperson anhand der Figur 35 nachvollziehen.
Im Übrigen ist wegen der in Merkmal 1.7 genannten Abdeckung 32, sowie wegen der obligatorischen Federn 52, die sich in nicht zusammengedrücktem Zustand durch die Öffnungen 44 der Abdeckung 32 erstrecken (Merkmal 1.8), ausschließlich in Figur 35 ein Ausführungsbeispiel mit den im Patentanspruch 1 genannten mechanischen Merkmalen dargestellt. Demzufolge sind in den anderen Figuren keine erfindungsgemäßen Speichergeräte gezeigt, da in diesen keine Federn und/oder keine Abdeckung dargestellt ist.
Allerdings ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass die Fachperson auch die Figuren 1 bis 34 zur Auslegung einzelner Merkmale heranzieht.
5.5 Aufgrund der zeichnerischen Darstellung gemäß Figur 35 versteht die Fachperson das Merkmal 1.8 dahingehend, dass sich jeweils ein Kupplungsvorsprung 60 einer Feder 52 durch jeweils eine Öffnung 44 erstreckt.
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Ebenso entnimmt die Fachperson der Figur 35, dass die räumliche Beziehung „hinter“ in Merkmal 1.7 auf die Steckrichtung des USB-Steckers bezogen ist.
5.6 Die Angabe „embedded“ (mit der deutschen Übersetzung „eingebettet“) in Merkmal 1.9 versteht die Fachperson in Zusammenschau mit der zeichnerischen Darstellung in Figur 35 dahingehend, dass die Abdeckung 32 eine gewisse Dicke aufweist, derart, dass sich die Kontaktfinger 20 zumindest teilweise innerhalb der Abdeckung 32 befinden.
Für eine beschränkende Auslegung des Merkmals 1.9 dahingehend, dass die Oberfläche der Kontaktfinger in derselben Ebene verläuft wie die Oberfläche der Abdeckung, gibt weder die Formulierung des Patentanspruchs 1 noch die Beschreibung Anlass. Insbesondere führt die Figur 35, bei der es sich ersichtlich um keine Konstruktionszeichnung, sondern um eine Prinzipskizze („a side perspective view“) handelt, zu keinem anderen Verständnis.
5.7 Dem Wortlaut des Merkmals 1.7 entnimmt die Fachperson in Verbindung mit dem Merkmal 1.6, dass der Verbinder zumindest aus einer Abdeckung, Federn und Kontaktfingern besteht, wobei der Verbinder weitere Einzelteile aufweisen kann, dies aber nicht muss.
In Figur 35, die die Fachperson auch zum Verständnis der Merkmale 1.6 bis 1.9 heranzieht, ist neben den Federn 52, der Abdeckung 32 sowie den Kontaktfingern 20, auch das Bezugszeichen 22 für eine Kontaktschiene (englisch „contact bar“) aufgenommen, die auch in der zugehörigen Beschreibung in Absatz 0034 der Beschreibung mit Verweis auf vorangehende Beschreibungsteile als Teil des Verbinders genannt ist.
Die zeichnerische Darstellung der Kontaktschiene 22 findet die Fachperson in Figur 6 der Streitpatentschrift, die laut Absatz 0018 aus einer Platine 30 (englisch „board“) und der Abdeckung 32 besteht. Die Platine kann eine gedruckte Leiterplatte („printed circuit board“ PCB) sein, die ihrerseits Kontaktflächen 36 sowie Kupplungsvorsprünge 40 (dargestellt insbesondere in Figur 4, beschrieben in Absatz 0022) aufweist.
Laut Absatz 0034 können die anspruchsgemäßen Federn 52, die nicht die in Figur 4 dargestellten kuppelförmigen Kupplungsvorsprünge 40 aufweisen, sondern die in Figur 14 gezeigte Form haben, zu einer derartigen Kontaktschiene 22 kombiniert werden.
II. Zur Fassung nach Hauptantrag
Der Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag, in dem Patentanspruch 1 übereinstimmend mit dem Wortlaut der erteilten Fassung enthalten ist, war für nichtig zu erklären, da diesem die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen und der fehlenden Patentfähigkeit entgegenstehen, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), und c) EPÜ i. V. m. Art. 52 und 56 EPÜ.
1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag vom 29. November 2024 ist gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert.
In den ursprünglichen Unterlagen – veröffentlicht als EP 2 493 033 A2 (NK4) – ist die Abdeckung 32 (englisch „cover“) ausschließlich im Zusammenhang mit einer Kontaktleiste 22 („contact bar“) offenbart.
Im ursprünglichen Patentanspruch 9 ist die Abdeckung 32 als Zusatz zur Kontaktleiste 22 genannt: „… the contact bar (22) further comprises a cover (32) …“, so wie auch in Absatz 0009: „The contact bar may be mounted to a connection surface of the substrate and may also include a cover“ und Absatz 0015: „Figure 5 is a cover of the contact bar of Figure 3“. Auch in der Beschreibung der Figur 35 in der Offenlegungsschrift NK4 ist die Abdeckung in Zusammenhang mit der Kontaktleiste genannt, Absatz 0068: „In these features, the connection fingers 20 may be mounted to or embedded within the cover 32 of the contact bar 22 …“; ebenso in Absatz 0052: „… as best illustrated in Figures 3-6, the contact bar 22 comprises a board and a cover 32.“ In der Beschreibung der Figur 3 in Absatz 0057 ist die Abdeckung zwar ohne die Kontaktschiene genannt, in der Figur 3 selbst ist jedoch das für die Kontaktschiene stehende Bezugszeichen 22 angegeben.
Der Umstand, dass in Figur 35 sowie dem letzten Satz des Absatzes 0068 der Offenlegungsschrift NK4: „Each spring 52 may also include the connection pad 36, which may be integrally formed with the spring 52, soldered or otherwise electrically coupled to the spring 52 in a suitable matter that allows the coupling projection 60 to electrically couple to the substrate 12.” unterschiedliche Verbindungsmöglichkeiten angedeutet sind, mag zwar die Schlussfolgerung zulassen, dass die Federn 52 unabhängig voneinander zwischen dem Substrat 12 und der Abdeckung angeordnet sein könnten. Der Anmeldung lässt sich dieser Zusammenhang aber weder an den aufgezeigten Passagen noch an anderer Stelle eindeutig entnehmen. Dies reicht für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung nicht aus (vgl. BGH Urteil vom 28. Juni 2022 – X ZR 67/20, GRUR 2022, 1575 Rn. 82 – Übertragungsparameter). Die notwendigen Überlegungen sind hier weder durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen veranlasst noch ergeben sie sich aufgrund des zu lösenden Problems von selbst. Um zu der genannten Schlussfolgerung zu gelangen, bedarf es vielmehr ergänzender fachlicher Überlegungen.
Zudem ist das Merkmal der Abdeckung unzulässigerweise aus seinem ursprünglich offenbarten untrennbaren Zusammenhang als Ausgestaltung der Kontaktschiene herausgelöst.
Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Unterlagen sind grundsätzlich auch Verallgemeinerungen zulässig. Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass bestimmte Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch aber nur einzelne davon vorsieht (BGH, Urteil vom 17. Juni 2025 – X ZR 74/23, juris Rn. 32; Urteil vom 17. Juni 2025 – X ZR 74/23, juris Rn. 32; Urteil vom 26. September 2023 – X ZR 76/21, GRUR 2024, 42 Rn. 42 m. w. N. – Farb- und Helligkeitseinstellung)
Weil die ursprünglichen Unterlagen NK4 nicht unmittelbar und eindeutig erkennen lassen, dass es zur Sicherstellung der Ausgestaltung der Kontaktschiene ausreichen kann, wenn nur eine Teilmenge der dafür in der Anmeldung vorgesehenen Vorrichtungsteile, hier ohne Abdeckung, verwirklicht wird, liegt hier eine unzulässige Erweiterung vor.
2. Unabhängig von der Frage der unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen kann die Beklagte das Streitpatent in der Fassung nach dem Hauptantrag nicht erfolgreich verteidigen, da demgegenüber auch der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gegeben ist, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ.
2.1 Ein Gegenstand mit allen im Patentanspruch 1 genannten Merkmalen ist aus der – am 21. September 2011 mangels wirksamer Prioritätsinanspruchnahmen vorveröffentlichten – Druckschrift TW M412498 U1 [E4/NK6] bekannt.
2.2 Das Streitpatent kann keine der in der Patentschrift genannten Prioritäten wirksam in Anspruch nehmen. Damit kommt dem Streitpatent als Zeitrang lediglich dessen eigener Anmeldetag vom 31. Januar 2012 zu und die von den Klägerinnen genannten und hier herangezogenen Entgegenhaltungen E1 / NK13, E4 / NK6, E7 und E8 / NK19, die alle unstreitig vor dem 31. Januar 2012 veröffentlich sind, sind vorveröffentlichter Stand der Technik.
Das Streitpatent nennt als Prioritätsdokumente die vier US-amerikanischen Patentanmeldungen:
NK3a US 61/438,123 vom 31. Januar 2011 (NK7b in 47/23)
NK3b US 61/438,139 vom 31. Januar 2011 (NK7c in 47/23)
NK3c US 61/438,140 vom 31. Januar 2011 (NK7a in 47/23)
NK3d US 61/442,379 vom 14. Februar 2011 (NK7d in 47/23)
2.2.1 Die Dokumente NK3a sowie NK3c enthalten weder eine Figur noch eine Darstellung in der Beschreibung, die der Figur 35, welche das vom Anspruch 1 umfasste Ausführungsbeispiel wiedergibt, entsprechen oder diese auch nur andeuten würde.
2.2.2 Auf Seite 6 des Dokuments US 61/438,139 [NK3b] ist ein USB-Stick dargestellt, der sowohl USB 2-Kontaktfinger aufweist, als auch USB 3-Kontaktfedern:
Die Kontaktschiene ist auf Seite 6 des Dokuments NK3b im Detail abgebildet:
Der zeichnerischen Darstellung mag zu entnehmen sein, dass die Kontaktfedern abgedeckt sind und sich durch Öffnungen („S holes“) dieser Abdeckung erstrecken. Dass es sich dabei mit der Angabe „S noles“ zudem um eine Festlegung auf genau fünf Öffnungen handeln soll, ist nur in Kenntnis der Nachanmeldung zweifelsfrei zu erkennen.
Dem Dokument NK3b ist jedoch nicht zu nehmen, dass die Kontaktfinger in der Abdeckung eingebettet wären. Vielmehr sind ausschließlich die Kontaktfedern als Teil der Kontaktschiene dargestellt. Eine Eignung der Abdeckung, um darin etwas im Sinne des Merkmals 1.9 einzubetten, vermag die Fachperson darin nicht zu erkennen.
2.2.3 Hinsichtlich der Abdeckung ist dem Dokument US 61/442,379 [NK3d] nicht mehr zu entnehmen als dem Dokument NK3b. Insbesondere ist auch in dem Dokument NK3d nicht offenbart, dass die Kontaktfinger in die Abdeckung eingebettet wären (Merkmal 1.9).
3. Der Gegenstand mit den im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag genannten Merkmalen ist gegenüber der Druckschrift E4/NK6 nicht neu.
3.1 Aus der Druckschrift E4/NK6 ist in Worten des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ausgedrückt Folgendes bekannt (Bezugnahmen auf die Übersetzung ins Englische gemäß E4):
1. An external storage device comprising („flash memory 240“:
1.1 a substrate 200;
1.2 a controller (“USB controller 230”) electrically coupled to the substrate 200;
1.3 at least one memory die stack electrically coupled to the substrate (claim 5: “at least one flash memory are further provided on the substrate, and are respectively coupled to the plurality of first contact pads and the plurality of second contact pads.”);
1.4 a connector („connector body 100”) electrically coupled to the substrate 200;
1.5 wherein the external storage device is configured to support at least two USB standards with interfaces that are mechanically different
(Seite 11, Zeilen 20 bis 24: “In this way, four first terminals 110 on the USB connector of the present utility model may form the USB2.0 connector, and five second terminals 120 of the USB connector may form the
USB3.0 connector”);
1.6 wherein the connector 100 comprises springs (“second terminals 120”) and connection fingers (“first terminals 110”) electrically coupled to the substrate 200
(Seite 11, Zeilen 15 bis 20: “the plurality of first contact pads 210 and the plurality of second contact pads 220, and then are respectively soldered on the plurality of first contact pads 210 and the plurality of second contact pads 220 by using a surface mount technology (SMT), to form the USB connector 20 of the present invention.“);
wherein
1.7 the connector 100 comprises a cover having a plurality of apertures („slot“) 101 positioned adjacent and/or behind the connection fingers 110;
(Der vorstehend grau kolorierte Teil der Figur 3 der E4 stellt eine Abdeckung im Sinne des Merkmals 1.7 dar. Wie unter Gliederungspunkt I.5.7 dargelegt, besteht der streitpatentgemäße Verbinder zumindest aus Federn, Kontaktfingern und Abdeckung.)
1.8 each spring 120 having a coupling projection (siehe Figur 3) that extends through each aperture 101 when the springs 120 are in an uncompressed position (claim 1; Seite 6, Zeilen 16 bis 19: „one end of each of the plurality of second terminals passes through each of the plurality of slots columns“); and
1.9 in that the connection fingers 120 are embedded within the cover 100 (siehe Figur 3 i. V. m claim 8: “the connector body is integrally manufactured with the plurality of first terminals and the plurality of second terminals.”; Seite 11, Zeilen 5 bis 9: “the plurality of first terminals 110 and the plurality of second terminals 120 may be first arranged in a staggered manner, and are then integrally manufactured with the connector body 100“).
Somit ist der Gegenstand mit den im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag genannten Merkmalen gegenüber der aus der Druckschrift E4/NK6 bekannten Speichervorrichtung nicht neu.
3.2 Dabei legt der Senat, wie oben ausgeführt, das streitpatentgemäße Verständnis des Begriffes Stapel (englisch „stack“) zugrunde, dass ein Stapel aufgrund der Angaben in Absatz 0035 streitgegenständlich auch aus einem einzelnen Chip (englisch „die“) bestehen kann.
3.3 In der Druckschrift E4 ist zwar nicht ausdrücklich angegeben, dass es sich bei den zweiten Kontakten 120 um Federn handelt. Die Fachperson schließt jedoch bereits aus der zeichnerischen Darstellung in jeder der Figuren 1 bis 3, wonach die zweiten Kontakte 120 nach oben gekrümmt und deren in Steckrichtung vordere Enden lose und somit offensichtlich senkrecht zur Ebene des Substrats bzw. der Abdeckung elastisch verformbar sind, dass es sich um Federn handelt.
Abgesehen davon erkennt die Fachperson bereits aus der Übereinstimmung der zeichnerischen Darstellung der Federn 52 in der Streitpatentschrift einerseits mit den zweiten Kontakten 120 in der Druckschrift E4/NK6 andererseits, dass auch eine übereinstimmende Funktion gegeben ist.
3.4 Ein Verständnis des Merkmals 1.9 dahingehend, dass „embedded“ im Kontext der Streitpatentschrift unterhalb von dessen Wortlaut (mit „eingebettet“) bedeutet, dass die Kontaktfinger nicht über die Oberfläche der Abdeckung hinausragen, ergibt sich entgegen der Annahme der Beklagten weder aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 selbst, noch aus anderen Teilen der Streitpatentschrift. Wie oben dargelegt, führt insbesondere auch die zeichnerische Darstellung in der Figur 35 nicht unmittelbar und eindeutig zu einer solch engen Auslegung.
3.5 Die von der Beklagten aufgeworfenen Zweifel an den von den Klägerinnen jeweils eingereichten Übersetzungen der Druckschrift E4/NK6, wonach die das Merkmal 1.9 vorwegnehmende Formulierung in der Übersetzung nach Druckschrift E4 mit „integrally manufactured“ (Anspruch 8; Seite 11, Zeile 8) und in dem Dokument NK6a mit „integrally formed“ (Anspruch 8; Seite 5, letzter Absatz) wiedergegeben ist, teilt der Senat nicht.
Abgesehen davon, dass die Beklagte keine eigene Übersetzung der Druckschrift E4/NK6 vorgelegt hat, die Anlass zu einem anderen Verständnis des dortigen Gegenstandes gäbe, nimmt diese Druckschrift in beiden Übersetzungen – „integrally manufactured“ einerseits und „integrally formed“ anderseits – das Merkmal 1.9 in der beanspruchten Allgemeinheit vorweg.
3.6 Selbst wenn der Senat der Betrachtungsweise der Beklagten folgen wollte, wonach ein Stapel entgegen der ausdrücklichen Formulierung in der Streitpatentschrift aus mindestens zwei übereinander angeordneten Chips bestehen sollte, würde dies hinsichtlich der Frage der Patentfähigkeit zu keinem anderen Ergebnis führen.
Nach Anspruch 5 der Druckschrift E4/NK6 können zum einen eindeutig mehrere Flash-Speicher vorgesehen sein, sodass der Fachperson lediglich die Alternativen offen stünden, die Flash-Speicher nebeneinander oder übereinander anzuordnen. Die Auswahl aus diesen beiden, der Fachperson gleichermaßen bekannten Alternativen stellt keine erfinderische Tätigkeit dar.
Denn aus der Druckschrift WO 2011/160321 A1 [E8] ist allgemein bekannt, mehrere Speicherchips einer Speichervorrichtung in einem Stapel anzuordnen (Figuren 1 bis 3A, 4; 7 bis 8A). Gleiches sieht und weiß die Fachperson in bzw. aus der Druckschrift US 2008/0150111 A1 [E7] (Figuren 6 bis 14C, 16 sowie 18). Ebenso ist in der Druckschrift US 2009/0093136 A1 [E1/NK13] ein Stapel eines USB-Speichersticks dargestellt und beschrieben (Figur 22, Bezugszeichen 535-1 und 535-2 i. V. m. Absatz 0093), der aus zwei Chips besteht.
Eine synergistische technische Wirkung der beiden im Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen, die Unterstützung zweier USB-Standards einerseits, sowie das Aufeinanderstapeln mehrerer Chips andererseits, die über die Summe der Wirkungen dieser beiden Maßnahmen hinausginge, ist weder von der Beklagten behauptet noch ersichtlich. Es handelt sich um eine bloße Aggregation sich gegenseitig nicht bedingender Maßnahmen. Sofern ihre getrennt voneinander erfolgte Prüfung, wie hier, die Patentfähigkeit nicht begründet hat, führt auch ihre Zusammenschau zu keinem anderen Ergebnis.
4. Da die Beklagte das Streitpatent gemäß Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt, haben auch die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 10 insgesamt keinen Rechtsbestand; sie fallen jeweils mit dem Patentanspruch 1 (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 – Datengenerator). Einer isolierten Prüfung der Unteransprüche nach Hauptantrag bedarf es daher nicht.
III. Zu den Fassungen nach den Hilfsanträgen
Die Hilfsanträge erweisen sich als unzulässig und deren jeweilige Gegenstände als nicht patentfähig, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), und c) EPÜ i. V. m. Art. 52 und 56 EPÜ.
1. Ab Hilfsantrag 1a ist nach Merkmal 1.3 folgende Formulierung in den Wortlaut des jeweiligen Patentanspruchs 1 eingefügt:
“wherein each of the at least one memory die stack (18) comprises a plurality of dies (64)”.
Dieses Merkmal ist zwar wörtlich in der Offenlegungsschrift NK4 in Absatz 0010, sowie in Patentanspruch 13 offenbart; ebenso in der Patentschrift NK2, Absatz 0010 sowie in Patentanspruch 8.
Allerdings ist der erteilte Patentanspruch 8 ausschließlich auf den erteilten Patentanspruch 7 rückbezogen, dieser seinerseits ausschließlich auf den erteilten Patentanspruch 6.
Somit handelt es sich bei der Aufnahme allein des Wortlauts des erteilten Patentanspruchs 8 in den Patentanspruch 1, ohne auch den Wortlaut der erteilten Patentansprüche 6 und 7 aufzunehmen, um eine Zwischenverallgemeinerung, durch die der Gegenstand des Streitpatents abweichend von der erteilten Fassung gestaltet wird.
2. Über die Ergänzung des Merkmals 1.3 hinaus sind in der Hilfsantragsgruppe 1 sukzessive folgende Angaben genannt, die die Anordnung der in Merkmal 1.7 genannten Abdeckung ausgestalten:
Hilfsantrag 1a:
“wherein the cover (32) is arranged on the substrate (12) without protruding from the substrate (12) in top view
and wherein a front edge of the cover (32) is in parallel to
and recessed from a front edge of the substrate (12);
Hilfsantrag 1b:
and wherein side edges of the cover (32) are in parallel to
and recessed from respective side edges of the substrate (12)
Hilfsantrag 1c:
wherein a back edge of the cover (32) is in parallel to
and recessed from a back edge of the substrate (12);
Hilfsantrag 1d:
wherein a distance of the front edge of the cover (32) to the front edge of the substrate (12)
and distances of the side edges of the cover (32) to the respective side edges of the substrate (12) are smaller than a distance of the back edge of the cover (32) to the back edge of the substrate (12).
Diese Merkmale haben zwar zweifelsfrei eine beschränkende Wirkung. Die Fachperson hat jedoch diese Ausgestaltungen den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnommen.
Diese Ausgestaltungen sind zwar in der Figur 35 – sowohl der Offenlegungsschrift als auch der Patentschrift – dargestellt. Allerdings gibt es dazu keine Beschreibung, sodass weder aus der Patentschrift zu entnehmen ist noch die Fachperson Anlass hatte, in diesen Details für die Erfindung wesentliche Besonderheiten zu sehen.
Auch aus diesem Grund sind die Hilfsanträge 1a bis 1d unzulässig.
2.1 Daher kann auch dahinstehen, ob es sich bei der zeichnerischen Darstellung der Abdeckung in Relation zum Substrat um (technische) Merkmale handelt, die in die Betrachtung der Patentfähigkeit einzubeziehen sind. Den dargestellten und in der Hilfsantragsgruppe 1 beanspruchten Relationen liegt weder eine erkennbare technische Aufgabe zugrunde, noch ist eine technische Wirkung gegeben.
2.2 Ebenso kommt es nicht darauf an, dass den Hilfsanträgen 1a bis 1d und im Übrigen auch den nachrangigen Hilfsanträgen 2a bis 7a aus den vorstehend zum Hauptantrag dargelegten Gründen der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen entgegensteht.
3. In den Hilfsanträgen 2a bis 2d sind über den Hilfsantrag 1a hinaus Merkmale genannt, die bereits in der Offenlegungsschrift NK4 als aus dem Stand der Technik bekannt beschrieben sind und wortgleich in die Streitpatentschrift übernommen wurden:
Hilfsantrag 2a
(c) at least one chip on board flash memory die stack (18) electrically coupled to the substrate (12);
Hilfsantrag 2b
“(a) a substrate (12) which is a printed circuit board;”
“wherein the controller (16) and the at least one flash memory die stack (18) are combined into one structure and embedded on one side of the substrate (12)”
Hilfsantrag 2c
“(a) a substrate (12) which is a printed circuit board;”
“wherein the connector (14) is located on a surface of the substrate (12) opposing the one side of the substrate (12)”
Hilfsantrag 2d
“A USB stick comprising:”
“(b) a USB controller (16) electrically coupled to the substrate;”
“wherein the USB controller (16) and the at least one flash memory die stack (18) are combined into one structure and embedded on one side of the substrate (12);”
“(e) wherein the USB stick is configured to support at least two USB standards with interfaces that are mechanically different;“
3.1 Da durch die Ergänzungen in den Hilfsanträgen 2a bis 2d lediglich Ausgestaltungen in den Wortlaut des jeweiligen Patentanspruchs 1 aufgenommen wurden, die in den ursprünglichen Unterlagen als zum Stand der Technik gehörend beschrieben sind, hat die Fachperson sie den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnommen.
Auch aus diesem Grund sind die Hilfsanträge 2a bis 2d unzulässig.
3.2 Mit der Darstellung in der Beschreibungseinleitung übereinstimmend sind zudem alle in der Merkmalsgruppe 2a bis 2d zusätzlich genannten Merkmale in der Druckschrift E4 genannt oder zumindest durch diese nahegelegt:
Ein „chip-on-board substrate“ ist in Anspruch 2 sowie auf Seite 9, Zeile 27 genannt.
Gleichermaßen ist in der Druckschrift E4 ein „printed circuit board” erwähnt (Anspruch 2; Seite 9, Zeilen 27 bis 28).
Anspruch 5 der Druckschrift E4 lautet: „The USB connector according to claim 1, wherein a USB controller and at least one flash memory are further provided on the substrate and are respectively coupled to the plurality of first contact pads and the plurality of second contact pads.”
In Anspruch 4 sind explizit Verbinder für die Standards USB2.0 und USB3.0 genannt.
Für die Anordnung der verschiedenen Komponenten auf dem Substrat gibt es lediglich wenige mögliche Varianten. Das konkrete Layout ist dabei ins Belieben der Fachperson gestellt, die für keine der in der Merkmalsgruppe 2a bis 2d diesbezüglich genannten Anordnungen erfinderisch tätig werden muss, sondern aufgrund ihres Fachwissen und Könnens angemessene Auswahlentscheidungen aus fachüblichen Vorgehensweisen trifft.
4. Da es sich bei den Hilfsanträgen 3a bis 3c um Kombinationen der Hilfsanträge 2a, 2b und 2d mit Hilfsantrag 1a handelt, sind die Gegenstände der Hilfsanträge 3a bis 3c aus den zu den Hilfsanträgen 1a, 2a, 2b und 2d genannten Gründen nicht zulässig. Abgesehen davon sind deren Gegenstände auch nicht patentfähig, wie sich ebenfalls aus den Ausführungen zu den genannten Hilfsanträgen ergibt. Einen sich aus der Kumulation der Merkmale ergebenden Mehrwert, der zu einem schutzfähigen Gegenstand des Patents führt, hat die Beklagte weder behauptet noch ist ein solcher ersichtlich.
5. Da es sich bei den Hilfsanträgen 4a bis 4c um Kombinationen der Hilfsanträge 2a, 2b und 2d mit Hilfsantrag 1c handelt, sind die Gegenstände der Hilfsanträge 4a bis 4c aus den zu den Hilfsanträgen 1c, 2a, 2b und 2d genannten Gründen nicht zulässig. Abgesehen davon sind deren Gegenstände auch nicht patentfähig, wie sich ebenfalls aus den Ausführungen zu den genannten Hilfsanträgen ergibt. Auch hier ist ein sich aus der Kumulation der Merkmale ergebender Mehrwert, der zu einem schutzfähigen Gegenstand des Patents führt, weder behauptet noch ersichtlich.
6. In der Hilfsantragsgruppe 5 ist das Merkmal 1.7 dahingehend konkretisiert, dass der Verbinder nahe dem vorderen Ende des Substrats angeordnet ist,
“wherein the connector (14) is positioned proximate to a front end (46) of the substrate (12),”
6.1 Dieser Wortlaut ist zwar in Absatz 0058 der Offenlegungsschrift NK4 (Absatz 0024 der Patentschrift NK2) offenbart: “In some features, the connector 14 may be positioned proximate the end 46 of the substrate 12”, allerdings genügt schon die unbestimmte und vieldeutige Angabe “proximate” („nahe bei“) nicht den Zulässigkeitsanforderungen des Art. 84 EPÜ, dass Patentansprüche deutlich gefasst sein müssen.
Abgesehen davon stammt das vorstehende Zitat aus einem Ausführungsbeispiel, das nicht vollständig in den Patentanspruch 1 übernommen wurde. Auch diese Zwischenverallgemeinerung führt zur Unzulässigkeit der Hilfsanträge 5a bis 5c.
6.2 Auch jene Merkmale der Hilfsantragsgruppe 5, nach welchen jeder Verbindungsfinger mit dem Substrat verlötet ist und jede Feder eine mit dem Substrat verlötete Anschlussfläche umfasst, führen zusätzlich zur Unzulässigkeit der Hilfsanträge 5a bis 5c:
„wherein each connection finger (20) is soldered to the substrate (12) at this end (46) of the substrate (12)”
“wherein each spring (52) comprises a connection pad (36) soldered to the substrate (12)”.
Weder der Offenlegungsschrift NK4 noch der Patentschrift NK2 ist zu entnehmen, dass die Verbindungsfinger 20 mit dem Substrat 12 verlötet sind. In Absatz 0068 der NK4 (Absatz 0034 der NK2) ist lediglich angegeben, dass die Verbindungsfinger 20 mit dem Substrat 12 elektrisch verbunden sind („the connection fingers 20 may be … electrically coupled to the substrate 12.“).
Dagegen können die Anschlussflächen 36 mit Kupplungspunkten 28 verlötet sein (Absatz 0053 der NK4, Absatz 0019 der NK2): „The connection pads 36 may be soldered or otherwise electrically coupled to the coupling points 28 in a suitable manner that allows each connection pad 36 to be electrically connected to the corresponding coupling point 28.”). Die Fachperson mag daher auch für die Verbindungsfinger in Betracht ziehen, dass diese mit dem Substrat verlötet werden können, dies stellt jedoch keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung dieser Maßnahme dar.
Weder aus dem Beschreibungsteil der Offenlegungsschrift NK4 noch aus Figur 35 geht hervor, dass die Anschlussflächen 36 auf das Substrat aufgelötet sind. Vielmehr sind danach die Anschlussflächen 36 mit den Federn 52 verlötet. Offenlegungsschrift NK4, Absatz 0068 (Patentschrift NK2, Absatz 0034): “Each spring 52 may also include the connection pad 36, which may be integrally formed with the spring 52, soldered or otherwise electrically coupled to the spring 52 in a suitable matter that allows the coupling projection 60 to electrically couple the substrate 12.”
7. Da es sich bei den Hilfsanträgen 6a bis 6f um Kombinationen der Hilfsanträge 2a, 2b und 2d mit den Hilfsanträgen 5a und 5b handelt, sind deren Gegenstände aus den zu den Hilfsanträgen 1a, 2a, 2b, 2d, 5a sowie 5b genannten Gründen nicht zulässig. Abgesehen davon sind deren Gegenstände auch nicht patentfähig, wie sich ebenfalls aus den Ausführungen zu den genannten Hilfsanträgen ergibt. Einen sich aus der Kumulation der Merkmale ergebenden Mehrwert, der zu einem schutzfähigen Gegenstand des Patents führt, hat die Beklagte auch hierzu weder behauptet noch ist ein solcher ersichtlich.
8. Die Änderungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträge 7a bis 7c führen ebenfalls nicht zu Schutzfähigkeit.
8.1 Auch die Änderungen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7a führen aus der Offenbarung hinaus, die die Fachperson den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnommen hat.
Das Merkmal 1.6 ist nach Hilfsantrag 7a dahingehend ergänzt, dass der Verbinder außer den Federn und Verbindungsfingern auch die Kontaktschiene aufweist. Während jedoch in Absatz 0068 der Offenlegungsschrift NK4 (Absatz 0033 der Patentschrift NK2) angegeben ist, der Verbinder könne eine Kombination aus Kontaktschiene und Federn aufweisen („the connector 14 may comprise a combination of the contact bar 22 and the springs 52”), lässt der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7a die Lesart zu, dass die Federn in keinem funktionellen Zusammenhang mit der Kontaktschiene stehen.
8.2 Durch den Hilfsantrag 7b ist das Merkmal 1.6 durch das Einfügen der Angabe „wherein the contact bar (22) comprises springs (52) electrically coupled to the substrate (12)“ auf den ursprünglichen offenbarten Zusammenhang zurückgeführt. Daher führt diese Änderung zu keiner weiteren Unzulässigkeit.
Allerdings wäre der Hilfsantrag 7b mangels erfinderischer Tätigkeit – würde der Senat die anhand des Hilfsantrags 1a aufgezeigte Unzulässigkeit aller Hilfsanträge außer Acht lassen – mangels Schutzfähigkeit nicht gewährbar, da sich dessen Gegenstand in naheliegender Weise durch die Zusammenschau der Druckschrift E4 mit der Druckschrift US 2009/0093136 A1 [E1/NK13] ergibt:
In der Druckschrift E4 ist lediglich angegeben, die ersten und zweiten Kontakte würden in gestapelter Weise angeordnet und dann integral mit dem Verbinderkörper hergestellt (Anspruch 8 und Seite 11, Zeilen 5 bis 9). Was die Formulierung „in gestapelter Weise“ bedeutet, vermag die Fachperson der Druckschrift E4 jedoch nicht zu entnehmen.
Eine diesbezüglich sinnvolle Vorgehensweise ist der Fachperson jedoch durch die in der Druckschrift E1 gezeigte Anordnung der Federn 122 auf einem Substrat 125 gezeigt (Figur 3A i. V. m. Absatz 0062).
Demnach handelt es sich bei der Baueinheit 120 aus dem Substrat 125, das eine gedruckte Schaltung („PCB“) sein kann und den Federn 122 um eine Kontaktschiene im Sinne des Streitpatents. Auf diese Vorlage greift die Fachperson ohne Weiteres zu, da es sich wie beim Gegenstand der Druckschrift E4/NK6 ebenfalls um einen USB-Speicherstick handelt, der zwei unterschiedliche USB-Standards unterstützt.
8.3 Die Änderung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7c führt wiederum zu einer unzulässigen Änderung sowohl gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen als auch gegenüber der erteilten Fassung des Streitpatents, da das Merkmal 1.6 in der Fassung nach Hilfsantrag 7c
(f) wherein the connector (14) comprises a contact bar (22), wherein the contact bar (22) comprises springs (52) and connection fingers (20) electrically coupled to the substrate (12);
die Lesart zulässt, die Verbindungsfinger seien, wie die Federn, Teil der Kontaktschiene.
Ein solcher Gegenstand ist weder ursprünglich offenbart, noch vom erteilten Streitpatent umfasst und demnach unzulässig.
9. Der jeweilige Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 8a bis 8c unterscheidet sich von dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 7a bis 7c durch die Aufnahme der Angabe, dass die Kontaktschiene mit dem Substrat elektrisch verbunden ist.
Da es funktionsbedingt unabdingbar ist, dass eine USB-Schnittstelle mit dem dazugehörenden Gerät elektrisch verbunden ist, handelt es sich bei dieser Angabe um eine Selbstverständlichkeit, die die Patentfähigkeit des Streitgegenstandes nicht zu begründen vermag.
Daher sind die Hilfsanträge 8a bis 8c aus den zu den Hilfsanträgen 7a bis 7c dargelegten Gründen nicht gewährbar.
10. Da es sich bei den Hilfsanträgen 9a bis 9f um Kombinationen der Hilfsanträge 1a bis 1d mit den Hilfsanträgen 2a bis 2d handelt, sind die Gegenstände der Hilfsanträge 9a bis 9f aus den zu den Hilfsanträgen 1a bis 2d genannten Gründen nicht zulässig. Abgesehen davon sind deren Gegenstände auch nicht patentfähig, wie sich ebenfalls aus den Ausführungen zu den genannten Hilfsanträgen ergibt. Einen sich aus der Kumulation der Merkmale ergebenden Mehrwert, der zu einem schutzfähigen Gegenstand des Patents führt, hat die Beklagte auch hierzu weder behauptet noch ist ein solcher ersichtlich.
11. Da im jeweiligen Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 9g bis 9n zumindest ein Teil der Merkmale genannt ist, welche zur Unzulässigkeit der Hilfsanträge 1a, 2a bis 2d, 5a, 5b und 7a führen, sind die Gegenstände der Hilfsanträge 9g bis 9n aus den zu den Hilfsanträgen 1a, 2a bis 2d, 5a, 5b und 7a genannten Gründen nicht zulässig. Abgesehen davon sind deren Gegenstände nicht patentfähig, wie sich ebenfalls aus den Ausführungen zu den genannten Hilfsanträgen ergibt. Auch hier hat die Beklagte einen sich aus der Kumulation der Merkmale ergebenden Mehrwert, der zu einem schutzfähigen Gegenstand des Patents führt, weder behauptet noch ist ein solcher ersichtlich.
B.
Nebenentscheidungen
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.