BPatG, 3. Senat — 3 Ni 6/24 (EP)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2012/149546 A2 veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 30. April 2012 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der US 201161480743 P vom 29. April 2011 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 701 708 (Streitpatent).

Das Patent trägt die Bezeichnung "Small Molecule Trail Gene Induction by Normal and Tumor Cells as an Anticancer Therapy" (in Deutsch: "Kleinmolekülige Trail-Gen-Induzierung durch normale und Tumor-Zellen als Antikrebstherapie") und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 60 2012 067 421.0 geführt. Es betrifft pharmazeutische Zusammensetzungen zur Behandlung von Krebs.

Das Streitpatent umfasst in seiner geltenden Fassung 12 Patentansprüche, von denen der Anspruch 1 unabhängig ist und die laut Streitpatentschrift folgenden Wortlaut haben:

Zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags haben die Parteien u.a. die folgenden Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien vergeben):

K1 EP 2 701 708 B1 (Streitpatent)

K1a deutsche Übersetzung der K1

K4 WO 2012/149546 A2

D1 DTP Database entry NSC350625 anhand der Websites D1a-D1i

D1a https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/dwindex/index.jsp

D1b https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/servlet/dwindex?searchtype= NSC&chemnameboolean=and&outputformat=html&searchlist=350625&Submit=Submit

D1c https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/servlet/Smiles?testshortname=

SMILES&searchtype=NSC&searchlist=350625

D1d https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/servlet/Molform?testshortname=

molecular+formula&searchtype=NSC&searchlist=350625

D1e https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/servlet/Molwgt?testshortname=

molecular+weight&searchtype=NSC&searchlist=350625

D1f https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/servlet/Chem2D?searchtype=

NSC&searchlist=350625

D1g https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/servlet/MeanGraphSummary

?testshortname=NCI+Cancer+Screen+10%2F2009+Data&searchtype=NSC&searchlist=350625

D1h https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/servlet/ChemData?queryHOLD=

&searchtype=NSC&chemnameboolean=or&outputformat=html&

searchlist=350625&Submit=Submit

D1i https://dtp.cancer.gov/services/nci60data/colordoseresponse/pdf

/350625

D2 Jacob, N.T. et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6628-6631

D4b Pubchem Substance Record 41276-02-2,

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/463349/version/2

D5b Pubchem Substance Record MLS003171082,

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/121283359/version/2

D7 DE-OS 2 150 062

D8 Schreiben der Patentinhaberin im Prüfungsverfahren vor dem EPA vom 03.08.2018, 10 Seiten

D9 Allen, J.E. et al., Cancer Res. 2011, 71, S. 4502

D12 NIH National Cancer Institute, Division of Cancer Treatment & Diagnosis, "Procedure to Obtain Vialed Samples", last updated 01/31/24, 2 Seiten

D13 NIH National Cancer Institute, Division of Cancer Treatment & Diagnosis, "Obtaining Vialed and Plated Compounds", last updated 01/05/24, 2 Seiten

BP3 Moretto, P. und Hotte, S.J., Expert Opin. Investig. Drugs, 2009, 18, S. 311-325

Die Klägerin greift das Patent in seiner Gänze an und stellt auf die mangelnde Patentfähigkeit aufgrund einer unzulässigen Erweiterung und mangels ausführbarer Offenbarung sowie mangelnder erfinderischer Tätigkeit ab.

Die Klägerin ist der Auffassung, das Streitpatent sei unzulässig erweitert. Denn die im erteilten Anspruch 1 über die Nummer NSC350625, die einen Indikator für eine dem National Cancer Institute (NCI) vorgelegte Substanz darstelle (auch TIC10), definierte Verbindung sei in den eingereichten Anmeldungsunterlagen nicht offenbart. Die Offenlegungsschrift K4 offenbare zwar in Anspruch 1 und in Absatz [0109] unter Wiedergabe einer entsprechenden Strukturformel ein lineares TIC10. Dies decke sich auch mit dem Datenbankeintrag zu NSC350625 zum Zeitpunkt der Anmeldung. Das lineare TIC10 sei, wie sich aus der Studie D2 ergebe, jedoch im Gegensatz zu dem gewinkelten TIC10 inaktiv. Erst nach dem Anmeldezeitpunkt, nämlich am 24. Oktober 2014, sei der Indexeintrag in Richtung auf ein gewinkeltes TIC10 geändert worden. Im erteilten Patent sei keine konkrete Strukturformel enthalten. Stattdessen verweise der dortige Anspruch 1 lediglich auf den Datenbankeintrag NSC350625, so dass damit nunmehr eine ursprünglich durch die Offenlegungsschrift K4 nicht definierte Struktur beschrieben werde.

Auf die Struktur der physisch hinterlegten Probe komme es dabei nicht an, da das Patentrecht kein Hinterlegungssystem für chemische Verbindungen vorsehe. Die Verweisung auf die Hinterlegung der Probe genüge demgemäß auch nicht den Anforderungen an eine ausführbare Offenbarung.

Weiterhin beruhe der Gegenstand nach Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Klägerin stützt sich hierbei auf die Druckschriften D7 oder D1, letztere ggf. in Verbindung mit D8 und D9.

Den Unteransprüchen fehle nach Auffassung der Klägerin ebenfalls die Patentfähigkeit.

Nach Auffassung der Klägerin gelten auch für die Hilfsanträge die erhobenen Einwände entsprechend. Insbesondere sei der Hilfsantrag 3 unklar, gegenüber der Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert und weiterhin nicht ausführbar.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 701 708 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage mit der Maßgabe abzuweisen,

dass das Streitpatent die Fassung der Hilfsanträge 1 oder 2 gemäß Schriftsatz vom 26. September 2024, weiter hilfsweise die Fassung des Hilfsantrags 3 gemäß Schriftsatz vom 15. April 2025 erhält.

Die Anspruchsfassungen der jeweiligen Hilfsanträge nehmen Bezug auf die verschiedenen Merkmale des Streitpatents. Wegen des Wortlauts der Hilfsanträge wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte ist der Auffassung, die ursprüngliche Anmeldung offenbare anspruchsgemäß zwar das „lineare TIC10“, in den Abs. [0110] und [0200] aber auch die unter dem Eintrag NSC350625 hinterlegte stoffliche Verbindung, bei der es sich stets um das „gewinkelte TIC10“ gehandelt habe. Dies reiche für die Offenbarung des Strukturisomers mit dem gewinkelten Ringsystem aus, da die Verbindung über die Hinterlegungsstelle kommerziell bezogen werden könne.

Im Übrigen tritt sie dem klägerischen Vorbringen entgegen und verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung und nach Maßgabe der vorgenannten Hilfsanträge.

Auf den qualifizierten Hinweis vom 14. Januar 2025 sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2025 wird ergänzend Bezug genommen.

Die zulässige Klage ist begründet. Das Streitpatent hat weder in seiner erteilten Fassung noch in einer der Fassungen der Hilfsanträge Bestand, weil ihren Gegenständen der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) EPÜ i. V. m. Art. 83 EPÜ).

1. Das Streitpatent betrifft eine die Verbindung NSC350625 enthaltende Zusammensetzung zur Verwendung in einem Verfahren zur Behandlung von Krebs (vgl. K1 Abs. [0001] und Patentanspruch 1).

Das Streitpatent erläutert einleitend die Rolle des TNF-verwandten Apoptose-induzierenden Liganden (= TRAIL) bei der Auslösung der Apoptose (= programmierter Zelltod) in Krebszellen. Die Verwendung von rekombinantem TRAIL soll Einschränkungen bzw. Probleme hinsichtlich Serumhalbwertszeit, Stabilität, Kosten und Bereitstellung aufweisen. Zudem seien rekombinantes TRAIL und Antikörper von TRAIL-Agonisten nur begrenzt in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Es bestehe daher ein Bedarf an Antikrebs-Zusammensetzungen und –methoden auf TRAIL-Basis, die diese Einschränkungen überwinden und Krebszellen wirksam bekämpfen könnten.

2. Ausgehend davon liegt die streitpatentgemäße Aufgabe in der Bereitstellung einer Zusammensetzung zur Behandlung von Krebs, die die im Streitpatent angesprochenen Nachteile von TRAIL-basierten Behandlungsmethoden überwindet (vgl. K1 Abs. [0006]).

3. Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gelöst, der folgende Merkmale aufweist:

1.1 Pharmazeutische Zusammensetzung

1.2 zur Verwendung in einem Verfahren zur Behandlung von Krebs

umfassend

1.3 die Verbindung NSC350625

1.4 oder ein pharmazeutisch unbedenkliches Salz davon

1.5 und einen pharmazeutisch unbedenklichen Träger.

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um ein Team aus einem medizinischen Chemiker und einem Pharmakologen jeweils mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, insbesondere von Chemotherapeutika, sowie einem wissenschaftlich tätigen klinischen Mediziner mit Spezialisierung auf dem Gebiet der Onkologie.

5.a) Für diesen Fachmann beansprucht der Patentanspruch 1 eine medizinische Verwendung der Verbindung NSC350625 und damit die Behandlung einer medizinischen Indikation im Sinne des Art. 53 c) EPÜ, wobei Art. 54 Abs. 4 EPÜ den Erzeugnisschutz für medizinisch einsetzbare Stoffe erweitert, indem er die Erteilung eines gebietsbeschränkten Patents für das Gebiet der Medizin im Fall einer ersten medizinischen Indikation bzw. für die spezifische medizinische Indikation im Fall einer zweiten medizinischen Indikation eröffnet (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 12. Aufl., § 3 Rn. 144 und 147).

b) Desweiteren versteht der Fachmann die Bezeichnung NSC350625 im Merkmal 1.3 des Patentanspruchs 1 wie folgt:

Diese Bezeichnung stellt einen numerischen Identifikator für einen beim US National Cancer Institute (= NCI) hinterlegten Stoff dar, der dort nach den Angaben im Streitpatent zur Prüfung und Bewertung vorgelegt worden ist (vgl. K1 Abs. [0005]). Da das Streitpatent keine Strukturformel oder chemische Bezeichnung für den durch diese Abkürzung in Bezug genommenen Stoff offenbart und auch ansonsten – außer der synonymen, für den Fachmann aber keine konkreten chemischen Erläuterungen angebende Trivialbezeichnung TIC10 (vgl. K1 Abs. [0020]) – keine weiteren Angaben zur näheren Charakterisierung dieses Stoffes aufzeigt, entnimmt der Fachmann weitere Informationen zu diesem Stoff aus den zum Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglichen Datenbankeinträgen des NCI. In dem Datenbankeintrag, der beim Developmental Therapeutics Program (= DTP) des NCI abrufbar ist, findet der Fachmann für diesen numerischen Identifikator mit der CAS-Nummer 1616632-77-9 einen Link zu der für chemische Stoffe fachbekannten Datenbank Pubchem (vgl. D1a und D1h). Gemäß den zum maßgeblichen Prioritätstag am 29. April 2011 abrufbaren Angaben in Pubchem handelt es sich bei dem Stoff um die Verbindung 7-Benzyl-10-(2-methylbenzyl)-2,3,6,7,8,9-hexahydroimidazo[1,2-a]pyrido [4,3-d]pyrimidin-5(10H)-one mit folgender Strukturformel (vgl. Pubchem-Auszüge D4b und D5b):

Darin sind die drei Ringe des zentralen trizyklischen Ringsystems linear angeordnet. Erst im Jahr 2014, also drei Jahre nach dem Prioritätsdatum, wurde unstreitig bekannt, dass die trizyklische Struktur bei der tatsächlich hinterlegten Verbindung NSC350625 abweichend zu am Prioritätstag abrufbaren Datenbankeintrag gemäß folgender Strukturformel gewinkelt angeordnet ist (vgl. D2 S. 6628 Fig. 1):

Da die Auslegung eines Patentanspruchs auf der Grundlage des Fachwissens sowie der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen der einschlägigen Fachwelt zu erfolgen hat, die zum Prioritätszeitraum vorhanden waren, und nachträglich gewonnene Erkenntnisse, die sich beispielsweise aus Nachveröffentlichungen ergeben (wie vorliegend durch die D2) oder durch eine nach dem Anmeldetag vorgenommene Änderung des Indexeintrags in der NCI-Datenbank in Richtung auf ein gewinkeltes TIC10, nicht zur Ermittlung des Gegenstands der geschützten Erfindung herangezogen werden können (vgl. Benkard/Scharen, PatG, 12. Aufl. 2023, § 14 Rn. 60), hat der Fachmann somit zum Prioritätszeitpunkt mit dem numerischen Identifikator das Strukturisomer mit dem linear angeordneten Ringsystem verbunden und nicht jenes mit dem gewinkelt angeordneten Ringsystem. Dies steht auch im Einklang mit der Offenbarung der Offenlegungsschrift K4, worin die Verbindung NSC350625 bzw. deren synonyme Bezeichnung TIC10 mit einer linearen trizyklischen Struktur offenbart worden ist (vgl. K4 Patentanspruch1, Abs. [0008], [0109] und [0110]).

Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig, weil der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann ihn ausführen kann.

1. Wie unter I.5.a dargestellt, wird vorliegend eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Verwendung für einen therapeutischen Einsatzzweck beansprucht. Die Erfindung muss daher so deutlich und vollständig offenbart sein, dass der Fachmann sie nicht als bloße Spekulation hinsichtlich der therapeutischen Wirkung auffasst, um dem gesetzlichen Erfordernis der Ausführbarkeit zu genügen (vgl. Schulte/Moufang a.a.O., § 34 Rn. 423 und Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 34 Rn. 242 jeweils mit Verweis auf BPatG, Urt. vom 11.11.2008 – 3 Ni 37/07, GRUR 2010, 50 – Cetirizin). Maßgebender Zeitpunkt für die Ausführbarkeit einer patentierten Erfindung ist dabei der Anmelde- oder Prioritätstag des Patents, während es nicht genügt, wenn die Lehre unter zusätzlicher Berücksichtigung späterer Entwicklungen und Erkenntnisse ausführbar geworden ist (vgl. Schulte/Moufang, a.a.O. § 21 Rn. 32).

Der Fachmann hat somit die in der streitpatentgemäßen Zusammensetzung verwendete Verbindung NSC350625 am maßgeblichen Prioritätstag als das Isomer mit der linearen tricyclischen Struktur angesehen (vgl. I.5.b). Entgegen der Auffassung der Beklagten hat bei der in der Offenlegungsschrift K4 angegebenen Strukturformel für die Verbindung NSC350625 kein patentrechtlich irrelevanter Irrtum unter dem Aspekt vorgelegen, dass eine erkenntnisbehaftete Bereitstellung der Lehre, wie etwas funktioniere oder strukturell ausgestaltet sei, für die Frage der Patentfähigkeit unerheblich sei (vgl. BGH, Urt. vom 09.06.2011 – X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 – Memantin). Der hier vorliegende Irrtum in der angegebenen Strukturformel war für den Fachmann gerade nicht unmittelbar zu erkennen. Denn entscheidend für die Nacharbeitbarkeit und damit für das gesetzliche Erfordernis der Ausführbarkeit einer Zusammensetzung zur Behandlung einer medizinischen Indikation ist, dass der Fachmann den in der pharmazeutischen Zusammensetzung enthaltenen Wirkstoff in die Hand bekommen kann, um deren Eignung für die im Anspruch angegebene Indikation überprüfen zu können. Zum Prioritätstag hat der Fachmann dabei die den Wirkstoff darstellende Verbindung NSC350625 als die Verbindung mit der linearen tricyclischen Struktur angesehen (vgl. I.5.b) und er hatte keine Informationen oder Hinweise, diese Struktur anzuzweifeln.

Um nun die Verbindung NSC350625 mit der linearen tricyclischen Struktur in die Hand zu bekommen, orientiert sich der Fachmann an den Angaben im Streitpatent. Diesen Angaben folgend ist die Verbindung NSC350625 auch durch chemische Standardmethoden erhältlich (vgl. K1 Abs. [0029] iVm D7 S. 10 ff. Bsp. 14 und gutachtlich D2 S. 6629 Scheme 1). Diese gehören zum Fachwissen, so dass er ohne weitere Schwierigkeiten die Verbindung NSC350625 mit der dort hinterlegten, linearen tricyclischen Struktur, von der er ausgeht, selbst synthetisieren kann und damit diese nicht wirksame Struktur in die Hand bekommt.

2. Die in Absatz [0029] des Streitpatents des Weiteren aufgezeigte Möglichkeit eines kommerziellen Erwerbs der Verbindung NSC350625 führt ebenfalls nicht dazu, dass der Fachmann die tatsächlich hinterlegte Verbindung in Gestalt des Isomers mit gewinkelter Struktur in die Hand bekommt. Denn zum einen handelt es sich bei dieser Verbindung um keinen am Prioritätstag bereits zugelassenen Wirkstoff, der jederzeit über den einschlägigen Fachhandel bezogen werden konnte, bzw. um kein in Chemikalienkatalogen angebotenes Produkt, so dass ein kommerzieller Erwerb auf dem fachüblichen Weg einer Bestellung nicht möglich gewesen ist. Dies wurde von Seiten der Beklagten weder vorgetragen noch nachgewiesen. Vielmehr verweist die Klägerin selbst ausschließlich auf die Bezugsmöglichkeit über die Hinterlegungsstelle.

Damit liegt auch keine Fallgestaltung vor, wie sie der von der Beklagten zitierten BGH-Entscheidung (vgl. Urteil vom 18.11.2010 – Xa ZR 149/07, GRUR 2011, 129, Rn. 45 - Fentanyl-TTS) zugrunde liegt, die ein kommerziell erhältliches und frei verfügbares Industrieprodukt mit standardisierten Herstellungsprozessen und mittels gängiger Analytik aufklärbaren Zusammensetzung zum Gegenstand hatte.

3. Die im Streitpatent beschriebene Hinterlegung der Verbindung mit dem numerischen Indikator NSC350625 beim DTP des NCI gibt dem Fachmann die Verbindung ebenfalls nicht in die Hand. Auch wenn sich die Verbindung durch die Hinterlegung nicht mehr in der alleinigen Verfügungsgewalt des Hinterlegenden befunden haben mag, führt die Abhängigkeit von einer Hinterlegungsstelle dennoch zu Zugangsproblemen, die die Offenbarung unzureichend machen. Denn durch die Hinterlegung bei einer weder in Deutschland befindlichen noch hierfür in Deutschland gesetzlich autorisierten Einrichtung ist nicht ausreichend sichergestellt, dass der Fachmann den Stoff uneingeschränkt und in der im Streitpatent zugrunde gelegten Form erhalten kann (vgl. D12 S. 1 Abs. 1: kein Versand außerhalb der USA). Vielmehr ist die unter dieser Nummer geführte Verbindung eine von einer anonymen Quelle hinterlegte Probe unbekannter Herkunft und unbekannter Zusammensetzung, für die es keine verlässliche Qualitätskontrolle, keine analytische Charakterisierung und keine Garantie der Gleichheit des Stoffs über verschiedene Abgaben hinweg gibt (vgl. D13 "Background" Satz 4). Dabei spielt es auch keine Rolle, ob biologische Materialien bei ihrer Hinterlegung ebenfalls nicht geprüft würden, da die Hinterlegung beschränkt auf diese Materialien unter engen Voraussetzungen in § 34 Abs. 8 PatG und den Regeln 31 bis 34 EPÜ AusfO explizit vorgesehen ist, während es an einer vergleichbaren Regelung für chemische Stoffe fehlt.

4. Damit verbleibt es bei dem Schriftlichkeitserfordernis des Patenterteilungsverfahrens, wonach nur das als Offenbarungsgehalt des Patents zu berücksichtigen ist, was in der Streitpatentschrift tatsächlich enthalten ist. Denn der Ort der Offenbarung für eine Erfindung und damit maßgeblich sind die Angaben in den Anmeldeunterlagen oder der Patentschrift insgesamt bestehend aus Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen (vgl. Busse/Keukenschrijver a.a.O. § 34 Rn. 192; vgl. Schulte/Moufang a.a.O. § 34 Rn. 293 u. 322; vgl. Benkard/Wieser/Kinkeldey EPÜ, 4. Aufl., Art. 83 Rn. 94 Satz 1).

Niedermolekulare Verbindungen, wie sie die Verbindung NSC350625 darstellt, sind entweder durch den chemischen Namen oder – falls dies nicht möglich sein sollte – durch Parameter oder durch das Herstellungsverfahren eindeutig zu charakterisieren (vgl. BGH, Beschluss vom 06.07.1971 - X ZB 9/70, GRUR 1972, 80 –Trioxan, vgl. Schulte/Moufang a.a.O. § 1 Rn. 219 bis 223 und § 34 Rn. 103 und 104). Dieses Erfordernis erfüllt das Streitpatent für die Verbindung NSC350625 nicht, da es abgesehen von dem synonymen Trivialnamen TIC10, der dem Fachmann keinerlei Informationen über den chemischen Aufbau der Verbindung vermittelt, weder eine Strukturformel oder einen chemischen Namen noch Parameter oder ein Herstellungsverfahren aufzeigt.

Nur sofern unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Erfindung eine schriftliche Beschreibung nicht möglich ist, kommen ausnahmsweise Offenbarungssurrogate in Betracht. Dies gilt für biotechnologische Erfindungen, d.h. solche Erfindungen, die sich auf biologisches Material beziehen oder von seinen besonderen Eigenschaften Gebrauch machen und nur für den Fall, dass biologisches Material der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und es in der Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass es einem Fachmann möglich ist, die beanspruchte Erfindung auszuführen (vgl. § 34 Abs. 8 PatG und Regel 31 bis 34 EPÜ AusfO; vgl. Benkard/Wieser/Kinkeldey a.a.O. Art. 83 Rn. 94 Satz 2 bis Rn. 96 Abs. 2). Eine derartige Besonderheit liegt bei der niedermolekularen chemischen Verbindung NSC350625 gerade nicht vor. Vielmehr lässt sich diese sowohl mit dem chemischen Namen als auch mit einer Strukturformel eindeutig charakterisieren, wie dies vor dem Prioritätstag in den Pubchem-Datenbankauszügen K4b und K5b erfolgt ist und so auch in der Offenlegungsschrift K4 Eingang gefunden hat (vgl. K4 Patentanspruch 1, Abs. [0008], [0109]).

Das Schriftlichkeitserfordernis ist somit entgegen des Vortrags der Beklagten weder durch den Hinweis auf die Hinterlegung der Verbindung NSC350625 bei dem DTP des NCI noch durch die Angabe des Trivialnamens TIC10 im Streitpatent ausreichend erfüllt.

5. Entgegen der Auffassung der Beklagten liegt die Auswahl der Offenbarungsquelle somit nicht im Belieben des Anmelders mit der Folge, dass eine chemische Verbindung ohne weiteres auch hinterlegt werden könne.

Gegen diese Argumentation spricht zum einen, dass explizit nur für biologische Materialien eine Hinterlegung vorgesehen ist. Zum anderen hat der BGH, wie bereits ausgeführt, in der Entscheidung Trioxan a.a.O. und den Folgeentscheidungen Acrylfasern (vgl. BGH, Beschl. vom 19.07.1984 - X ZB 18/83, GRUR 1985, 31) und Tetraploide Kamille (vgl. BGH, Beschl. vom 30.03.1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651) eindeutig festgelegt, wie chemische Verbindungen zu charakterisieren sind. Dabei liegt sogar die Wahl der Definitionsart nicht im Belieben des Anmelders, sondern hat nach objektiven Kriterien zu erfolgen (vgl. Schulte/Moufang a.a.O. § 1 Rn. 223 iVm. § 34 Rn. 103 und 104). Demnach hat eine unmittelbare Kennzeichnung des Gegenstands Vorrang vor einer mittelbaren Umschreibung durch Parameter oder durch das Herstellungsverfahren. Dies bedeutet, dass sogar für biologische Materialien die patentrechtlich anerkannte und von den entsprechenden Fachkreisen praktizierte Hinterlegung nur eine Möglichkeit für eine eindeutige Kennzeichnung darstellt, wenn eine schriftliche Beschreibung des biologischen Materials nicht möglich ist (vgl. Schulte/Moufang a.a.O. § 34 Rn. 480 f.; vgl. Benkard/Wieser/Kinkeldey a.a.O. Art. 83 Rn. 96 Abs. 2). Bei den aufgezählten Möglichkeiten der Kennzeichnung niedermolekularer Verbindungen findet sich demgegenüber eine Hinterlegung nicht.

6. Damit verbleibt es bei Annahme, dass der Fachmann die Verbindung NSC350625 am maßgeblichen Prioritätstag als das Isomer mit der linearen tricyclischen Struktur angesehen und diese über die einzig sichere, mögliche Bezugsmöglichkeit, nämlich das eigene Synthetisieren, in die Hand bekommen hat. Da dieses Strukturisomer allerdings unstreitig ineffektiv ist (vgl. gutachtlich D2 S. 6628 Fig. 1), wird mit der dieses Isomer enthaltenden streitgegenständlichen Zusammensetzung die angestrebte Wirkung nicht erreicht, so dass das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem – Bereitstellung einer Zusammensetzung zur Behandlung von Krebs, die die im Streitpatent angesprochenen Nachteile von TRAIL-basierten Behandlungsmethoden überwindet – mit den vorgeschlagenen Mitteln unter Berücksichtigung des Fachwissens nicht gelöst wird. Es fehlt daher an der einen besonderen Aspekt der Ausführbarkeit darstellenden technischen Brauchbarkeit (vgl. Busse/Keukenschrijver a.a.O. § 34 Rn. 238; vgl. Benkard/Schacht a.a.O. § 34 Rn. 82).

Der erteilte Patentanspruch 1 des Streitpatents hat daher wegen fehlender Ausführbarkeit keinen Bestand.

7. Auf den weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgrund einer unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ i. V. m. Art. 100 Buchst. c) EPÜ), der dann vorgelegen hätte, falls das Streitpatent entgegen der ursprünglichen Offenbarung die unter dem Kürzel NSC325650 tatsächlich hinterlegte Verbindung in Gestalt des Isomers mit gewinkelter Struktur beanspruchen würde, kommt es daher nicht mehr an.

In gleicher Weise kann die Frage einer mangelnden Patentfähigkeit aufgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit dahingestellt bleiben.

8. Die weiteren Patentansprüche der erteilten Fassung des Streitpatents, die die Beklagte in ihrem Hauptantrag verfolgt, bedürfen keiner isolierten Prüfung, weil die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass sie den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht (vgl. BGH Beschl. v. 27.06.2007, X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH Beschl. v. 26.09.1996, X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG Urt. v. 29.04.2008, 3 Ni 48/06, GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren). In seiner erteilten Fassung ist das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären.

Auch in den Fassungen der Hilfsanträge 1, 2 und 3 vermag die Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich zu verteidigen, denn der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit besteht in diesen Fassungen unverändert fort.

1. Die Gegenstände des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 sind dahingehend gegenüber der pharmazeutischen Zusammensetzung des erteilten Patenanspruchs 1 (Hauptantrag) präzisiert, dass die Indikation auf die Behandlung von Gehirnkrebs beim Menschen eingeschränkt worden ist. Im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 wird darüber hinaus die orale Verabreichung der beanspruchten Zusammensetzung beansprucht. Sie betreffen somit eine Konkretisierung des Merkmals 1.2 bzw. die Aufnahme eines weiteren Merkmals, das die beanspruchte Zusammensetzung an sich betrifft. Beide Beschränkungen können den Mangel der unzureichenden Ausführbarkeit nicht beheben. Denn mit ihnen wird die Verbindung NSC350625 gemäß Merkmal 1.3 nicht weiter charakterisiert. Der Fachmann kann die wirksame gewinkelte Verbindung somit weiterhin nicht in die Hand bekommen, so dass die Erfindung auch mit der Beanspruchung dieser zusätzlichen Merkmale aus den zum Hauptantrag angegebenen Gründen nicht nacharbeitbar ist.

Auch die weiteren Merkmale der Unteransprüche 2 bis 11 gemäß Hilfsantrag 1 bzw. 2 bis 10 gemäß Hilfsantrag 2 können diesen Mangel nicht beheben, da sie lediglich weitere Präzisierungen des Merkmals M1.2, Konkretisierungen des Verabreichungswegs der beanspruchten Zusammensetzung und die Ergänzung der im Anspruch angegebenen Behandlung durch die Verabreichung eines zweiten Wirkstoffs sowie durch die Beurteilung der Wirksamkeit der Behandlung in einer vom Patienten erhaltenen biologischen Probe umfassen. Sie charakterisieren damit wiederum nicht die Verbindung NSC350625 gemäß Merkmal 1.3 näher.

2. Im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 wurde Merkmal 1.3 des erteilten Patentanspruchs 1 dahingehend konkretisiert, dass es sich bei der Verbindung NSC350625 um eine TRAIL-induzierende Verbindung handle und dass diese Verbindung von der Development Therapeutics Program-Hinterlegungsstelle des NCI erhältlich sei. Diese Konkretisierungen sind allerdings wiederum nicht geeignet, die Verbindung NSC350625 gemäß Merkmal 1.3 ausreichend zu charakterisieren, so dass der Fachmann sie für eine Nacharbeitung der Erfindung in die Hand bekommen kann.

Der Angabe "TRAIL induzierend" vermittelt dem Fachmann lediglich die Information, dass die Verbindung NSC350625 die Eigenschaft hat, über den TRAIL pathway die Apoptose (programmierter Zelltod) in den angezielten Krebszellen zu induzieren. Dazu waren dem Fachmann zum Prioritätstag TRAIL-R-Antikörper bekannt (vgl. BP3 S. 314 Kap. 1.3), die in ihrem chemischen Aufbau mit der niedermolekularen Verbindung NSC350625 nichts gemein haben. Somit erhält der Fachmann aber mit der Angabe "TRIAL induzierend" keine weiteren Hinweise dazu, um welche Verbindung es sich bei der streitpatentgemäßen Verbindung NSC350625 handelt und insbesondere, wie er diese für die Nacharbeitung der Erfindung erhalten kann.

Der durch das Streitpatent aufgezeigte und nunmehr auch im Patentanspruch 1 angeführte Erhalt bei der DTP-Hinterlegungsstelle des NCI stellt – wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt – keine patentrechtlich zulässige Möglichkeit zur eindeutigen Charakterisierung einer niedermolekularen chemischen Verbindung dar. Daran ändert auch die Aufnahme der DTP-Hinterlegungsstelle des NCI in den tragenden Patentanspruch nichts, da damit lediglich eine rein formale Änderung innerhalb der unzureichenden Offenbarung des Streitpatents erfolgt. Durch dieses Merkmal erhält der Fachmann somit keine weitere Information und ist weiterhin nicht in der Lage, die Erfindung nachzuarbeiten.

Für die Unteransprüche 2 bis 12 gelten die Ausführungen zu den Unteransprüchen der Hilfsanträge 1 und 2 sinngemäß. Da sie – wie ausgeführt – keine weiteren Hinweise zur Charakterisierung der Verbindung NSC350625 enthalten, können auch sie den Mangel hinsichtlich der Nacharbeitbarkeit und damit der hinreichenden Ausführbarkeit nicht beheben.

Das Streitpatent ist daher auch in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 für nichtig zu erklären.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.