BPatG, 3. Senat — 3 Ni 1/25 (EP)

Die Klägerin macht die vollständige Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 3 800 714 (Streitpatent) geltend. Die Beklagte ist die eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 25. Dezember 2015 angemeldet worden ist und die Prioritäten der japanischen Patentanmeldungen JP 2014265547 vom 26. Dezember 2014 und JP 2015227822 vom 20. November 2015 in Anspruch nimmt. Das am 18. August 2021 als erteilt veröffentlichte Streitpatent ist in Kraft und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2015 072 527.1 geführt. Das Streitpatent ist eine europäische Teilanmeldung, die aus der europäischen Stammanmeldung mit der Offenlegungsschrift 3 240 069 A1 hervorgeht. Es trägt die Bezeichnung "BINDER COMPOSITION FOR NON-AQUEOUS SECONDARY BATTERY POSITIVE ELECTRODE, COMPOSITION FOR NON-AQUEOUS SECONDARY BATTERY POSITIVE ELECTRODE, POSITIVE ELECTRODE FOR NON-AQUEOUS SECONDARY BATTERY, AND NON-AQUEOUS SECONDARY BATTERY, AND METHODS FOR PRODUCING COMPOSITION FOR NON-AQUEOUS SECONDARY BATTERY POSITIVE ELECTRODE, POSITIVE ELECTRODE FOR NON-AQUEOUS SECONDARY BATTERY, AND NON-AQUEOUS SECONDARY BATTERY" (auf Deutsch laut Streitpatentschrift "BINDEMITTELZUSAMMENSETZUNG FÜR POSITIVELEKTRODE FÜR WASSERFREIE SEKUNDÄRBATTERIE, ZUSAMMENSETZUNG FÜR POSITIVELEKTRODE FÜR WASSERFREIE SEKUNDÄRBATTERIE, POSITIVELEKTRODE FÜR WASSERFREIE SEKUNDÄRBATTERIE UND WASSERFREIE SEKUNDÄRBATTERIE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER POSITIVEPOSITIVELEKTRODELEKTRODE FÜR WASSERFREIE SEKUNDÄRBATTERIE, DER POSITIVELEKTRODE FÜR WASSERFREIE SEKUNDÄRBATTERIE UND DER WASSERFREIEN SEKUNDÄRBATTERIE").

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 16 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1, 5, 6 und 12 bis 16 nebengeordnet sind und in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt lauten:

Auf Deutsch lauten sie gemäß der Streitpatentschrift wie folgt:

Zum Wortlaut der jeweiligen Unteransprüche in der erteilten Fassung wird auf die Streitpatentschrift EP 3 800 714 B1 verwiesen.

Beide Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien vergeben):

NIK3 EP 3 240 069 A1 (Stammanmeldung)

NIK4 EP 3 800 714 B1 (Streitpatent)

NIK5 Merkmalsgliederung

NIK37 US 2011/0171526 A1

NIK48 Römpp Chemie Lexikon, 11. Aufl., Thieme Verlag, Stuttgart 2008, Stichwort: "Hydrophil".

Die Klägerin begehrt mit ihrer Nichtigkeitsklage die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents und stützt diese auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit in Form mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit, mangelnder Offenbarung und unzulässiger Erweiterung.

Zur Begründung trägt sie u.a. vor, dass das Streitpatent unter drei Aspekten eine unzulässige Erweiterung aufweise. Zum einen sei der einen Disclaimer darstellende Ausschluss von Wiederholungseinheiten mit einer hydrophilen Gruppe nicht ursprünglich offenbart, sondern tatsächlich als weitere (bevorzugte) Ausgestaltung beschrieben. Zum anderen sei die Kombination der den Eisengehalt, den Gesamtgehalt an Ruthenium und Rhodium sowie den Gesamtgehalt an Eisen, Ruthenium und Rhodium betreffenden Merkmale nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ebenfalls ursprünglich nicht offenbart, da die Patentansprüche 2 und 3 der Ursprungsoffenbarung jeweils nur auf Patentanspruch 1 und nicht aufeinander rückbezogen seien. Schließlich stelle die Konkretisierung des Eisens in in der Bindemittelzusammensetzung auf Eisen in Form einer Verbindung oder von Ionen eine unzulässige Erweiterung dar, da die ursprüngliche Anmeldung auf den Gesamteisengehalt unabhängig von seiner chemischen Form abstelle. Daher chemischen Form abstelle. Daher erweitere die Kombination dieses Merkmals mit dem den Eisengehalt und den Gesamtgehalt an Eisen, Ruthenium und Rhodium betreffenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 die ursprüngliche Offenbarung.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 3 800 714 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung und tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Angriffspunkten entgegen.

Ihrer Auffassung nach weise der Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine unzulässige Erweiterung auf. So offenbare die Stammanmeldung NIK3, dass weitere Wiederholungseinheiten, wozu diejenigen mit hydrophiler Gruppe zählten, optional vorhanden sein könnten, weshalb der Disclaimer zulässig sei. Auch die Kombination der verschiedenen Merkmale, die den Eisen-, Ruthenium und Rhodiumgehalt beträfen, sei der Lehre der Gesamtoffenbarung der NIK3 zu entnehmen. Dasselbe gelte für den Ausschluss von elementarem Eisen. Dies stelle lediglich eine Konkretisierung der ursprünglichen Offenbarung dar. Denn dort gehe es betreffend Eisen nur um solches in Form von Ionen und/oder Verbindungen. Der Fachmann habe zudem elementares Eisen zur Prävention von Kurzschlüssen in der Sekundärbatterie vermieden. Im Übrigen lehre die Stammanmeldung NIK3, wie man elementares Eisen aus der Bindemittelzusammensetzung entfernen könne.

Die zulässige Klage ist begründet. Das Streitpatent ist in der verteidigten erteilten Fassung nicht rechtsbeständig, da diesem der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ). Denn der Gegenstand des Streitpatents als Teilanmeldung geht über den Inhalt der früheren europäischen Stammanmeldung hinaus.

Die Frage einer etwaigen mangelnden Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents und der mangelnden Patentfähigkeit seines Gegenstandes bedarf hierauf basierend im Ergebnis keiner Entscheidung.

1. Das Streitpatent betrifft eine Bindemittelzusammensetzung für eine nichtwässrige Sekundärbatterie-Positivelektrode, eine Zusammensetzung für eine nichtwässrige Sekundärbatterie-Positivelektrode, ein Verfahren zu dessen Herstellung, eine Positivelektrode für eine nichtwässrige Sekundärbatterie, ein Verfahren zu deren Herstellung, eine nichtwässrige Sekundärbatterie und ein Verfahren zu deren Herstellung (vgl. NIK4 Abs. [0001] und Patentansprüche 1, 5, 6 und 12 bis 16).

Das Streitpatent erläutert einleitend, dass nichtwässrige Sekundärbatterien, wie z.B. Lithium-Ionen-Sekundärbatterien, bestimmte Eigenschaften wie kompakte Größe, geringes Gewicht, hohe Energiedichte und die Fähigkeit aufwiesen, um wiederholt ge- und entladen zu werden. Sie würden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Die Verbesserung von Batterieelementen wie Elektroden zur Erzielung einer höheren Leistung seien das Ziel laufender Studien (NIK4 Abs. [0002]).

Die Positivelektrode enthalte u.a. eine Bindemittelzusammensetzung, deren Verbesserung ebenfalls untersucht werde. Als Material dafür würden hydrierte Polybutadien-Nitril-Kautschuke (HNBR) verwendet. Bei der Herstellung einer nichtwässrigen Sekundärbatterie finde ein sog. "aging treatment"-Schritt bei einem bestimmten SOC (= state of charge) und bei Temperaturen von mindestens 60°C über mindestens 10 Stunden statt. Für eine effizientere Produktion bestehe daher der Bedarf, diesen Herstellungsschritt bei niedrigeren Temperaturen und niedrigeren SOC-Werten durchzuführen. Mit herkömmlichen Bindemitteln sei es allerdings nicht möglich, die Lebensdauer einer Sekundärbatterie ausreichend zu verbessern (vgl. NIK4 Abs. [0002] bis [0015]).

2. Ausgehend davon liegt die streitpatentgemäße Aufgabe in der Bereitstellung einer Bindemittelzusammensetzung für die Kathoden von Sekundärbatterien wie Lithium-Ionen-Akkus, welche zu einer verbesserten Lebensdauer ("Life characteristics") der Sekundärbatterie führt.

Entgegen der Ansicht der Klägerin besteht die streitpatentgemäße Aufgabe nicht in der Bereitstellung einer alternativen Bindemittelzusammensetzung für eine Sekundärbatterie-Positivelektrode mit akzeptablen Batterieeigenschaften. Denn das Streitpatent hat gemäß den Absätzen [0015] und [0016] zum Ziel, eine Sekundärbatterie mit verbesserter Lebensdauer bereitzustellen. Das Streitpatent beschreibt dort explizit als Problem bei herkömmlichen Bindemitteln, dass mit diesen bei einem wirtschaftlich effizienteren "aging treatment"-Prozess keine ausreichende Verbesserung der Lebensdauer von Sekundärbatterien erreicht werden könne. Auch die Beispiele des Streitpatents belegen, dass die Erfinder eine Verbesserung der Lebensdauer zum Ziel hatten. Denn darin werden Sekundärbatterien mit dem streitpatentgemäßen Bindemittel mit einer Sekundärbatterie mit einem nicht streitpatentgemäßen Bindemittel verglichen (vgl. NIK4 Tab. 2 vorle. und le. Zeile "Evaluation"), wobei die streitpatentgemäßen Beispiele eine deutlich längere Lebensdauer zeigen.

3. Die Aufgabe wird u.a. durch den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gelöst, der folgende Merkmale aufweist (vgl. NIK5):

M1 Eine Bindemittelzusammensetzung für eine nichtwässrige Sekundärbatterie-Positivelektrode, umfassend:

M1.1 ein erstes Bindemittel;

M1.1.1 das erste Bindemittel enthält ein Polymer enthaltend eine Alkylenstruktureinheit und eine Nitrilgruppen-enthaltende Monomereinheit;

M1.1.2 das Polymer enthält keine Wiederholungseinheit, welche von einem polymerisierbaren Monomer abgeleitet ist, welches eine hydrophile Gruppe enthält;

M1.2 Eisen;

M1.2.1 der Eisengehalt ist mindestens 4x10-5 Teile in Masse und nicht größer als 4x10-3 Teile in Masse pro 100 Teile in Masse des ersten Bindemittels;

M1.2.2 das Eisen liegt in der Bindemittelzusammensetzung als eine Verbindung oder als Ionen vor;

M1.3 mindestens eines von Ruthenium und Rhodium;

M1.3.1 der Gesamtgehalt an Ruthenium und Rhodium ist mindestens 4x10-5 Teile in Masse und nicht größer als 4x10-3 Teile in Masse pro 100 Teile in Masse des ersten Bindemittels;

M1.4 der Gesamtgehalt an Eisen, Ruthenium und Rhodium ist nicht größer als 5x10-3 Teile in Masse pro 100 Teile in Masse des ersten Bindemittels;

M1.5 der Gesamtgehalt an Ruthenium und Rhodium als Anteil bezogen auf den Gesamtgehalt an Eisen, Ruthenium und Rhodium ist mindestens 3 Massen-%, und nicht größer als 20 Massen-%.

Bezüglich der Merkmale und der Merkmalsgliederung der weiteren nebengeordneten Patentansprüche 5, 6 und 12 bis 16 wird auf die Anlage NIK5 verwiesen.

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um ein Forschungs- und Entwicklungsteam bestehend aus einem Polymerchemiker mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Herstellung und Anwendung von Polymeren für Sekundär-Batterieanwendungen und einem Elektrochemiker mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Sekundär-Batterieanwendungen.

Entgegen der von der Beklagten vertretenen Ansicht gehört ein analytischer Chemiker nicht zum fachmännischen Team. Denn die Definition des Fachmanns hat anhand des Fachgebiets, auf das sich die streitpatentgemäße Lehre bezieht, zu erfolgen. Das Streitpatent betrifft wasserfreie Sekundärbatterien und dabei insbesondere die Bereitstellung von Bindemittelzusammensetzungen für deren Kathoden (vgl. NIK4 Bezeichnung, Abs. [0001] und u.a. Anspruch 1). Mit derartigen Aufgabenstellungen ist ein analytischer Chemiker in der Praxis allerdings nicht befasst. Allenfalls wird dieser bei betreffenden Fragestellungen vom zuständigen Fachmann zu Rate gezogen (vgl. BGH, Urteil vom 19. Dezember 2019 – X ZR 143/17, Rn. 13, juris).

a) Dieser Fachmann versteht unter einer wasserfreien Sekundärbatterie eine wiederaufladbare Batterie (umgangssprachlich auch Akku(mulator) genannt) mit kompakter Größe, geringem Gewicht, hoher Energiedichte und der Fähigkeit zu wiederholtem Laden und Entladen durch Anlegen einer externen elektrischen Spannung für eine Vielzahl von Anwendungen (vgl. NIK4 Abs. [0002]). Die elektrische Energie wird in Form chemischer Energie gespeichert. Beim Entladen laufen in der Batterie chemische Reaktionen ab, die einen elektrischen Strom erzeugen, während beim Ladevorgang diese chemischen Reaktionen durch einen elektrischen Strom rückgängig gemacht werden. Im Gegensatz zu Primärbatterien, die nach einmaliger Verwendung entsorgt werden müssen, können Sekundärbatterien mehrfach verwendet werden.

Die Positivelektrode für eine wasserfreie Sekundärbatterie enthält einen Stromkollektor und eine auf dem Stromkollektor gebildete Elektrodenmischmaterialschicht, die wiederum ein Positivelektrode-Aktivmaterial und eine bindemittelhaltige Bindemittelzusammensetzung in einem Dispersionsmedium dispergiert enthält (vgl. NIK4 Abs. [0003]).

b) Bei der Auslegung des Merkmals betreffend eine Wiederholungseinheit, die aus einem "eine hydrophile Gruppe enthaltenden polymerisierbaren Monomer" (M1.1.2) besteht, orientiert sich der Fachmann an dessen in der Patentschrift zum Ausdruck kommenden Zweck (vgl. BGH, Urteil vom 14. Juni 2016 - X ZR 29/15, GRUR 2016, 921, Rn. 31 Satz 1 – Pemetrexed i.V.m. BGH, Urteil vom 2. September 999 – X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 1.Ls und S. 911/912 seitenübergr. Abs. – Spannschraube). Die Auslegung hat demnach funktionsorientiert zu erfolgen, wonach Merkmale so auszulegen sind, dass sich aus der Gesamtheit der Anspruchsmerkmale im Lichte der Ausführungen in der Beschreibung ein für die Zwecke der Erfindung tauglicher und vor allem funktionsfähiger Gegenstand ergibt (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 20. Juni 2013, I-2 U 78/12, juris, Rn. 95 – Synchronmotor).

Unter Anwendung dieser Grundsätze erkennt der Fachmann aus dem Absatz [0072] des Streitpatents hydrophile Monomere gemäß Merkmal M1.1.2 als solche, die eine hydrophile Gruppe enthalten, die nicht zur Bildung einer im Polymer sich wiederholenden Einheit für die streitpatentgemäße Bindemittelzusammensetzung verwendet werden kann. Dies sind z.B. Monomere, die eine Carbonsäuregruppe, Sulfonatgruppe, Phosphatgruppe oder Hydroxygruppe enthalten. Da das Streitpatent für den Begriff "hydrophil" keine eigene Definition vorsieht, ist hierfür zunächst das fachübliche Verständnis heranzuziehen (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 12. Aufl., § 34, Rn 115 le. Satz). In der Fachwelt wird darunter ein Molekülteil verstanden, der eine ausgeprägte Wechselwirkung mit polaren Lösemitteln, insbesondere Wasser, zeigt (vgl. NIK48). Darunter könnten aus fachlicher Sicht somit auch die Nitrilgruppen aus dem Polymer des Bindemittels, wie im Merkmal 1.1.1 beschrieben, subsumiert werden. Allerdings stellt das Streitpatent unmittelbar und eindeutig klar, dass die polymerisierbaren Monomere mit hydrophilen Gruppen zu den "anderen Wiederholungseinheiten" ("other repeating units") gehören, die allenfalls optional bei der Herstellung des Bindemittels gemäß Merkmal M1.1 verwendet werden können (vgl. NIK4 Abs. [0055] i.V.m. S. 9 Z. 16 und dem Text unter der in dieser Zeile angeführten Überschrift sowie Abs. [0072]). Demgegenüber gehören Nitrilgruppen-haltige Monomere gemäß Merkmal M1.1.1 zwingend zu den Polymeren des Bindemittels nach Merkmal M1.1 (vgl. NIK4 M1.1.1, Abs. [0055] i.V.m. S. 8 Z. 55 bis S. 9 Z. 14). Da das Streitpatent sein eigenes Lexikon darstellt, darf ein Fachbegriff nicht unbesehen nach dem in dem betreffenden Fachgebiet gebräuchlichen Verständnis ausgelegt werden. Denn eine Definition auf der Basis von Fachbüchern kann auch zu einem engeren Verständnis führen (vgl. Schulte/Gräwe, PatG, a. a. O., § 14 Rn. 31 i.V.m. BGH, Urteil vom 2. März 1999 – X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Aufgrund dessen können Nitrilgruppen enthaltende Monomere vorliegend nicht den Monomeren mit hydrophiler Gruppe zugerechnet werden.

c) Des Weiteren versteht der Fachmann das Merkmal M1.2.2, wonach Eisen als eine Verbindung oder als Ionen in der Bindemittelzusammensetzung vorliegt, derart, dass elementares Eisen nicht in der streitpatentgemäßen Bindemittelzusammensetzung enthalten ist.

Gemäß Absatz [0098] des Streitpatents ist Eisen ein erforderlicher Bestandteil der beanspruchten Bindemittelzusammensetzung. Absatz [0102] folgend können streitpatentgemäß enthaltene Eisen-Verbindungen aus einem Polymerisationsstarter, einem Katalysator oder Ähnlichem stammen, die bei der Herstellung des Polymers für das Bindemittel gemäß M1.1 verwendet werden, oder aus einem Behälter, einem Rohr oder dergleichen aus eisenhaltigem Metall, das bei der Herstellung der Bindemittelzusammensetzung verwendet wird. Eisen kann aber auch der Bindemittelzusammensetzung in Form einer Verbindung auf Eisenbasis wie Eisenoxid, Eisenchlorid, Eisenhydroxid oder einer eisenkomplexhaltigen organischen Verbindung zugesetzt werden. Aus diesem Absatz ergibt sich zugleich, dass das Streitpatent die Fachbegriffe "Verbindung" und "Ionen" vermischt, wenn es Eisenoxid, Eisenchlorid und Eisenhydroxid als Verbindungen bezeichnet, in welchen Eisen darin bekanntermaßen in Form von Fe2+ und/oder Fe3+-Ionen vorliegt. Für den Fachmann ergibt sich daraus, dass Eisen gemäß Merkmal M1.2.2 nur in Form von Eisenverbindungen und Eisenionen vorliegt, zumal das Streitpatent auch an keiner anderen Stelle des Streitpatents Eisen in elementarer Form erwähnt und Eisen in Form einer Verbindung oder Ionen im Gegensatz zu elementarem Eisen explizit in allen tragenden Ansprüchen unmittelbar oder mittelbar beansprucht ist. Wenngleich die Formulierung "umfassend" im Merkmal M1 Eisen in elementarer Form nicht ausschließt, stehen diesem Umstand die Gehaltsangaben der Merkmale M1.2.1, M1.4 und M1.5 entgegen, die sich diese bei fachgerechter Auslegung des Patentanspruchs nur auf den Eisenanteil der Eisenformen gemäß M1.2.2 beziehen können.

Das Streitpatent hat in der erteilten Fassung keinen Bestand, weil sein Gegenstand über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung EP 3 240 069 A1 (Stammanmeldung, NIK3) als ursprünglich eingereichte Anmeldeunterlagen hinausgeht.

1. Für die Beurteilung der unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand der Anmeldung anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Entscheidend ist, was der Fachmann diesen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (vgl. BGH, Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15, GRUR 2018, 175 Rn. 30 – Digitales Buch). Änderungen, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus verallgemeinert und damit letztlich zu einem Aliud abgewandelt wird, erfüllen den Tatbestand des § 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ (vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 2011 – X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 27 – Integrationselement m.w.N.). Ein Aliud liegt dabei zum einen dann vor, wenn der offenbarte und der patentierte Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis zueinanderstehen (exklusives Aliud). Zum anderen, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH a.a.O. Rn. 28 und 29 – Integrationselement).

2. Unter Anwendung dieser Grundsätze geht der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents über den Inhalt der Stammanmeldung NIK3 hinaus.

a) Durch das Merkmal M1.2.2 im Patentanspruch 1 wird die beanspruchte Bindemittelzusammensetzung unstreitig derart konkretisiert, dass das Eisen gemäß Merkmal M1.2 in Form einer Verbindung oder als Ionen vorliegt. Wie vorstehend dargelegt (vgl. I.4.c), gehört damit elementares Eisen nicht dazu. In der ursprünglichen Offenbarung gemäß NIK3 zählt demgegenüber auch elementares Eisen zu dem Eisen gemäß Merkmal M1.2. Dies erkennt der Fachmann unmittelbar und eindeutig daran, dass in der NIK3 in den Passagen, in denen die beanspruchte Lehre beschrieben wird, durchgehend von Gesamteisen ("total iron") gesprochen wird (vgl. NIK3 Abs. [0011], [0012], [0024], [0044], [0047], [0095], [0101]). Selbst im ursprünglich vorgelegten Patentanspruch 1 wird auf das Gesamteisen Bezug genommen. Bezüglich Eisen und damit auch dem Gesamteisen, gibt die NIK3 im Absatz [0094] an, dass dieses als einfache Substanz, als Verbindung oder als Ionen in der Bindemittelzusammensetzung vorhanden ist. Das Eisen kann dabei gemäß Absatz [0097] aus einer Verbindung kommen, die als Polymerisationsstarter oder Katalysator bei der Polymerherstellung für das erste Bindemittel verwendet wird, oder aus dem Behälter, Rohr oder dergleichen aus eisenhaltigem Metall, das bei der Herstellung der Bindemittelzusammensetzung verwendet wird. Darüber hinaus kann in der Bindemittelzusammensetzung enthaltenes Eisen in Form einer Verbindung auf Eisenbasis wie Eisenoxid, Eisenchlorid, Eisenhydroxid oder einer eisenkomplexhaltigen organischen Verbindung zugesetzt werden (vgl. NIK3 Abs. [0097]). Aus diesen Textpassagen erkennt der Fachmann unmittelbar und eindeutig, dass das Gesamteisen im Sinne der Stammanmeldung (NIK3) auch elementares Eisen mit umfasst. Eine Lehre, dass das Eisen in der beanspruchten Bindemittelzusammensetzung kein elementares Eisen enthalten soll, erschließt sich aus der Lehre der NIK3 gerade nicht. Der durch Merkmal M1.2.2 implizierte Ausschluss von elementaren Eisen betrifft somit einen technischen Aspekt, der in seiner konkreten Ausgestaltung nicht als zur streitpatentgemäßen Erfindung gehörend ursprünglich offenbart worden ist. Es liegt somit ein Aliud im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung des BGH vor, so dass der erteilte Patentanspruch 1 wegen unzulässiger Erweiterung nicht bestandsfähig ist.

b) Das Argument der Beklagten, wonach es sich bei dem Merkmal M1.2.2 lediglich um eine Konkretisierung des Erfindungsgedankens handele, da der Fachmann wegen der Gefahr von Kurzschlüssen kein metallisches Eisen in der beanspruchten Bindemittelzusammensetzung haben wolle, greift nicht.

Zum einen wird das vermeintliche Problem von Kurzschlüssen in der Sekundärbatterie durch elementares Eisen weder in der Stammanmeldung NIK3 noch im Streitpatent NIK4 angesprochen. Dies ist aus fachmännischer Sicht bei den in der Stammanmeldung NIK3 angeführten Konzentrationen an Gesamteisen auch nicht zu erwarten. Denn dem Fachmann ist beispielsweise aus NIK37 bekannt, dass partikuläres Eisen, das beispielsweise aus dem Edelstahl der Produktionsanlagen stammt (vgl. NIK37 Abs. [0010]), zur Minimierung von Kurzschlüssen auf einen maximalen Gehalt von 10 ppm zu reduzieren ist (vgl. NIK37 Abs. [0045]), wobei als partikuläres Eisen nur solches mit Partikeldurchmesser größer 20 µm gerechnet wird. Das Gesamteisen setzt sich gemäß Absatz [0097] der Stammanmeldung aus Eisenverbindungen, Eisenionen und elementarem Eisen zusammen und der Gesamteisengehalt liegt entsprechend dem ursprünglichen Patentanspruch 2 zwischen 0,4 ppm (= 4x10-5 / 100) bis 40 ppm (40x10-3 / 100). Für den Fachmann ist daher eindeutig zu erkennen, dass die aus NIK37 bekannte Obergrenze an partikulärem Eisen in der ursprünglich offenbarten Bindemittelzusammensetzung nicht überschritten werden darf. Infolgedessen geht der Fachmann unter Berücksichtigung seines Fachwissens zu Kurzschlüssen in Sekundärbatterien davon aus, dass das Gesamteisen gemäß der Stammanmeldung auch elementares Eisen enthalten kann. Der explizite Ausschluss von elementarem Eisen gemäß Merkmal M1.2.2 ist daher der Stammanmeldung NIK3 nicht zu entnehmen.

c) Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass Eisen in der Stammanmeldung bei Bedarf lediglich in Form einer Verbindung auf Eisenbasis wie Eisenoxid, Eisenchlorid, Eisenhydroxid oder einer eisenkomplexhaltigen organischen Verbindung zugesetzt werden soll (vgl. NIK3 Abs. [0097]). Gleiches gilt für das von der Beklagten zitierte Beispiel 1-1, wonach das HNBR-Polymer nach der Polymerhydrierung für die Bindemittelzusammensetzung mit Aktivkohle behandelt und über einen Filter mit einem Porendurchmesser von 5 mm filtriert wird (vgl. NIK3 Abs. [0182] Z. 26 bis 28).

Die Annahme der Beklagten, wonach Aktivkohle und eine feinporige Filtration prinzipiell dazu geeignet seien elementares Eisen aus Bindemittelzusammensetzungen für Sekundärbatterien zu entfernen, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Die sich bereits in der Stammanmeldung und im Streitpatent (vgl. NIK3 Abs. [0096] le. Satz; NIK4 Abs. [0101] le. Satz) befindliche entsprechende Aussage bedeutet nicht, dass zwangsläufig kein elementares Eisen in der Bindemittelzusammensetzung vorhanden sein kann. Zum einen handelt es sich dabei um ein Ausführungsbeispiel, von dem die NIK3 selbst angibt, dass dieses die Offenbarung der Lehre der NIK3 nicht limitiert (vgl. NIK3 Abs. [0166]). Zum anderen können nach der NIK3 (wie auch nach dem Streitpatent) magnetische Filter und Adsorptionsmittel, zu denen fachüblich Aktivkohlen gehören, zur Einstellung des Eisen-, Ruthenium und Rhodiumgehalts verwendet werden (vgl. NIK3 Abs. [0104] und NIK4 Abs. [0109] jeweils 1. Satz). Daraus entnimmt der Fachmann wiederum nicht, dass elementares Eisen bei der aufgezeigten Bindemittelzusammensetzung ausgeschlossen sein soll. Schließlich macht die NIK3 keine Angaben, zu welchem Zweck diese Behandlung erfolgt. Da die Behandlung nach der Polymerhydrierung mithilfe eines Rhodium-haltigen Katalysators und damit auch nach der Polymerisation und der Polymermetathese mithilfe eines Eisenkomplex-haltigen bzw. eines Ruthenium-haltigen Katalysators erfolgt (vgl. NIK3 Abs. [0182] Z. 22 i.V.m. S. 10 Z. 26, Abs. [0179] Z. 53f. und Abs. [0181] Z. 12), entnimmt der Fachmann der Passage der NIK3 nicht unmittelbar und eindeutig, dass mit diesen beiden Reinigungsschritten gezielt elementares Eisen entfernt werden soll bzw. dass damit ein Ausschluss von elementaren Eisen in der Bindemittelzusammensetzung impliziert sein soll.

Auch der Umstand, dass NIK3 die Zugabe von elementarem Eisen nicht angibt, bedeutet nicht, dass die in NIK3 aufgezeigte Bindemittelzusammensetzung für Sekundärbatterien frei von elementarem Eisen ist. Denn, wie bereits aufgezeigt, gelangt nach NIK3 elementares Eisen aus dem Behälter, Rohr oder herstellungsbedingt in die Bindemittelzusammensetzung (vgl. NIK3 Abs. [0097]). Elementares Eisen kann laut NIK3 in der Bindemittelzusammensetzung unabhängig davon vorhanden sein, ob bei Bedarf weiteres Eisen in Form von Verbindungen oder Ionen zugesetzt werden muss.

d) Schließlich kann auch der Einwand der Beklagten nicht durchgreifen, dass es sich vorliegend um ein sehr enges Spezialgebiet handle, weshalb die Erfinder nur an ionisches Eisen gedacht und zufällig eingetragenes elementares Eisen bei ihren Überlegungen zur Lösung der Aufgabe nicht berücksichtigt hätten.

Gegen diese Argumentation spricht bereits, dass im Absatz [0094] der Stammanmeldung NIK3 Eisen als einfache Substanz und damit in elementarer Form als Bestandteil der Bindemittelzusammensetzung aufgezeigt worden ist. Dies lässt sich im Rahmen der beanspruchten Konzentrationen im ppm-Bereich für Gesamteisen bei der in NIK3 gelehrten Herstellung auch nicht vermeiden. Denn NIK3 verweist selbst darauf, dass elementares Eisen bei der Herstellung der Bindemittelzusammensetzung aus den metallenen Gefäßen und Rohren stammt, wobei in den Beispielen explizit in Metallgefäßen ("metal bottle") gearbeitet wird (vgl. NIK3 Abs. [0097] 1. Satz und Abs. [0179]). Somit geht der Fachmann zwangsläufig davon aus, dass elementares Eisen aus den verwendeten Metallgefäßen in der Bindemittelzusammensetzung vorhanden ist. Soweit die Beklagte ihre Argumentation auf nur ionisches Eisen abstellt, übersieht sie, dass Eisenoxide Eisenverbindungen darstellen, die weder ionisch noch wasserlöslich sind.

Dagegen, dass die Lehre des Streitpatents und dessen Stammanmeldung ein Spezialgebiet beträfe, spricht zudem, dass der vorliegende Fachmann den Stand der Technik auf dem Gebiet der Bindemittelzusammensetzungen für Sekundärbatterie-Elektroden kennt. Damit kennt er auch die NIK37, die sich mit Bindemitteln für Sekundärbatterien beschäftigt und in diesem Zusammenhang den Gehalt an partikulären Eisen thematisiert (vgl. NIK37 Patentanspruch 1, Abs. [0019] und [0045] i.V.m. Abs. [0010] vorle. Satz). Folglich gehört die Problematik des Gehalts an elementaren Eisen zum Fachwissen des zuständigen Fachmanns und wird von ihm bei der Lektüre der Stammanmeldung auch berücksichtigt.

3. Die weiteren neben- und untergeordneten Patentansprüche 2 bis 16 sind unmittelbar oder mittelbar auf den Patentanspruch 1 zurückbezogen und teilen daher sein Schicksal. Denn durch den Rückbezug auf den Gegenstand des Patentanspruchs 1 sind deren Gegenstände ebenfalls hinsichtlich des damit implizit beanspruchten Ausschlusses von elementaren Eisen aus der Bindemittelzusammensetzung für die nichtwässrige Sekundärbatterie-Positivelektrode gegenüber der ursprünglichen Offenbarung gemäß der Stammanmeldung NIK3 unzulässig erweitert.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.