BPatG, 28. Senat — 28 W (pat) 34/22

Der am 29. August 2013 international registrierten Wortmarke 1 178 310 SCHNITTSCHUTZ, die die Priorität der Schweizer Basisanmeldung vom 30. März 2013 in Anspruch nimmt, wurde mit am 24. April 2014 beim Internationalen Büro eingegangener Schlussmitteilung der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) Schutz für die Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die folgenden Waren und Dienstleistungen bewilligt (Wiedergabe des Verzeichnisses in nicht redigierter Originalversion):

Klasse 11:

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

Klasse 17:

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;

Klasse 19:

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques;

Klasse 35 :

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Klasse 37:

Construction; réparation des produits de la classe 11, en particulier appareils d´éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de suisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d´eau et installations sanitaires; réparation des produits faits du matériaux mentionné dans la classe 17, en particulier du caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; réparation des produits faits du matériaux mentionné dans la classe 19, en particulier du matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et bitume; réparation des constructions transportables non métalliques; réparation des monuments non métalliques; services d´installation des produits de la classe 11, en particulier appareils d´éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de suisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d´eau et installations sanitaires; services d´installation des produits faites du matériaux mentionné dans la classe 17, en particulier du caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; service d´installation des produits faites du matériaux mentionné dans la classe 19, en particulier du matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et bitume; service d´installation des constructions transportables non métalliques; service d´installation des monuments non métalliques.

Klasse 44 :

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin auf die (vorstehend kursiv wiedergegebenen) Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 verzichtet.

Am 6. Juli 2019 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag der Beschwerdegegnerin auf vollständige Entziehung des Schutzes dieser IR Marke ein, gestützt auf § 50 Abs. 1, § 115 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 – Nr. 3, Nr. 14 MarkenG.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat dem am 17. Januar 2020 zur Post aufgegebenen und ihr mittels Übergabeeinschreibens zugestellten Schutzentziehungsantrag mit am 5. März 2020 beim DPMA eingegangenem Schreiben widersprochen.

Mit Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 15. Februar 2022 wurde der Marke IR 1 178 310 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich für nachfolgende Waren und Dienstleistungen, entzogen:

Klasse 11:

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

Klasse 17:

Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica compris dans cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;

Klasse 19:

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques

Klasse 37:

Construction; réparation des produits de la classe 11, en particulier appareils d´éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de suisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d´eau et installations sanitaires; réparation des produits faits du matériaux mentionné dans la classe 17, en particulier du caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; réparation des produits faits du matériaux mentionné dans la classe 19, en particulier du matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et bitume; réparation des constructions transportables non métalliques; réparation des monuments non métalliques; services d´installation des produits de la classe 11, en particulier appareils d´éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de suisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d´eau et installations sanitaires; services d´installation des produits faites du matériaux mentionné dans la classe 17, en particulier du caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette classe; produits en matières plastiques miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; service d´installation des produits faites du matériaux mentionné dans la classe 19, en particulier du matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et bitume; service d´installation des constructions transportables non métalliques; service d´installation des monuments non métalliques.

Zur Begründung der Schutzentziehung hat die Markenabteilung ausgeführt, die Streitmarke habe sowohl zum Zeitpunkt des Antrags auf internationale Registrierung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt. Die aus den deutschen Wörtern „SCHNITT“ und „SCHUTZ“ gebildete IR Marke gebe an, dass entsprechende Waren oder Dienstleistungen geeignet seien, Personen oder Gegenstände gegen Schnitte zu schützen. Wie verschiedene der Entscheidung beigefügte Unterlagen zeigten, handele sich um einen im Bereich der Arbeitsschutzkleidung und der Gebäudetechnik gebräuchlichen Begriff. In Bezug auf die von der Schutzentziehung betroffenen Waren weise die Marke zumindest einen engen beschreibenden Bezug auf. Stromanschlusskabel oder Schläuche, über die die in Klasse 11 eingetragenen Geräte und Anlagen typischerweise verfügten, und Dicht-, Isolations- und Baumaterialien (Klasse 17 und 19) könnten mit einem Schnittschutz versehen sein. Flexible Schläuche und Rohre der Klasse 17 sowie bestimmte Baumaterialien der Klasse 19 könnten auch selbst dem Schnittschutz dienen. Die Dienstleistungen der Klasse 37 beträfen die Reparatur der Waren der Klasse 11 und von aus den Rohstoffen oder Halbfertigprodukten der Klassen 17 und 19 erstellten Produkten, könnten also auch Reparaturen an entsprechenden, dort vorhandenen Schnittschutzvorrichtungen umfassen bzw. mit Schnittschutzvorrichtungen erbracht werden. Für das Vorliegen einer bösgläubigen Anmeldung bestünden demgegenüber keine Anhaltspunkte.

Gegen die teilweise Schutzentziehung wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde.

Sie trägt vor, die Markenabteilung habe das Fehlen des erforderlichen Mindestmaßes an Unterscheidungskraft jedenfalls in Bezug auf den Zeitpunkt der Beantragung der internationalen Registrierung im Jahr 2013 nicht zuverlässig festgestellt. Weder die Antragstellerin noch die Markenabteilung hätten für diesen Zeitpunkt aussagekräftige Belege für eine einschlägige Verwendung des Begriffs „SCHNITTSCHUTZ“ in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen eingeführt. Auch verfüge die Angabe „SCHNITTSCHUTZ“ im Bereich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht über einen sofort erkennbaren engen beschreibenden Bezug. Bei einer Kaufentscheidung in Bezug auf die Waren der Klasse 11 wie Beleuchtungs- oder Heizungsgeräte berücksichtige das Publikum nicht das Vorhandensein von (Anschluss-)Kabeln. Eine Schnittresistenz habe zum Prioritätszeitpunkt nicht zu den (typischen) Produktmerkmalen der eingetragenen Dichtungs- und Isolierwaren gehört, vielmehr liege bei diesen Waren der Klassen 17 und 19, bei denen andere Funktionen im Vordergrund stünden, eine Schnittresistenz sogar fern, zumal es sich teilweise um weiche Materialien handele, die sogar zugeschnitten werden sollen. Die Markenabteilung habe ferner nicht ausreichend berücksichtigt, dass der Streitmarke in weiteren deutschsprachigen Ländern Schutz erteilt worden sei. Die Schutzfähigkeit in der Schweiz sei durch die Entscheidungen des Kantongerichts Luzern vom 10. Juni 2024 und des Schweizer Bundesgerichts vom 10. Januar 2025 bestätigt worden. Die strengen Anforderungen an eine Schutzentziehung seien daher im Streitfall nicht erfüllt. Gerade im Fall eines durch einen Strohmann gestellten Schutzentziehungsantrags sei auch das Bestandsinteresse der Markeninhaberin angemessen in die Überlegungen einzubeziehen.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2022 aufzuheben, soweit die international registrierte Marke IR 1 178 310 für nichtig erklärt und ihr der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzogen wurde,

2. und in diesem Umfang den Antrag auf Schutzentziehung zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist die angegriffene Entscheidung auch in der Begründung zutreffend. Die Wortbildung „SCHNITTSCHUTZ“ sei nicht ungewöhnlich und habe, wie auch aus weiteren im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen hervorgehe, schon im Jahr 2013 Dichtungs- und Isoliermaterial und die übrigen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die über einen Schnittschutz verfügen oder einen solchen verleihen, beschreiben können. Dementsprechend sei die Bezeichnung „SCHNITTSCHUTZ“ bereits im Jahr 2013 von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne analytische Betrachtung unmittelbar dahingehend verstanden worden, dass etwa Wasserleitungsgeräte (Klasse 11), Isolier- und Dichtungsmaterialien (Klasse 17), Baumaterialien (nicht aus Metall) (Klasse 19) und Materialien zum Dichten, Verpacken und Isolieren (auf die sich die Dienstleistungen der Klasse 37 beziehen) vor Schnitten geschützt seien, indem sie spezielle Schnittschutzvorrichtungen aufweisen. Im Bereich der Dichtungs- und Isoliermaterialien und bezüglich der übrigen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klasse 11, 17, 19 und 37 seien bereits im Jahr 2013 Vorkehrungen ergriffen worden, die vor Schnitten schützen sollten, zumindest habe ein entsprechendes Bedürfnis danach bestanden. Den von den Waren Dichtungs- und Isolierbänder angesprochenen Sanitärinstallateuren sei bekannt gewesen, dass solche Bänder bei der Erneuerung von Silikonfugen Schnittrisiken ausgesetzt seien. Bereits im Jahr 2010 sei ein Patent für ein „Dicht- und Montageband mit einem Schnittschutz“ angemeldet worden (Nr. 10 2010 050 752.0, Anmeldedatum 10. November 2010). Auf Einzelheiten der technischen Umsetzung komme es nicht an. Auch später veröffentlichte Unterlagen seien verwertbar, da sich das Verkehrsverständnis nicht geändert habe. Die durch das Kantongericht Luzern vorgenommene Differenzierung zwischen „Schnittschutz“ und den Angaben „Schnittfestigkeit“, „Schnittsicherheit“ oder „Schnittwiderstand“ sei nicht plausibel. Die Verwendung der Bezeichnung „Schnittschutz“ in Bezug auf Isoliermaterial zeuge von deren Eignung, auch die Beschaffenheit der weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen anzugeben. Sie sei insbesondere auch für die Dienstleistungen der Klasse 37 aufgrund des bestehenden engen beschreibenden Bezugs nicht unterscheidungskräftig, da die Dienstleistungen wie Reparaturen von Produkten der Klassen 11 und 19 auch Reparaturen von Schnitten und entsprechenden Schutz vor Schnitten beinhalten könnten ebenso wie die Installationsdienstleistungen für Produkte der Klassen 11, 17 und 19 dem Schutz vor Schnitten dienen könnten. Darüber hinaus sei die Schutzentziehung auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt, jedenfalls mit Blick auf ein künftiges Freihaltebedürfnis. Die Feststellungslast im Nichtigkeitsverfahren treffe nach der neueren Rechtsprechung (u. a. BGH GRUR 2021, 1526 – NJW-Orange) die Markeninhaberin.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Ladungszusatz des Senats vom 4. März 2026 nebst Anlagen sowie den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nur im tenorierten Umfang begründet, da insoweit die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung gemäß §§ 107 Abs. 1, 115 Abs. 1, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinqiues B Satz 1 Nr. 2 PVÜ nicht erfüllt sind (s. u. Ziff. 3.).

In Bezug auf die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist der angegriffenen IR-Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. §§ 115 Abs. 1, 107 MarkenG Schutz in der Bundesrepublik gewährt worden. Die Markenabteilung hat daher insoweit zu Recht die Schutzentziehung angeordnet, so dass die Beschwerde der Markeninhaberin in diesem Umfang ohne Erfolg bleiben muss (s. u. Ziff. 2.).

Während des Schutzentziehungsverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken geändert worden. Da der Schutzentziehungsantrag vom 6. Juli 2019 nach den zum 14. Januar eingetretenen Änderungen gestellt worden ist, sind insoweit die geänderten Vorschriften anwendbar, insbesondere auch § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner neuen Fassung, vgl. § 158 Abs. 8 MarkenG. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die zum Zeitpunkt der Antragstellung geltende Fassung des § 54 MarkenG anzuwenden, da die jetzt geltende Fassung erst am 1. Mai 2020 in Kraft getreten ist (vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungsG). Ferner ist mit Wirkung zum 1. Mai 2022 u. a. das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den Änderungen wurde dem Rechnung getragen.

1. Auf den zulässigen Schutzentziehungsantrag und den rechtzeitigen Widerspruch der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke war das Schutzentziehungsverfahren durchzuführen.

a) Der auf die Schutzentziehungsgründe nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3, Nr. 14 MarkenG i. V. m. §§ 115 Abs. 1, 107 MarkenG gestützte Antrag der Antragstellerin ist zulässig (vgl. § 54 MarkenG i. d. F. bis zum 30. April 2020; § 50 Abs. 2 S. 3 MarkenG i. V. m. § 158 Abs. 8 MarkenG).

Soweit die Beschwerdeführerin auf ihr Bestandsinteresse sowie die Antragstellung durch einen „Strohmann“ verweist, so sind diese Umstände vorliegend ohne Einfluss auf die Zulässigkeit des Schutzentziehungsantrags. Innerhalb der Zehn-Jahres-Frist nach § 50 Abs. 2 S. 3 MarkenG i. V. m. § 158 Abs. 8 MarkenG musste die Markeninhaberin hinsichtlich der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG mit einem Antrag auf Schutzentziehung rechnen. Einen zusätzlichen Vertrauensschutz für den Markeninhaber sieht das Gesetz grundsätzlich nicht vor (vgl. BGH GRUR 2014, 872, 875 Rn. 37 ff. – Gute Laune Drops). Auf die Person und die eigene Interessenlage der Antragstellerin kommt es in diesem Zusammenhang nicht an, da das als Popularverfahren ausgestaltete Nichtigkeits- bzw. Schutzentziehungsverfahren (vgl. § 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung, jetzt § 53 Abs. 2 MarkenG) dem Allgemeininteresse an der Löschung von Marken dient, die gegen Schutzhindernisse verstoßen (vgl. BGH a. a. O., Rn. 41 – Gute Laune Drops; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 53 Rn. 20).

b) Nachdem die Beschwerdeführerin dem ihr zugestellten Löschungsantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist widersprochen hat, war das Nichtigkeitsverfahren gemäß § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG (in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung) durchzuführen.

2. Der Antrag, der angegriffenen Marke Schutz in der Bundesrepublik zu entziehen, ist begründet (und die Beschwerde insoweit erfolglos), soweit der Marke in Bezug auf die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen bereits zum Zeitpunkt der Basisanmeldung in der Schweiz vom 30. März 2013, deren Priorität im Antrag auf internationale Registrierung vom 29. August 2013 in Anspruch genommen wurde, jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. §§ 115 Abs. 1, 107 MarkenG entgegenstand und dieses zum Zeitpunkt der Entscheidung des Senats am 29. April 2026 nicht entfallen ist, vgl. § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 1 MarkenG.

Dies ist in Bezug auf die folgenden Waren und Dienstleistungen der Fall:

Klasse 11:

Installations sanitaires.

Im Folgenden (in der Terminologie der Schweizer Basisanmeldung):

Sanitäre Anlagen.

Klasse 17:

Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme compris dans cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

Waren aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterialien; Schläuche (nicht aus Metall).

Klasse 19:

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction.

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke.

Klasse 37:

Construction; réparation des produits de la classe 11, en particulier appareils d´éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de suisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d´eau et installations sanitaires; réparation des produits faits du matériaux mentionné dans la classe 17, en particulier du caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; réparation des produits faits du matériaux mentionné dans la classe 19, en particulier du matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et bitume; services d´installation des produits de la classe 11, en particulier appareils d´éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de suisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d´eau et installations sanitaires; services d´installation des produits faites du matériaux mentionné dans la classe 17, en particulier du caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette classe; produits en matières plastiques miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; service d´installation des produits faites du matériaux mentionné dans la classe 19, en particulier du matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et bitume.

Bauwesen; Reparatur von Waren der Klasse 11, insbesondere von Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-, Wasserleitungsgeräte und sanitären Anlagen; Reparatur der in Klasse 17 genannten Waren, insbesondere von Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und von aus diesen Materialien hergestellten Waren dieser Klasse; Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Reparatur der in Klasse 19 genannten Waren, insbesondere von Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohren (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt; Pech und Bitumen; Installationsdienstleistungen für Waren der Klasse 11, insbesondere von Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-, Wasserleitungsgeräte und sanitären Anlagen; Installationsdienstleistungen für die in Klasse 17 genannten Waren, insbesondere von Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und von aus diesen Materialien hergestellten Waren dieser Klasse; Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Installationsdienstleistungen für die in Klasse 19 genannten Waren, insbesondere von Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohren (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt; Pech und Bitumen.

Eine Schutzentziehung nach §§ 50 Abs. 1, 115 MarkenG kann nur erfolgen, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zur Überzeugung des Gerichts feststeht. Der Senat hat den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, ohne an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten gebunden zu sein, vgl. § 73 Abs. 1 MarkenG. Ist eine solche Feststellung nicht möglich, muss es bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 18 – smartbook; BPatG GRUR 2006, 155 – Salatfix; Beschluss vom 17.06.2022, 29 W (pat) 10/19 – Oberflächenmuster).

a) Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die vom Registrierungsantrag erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH a. a. O. – EUROHYPO; BGH a. a. O. – #darferdas? II). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft die Verweigerung des Schutzes als Marke begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86, 102 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

b) Maßgeblich ist auf das Verständnis der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, nämlich aller Kreise, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann.

Von den genannten Waren wird in erster Linie Fachpublikum im Bereich Bauwesen und Sanitärinstallation angesprochen. Die in Rede stehenden Dienstleistungen richten sich an Fachpublikum wie Bauträger oder an allgemeines Publikum, wobei der Beauftragung insoweit regelmäßig eine fachkundige Beratung vorausgeht.

c) Dem grammatikalisch korrekt aus den allgemein verständlichen Begriffen „Schnitt“ und „Schutz“ gebildete Kompositum „Schnittschutz“ kommt die Bedeutung „Schutz vor Schnitten“ zu. Es existieren zahlreiche Begriffskombinationen mit dem Grundwort (Determinatum) „-schutz“, in denen das Bestimmungswort (Determinans) die Gefährdung, der entgegengewirkt werden soll, nennt (z. B. Lärmschutz, Hitzeschutz, Spritzschutz, Biegeschutz, Bruchschutz, Abriebschutz, Verschleißschutz, Knickschutz etc.). Die Konkretisierung durch das Bestimmungswort „Schnitt“ verweist auf ein Schneiden / Einschneiden in etwas und ist ebenfalls sprachüblich, vgl. Komposita wie Schnittwerkzeug, Schnitttechnik, Schnittstelle, Schnittfläche, Schnittverletzung, Schnittsicherheit. „Schnitte“ können dabei sowohl durch hierfür vorgesehene Geräte, Werkzeuge etc. als auch beispielsweise durch eine Reibung an einem scharfkantigen Gegenstand hervorgerufen werden. Der Begriff „Schnittschutz“ wurde – unabhängig davon, dass ein lexikalischer Nachweis der Wortkombination vor dem Prioritätszeitpunkt nicht zwingend erforderlich ist und sogar neue Wortbildungen der Unterscheidungskraft entbehren können (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 190) – selbst in den einschlägigen Branchen bereits vor dem Anmeldetag verwendet, siehe die Patentanmeldung DE 10 2010 050 752, „Dicht- und Montageband mit einem Schnittschutz“ (vgl. Anlage 1 zur Terminsladung).

Mit ihrem Bedeutungsgehalt „Schutz vor Schnitten“ haben die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene IR-Marke SCHNITTSCHUTZ bereits zum Prioritätstag im Zusammenhang mit den vorstehend (Ziff. 2.) genannten Waren nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern ausschließlich als produktbezogene Sachangabe dahingehend verstanden, dass die beanspruchten Waren eine Schutzfunktion gegen Schnitte besitzen oder auch selbst mit einem solchen Schutz versehen sind (vgl. BPatG, Beschl. v. 23.03.2017, 30 W (pat) 19/16 – Touch Protect). Hieran hat sich zum Zeitpunkt der Entscheidung nichts geändert.

Hinsichtlich des erforderlichen Waren- und Dienstleistungsbezugs kommt es insoweit nicht darauf, ob das Zeichen eine beschreibende Bedeutung in Bezug auf sämtliche Einzelwaren oder -dienstleistungen hat, die von den eingetragenen Waren- bzw. Dienstleistungsbegriffen umfasst sind. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung einer Marke für mit einem weiten Warenoberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen vielmehr schon dann entgegen, wenn das Schutzhindernis hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegt (vgl. BGH GRUR 2024, 216 – Kölner Dom; GRUR 2015, 1012 Rn. 44 – Nivea Blau; GRUR 2006, 850 Rn. 36 – FUSSBALL WM 2006).

(1) Was die Warenoberbegriffe „Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterialien“ (Klasse 17) anbelangt, ergibt sich jedenfalls aus der Patentschrift DE 10 2010 050 752 vom 10.11.2010 („Dicht- und Montageband mit einem Schnittschutz“, Anlage 1 zur Terminsladung), dass die hierin referierte Anfälligkeit von Dicht- und Montagebändern gegen Schnittbeeinträchtigungen, die bei der Erneuerung von Fugen auftreten können, ein technisches Problem war, das der Fachwelt spätestens im Jahr 2010 bekannt war. Daher war der Begriff „Schnittschutz“, der sich in seiner Bedeutung als Ausstattungsmerkmal von Dichtungs- und Montagebändern durch die gesamte Patentschrift zieht (z. B. „[0009] „Schnittschutz-Streifen“, „Schnittschutz- oder Verstärkungs-Streifen“, „Schnittschutz-Material“, „Schnittschutz-Anordnungen“), bereits zum Prioritätszeitpunkt der Streitmarke im März 2013 geeignet, das einschlägige Fachpublikum in prägnanter Form über eine bestimmte (Zusatz-) Funktion der einschlägigen Waren, nämlich über das Vorhandensein eines Schnittschutzes, der die Funktionsfähigkeit eines Bandes oder sonstigen Materials erhält, zu informieren. Dementsprechend wird das angesprochene Publikum der Wortkombination „SCHNITTSCHUTZ“ im Kontext der betreffenden Waren „Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterialien“ bereits damals keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnommen haben.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hängt die Feststellung fehlender Unterscheidungskraft nicht davon ab, ob das Zeichen ein „typisches“ Produktmerkmal einer Ware bezeichnet. Vielmehr fehlt jeder beschreibenden Angabe, die nur als solche und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird, die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies kann insbesondere auch bei Angaben über spezifische, innovative oder nur unkonventionelle Produktmerkmale der Fall sein. Bei einem dem Alltagswortschatz entnommenen Begriff wie „Schnittschutz“, der in eine unmittelbar verständliche Beziehung zu den entsprechenden Waren oder Dienstleistungen gesetzt werden kann, steht dem Verständnis als bloße Sachangabe auch nicht entgegen, dass er weder die primäre Zweckbestimmung der Ware noch die konkrete Beschaffenheit eines Artikels angibt (anders insoweit das Kantonsgericht Luzern vom 10.06.2024, S. 21).

Auch in der Folgezeit hat das Thema Schnittschutz für Dicht- und Montagebänder anhaltend Beachtung gefunden (vgl. Anlage HRM04 zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 28. April 2026 – IVD-Merkblatt Nr. 3-2, 2014; Anlage 2 zum angegriffenen Beschluss – Gebrauchsmuster 20 2017 103, 709; Anlagenkonvolut Schmitz 2 zum Schutzentziehungsantrag vom 6. Juli 2019 – Sopro SchnittSchutzBand 113, 2018), so dass das Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen auch zum Entscheidungszeitpunkt unverändert lediglich als Sachangabe verstanden wird.

(2) Dasselbe gilt in Bezug auf „Waren aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi“ (Klasse 17), die Dichtbänder, die mit einem Schnittschutz ausgestattet sein können, umfassen.

(3) Entsprechendes gilt für „sanitäre Anlagen“ (Klasse 11), da unter diesen Oberbegriff auch Badewannen fallen, an denen ein Abdichtungssystem mit einem Schnittschutz vormontiert sein kann.

(4) Dem Wortzeichen SCHNITTSCHUTZ hat die erforderliche Unterscheidungskraft bereits im Prioritätszeitpunkt im März 2013 auch im Bereich „Schläuche (nicht aus Metall) bzw. Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate)“ (Klasse 17) gefehlt, da diese Waren eingesetzt werden können, um zu verhindern, dass Kabel oder Seile durch scharfkantige Gegenstände beschädigt werden (sog. Schutzschläuche). Der Begriff „Schnittschutz“ kann daher den Hauptzweck dieser Waren benennen.

Beispiele für Schläuche oder Ummantelungen, die der Verhinderung von Schnittbeschädigungen dienen, zeigen – mit Bezug auf den Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke – insbesondere die Broschüre „DGUV Information Anschläger“ aus dem 2012 (vgl. Anlage 2 zur Terminsladung; s. auch weitere Beispiele von Schläuchen, die dem Schnittschutz dienen, in Anlage 3) und für den Entscheidungszeitpunkt u. a. die als Anlage 3 zur Terminsladung übermittelten Anzeigen.

(5) Entsprechendes gilt in Bezug auf „Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Baumaterialien (nicht aus Material)“ (Klasse 19). Baumaterialien bzw. die hiervon umfassten Rohre (nicht aus Metall) können als sogenannte Schutz- oder Mantelrohre (vgl. Wikipedia zum Begriff „Schutzrohr“) dem Schutz empfindlicher Bauteile dienen, u. a. dem Schutz gegen Schnitte oder Abrieb durch Bauarbeiten. Der Begriff „Schnittschutz“ ist auch insofern jedenfalls zum Prioritätszeitpunkt als sinnvolle Information über eine Produktfunktion wahrgenommen worden und wird auch gegenwärtig in diesem Sinn verstanden.

(6) In Bezug auf die vorstehend (unter Ziff. 2.) genannten Dienstleistungen der Klasse 37 erschöpft sich das Streitzeichen aus Sicht des angesprochenen Publikums zu den maßgeblichen Zeitpunkten ebenfalls in einer bloßen Sachangabe. Insbesondere kam dem Begriff „Schnittschutz“ insofern bereits im Prioritätszeitpunkt im März 2013 eine beschreibende Bedeutung zu bzw. wurde durch diesen ein enger beschreibender Bezug zu diesen Dienstleistungen hergestellt, da die in Rede stehenden Dienstleistungen plausibel darauf abzielen konnten, ein Band, Schlauch, Rohr, Profil oder anderes Mittel zum Schnittschutz einzurichten (installieren) oder ein vorhandenes Mittel, das dem Schnittschutz dient, zu reparieren.

Derartige Installations- und Reparaturleistungen, die nach der Fassung der Registrierung uneingeschränkt „die Waren der Klasse 11“ betreffen, können sich namentlich auf die – nur beispielhaft – genannten „sanitären Anlagen“, soweit sie mit Dichtungselementen versehen sind, beziehen.

In Ansehung der Dienstleistungen, die – jeweils insgesamt – die beanspruchten Waren der Klassen 17 und 19 (ausgenommen die unabhängig formulierten Dienstleistungen in Bezug auf transportable Bauten und Denkmälern) betreffen, verfügt das Zeichen SCHNITTSCHUTZ über eine beschreibende Bedeutung bzw. einen engen beschreibenden Bezug insbesondere zu den Leistungen betreffend „Schläuche und Rohre (jeweils nicht aus Metall)“, die gerade dem Schnittschutz etwa von Kabeln dienen können.

Jedenfalls die Installation entsprechender Schutzrohre ist gleichzeitig durch die weiter beanspruchte Dienstleistung „Bauwesen“ umfasst, so dass das Streitzeichen sich auch insoweit in einer nicht unterscheidungskräftigen Sachangabe erschöpft hat und weiterhin erschöpft.

Im genannten Umfang hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA daher zu Recht die Schutzentziehung wegen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet. Dabei hat der Senat nicht verkannt, dass der Marke neben der Schutzbewilligung in Deutschland auch in mehreren anderen deutschsprachigen Vertragsstaaten Schutz gewährt worden ist (Schweiz, Österreich, Liechtenstein). Nach den Ausführungen des Kantonsgerichts Luzern stimmen die im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft anzuwendenden Grundsätze in der Schweiz allerdings nicht vollständig mit der hiesigen Auslegung überein, ggf. auch nicht in Liechtenstein, das ebenfalls nicht durch die EU-Markenrechtsrichtlinie gebunden ist. Im Übrigen ist anzumerken, dass der Zweck eines Nichtigkeits- bzw. Schutzentziehungsverfahrens nach § 50 Abs. 1 MarkenG gerade darin liegt, fehlerhafte Eintragungsentscheidungen zu korrigieren.

Auf die weiteren Schutzentziehungsgründe kommt es insoweit nicht an.

3. Der Antrag auf Schutzentziehung ist dagegen hinsichtlich der im Tenor Ziff. 1 genannten Waren und Dienstleistungen unbegründet, so dass die Beschwerde insoweit erfolgreich war.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Klasse 11:

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau;

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte;

Klasse 17:

Produits en amiante, mica compris dans cette classe;

Waren aus Asbest, Glimmer, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;

Klasse 19:

Constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques;

Transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall);

Klasse 37:

Réparation des constructions transportables non métalliques; réparation des monuments non métalliques; service d´installation des constructions transportables non métalliques; service d´installation des monuments non métalliques;

Reparatur von transportablen Bauten (nicht aus Metall); Reparatur von Denkmälern (nicht aus Metall); Installationsdienstleistungen in Bezug auf transportable Bauten (nicht aus Metall); Installationsdienstleistungen in Bezug auf Denkmäler (nicht aus Metall);

kann das Vorliegen eines Schutzentziehungsgrundes nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 3 und Nr. 14 MarkenG auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht zuverlässig festgestellt werden. Es muss daher bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – Rocher-Kugel).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin liegt die Feststellungslast, wie oben ausgeführt, weiterhin auf Seiten der Antragstellerin. Die neuere Rechtsprechung zur Feststellungslast in Fällen der Geltendmachung von Verkehrsdurchsetzung in Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse (vgl. BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 38 – NJW-Orange mit Verweis auf EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 68 ff. – Farbmarke Rot) sowie in Verfallsverfahren (vgl. EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 79 – Ferrari (testarossa); BGH GRUR 2021, 736 Rn. 22 – STELLA) betrifft spezifische Fallgestaltungen, in denen der Inhaber der angegriffenen Marke am besten in der Lage ist, relevante Tatsachen aufzuklären. Sie lässt daher keine Verallgemeinerung bzw. keine Übertragung auf die hier relevante Fallkonstellation zu.

a) Hinsichtlich der genannten Waren und Dienstleistungen konnten eine für die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar erkennbare beschreibende Bedeutung bzw. ein enger beschreibender Bezug nicht ermittelt werden, insbesondere nicht zum Prioritätstag der IR-Marke. Zu diesen Waren und Dienstleistungen fehlt es an einem konkreten Vortrag der Schutzentziehungsantragstellerin. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung ist insoweit auch nicht – jedenfalls nicht unmittelbar – für das Publikum ersichtlich, dass Schnittbeeinträchtigungen zu besorgen sind, denen sinnvoll durch Aufnahme eines Schnittschutzes begegnet werden kann; insbesondere auch nicht bei kabelgebundenen Geräten der Klasse 11, da die Recherchen des Senats nicht ergeben haben, dass in Bezug auf die Stromanschlusskabel der in Klasse 11 beanspruchten Geräte ein Schnittschutz üblich ist.

Für das Vorliegen der Schutzentziehungsgründe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG bestehen daher keine Anhaltspunkte.

b) Der weiter geltend gemachte Schutzentziehungsgrund einer bösgläubigen Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG ist ebenfalls nicht gegeben. Der Vorwurf einer Markenerschleichung, die darauf beruhen soll, dass die Beschwerdeführerin die internationale Registrierung in französischer Sprache beantragt habe, um die deutsche Wortbedeutung zu verschleiern, ist schon deswegen haltlos, weil ein Antrag auf internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen gar nicht in deutscher Sprache gestellt werden kann, vgl. Regel 6 (1) AusfO MMA/PMMA.

Die Beschwerde hat daher im Ergebnis nur teilweise Erfolg.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind. Die Beschwerdegegnerin hat von ihrem ursprünglich gestellten Kostenantrag mit Eingabe vom 27. April 2026 Abstand genommen.