Landgericht Düsseldorf, 2 a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf — 2a O 252/18

Die Klägerin ist als Markenholdinggesellschaft Teil des weltweit führenden Logistikkonzerns Deutsche Post DHL Group, der unter dem Logo mit den drei leicht nach rechts gekippten roten Großbuchstaben auf gelbem Grund

in Deutschland sowie weiteren 220 Ländern weltweit Dienstleistungen in den Bereichen Paketzustellung, Transportservice, Internationaler Expressversand, Straßen-, Luft- und Seefrachttransport und Supply-Chain-Management erbringt (vgl. Unternehmensinformation der Anlagen K 3 und K 4). Hinsichtlich der Umsätze der Klägerin in den verschiedenen Unternehmensbereichen der Logistik in den vergangenen Jahren wird auf die Aufstellung auf S. 10 der Klageschrift und auf die Anlage 4a Bezug genommen, wegen der Presseberichterstattung auf die Anlagen K 5 bis K 9.

Sie ist neben weiteren „DHL“-Marken Inhaberin der unter der Registernummer 4183976 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Priorität vom 09.12.2004 eingetragenen Wort-Bildmarke

(Klagemarke 1),

die unter anderem für die Waren „ Spiele und Spielzeug, insbesondere Spielzeugfahrzeuge, elektronische Spielzeugautos und andere Spielfahrzeuge; Fahrzeugmodelle, insbesondere Modellautos, Modellautos und Modelle von Autos und anderen Fahrzeugen zum Sammeln, Nachbildungen von Autos, Miniaturautos, -flugzeuge, -motorräder, -boote (soweit in Klasse 28 enthalten) “ Schutz genießt.

Zudem ist sie Inhaberin der unter der Registernummer 3056421 beim EUIPO am 17.02.2003 eingetragenen Wort-Bildmarke

(Klagemarke 2),

die unter anderem für die Dienstleistungen „ Beförderung auf dem Lande, auf See und in der Luft von Dokumenten und Paketen; Verpackung, Lagerung und Auslieferung von Waren; Kurierdienste, Vermittlung von Schiffsladungen (Befrachtung); Transport, Maklerdienste und Versand von Frachtgut; Zollabfertigung im Zusammenhang mit dem Transport und Versand von Waren “ Schutz genießt.

Wegen der Einzelheiten der Eintragungen wird auf die Anlagen K 1 und K 2 Bezug genommen. Die Marke „DHL“ taucht in mehreren Rankings der wertvollsten Marken der Welt auf (vgl. Anlagen K 12 bis K 15). „DHL“ stellt weltweit die führende Marke im Bereich Transport und Logistik dar und genießt diesbezüglich in Deutschland, der gesamten EU sowie international eine überragend hohe Bekanntheit.

In Deutschland werden mit der rund 70.000 Fahrzeuge umfassenden Fahrzeugflotte täglich Millionen Sendungen unter dem Kennzeichen „DHL“ befördert. Die Fahrzeuge der Klägerin – insbesondere Transporter, Lkw, Pkw sowie Flugzeuge für die Luftfrachtbeförderung – sind mit dem DHL-Logo versehen (vgl. Abbildungen der Anlage K 16). Auch ihre elektrisch betriebenen emissionsfreien Fahrzeuge des Herstellers Streetscooter GmbH, der mittlerweile ein konzerneigenes Unternehmen des „DHL“-Konzerns ist, sind mit dem vorgenannten Logo gekennzeichnet, wie aus den Abbildungen auf S. 16 f. der Klageschrift (Bl. 16 f. GA) ersichtlich.

Die Beklagte stellt seit über 30 Jahren vorbildgetreue Miniatur-Fahrzeugmodelle für Sammler im Maßstab 1:87 („H0“) her, wobei sie auf Modelle von Omnibussen des öffentlichen Nahverkehrs, Blaulichtfahrzeuge und Lieferfahrzeuge spezialisiert ist. Die Fahrzeuge werden jeweils originalgetreu mit den Herstellermarken (wie z.B. VW oder Mercedes-Benz) und dem Dekor des jeweiligen Fahrzeugbetreibers versehen (vgl. Prospekt der Anlage B 1). In ihren Werbemitteln werden die Fahrzeuge in entsprechender Weise in neutraler Schrift bezeichnet. Auf ihren Verpackungen verwendet sie ausschließlich ihre eigene Marke und die vorgeschriebenen Herstellerangaben, nicht aber Zeichen Dritter. Wegen der der Beklagten verliehenen Preise und Auszeichnungen wird auf die Anlage B 2, wegen der sie betreffenden Presseberichterstattung auf die Anlagen B 3 bis B 6 Bezug genommen. Sie vertreibt ihre Produkte zum ganz überwiegenden Teil über den auf Modellautos spezialisierten Fachhandel, sowohl online als auch stationär (vgl. Abnehmer der Anlagen B 7 bis B 9).

Seit über 30 Jahren produziert die Beklagte auch Miniatur-Modelle von Fahrzeugen der „Deutschen Post“, seit dem Zusammenschluss der „Deutschen Post“ und „DHL“ im Jahr 2002 zudem Miniatur-Modelle nach dem Vorbild von „DHL“-Lieferfahrzeugen, die üblicherweise in Kleinserien von 250 bis 500 Stück aufgelegt werden. Eines ihrer ersten „DHL“-Modelle war der auf der Abbildung auf S. 4 der Klageerwiderung (Bl. 49 GA) ersichtliche „FORD Transit“, der im Jahr 2003 entwickelt und im Prospekt Frühjahr 2004 angekündigt wurde (Anlage B 10). Als Zubehör für Modellwelten produzierte sie im Auftrag der Klägerin zudem das Modell einer „DHL-Packstation“ (s. Abbildung auf S. 5 der Klageerwiderung, Bl. 50 GA), die dem Museum für Kommunikation gestiftet wurde (s. Presseartikel auf S. 7 der Klageerwiderung, Bl. 52 GA). Wegen der nachfolgenden Modelle wird auf die Übersichten der Anlagen B 12 und B 13 Bezug genommen.

Mit E-Mail vom 07.08.2017 an verschiedene Modellfahrzeug-Hersteller, unter anderem an die Beklagte, stellte Frau Sabine Fuchs, eine Mitarbeiterin der Deutsche Post AG im Bereich SCC Procurement, eine Produktionsanfrage hinsichtlich der Herstellung von Miniaturmodellen der „Streetscooter“-Version „WORK“ und übersandte unter anderem entsprechende Bilder (Anlagen K 1 II und K 2 II). Den Zuschlag erhielt ein anderer Hersteller von Miniaturfahrzeugen.

Seit Anfang des Jahres 2017 führt die Beklagte Modelle des Elektrofahrzeugs „Streetscooter“ der Deutschen Post AG in ihrem Sortiment, die wie aus der Abbildung im Klageantrag zu Ziff. I. 1. ersichtlich gestaltet sind und auch über ihre Webseite www.rietze-shop.de vertrieben werden (Anlage K 18). Dieses Modell stellte die Beklagte in ihrem Neuheitenprospekt 05.-06.2018 (Anlage B 14) erstmals vor. Das „Streetscooter“-Modell im Maßstab 1:87 wird von der Beklagten zu einem Verkaufspreis von 15,90 € angeboten.

Modellautos mit „DHL“-Aufschrift werden auch von zahlreichen anderen Herstellern angeboten, wie aus der Anlage B 16 ersichtlich, unter anderem von der Firma Bruder und der Firma Herpa-Miniaturmodelle (Anlage K 17).

Mit E-Mail vom 16.03.2018 wies die Klägerin die Beklagte auf die ihrer Ansicht nach unberechtigte Nutzung des DHL-Logos auf deren „Streetscooter“-Modellen hin und stellte eine Berechtigungsanfrage (Anlage K 19). Die Beklagte wies die Ansprüche unter dem 06.04.2018 zurück (Anlage K 20). Die Klägerin mahnte sie sodann mit anwaltlichem Schreiben vom 04.05.2018 ab und forderte sie erfolglos dazu auf, eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben (Anlage K 21).

Die Klägerin behauptet, sie nutze das Logo der Klagemarke 1 für diverse „Merchandising-Produkte“, die der DHL-Konzern entweder selbst oder mittels Lizenzvergabe produzieren lasse. Unter anderem würden zahlreiche Spielzeug- und Miniaturhersteller ihre Lizenzprodukte herstellen (vgl. Anlage K 17). Hierzu gehörten insbesondere Spielzeugfahrzeuge, d.h. in Lizenz gefertigte Miniaturmodelle von DHL-Transportern, -Lkws und sonstigen Fahrzeugen. Entsprechend habe sie mit dem Spielzeughersteller BRUDER Spielwaren GmbH & Co. KG (im Folgenden: BRUDER) den aus der Anlage K 4 II ersichtlichen Lizenzvertrag für das Modell „MB Sprinter DHL und Handhubwagen“ abgeschlossen. In Deutschland seien von diesem Modell im Jahr 2014 insgesamt 2.072 Stück, im Jahr 2015 3.526 Stück, im Jahr 2016 4.832 Stück, im Jahr 2017 4.941 Stück und im Jahr 2018 4.669 Stück verkauft worden. In der gesamten Europäischen Union seien im Jahr 2017 insgesamt 12.458 Exemplare der Modelle des Mercedes-Benz Sprinters von der Lizenznehmerin BRUDER abgesetzt worden (Anlagen K 5 II und K 6 II). Zudem sei entsprechende Werbung betrieben worden, wie aus der Anlage K 7 II ersichtlich. Des Weiteren habe sie mit der Firma PIKO Spielwaren GmbH (im Folgenden: PIKO) eine entsprechende Markenlizenzvereinbarung abgeschlossen, aufgrund derer im Jahr 2018 insgesamt 600 Stück des Modells „Taschenwagen T3000 mit zwei DHL-Trailern“ produziert und verkauft worden seien (vgl. Bestätigung der Anlage K 8 II, Prospekt und Online-Angebot Anlage K 9 II). Ferner bestünden auch mit der Firma Herpa Miniaturmodelle GmbH (im Folgenden: Herpa), einem der weltweit größten Produzenten von maßstäblichen Automobil- und Flugzeugmodellen, seit vielen Jahren die aus den Anlagen K 10 II bis K 13 II ersichtlichen Lizenzverträge über die Verwendung der Marke „DHL“ zur Produktion und Kennzeichnung verschiedener Modellfahrzeugtypen. Auf dieser vertraglichen Grundlage seien von der Firma Herpa im Oktober 2017 insgesamt 860 Exemplare des Modells „Volvo FH Gl. Volumen-Hängerzug DHL“ (UVP 44,95 €), im März 2018 insgesamt 1.265 Stück des Modells „DAF XF 105 SSC Euro-Combi DHL“ (UVP 34,50 €) und im Februar 2019 insgesamt 1.499 Stück des Modells „Mercedes-Benz Sprinter DHL“ (UVP 19,95 €) an den Fachhandel ausgeliefert worden. Für das Modell „Mercedes-Benz Atego 13 Koffer-LKW mit Ladeboardwand DHL“ sei für Juli 2019 von Herpa eine Auslieferung von rund 1.000 Stück (UVP 29,95 €) geplant. Die Modellfahrzeuge der Firma Herpa würden in deren zweimonatlich erscheinenden Neuheitenprospekt sowie auch auf der Homepage unter www.herpa.de angekündigt. Vier Wochen danach erfolge die Produktion der Modellfahrzeuge in der durch den Fachhandel vorbestellten Menge. Rund zwei Monate nach der Ankündigung würden die Modelle ausgeliefert (vgl. Anlagen K 14 II und K 15 II). Die Klägerin ist daher der Auffassung, sie habe die Klagemarke 1 für die Ware „Modellautos“ rechtserhaltend benutzt.

Sie behauptet ferner, ihre Marken- bzw. Rechtsabteilung habe erst am 07.02.2018 durch eine Mitteilung von Frau Rebekka Vollmann aus dem Geschäftsbereich Elektromobilität der Konzernmutter Deutsche Post AG (Anlage K 3 II) Kenntnis von der hier angegriffenen Zeichennutzung auf den Modellfahrzeugen der Beklagten erhalten.

Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch zunächst auf Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV und auf die Klagemarke 1. Die Zeichennutzung erfolge kennzeichenmäßig und greife in die Markenfunktionen, insbesondere in die Herkunfts- und Werbefunktion der Klagemarke 1 ein. Den Lizenznehmern diene die Klagemarke zur Differenzierung ihrer Waren von denjenigen anderer Hersteller von Spielzeugfahrzeugen, da sie sich so als dasjenige Unternehmen darstellen könnten, das Miniaturfahrzeuge der Klägerin – in Abgrenzung zu Wettbewerbern und Anbietern unautorisierter Nachbildungen – mit ordnungsgemäßer Markendarstellung anbieten könne und vertreiben dürfe.

Die „Opel-Blitz II“-Entscheidung des BGH sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, da es sich bei der zu Werbe- und Kommunikationszwecken verwendeten Dienstleistungsmarke auf den Seitenflächen ihrer Fahrzeuge gerade nicht um die Marke des Fahrzeugherstellers als einen integralen Bestandteil des Miniaturmodells handle. In diesem Bereich gebe es – anders als im Falle der Modellfahrzeug-Marke – auch keine jahrzehntelange Gewöhnung des Verkehrs an die lizenz- und erlaubnisfreie Verwendung von Marken. Vielmehr sei der angesprochene Verkehr aufgrund einer jahrzehntelangen Merchandisingpraxis daran gewöhnt, dass Unternehmen Spielzeugfahrzeuge, insbesondere Spielzeug-Lkws, und sonstige Spielwaren selbst herstellen oder in Lizenz herstellen ließen, die mit ihren Marken gekennzeichnet seien, wobei sie auf die Verwendungsbeispiele der Anlagen K 23 und K 24 verweist. Es sei daher nicht auszuschließen, dass jedenfalls ein Teil des angesprochenen Verkehrs, der aus dem allgemeinen Durchschnittsbürger unter Einschluss insbesondere von Kindern und Jugendlichen bestehe, in der angegriffenen Zeichennutzung eine kennzeichenmäßige Verwendung erkenne.

Die Klägerin stützt den Unterlassungsanspruch nachrangig auf Art. 9 Abs. 2 lit. c UMV und auf die Klagemarke 2. Sie ist der Auffassung, die Beklagte lehne sich durch den Vertrieb der DHL-Spielzeugfahrzeuge an den guten Ruf der Klagemarke 2 an und nutze diesen für ihre wirtschaftlichen Zwecke aus. Denn Ziel der Nutzung der bekannten Marke sei es gerade, diejenigen Verbraucher anzusprechen, die ein Modellfahrzeug mit entsprechendem „DHL“-Aufdruck erwerben wollten. Dies geschehe auch ohne rechtfertigenden Grund, da die Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen eine ungerechtfertigte Beeinträchtigung der Herkunfts- und Werbefunktion der Klagemarke 2 ergebe. Insoweit bestehe kein anerkennenswertes Interesse, sich eine von der Fahrzeugmarke unabhängige Drittmarke zu eigen zu machen. Darüber hinaus beeinträchtige die Nutzung auch die Unterscheidungskraft der Klagemarke 2 sowie ihren guten Ruf. Die Klägerin habe keinerlei Kontrollmöglichkeit über die sachgerechte Nutzung ihrer Marke nach den jeweils vorgegebenen konzerninternen Richtlinien.

Die Klägerin beantragt, nachdem sie den Antrag zu Ziff. I. 1. klarstellend auf das konkret angegriffene Fahrzeugmodell konkretisiert hat,

wie erkannt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte erhebt hinsichtlich der Klagemarke 1 den Verfallseinwand hinsichtlich der Ware „Modellautos“. Sie ist der Auffassung, selbst falls die Klägerin Lizenzen an Modellauto-Hersteller erteilt hätte, scheitere eine rechtserhaltende Benutzung daran, dass das Zeichen „DHL“ auf den Modellautos vom angesprochenen Verkehr nicht als Herkunftshinweis für die Ware Modellautos aufgefasst werde. Vielmehr erkenne der Verkehr die Abbildung der Marke auf den Modellfahrzeugen lediglich als Abbildungsdetail der Wirklichkeit und höchstens als Hinweis auf die Logistikdienstleistungen der Klägerin.

Sie ist der Ansicht, die angegriffene Zeichennutzung sei mangels Beeinträchtigung der Markenfunktionen nicht rechtsverletzend. Weder verletze sie die Herkunftsfunktion der Marke, noch eine der weiteren Markenfunktionen. Die Zeichennutzung sei nicht herkunftshinweisend. Insoweit gehöre zu der detailgetreuen Nachbildung der Original-Fahrzeuge der Klägerin, die das Vorbildfahrzeug im Geschäftsbetrieb nutze, zwangsläufig auch die Marke als deren Element. Andere Markenfunktionen seien nicht beeinträchtigt. Insbesondere sei die Klägerin nicht daran gehindert, ihre Klagemarken gewinnbringend für sich zu nutzen. Zudem stellten die hochwertigen maßstabs- und vorbildgetreuen Miniatur-Fahrzeuge für Sammler (Sammlermodelle) ersichtlich keine Merchandising- oder Fan-Produkte dar (Werbemodelle). Ein Anspruch aus Bekanntheitsschutz bestehe daher ebenfalls nicht. Insbesondere würde sich ein etwaiger guter Ruf auch nicht auf Modellautos, sondern höchstens auf Transportdienstleistungen beziehen.

Sie ist ferner der Auffassung, die Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt. Insoweit behauptet sie, die Klägerin wisse, dass sie seit 30 Jahren Modelle der „Deutschen Post“ vertreibe und habe seit dem Jahr 2002 Kenntnis von der Herstellung der „DHL“-Modelle. So habe die Klägerin sowie unter anderem die Deutsche Post AG, die DHL Logistics GmbH, die DHL Express Vertriebs GmbH & Co. KG, die DHL Global Management GmbH, die Deutsche Postbank AG und die DHL Solutions GmbH diese in der Vergangenheit mehrfach selbst bestellt und angefragt, was aus den Rechnungen des Anlagenkonvoluts B 19 hervorgehe. Sie habe daher darauf vertrauen dürfen, dass die Klägerin gegen die Anfertigung von originalgetreuen „DHL“-Modellen nicht vorgehen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zulässige Klage ist begründet.

I.

Die Klägerin hat einen Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung aus Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. a, Abs. 5 UMV.

Mit der Eintragung einer Unionsmarke erwirbt ihr Inhaber gemäß Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. a UMV ein ausschließliches Recht, Dritten unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist.

1.

Die Klägerin ist als Inhaberin der Klagemarke 1 aktivlegitimiert.

2.

Der von der Beklagten erhobene Verfallseinwand gegen die Klagemarke 1 hinsichtlich der Waren „Modellfahrzeuge“ greift nicht durch.

a.

Gemäß Art. 127 Abs. 3 UMV ist gegen Klagen gemäß Artikel 124 lit. a und c UMV der Einwand des Verfalls der Unionsmarke, der nicht im Wege der Widerklage erhoben wird, insoweit zulässig, als sich der Beklagte darauf beruft, dass die Unionsmarke wegen mangelnder ernsthafter Benutzung zum Zeitpunkt der Verletzungsklage für verfallen erklärt werden könnte.

Hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Union benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Unionsmarke gemäß Art. 18 Abs. 1 UMV den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Unter einer ernsthafter Benutzung ist eine Benutzung zu verstehen, die nicht symbolisch allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt. Es muss sich um eine tatsächliche Benutzung handeln, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH GRUR 2017, 816, Rn. 41 – Gözze/VBB ; EuGH GRUR 2009, 156, Rn. 13 – Verein Radetzky-Orden ; EuGH GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax ). Der Schutz der Marke und die Wirkungen, die auf Grund ihrer Eintragung Dritten entgegengehalten werden können, können nicht fortdauern, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird (EuGH GRUR 2009, 156, Rz. 14 – Verein Radetzky-Orden ; EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 37 – Ansul/Ajax ). Darauf, ob die Waren oder Dienstleistungen mit Gewinnerzielungsabsicht angeboten oder erbracht werden, kommt es dagegen nicht an (EuGH GRUR 2009, 156, Rn. 16 – Verein Radetzky-Orden ).

Zwar kann die Marke auch entsprechend anderer Funktionen wie der Gewährleistung der Qualität oder der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen benutzt werden (vgl. hierzu u.a. EuGH GRUR 2009, 756 – L’Oréal und EuGH GRUR 2011, 1124 – Interflora ). Die Benutzung entsprechend ihrer Hauptfunktion ist für die rechterhaltende Benutzung hingegen unerlässlich (EuGH GRUR 2017, 816, Rn. 42 – Gözze/VBB ).

Zudem ist der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung jedenfalls nicht weiter als derjenige der rechtsverletzenden Benutzung, so dass nicht rechtsverletzende Benutzungshandlungen auch keine rechtserhaltenden Benutzungshandlungen darstellen (vgl. zum MarkenG BGH GRUR 2012, 1261, Rn. 13 – Orion ).

b.

Die Klägerin hat vorgetragen, dass sie die Klagemarke 1 nutze, indem sie diese an Spielzeug- und Miniaturmodellhersteller lizenziere, die wiederum Miniaturmodelle ihrer Fahrzeuge herstellten, die mit der Klagemarke 1 gekennzeichnet seien (vgl. u.a. die als Anlage K 17 vorgelegten DHL-Fahrzeugmodelle). Die Verwendung durch die Lizenznehmer erfolgt in diesem Fall mit Zustimmung der Klägerin und ist dieser daher wie eine eigene Zeichennutzung zuzurechnen. Gemäß Art. 18 Abs. 2 UMV gilt die Benutzung der Unionsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Dies setzt voraus, dass der Inhaber der Benutzung durch den Dritten vor Aufnahme der Benutzung zugestimmt haben muss. Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht ausreichend (BeckOK MarkenR/ Fuhrmann , 18. Ed. 1.7.2019, UMV 2017 Art. 18 Rn. 82; vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 70 – VITAFRUIT ).

c.

Die Verwendung der Klagemarke 1 in identischer Weise auf den Modellfahrzeugen der Lizenznehmer erfolgt zudem herkunftshinweisend für die Ware „Modellautos“ und ist daher zur rechtserhaltenden Benutzung grundsätzlich geeignet.

Unerheblich für die herkunftshinweisende Verwendung ist insoweit, ob es sich bei den von ihr lizenzierten Miniatur-Modellen ihrer Fahrzeuge um maßstabsgetreue identische Abbildungen der Realität handelt oder – wie die Beklagte vortragen lässt – diese im Vergleich zum Original geringfügige Abweichungen aufweisen. Denn bei der hier zunächst in Streit stehenden rechtserhaltenden Benutzung geht es allein um die herkunftshinweisende Markenverwendung für die Ware „Modellautos“, unabhängig davon, ob diese ein exaktes Abbild der Realität darstellen, solange sie als Modellautos erkennbar sind.

aa.

Zunächst handelt es sich bei den lizenzierten Modellautos, wie sie unter anderem aus den Anlagen der Markenlizenzverträge der Anlagen K 11 II bis K 13 II ersichtlich sind, nicht um Werbegegenstände, die als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz verteilt werden. Bei diesen sind nach der Rechtsprechung des EuGH die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für bestimmte Waren- oder Dienstleistungen einer Klasse nicht erfüllt, da sie nicht mit dem Ziel vertrieben werden, auf den Markt der Waren vorzudringen, die zu derselben Klasse gehören wie sie (EuGH GRUR 2009, 410, Rz. 20 f. – Silberquelle/Maselli; BGH GRUR 2012, 180, Rn. 42 – Werbegeschenke ). Abgesehen davon, dass nicht jede Verteilung als Werbegeschenk eine rechtserhaltende Benutzung grundsätzlich ausschließt (vgl. BGH a.a.O.), handelt es sich bei den hier streitgegenständlichen Fahrzeug-Modellen nämlich schon nicht um solche kostenlosen Werbebeigaben. Dass diese als Belohnung für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Klägerin und zur Förderung allein des diesbezüglichen Absatzes verteilt würden oder es sich bei Modellfahrzeugen um Waren handelte, die typischerweise zu Werbe- oder Anerkennungszwecken verteilt würden, um den Absatz lediglich der Hauptware oder -dienstleistung – hier Logistikdienstleistungen – zu fördern, ist nicht ersichtlich und ist von der Beklagten auch nicht dargelegt worden. Bei den explizit genannten Lizenznehmern der Klägerin handelt es sich insoweit nicht um Unternehmen, die diverse Merchandisingbeigaben, wie Schlüsselanhänger und Kugelschreiber, herstellen, sondern um Spielzeug- bzw. Miniaturmodellhersteller. Dementsprechend handelt es sich bei den Modellfahrzeugen der Lizenznehmer der Klägerin um Spielzeug- oder Sammlermodelle, die – wie die Modelle der Beklagten – als eigenständige Ware käuflich erworben werden können und jedenfalls auch dazu dienen, den Absatz von Modellautos auf dem entsprechenden Markt zugunsten der Lizenznehmer und damit auch zugunsten der Klägerin zu fördern. Der Umstand, dass die Klägerin die von ihr lizenzierten Modellfahrzeuge als „Merchandisingartikel“ bezeichnet, steht dieser Beurteilung nicht entgegen. Wie schon der Rechtsprechung des EuGH zu entnehmen ist, ist eine Zeichenverwendung für Merchandising- bzw. Fanartikel von einer Nutzung als kostenlose Werbebeigabe zu unterscheiden (EuGH GRUR 2009, 410 Rn. 13 – Silberquelle ). Bei ersteren handelt es sich üblicherweise um Waren, die entgeltlich vertrieben werden und für die gerade ein Absatzmarkt für die entsprechenden Waren erschlossen werden soll, wie es z.B. bei Fußballtrikots von Fußballvereinen der Fall ist (so auch BeckOK MarkenR/ Fuhrmann , 18. Ed. 1.7.2019, UMV 2017 Art. 18 Rn. 20). Gleiches gilt für die hier von den Lizenznehmern prominent mit dem DHL-Logo versehenen Modellfahrzeuge, unabhängig davon, ob diese daneben gleichfalls an Sammler vertrieben werden.

bb.

Der Beurteilung der Zeichennutzung als herkunftshinweisend steht auch nicht die „ Opel-Blitz II “-Entscheidung des BGH (Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 88/08, GRUR 2010, 726) entgegen. Dort hatte der BGH, nachdem der Rechtsstreit zwecks Auslegung in Übereinstimmung mit der MarkenRL vom Landgericht dem EuGH vorgelegt worden war, die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt, dass die originalgetreue Abbildung einer bekannten Marke (dort: Opel-Blitz-Logo) des Fahrzeugherstellers auf einem originalgetreuen Spielzeugmodell keine der Markenfunktionen beeinträchtige, die Verwendung der bekannten Marke auf dem Kühlergrill des Modells insbesondere nicht herkunftshinweisend für die Ware „Spielzeug“ erfolge.

Der EuGH hatte im Rahmen der Beantwortung der Vorlagefragen in dieser Sache ausgeführt, dass die in Rede stehende Benutzung des Zeichens die Hauptfunktion des Opel-Logos als für „Spielzeug“ eingetragene Marke nicht beeinträchtige, sofern die maßgeblichen Verkehrskreise das identische Zeichen auf den von dem Spielzeughersteller vertriebenen verkleinerten Modellen nicht als Angabe darüber verstünden, dass diese Waren von dem Markeninhaber oder einem mit diesem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten (BGH a.a.O., Rn. 18 – Opel-Blitz II ; EuGH GRUR 2007, 318 Rn. 24 – Adam Opel ). Die entsprechende Feststellung durch Bezugnahme auf den Durchschnittsverbraucher sei Sache des vorlegenden Gerichts (BGH a.a.O., Rn. 18 – Opel-Blitz II ; EuGH a.a.O., Rn. 25 – Adam Opel ).

Der BGH hat die Feststellungen des Berufungsgerichts, dass die angesprochenen Verbraucher das auf den Modellautos des Spielzeugherstellers angebrachte Opel-Blitz-Logo nur als Abbildungsdetail der Wirklichkeit – nämlich als Abbildung der Marke, die das detailgetreu nachgebildete Auto an der entsprechenden Stelle trägt – verstehen und darin keinen Hinweis auf die Herkunft des mit dem Zeichen versehenen Modellautos erblicken, bestätigt (BGH a.a.O., Rn. 20 ff. – Opel-Blitz II ).

Zudem hat der BGH keine Rechtsfehler darin gesehen, dass das Berufungsgericht der Ansicht war, es entstehe bei dem angesprochenen Verkehr auch nicht die Vorstellung, diese Modellautos stammten von einem mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, beispielsweise von einem Lizenznehmer. Trotz der bekannten und als üblich festgestellten Gewohnheit, einen entsprechenden Lizenzvermerk auf den Spielzeugautos selbst oder auf der Verpackung anzubringen, der geeignet sei, beim Verbraucher die Vorstellung hervorzurufen, der Hersteller des Modellautos benötige eine Erlaubnis des jeweiligen Fahrzeugherstellers, knüpfe diese Vorstellung nicht an die Ware „Spielzeugauto”, sondern an die Ware „Kraftfahrzeug” an. Anknüpfungspunkt der Vorstellung des Verbrauchers, der Hersteller des Modellautos benötige eine Erlaubnis, sei das reale Kraftfahrzeug in seiner Gesamtheit einschließlich der es als bestimmten Typ identifizierenden Marke. Die Feststellung, der angesprochene Verbraucher schließe allenfalls wegen des „Nachmachens” des Kraftfahrzeugs in seiner Gesamtheit, nicht jedoch wegen Verwendung der ihm bekannten Marke auf Lizenzbeziehungen zwischen den Parteien, sei nicht zu beanstanden, insbesondere nicht erfahrungswidrig. Für die Annahme, die Herkunftsfunktion der für Spielzeug eingetragenen Klagemarke sei i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beeinträchtigt, genüge es nicht, wenn die Vorstellung des angesprochenen Verkehrs, das Spielzeugauto stamme von einem mit der Markeninhaberin durch Lizenzbeziehungen verbundenen Unternehmen, maßgeblich auf anderen Umständen beruhe als auf einer Verwendung des Opel-Blitz-Zeichens als Marke (gerade) für Spielzeug. Selbst wenn sich die Annahme des Verbrauchers, der Hersteller des Spielzeugautos benötige eine Lizenz, darauf gründen sollte, dass das Kraftfahrzeug in seiner Gesamtheit nachgebildet werde und damit zwangsläufig die Nachbildung der auf dem Originalfahrzeug angebrachten Marken einbezogen sei, könne daraus keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der für Spielzeug eingetragenen Klagemarke hergeleitet werden. Die auf etwaige Lizenzbeziehungen bezogenen Herkunftsvorstellungen des Verkehrs knüpften auch dann an die Verwendung der betreffenden Marken gerade für „Kraftfahrzeuge“ und eben nicht für „Spielzeug“ an. Eine darin möglicherweise liegende Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion (dieser Marken) werde jedoch vom Schutzbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 5 I lit. a MarkenRL) nicht erfasst (BGH a.a.O., Rn. 23 f. – Opel-Blitz II ).

Der hiesige Streitfall liegt indes anders. Denn die maßgeblichen allgemeinen Verkehrskreise, die an dem Erwerb solcher Modellautos interessiert sind, zu dem auch die Mitglieder der erkennenden Kammer als normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher und zumindest potentielle Abnehmer der in Rede stehenden Waren gehören, verstehen das mit der Klagemarke 1 identische Zeichen auf den von den Lizenznehmern der Klägerin vertriebenen verkleinerten Modellen jedenfalls auch als Angabe darüber, dass die Modelle von einem mit der Klägerin wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Insoweit erkennt der angesprochene Verkehr das auf den Modellautos angebrachte DHL-Logo zwar auch als Abbildungsdetail der Wirklichkeit, da er die DHL-Fahrzeuge, die ihm im öffentlichen Straßenverkehr begegnen und die durchgehend mit dem DHL-Logo – teilweise mit weiteren Zusätzen – gekennzeichnet sind (vgl. Abbildungen der Anlage K 16), kennt. Dass er die Modelle als – originalgetreue oder nahezu originalgetreue – Nachbildung erkennt, führt nach Ansicht der Kammer im Streitfall jedoch nicht dazu, dass er zwingend davon ausgeht, die Ware stamme nicht vom Markeninhaber oder werde nicht auf der Grundlage einer Lizenz angeboten.

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich bei der auf den Fahrzeugen aufgebrachten Dienstleistungsmarke der Klägerin, die zugleich als Klagemarke 1 für Modellautos eingetragen ist, schon nicht um einen integralen Bestandteil der Fahrzeuge handelt, der – wie die Logos bzw. Marken der Automobilhersteller – Teil der Karosserie der Fahrzeuge sind und daher auf dem Markt der Modelle von Fahrzeugen großer Automobil-Hersteller zwangsläufig auf dem Modell anzubringen sind. Vielmehr handelt es sich bei der hier in Streit stehenden prominenten Kennzeichnung auf den Seitenflächen der Modellfahrzeuge um dekorative und werbende Gestaltungen, die nicht auf den Hersteller des (realen) Fahrzeugs hinweisen, sondern auf die Herkunft anderweitiger Waren oder Dienstleistungen, die unter der Marke erbracht werden. Dem angesprochenen Verkehr ist insoweit bekannt, dass Unternehmen die Seitenflächen von fremden oder eigenen Liefer- und anderen Fahrzeugen in der Realität als Werbeflächen nutzen. Ihm ist auch bekannt, dass Unternehmen mit ihrer Werbung bedruckte – fiktive oder der Realität nachempfundene – Fahrzeugmodelle zu Werbezwecken als Sammlerobjekte und/oder Spielzeuge in verschiedener Qualität vertreiben oder durch Dritte vertreiben lassen, wie dies beispielsweise hinsichtlich der hochwertigen Modelle aus dem Internetauszug aus dem DHL-Fanshop der Klägerin (vgl. Anlage 1 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung 30.10.2019) oder hinsichtlich der eher günstigeren Merchandisingprodukte aus der Anlage K 24 ersichtlich ist. Eine anderweitige Verkehrsvorstellung hat die Beklagte nicht aufgezeigt. Eine Gewöhnung des Verkehrs dahingehend, dass Modellautos, die einem mit einer bekannten Dienstleistungsmarke prominent versehenen Fahrzeug nachempfunden sind, ohne Zustimmung oder Lizenz dieses Markeninhabers vertrieben werden, kann gerade nicht festgestellt werden. Dagegen spricht auch nicht, dass auch andere Hersteller die DHL-Modellfahrzeuge oder Modellfahrzeuge anderer Logistikunternehmen ohne Lizenz vertreiben. Denn für den angesprochenen Verkehr ist die Lizenzpraxis der Markeninhaber ohne weitere Aufklärung nicht ersichtlich.

Der angesprochene Verkehr wird im hiesigen Streitfall auch nicht allein aufgrund des „Nachmachens” des Kraftfahrzeugs in seiner Gesamtheit – wie es in der zitierten „ Opel-Blitz II “-Entscheidung angenommen worden war – auf Lizenzbeziehungen zwischen den Parteien schließen, sondern gerade aufgrund der Verwendung der unter anderem für Modellautos geschützten Klagemarke 1. Denn bei den hier relevanten Modellfahrzeugen steht gerade nicht das Automobil eines bestimmten Herstellers seiner Gestaltung nach im Vordergrund, zu dem die Automobil-Marke als Bestandteil zwingend zählt, sondern gerade die auf den Seitenflächen aufgebrachte Marke, die auch für Modellautos Schutz genießt. Zwar ist die Klagemarke 1 in Bezug auf die Ware „Modellautos“ nicht bekannt und besitzt auch keine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da dem Verkehr bewusst ist, dass die Klägerin bzw. der DHL-Konzern nicht vornehmlich als Modellauto-Herstellerin in Erscheinung tritt. Dennoch wird der angesprochene Verkehr davon ausgehen, dass der ihm für Logistikdienstleistungen bekannte DHL-Konzern, für den die Klägerin die Markenrechte hält, bei einer solch plakativen Komplettgestaltung der aus den vorgenannten Anlagen ersichtlichen Modelle mit der konzerneigenen bekannten DHL-Marke, sich durch einen entsprechenden Markenschutz eine Entscheidungsbefugnis über das Inverkehrbringen und über die Person des Vertragspartners vorbehalten wird, um sicherzustellen, dass „seine“ Modellfahrzeuge in einer für ihn vertretbaren Qualität und Gestaltung vertrieben werden und er damit einhergehend auch an dem Vertrieb dieser Modellfahrzeuge und den damit erzielten Umsätzen partizipieren kann.

Die Lizenzierung der Klagemarke 1 erfolgte daher auch, um für die von den Lizenznehmern der Klägerin vertriebenen Modellautos gegenüber den Modellautos von Konkurrenzunternehmen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern.

d.

Die von der Klägerin vorgetragenen Stückzahlen, die über ihre Lizenznehmer vertrieben werden, sind aus Sicht der Kammer zudem als ernsthafte Benutzung zu qualifizieren.

Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 38 – Ansul/Ajax ).

Abzustellen ist auf den Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor Klageerhebung im Sinne des Art. 32 Brüssel Ia-Verordnung (OLG Düsseldorf BeckRS 2017, 114519 Rn. 9 – Evolution ), im Streitfall daher auf den Zeitraum zwischen dem 06.11.2013 und dem 06.11.2018. Es reicht aus, dass die Marke während eines Teils dieses Zeitraums ernsthaft benutzt wurde (EuG GRUR Int 2009, 609, Rn. 52 – Deitech ). Zudem können bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung innerhalb des einschlägigen Zeitraums auch Umstände berücksichtigt werden, die nach diesem Zeitraum liegen, da diese es erlauben, die Tragweite der Benutzung der Marke innerhalb des einschlägigen Zeitraums sowie die tatsächlichen Absichten des Inhabers innerhalb dieses Zeitraums zu bestätigen oder besser zu beurteilen (EuGH, Beschluss v. 27.01.2004, C-259/02 Rn. 31 – La Mer ).

Nach dem klägerischen Vortrag ist eine in den letzten Jahren durchgehende Nutzung der Klagemarke 1 für die in Rede stehenden Waren zu verzeichnen. Insoweit reicht es aus, wenn die Klagemarke 1 in einem wesentlichen Teil der Europäischen Union – hier im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland – ernsthaft benutzt worden ist (vgl. BGH GRUR 2013, 925 – VOODOO ).

Die Klägerin hat insoweit substantiiert dargelegt, dass sie mit der Firma Herpa, einem der weltweit größten Produzenten von maßstäblichen Automobil- und Flugzeugmodellen, die aus den Anlagen K 10 II bis K 13 II ersichtlichen Lizenzverträge aus den Jahren 2013, 2017, 2018 und 2019 über die Verwendung der Marke „DHL“ zur Produktion und Kennzeichnung verschiedener Modellfahrzeugtypen abgeschlossen hat. Auf dieser vertraglichen Grundlage sind von der Firma Herpa im Oktober 2017 insgesamt 860 Exemplare des Modells „Volvo FH Gl. Volumen-Hängerzug DHL“ (UVP 44,95 €), im März 2018 insgesamt 1.265 Stück des Modells „DAF XF 105 SSC Euro-Combi DHL“ (UVP 34,50 €) und im Februar 2019 insgesamt 1.499 Stück des Modells „Mercedes-Benz Sprinter DHL“ (UVP 19,95 €) an den Fachhandel ausgeliefert worden. Für das Modell „Mercedes-Benz Atego 13 Koffer-LKW mit Ladeboardwand DHL“ ist für Juli 2019 von Herpa eine Auslieferung von rund 1.000 Stück (UVP 29,95 €) geplant. Der entsprechende Lizenzvertrag ist als Anlage K 12 II vorgelegt worden. Den konkreten Stückzahlen ist die Beklagte nicht entgegen getreten. Das pauschale Bestreiten der Lizenzvergabe reicht, nachdem die Lizenzverträge von der Klägerin vorgelegt worden sind, für ein qualifiziertes Bestreiten nicht aus.

Zudem hat die Klägerin unter Vorlage des aus der Anlage K 4 II ersichtlichen Lizenzvertrags aus April 2018 für das Modell „MB Sprinter DHL und Handhubwagen“ substantiiert dargelegt, dass auch der Spielzeughersteller BRUDER DHL-Modelle hergestellt und in Lizenz vertrieben hat. Auch wenn die von der Klägerin vorgetragenen Stückzahlen für die Jahre 2014 bis 2017 – mangels Darlegung eines zu diesem Zeitpunkt bestehenden Lizenzvertrages – nicht berücksichtigt werden können und auch hinsichtlich des Jahres 2018 Vortrag dazu fehlt, welcher Teil der 4.669 in diesem Jahr vertriebenen DHL-Modelle auf die Zeit nach Abschluss des Lizenzvertrages der Anlage K 4 II entfällt, kann der Vertrieb über die Firma BRUDER jedenfalls indiziell für eine ernsthafte Benutzungsabsicht der Klägerin herangezogen werden.

Darüber hinaus hat die Klägerin durch Vorlage eines Auszugs aus dem konzerneigenen „DHL-Fanshop“ dargelegt, dass auch über diesen mit der Klagemarke 1 gekennzeichnete Modellautos vertrieben werden (Anlage 1 zum Protokoll vom 30.10.2019).

Selbst wenn man nur auf die Stückzahlen des Herstellers Herpa abstellt, ergeben sich für den Zeitraum 2017 bis 2018 2.125, bis Februar 2019 insgesamt Stückzahlen in Höhe von 3.624 an in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen Miniaturfahrzeugen, die mit der Klagemarke 1 gekennzeichnet waren. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei dem Markt für Modellfahrzeuge um einen eher speziellen und daher kleineren Markt handeln. Jedenfalls handelt es sich bei Modellfahrzeugen nicht um Massenprodukte des Alltagsbedarfs, so dass an die vertriebenen Stückzahlen und den entsprechenden Absatz keine entsprechend hohen Anforderungen gestellt werden können.

Unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls hat die Klägerin nach Ansicht der Kammer damit die Ernsthaftigkeit ihrer Benutzung hinreichend zum Ausdruck gebracht (vgl. Entscheidung des EUIPO v. 04.09.2007 – R 35/2007-2 Rn. 22 – DINKY , das den Vertrieb von 1000 Stück eines Miniatur-Spielzeugautos für eine ernsthafte Benutzung hat ausreichen lassen, BeckOK UMV/ Müller , 14. Ed. 28.5.2018, UMV Art. 18 Rn. 80). Damit kam es aus Sicht der Kammer auch nicht mehr darauf an, ob sie mit der Firma PIKO eine entsprechende Markenlizenzvereinbarung – die nicht vorgelegt worden ist – abgeschlossen hat, aufgrund derer im Jahr 2018 insgesamt 600 Stück des Modells „Taschenwagen T3000“ mit zwei DHL-Trailern produziert und zu einem Preis von 89,99 € verkauft worden seien (vgl. Anlagen K 8 II und K 9 II).

3.

Die angegriffene Zeichennutzung auf dem „Streetscooter“-Modell der Beklagten erfolgte auch rechtsverletzend, insbesondere wurde die Herkunftsfunktion der Klagemarke 1 beeinträchtigt.

Nach der Rechtsprechung des EuGH kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (BGH GRUR 2018, 924, Rn. 25 – ORTLIEB ; vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 58 – L’Oréal/Bellure ; GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. – Google France und Google ; GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. – Portakabin/Primakabin ).

Auf eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion ist dabei bereits zu schließen, wenn die Benutzung des Zeichens den Eindruck aufkommen lässt, dass eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber besteht (EugH GRUR Int 2003, 229 – Arsenal ) bzw. dass zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht oder – selbst wenn keine wirtschaftliche Verbindung suggeriert wird – die Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen für den Verbraucher so vage erscheint, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Verbraucher nicht erkennen kann, ob der Dritte im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr mit diesem wirtschaftlich verbunden ist (EuGH GRUR 2011, 1124 Rn. 45 – Interflora ; EuGH GRUR 2010, 445 Rn. 90 – Google France und Google ; EuGH GRUR 2010, 841 Rn. 35 – Portakabin , BeckOK MarkenR/ Grundmann , 19. Ed. 1.10.2019, UMV 2017 Art. 9 Rn. 65).

Die Beklagte bietet an und vertreibt ohne Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr Miniatur-Modellfahrzeuge ihres „Streetscooter“-Fahrzeugs – und damit Waren, die mit den für die Klagemarke 1 eingetragenen „Modellautos“ identisch sind – und deren Seitenflächen, wie aus dem Klageantrag zu Ziff. I. 1. ersichtlich, mit der Klagemarke 1 in identischer Weise versehen sind. Zudem bringt sie diese in den Verkehr.

Darin liegt eine doppelidentische Zeichennutzung für die Ware „Modellautos“ (so auch EuGH GRUR 2007, 318, Rn. 20 – Adam Opel ./. Autec; EuGH GRUR 2003, 55, Rn. 40 – Arsenal ). Selbst falls die Benutzung primär dazu dient, die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers – hier Logistikdienstleistungen der Klägerin – durch die originalgetreue Wiedergabe zu identifizieren, genügt es, wenn diese dabei letztlich den Waren oder Dienstleistungen des Verletzers – wie hier den Modellautos der Beklagen – kommerziell zu Gute kommt (BeckOK MarkenR/ Mielke , 18. Ed. 1.7.2019, MarkenG § 14 Rn. 118).

Die Nutzung der angegriffenen Bezeichnung geschah auch herkunftshinweisend, nämlich zur Unterscheidung der Waren eines Unternehmens – hier Modellautos – von denen anderer Unternehmen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei dem angesprochenen Verkehr der Eindruck entsteht, dass zwischen den von der Beklagten vertriebenen Fahrzeug-Modellen und der Klägerin eine wirtschaftliche Verbindung besteht, jedenfalls dergestalt, dass Lizenzbeziehungen zwischen den Parteien bestehen. Insoweit kann auf die Ausführungen zu Ziff. I. 2. b. bb. Bezug genommen werden, da es sich bei der angegriffenen Zeichenverwendung gleichfalls um die prominente Kennzeichnung eines Modellautos mit der Klagemarke 1 handelt.

Durch die angegriffene doppelidentische Zeichennutzung wird daher in die Herkunftsfunktion der Klagemarke 1 eingegriffen. Denn aufgrund der angegriffenen Zeichenverwendung bleibt die Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen für den Verbraucher jedenfalls so vage, dass der angesprochene Verkehr nicht erkennen kann, ob der Dritte im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr mit diesem wirtschaftlich verbunden ist.

Für die Beurteilung der Verletzung der Herkunftsfunktion der Marke bleibt die Verpackung, in der die angegriffenen „Streetscooter“-Modelle der Beklagten vertrieben werden, außer Betracht. Denn angegriffen und damit streitgegenständlich ist lediglich das „Streetscooter“-Modell ohne Verpackung. Andere Benutzungen desselben Zeichens, die unter anderen Umständen stattfinden, sind insoweit nicht zu prüfen (vgl. EuGH GRUR 2008, 698, Rn. 67 – O2 Holdings und O2 (UK) ).

4.

Die Beklagte hat die durch die Verletzung indizierte Wiederholungsgefahr nicht durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ausgeräumt.

II.

Der Schadensersatzfeststellungsanspruch folgt aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 125 b Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG. Denn dem Beklagten ist vorzuwerfen, sich zumindest fahrlässig über den Bestand des Markenrechts der Klägerin hinweggesetzt zu haben.

Die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung folgen aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 125 b Nr. 2, 19 Abs. 1, 3 MarkenG bzw. § 242 BGB, die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf beruhen auf Art. 130 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 125b Nr. 2, 18 MarkenG. Es sind keinerlei Umstände vorgetragen oder ersichtlich, die für die Unverhältnismäßigkeit einer Vernichtung und eines Rückrufs sprächen.

III.

Die Ansprüche der Klägerin sind entgegen der Ansicht der Beklagten nicht verwirkt.

Unabhängig von der Frage, ob mitgliedschaftsrechtliche Grundsätze der Verwirkung der Ausübung der Rechte aus Unionsmarken entgegenstehen können, sind die Voraussetzungen der Verwirkung nach deutschen Recht schon nicht erfüllt.

Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens, bei dem der Verstoß gegen Treu und Glauben in der Illoyalität der verspäteten Rechtsausübung liegt (BGH GRUR 2012, 928, Rz. 22 – Honda-Grauimport , m.w.N.). Rechtsfolge der allgemeinen Verwirkung auf der Grundlage des § 242 BGB ist im Markenrecht allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete, bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag (BGH GRUR 2013, 1161, Rz. 21 – Hard Rock Cafe ; BGH GRUR 2012, 928, Rz. 23 – Honda-Grauimport , m.w.N.). Bei wiederholten gleichartigen Verletzungshandlungen lässt jede Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen. Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber bestimmten gleichartigen Verletzungshandlungen kann kein berechtigtes Vertrauen darauf begründen, der Markeninhaber werde auch künftig ein derartiges Verhalten dulden und auch in der Zukunft nicht gegen solche – jeweils neuen – Rechtsverletzungen vorgehen (BGH GRUR 2013, 1161, Rn. 21 – Hard Rock Cafe ).

Im Streitfall hat die Beklagte nicht substantiiert dargelegt, dass die Klägerin bereits vor dem von ihr behaupteten Datum am 07.02.2018 Kenntnis von der konkret angegriffenen Zeichenverwendung auf dem Miniaturmodell des „Streetscooter“ hatte. Bei der als Anlage K 1 vorgelegten E-Mail einer Mitarbeiterin der Deutsche Post AG aus August 2017 handelt es sich lediglich um eine Bitte zur Abgabe eines entsprechenden Produktions- und Lieferangebots und nicht um eine Bestellung des „Streetscooter“-Modells bei der Beklagten. Dieses hat die Beklagte wiederum erstmals in ihrem Neuheitenprospekt 05.-06.2018 (Anlage B 14) vorgestellt. Ob die Klägerin ggf. von vormaligen gleichartigen Zeichennutzungen auf anderen Modellen der Beklagten Kenntnis hatte, kann dahinstehen. Denn selbst falls eine solche Kenntnis vorgelegen hat, führt dies nach den obigen Ausführungen nicht zu einer Verwirkung des Unterlassungsanspruchs für die Zeichennutzung auf dem streitgegenständlichen „Streetscooter“-Modell.

IV.

Der nachgelassene Schriftsatz der Beklagten vom 20.11.2019 sowie der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 28.11.2019 gaben keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung.

V.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 709 ZPO.

Streitwert : 170.000,00 € (Unterlassung: 100.000,00 €, Schadensersatzfeststellung: 25.000,00 €, Rechnungslegung: 5.000,00 €, Auskunft: 10.000,00 €, Vernichtung und Rückruf: jeweils 15.000,00 €)

Dr. Drees Dr. Hanspach Hammans