Landgericht Düsseldorf, 2 a. Zivilkammer — 2a O 288/18

Die Klägerin ist die zweitgrößte Sportartikelherstellerin der Welt mit annähernd 21 Milliarden Euro an weltweitem Umsatz. Sie ist Inhaberin der unter der Registernummer 3517588 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) für „Bekleidung“ eingetragenen Unionsmarke

(Klagemarke 1), nach der Markenbeschreibung bestehend „ aus drei gleich großen und gleich breiten, parallel laufenden Streifen, die auf einem Oberbekleidungsstück angebracht sind; die Streifen verlaufen auf einer Länge von einem Drittel (1/3) oder mehr des Ärmels des Kleidungsstücks“ und einer gleichlautenden beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragenen Bildmarke unter der Registernummer 39912355 (Klagemarke 2).

Zudem ist sie Inhaberin der international registrierten (IR-)Marke

(Klagemarke 3) mit Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland unter der Registernummer 414034, eingetragen für „ Jogginganzüge “, sowie der IR-Marke

(Klagemarke 4), die unter der Registernummer 414035 mit Schutzerstreckung für die Bundesrepublik Deutschland für die Waren „ Jersey, particularly sports jersey “ eingetragen ist.

Wegen der Einzelheiten der Eintragungen wird auf die Anlagen LSG 1 bis 4 Bezug genommen.

Seit Jahrzehnten kennzeichnet die Klägerin die von ihr vertriebenen Sportschuhe und Sporttextilien mit einer 3-Streifen-Kennzeichnung (vgl. beispielhaft Anlage LSG 5 und 15), wobei die drei Streifen teilweise auch in unterschiedlichen Farben ausgestaltet sind, wie aus den Abbildungen auf S. 15 ff. des Schriftsatzes der Klägerin vom 12.07.2019 (Bl. 138 GA) ersichtlich.

Die Beklagte ist Zulieferin verschiedener Bekleidungsstücke. Sie belieferte die F GmbH mit T-Shirts, die mit drei Streifen verziert waren, wie aus dem Urteilstenor zu Ziff. I. und dem als Anlage LSG 12 im Original zu den Akten gereichten T-Shirt ersichtlich.

Die Klägerin mahnte die Beklagte mit dem aus der Anlage LSG 9 ersichtlichen anwaltlichen Schreiben vom 04.07.2018 wegen des Vertriebs des vorgenannten T-Shirts und zweier weiterer Bekleidungsstücke mit einer 2-Streifen-Kennzeichnung, die indes von der Beklagten nicht vertrieben wurden, ab und forderte sie erfolglos zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung sowie zur Erstattung der Abmahnkosten auf der Grundlage eines Gegenstandswerts in Höhe von 850.000,00 € auf.

Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten reichte in deren Auftrag mit Schreiben vom 17.07.2018 eine Schutzschrift beim zentralen Schutzschriftenregister ein (Anlage B 3). Die in der Abmahnung enthaltene Berühmung hinsichtlich der zwei von der Beklagten nicht vertriebenen Bekleidungsstücke ließ die Klägerin mit Schreiben vom 20.07.2018 fallen. Die Beklagte forderte die Klägerin mit anwaltlichem Schreiben vom 06.08.2018 (Anlage B 2) erfolglos zur Erstattung der Kosten der Inanspruchnahme ihres Rechtsanwaltes aufgrund der ihrer Ansicht nach unberechtigten Schutzrechtsverwarnung in Höhe von 6.414,50 € bis zum 15.08.2018 auf.

Die Klägerin erwirkte daraufhin in einem einstweiligen Verfügungsverfahren vor der Kammer unter dem Az. 2a O 190/18 eine Beschlussverfügung, mit der der Beklagten der Vertrieb der streitgegenständlichen T-Shirts untersagt wurde.

Die Klägerin stützt ihre Ansprüche vornehmlich auf die Klagemarke 1, hilfsweise auf die Klagemarke 2, weiter hilfsweise auf eine Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG, weiter hilfsweise auf die Klagemarke 3 und weiter hilfsweise auf die Klagemarke 4. Ergänzend stützt sie ihre Ansprüche äußerst hilfsweise auf eine Marke aufgrund notorischer Bekanntheit gemäß § 4 Nr. 3 MarkenG und sodann auf §§ 3, 4 Nr. 3, 8 Abs. 1 UWG.

Sie ist der Auffassung, bei den Klagemarken handle es sich um berühmte Marken mit einem Bekanntheitsgrad von mehr als 95 % bei der allgemeinen Bevölkerung. Unter Zugrundelegung der Warenidentität hielte die Streifenkennzeichnung der von der Beklagten vertriebenen T-Shirts keinen hinreichenden Abstand ein. Denn auch bei den Streifen auf den angegriffenen T-Shirts handle es sich um drei parallele und zur Untergrundfarbe kontrastierende Streifen an einer Position, die typisch für ihre Kennzeichnung sei. Der Umstand, dass ein sog. Ribbonband verwendet worden sei, d.h. ein Textilband, auf dem ein Streifendesign verwendet werde, sei irrelevant, da dies bereits aus kurzer Distanz nicht mehr zu erkennen sei. Die Streifen-Kennzeichnung erfolge auch markenmäßig. Insoweit sei der Endverbraucher bei Sportbekleidung an die Verwendung bekannter Kennzeichen, wie der drei Streifen von Adidas gewöhnt.

Die Klägerin beantragt, nachdem sie im Termin zur mündlichen Verhandlung den Klageantrag zu Ziff. I. hinsichtlich des Klammerzusatzes „(unabhängig von der konkreten Farbstellung) “ beschränkt hat,

I. es der Beklagten bei Meidung eines für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren – die Ordnungshaft zu vollziehen an dem Geschäftsführer der Beklagten – zu untersagen,

im Gebiet der Europäischen Union T-Shirts anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder einzuführen oder auszuführen sowie zu bewerben, die mit einer Streifen-Kennzeichnung gemäß nachstehender Abbildung versehen sind:

;

II. die Beklagte zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der Handlungen gemäß Ziff. I, und zwar über die Herkunft und den Vertriebsweg der Waren gemäß Ziff. I (Name und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren), ferner Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die erzielten Umsätze (€ und Stückzahlen) sowie über den durch den Vertrieb der fraglichen Waren erzielten Gewinn und die betriebene Werbung (Werbeträger, Auflagenhöhen, Erscheinungszeiten, Verbreitungsgebiete, Abrufzahlen im Internet), wobei den Beklagten auferlegt wird, die entsprechenden Belege vorzulegen, nämlich Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen;

III. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr all jene Schäden zu ersetzten, die ihr durch Handlungen gemäß Ziff. I. entstanden sind und noch entstehen werden,

hilfsweise,

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr die durch die Handlung gemäß Ziff. I. erlangte ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben;

IV. die Beklagte zu verurteilen, für sie an deren Rechtsanwälte der Kanzlei H insgesamt € 7.633,26 (1,5 Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG, Auslagenpauschale Nr. 7002 VV RVG zzgl. MwSt.) nebst 5 Prozentpunkten Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zudem erhebt sie mit Schriftsatz vom 02.05.2019 Widerklage (Bl. 79 GA) mit dem Antrag, die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen,

1. an sie einen Betrag in Höhe von 7.633,26 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.08.2018 zu zahlen;

2. an sie einen Betrag in Höhe von 6.717,43 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.08.2018 zu zahlen;

3. an sie einen Betrag in Höhe von 83,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Klägerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, die Abmahnung der Anlage LSG 9 sei unberechtigt gewesen, insbesondere da sie die Bekleidungsstücke mit der 2-Streifen-Kennzeichnung – insoweit unstreitig – nicht vertrieben habe. Dies begründe gegen die Klägerin einen Schadensersatzanspruch wegen eines Eingriffs in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb in Höhe der eigenen Rechtsanwaltskosten von 7.633,26 €, da der Gegenstandswert zugrunde zu legen sei, den auch die Klägerin in ihrer Abmahnung angenommen habe. Zudem seien ihr auch die Kosten für die aufgrund der Abmahnung der Klägerin erforderlich gewordene Hinterlegung der Schutzschrift in Höhe von 6.717,42 € zu erstatten sowie die Gerichtskosten für die Nutzung des elektronischen Schutzschriftenregisters von 83,00 € (Anlage B 4). Darüber hinaus bestehe auch kein Unterlassungsanspruch wegen des Vertriebs des angegriffenen T-Shirts. Denn durch die farbliche Gestaltung fehle es an der typischen Kontrastwirkung dreier gleich heller oder gleichfarbiger Streifen auf einem in sich gleichfarbigen Hintergrund, so wie die Klägerin die Streifenkennzeichnung ausweislich der von ihr vorgelegten Anlage LSG 5 auch selbst benutze. Durch die farbliche Gestaltung der angegriffenen Streifen entstehe ein abweichender Gesamteindruck. Zudem seien Streifen-Kennzeichnungen mit kontrastierenden Farben marktüblich und dem angesprochenen Verkehr von vielen verschiedenen Marken und Herstellern bekannt (vgl. Anlagen B 6 ff.). Zudem liege in der Beschränkung des Klageantrags eine teilweise Klagerücknahme.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet, lediglich hinsichtlich eines Teils der geltend gemachten Abmahnkosten unbegründet. Die zulässige Widerklage ist überwiegend begründet.

A.

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet, lediglich hinsichtlich eines Teils der geltend gemachten Rechtsanwaltskosten unbegründet.

I.

Die Klägerin hat einen Anspruch gegen die Beklagte aus der Klagemarke 1 auf Unterlassung aus Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. b UMV, T-Shirts mit der dargestellten Streifenkennzeichnung anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder einzuführen oder auszuführen sowie zu bewerben.

Nach Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. b UMV erwirbt der Inhaber einer Unionsmarke, unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte, ein ausschließliches Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

1.

Die Klägerin ist als Inhaberin der Klagemarke 1 aktivlegitimiert.

2.

Die Beklagte hat die angegriffene Drei-Streifen-Kennzeichnung ohne Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr markenmäßig verwendet.

Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH GRUR 2007, 971, 972 – Céline ; Eisenführ/Eberhardt in Eisenführ/Schennen, UMV, 4. Aufl., Art. 9, Rn. 33; Ingerl/Rohnke , MarkenG, 3. Auflage 2010, § 14, Rn. 128 ff.), wofür es genügt, wenn die Benutzung auch nur den Eindruck aufkommen lässt, dass eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen und dem Markeninhaber besteht (EuGH GRUR 2003, 55 – Arsenal Football Club , Tz. 56; Eisenführ/Schennen, a.a.O., Rn. 34; Ingerl/Rohnke , a.a.O., § 14, Rn. 129). Nicht ausreichend ist, wenn das angegriffene Zeichen vom Verkehr ausschließlich als schmückendes Beiwerk oder als Zierrat verstanden wird (BGH GRUR 2002, 171, 173 – Marlboro/Dach, m.w.N.).

Die Anbringung des Streifenbandes, das dem angesprochenen Verkehr, zu dem die Kammermitglieder zählen, als drei parallele Streifen auf der Ärmelpartie des Bekleidungsstücks entgegentritt, dient der Kennzeichnung der Herkunft des T-Shirts aus einem bestimmten Unternehmen und erfolgte damit herkunftshinweisend. Insbesondere wird der angesprochene Verkehr die 3-Streifen-Kennzeichnung nicht lediglich als bloße dekorative Verzierung auffassen. Denn er ist angesichts der ihm bekannten Kennzeichnungspraxis der Klägerin daran gewöhnt, in der in Rede stehenden Aufmachung von Bekleidungsstücken einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH GRUR 2001, 158 – Verwechslungsgefahr bei Streifenmustern ). Insoweit handelt es sich bei der Klagemarke 1, die drei gleich große und gleich breite, parallel laufende Streifen zeigt, die auf einem Oberbekleidungsstück angebracht sind, aufgrund der umfassenden allgemein bekannten Verwendung dieser Kennzeichnung im Sport- und Freizeitmodenbereich um eine bekannte Marke, die dem angesprochenen Verkehr, was die Kammermitglieder aus eigener Anschauung bestätigen können, seit Jahrzehnten insbesondere auf diversen Oberbekleidungsstücken an der entsprechenden Stelle entgegentritt, wie es auch aus den von den Parteien vorgelegten Anlagen hervorgeht.

Der Einstufung als herkunftshinweisenden Benutzung steht insoweit auch nicht entgegen, dass die Streifen auf dem T-Shirt der Beklagten auch als Verzierung aufgefasst werden ( Ingerl/Rohnke , 3. Aufl. 2010, MarkenG § 14 Rn. 348; EuGH GRUR Int. 2004, 121 – Adidas-Salomon und Adidas Benelux , Tz. 39/40 zu Art. 5 Abs. 2 MRRL; EuGH GRUR 2008, 503 – adidas und adidas Benelux , Tz. 33/34, zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL).

3.

Es besteht zudem Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Kennzeichnungskraft der Marke, der Ähnlichkeit der mit ihnen bezeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Ähnlichkeit der verwendeten Kennzeichen. Ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der Waren kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Kennzeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden und umgekehrt ( Ingerl / Rohnke , a.a.O, § 14 Rn. 371).

Marken, die insbesondere wegen ihrer Bekanntheit eine hohe Unterscheidungskraft besitzen, genießen einen umfassenderen Schutz als Marken mit geringerer Unterscheidungskraft (EuGH GRUR Int 2000, 899, Rn. 41 – Marca/Adidas , m.w.N.).

a.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 ist aufgrund der dem angesprochenen Verkehr und damit auch den Kammermitgliedern offenkundigen, umfangreichen und jahrzehntelangen Verwendung der Marke für Sportartikel und sportlich-modische Bekleidungsstücke als außerordentlich hoch einzustufen (vgl. auch OLG Hamburg, BeckRS 2005, 33909, m.w.N.), unabhängig davon, ob der Klagemarke 1 originär nur geringe oder durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.

Insbesondere zeichnet sich die hier relevante Klagemarke 1 durch die Positionierung der drei parallel verlaufenden, sich zu der Grundfarbe kontrastierenden Streifen an der Ärmelpartie eines Oberbekleidungsstückes aus, der dem allgemeinen Verkehr als typisches, auf die Klägerin hinweisendes Merkmal geläufig ist.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 ist auch nicht durch einen Gebrauch ähnlicher Drittzeichen geschwächt. Zwar kann durch Drittkennzeichen im Ähnlichkeitsbereich eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke eintreten. Eine solche Schwächung stellt aber einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Zeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH GRUR 2009, 766, Rn. 32 – Stofffähnchen I ; BGH, GRUR 2002, 626 [628] = NJW-RR 2002, 1407 – IMS ). Insoweit hat die Beklagte schon nicht substantiiert dazu vorgetragen, dass der angesprochene Verkehr an Streifenkennzeichnungen in der hier relevanten Art und Weise im Bekleidungssektor gewöhnt sei. Die von der Beklagten angeführten Verwendungsbeispiele (S. 23 ff. der Klageerwiderung, Bl. 101 ff. GA) erfassen ausschließlich Streifenkennzeichnungen, die nicht das für die Klagemarke 1 wesentliche Merkmal von drei parallelen gleich breiten Streifen mit gleichem Abstand auf einem andersfarbigen Hintergrund auf dem Ärmel eines Oberbekleidungsstücks aufweisen. Vielmehr erscheinen die meisten der zwei oder mehreren Streifen als direkt nebeneinander anliegend. Sie sind damit noch weiter von der Klagemarke 1 entfernt als die angegriffene Streifenkennzeichnung. Drittzeichen, die lediglich den gleichen oder einen größeren Abstand zu dem geschützten Zeichen halten als die angegriffene Kennzeichnung, können indes keine Schwächung der Kennzeichnungskraft bewirken (BGH GRUR 1971, 577, 579 – Raupentin; OLG München, Urteil vom 10.11.2005 – 29 U #####/####, BeckRS 2005, 33909).

Zudem ist nicht substantiiert zum konkreten Umfang der Tätigkeit der Drittunternehmen und zur Bekanntheit ihrer Kennzeichnungen am Markt vorgetragen worden. Allein die Anzahl der Drittzeichen reicht zur Darlegung einer Schwächung der Kennzeichnungskraft nicht aus. Der Umfang der Tätigkeit der Drittunternehmen und die Bekanntheit ihrer Kennzeichnungen am Markt müssen im Einzelnen dargelegt werden (BGH GRUR 2009, 685, Rz. 25 – ahd.de ; EuG BeckRS 2011, 81619 Rn. 114 – Buchstabe e oder c ; BeckOK UMV/Büscher/ Kochendörfer , 14. Ed. 20.5.2019, UMV Art. 8 Rn. 112).

b.

Es besteht Warenidentität, da die Klagemarke 1 für Bekleidung eingetragen ist und die Beklagte das angegriffene Zeichen für Bekleidung, nämlich T-Shirts, verwendet.

c.

Es besteht hohe Zeichenähnlichkeit.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int 2010, 129 Rn. 60 – La Espahola/Carbonell ; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 = WRP 2009, 1533 – airdsl ), wobei hier mangels eines Wortbestandteils nur die bildliche Ähnlichkeit in Betracht kommt.

Es stehen sich die Klagemarke 1 und die angegriffene Kennzeichnung wie folgt gegenüber:

Die Klagemarke 1, bei der es sich ausweislich der erläuternden Beschreibung im Register des EUIPO um eine Positionsmarke handelt, wird durch die Kennzeichnung der Armpartie eines Oberbekleidungsstücks mit drei parallel verlaufenden gleich großen und breiten sowie farblich kontrastierenden Streifen geprägt. Dass die Marke als „Bildmarke“ im Register des EUIPO eingetragen ist, spielt für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke keine Rolle (EuGH, Urteil vom 6.6.2019 – C-223/18 P, BeckRS 2019, 10537). Durch die Strichelung der Konturen des Oberbekleidungsstückes wird insbesondere deutlich, dass es dem Markeninhaber im Wesentlichen um die Positionierung der drei Streifen auf irgendeinem Oberbekleidungsstück ankam, nicht aber um die konkrete Ausgestaltung des Oberbekleidungsstücks, einschließlich dessen heller Grundfarbe oder dessen Schnitts.

Die drei gleich großen parallelen Streifen auf dem Ärmel, die die Klagemarke 1 auszeichnet, finden sich auf dem T-Shirt der Beklagten an der gleichen Position wieder. Soweit es sich bei den Streifen um ein aufgenähtes Ribbon-Band handelt, ist dies bei flüchtiger Betrachtung aufgrund der gleichen Hintergrundfarbe des T-Shirts nicht erkennbar. Vielmehr vermittelt das aufgebrachte Band wegen der ebenfalls schwarzen bzw. schwarz-blauen Hintergrundfarbe dem angesprochenen Verkehr ein Bild von drei voneinander in gleichem Abstand getrennten Streifen, die sich von der Grundfarbe des T-Shirts absetzen. Die von der Beklagten angeführte Fünf-Streifen-Kennzeichnung ist im Streitfall gerade nicht erkennbar. Ein Unterschied in der Dicke der Streifen zu derjenigen der Klagemarke 1 ist, soweit man einen solchen überhaupt zu erkennen vermag, jedenfalls so marginal, dass er die Zeichenähnlichkeit dem Gesamteindruck nach nicht tangiert.

Der Ähnlichkeit steht auch nicht entgegen, dass der mittige Streifen in roter Farbe gehalten ist, die beiden äußeren Streifen hingegen in Weiß. Denn auch so heben sich die Streifen deutlich von der (Hinter-)Grundfarbe des T-Shirts schwarz bzw. blau-schwarz ab. Das Urteil „ BMW-Emblem“ des BGH vom 12.03.2015, Az. I ZR 153/14, das die Beklagte dafür anführt, dass es sich bei der farblichen Abweichung nicht um unbedeutende Unterschiede handelt, verhält sich zu der Frage, ob eine identische Zeichennutzung vorliegt. Auch wenn hier eine Zeichenidentität aufgrund der unterschiedlichen farblichen Gestaltung der Streifen nicht angenommen werden kann, besagt dies aber nicht, dass sich die Zeichen überhaupt nicht oder nur wenig ähnlich seien. Maßgeblich ist insoweit immer der Gesamteindruck unter Berücksichtigung der kennzeichnungskräftigen und schwachen Elemente der Klagemarke.

Der Ähnlichkeit im Gesamteindruck steht auch nicht das von der Beklagten angeführte Urteil des EuG vom 19.06.2019, Az. T-307/17, zu der Bildmarke der Klägerin unter der Registernummer 12442166 entgegen. In dieser Entscheidung hat das EuG die Nichtigerklärung der vorgenannten Marke durch das EUIPO bestätigt, da die Marke keine originäre Unterscheidungskraft habe und die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass sie im gesamten Gebiet der Union infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Das EuG vertrat die Ansicht, dass aufgrund des äußerst einfachen Charakters der Marke, die Umkehr der Farbgebung von drei schwarzen Streifen auf weißem Hintergrund zu drei weißen oder hellen Streifen auf schwarzem oder dunklem Hintergrund, auch wenn ein scharfer Kontrast zwischen den drei Streifen und dem Hintergrund erhalten bleibe, keine geringfügige Abweichung von der eingetragenen Marke darstelle.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Klagemarke 1 – wie bereits dargestellt und anders als die Bildmarke – durch die Position der Streifen auf dem dargestellten Oberbekleidungsstück geprägt wird. Diese Position ist auf dem angegriffenen T-Shirt identisch übernommen worden, was für die Zeichenähnlichkeit dem Gesamteindruck nach eine erhebliche Rolle spielt. Die Umkehr des Kontrastes – von dunklen Streifen auf hellem Hintergrund zu weißen und roten Streifen auf dunklem Hintergrund – führt unter diesen Umständen nach Ansicht der Kammer nicht dazu, dass sich die gegenüberstehenden Zeichen dem Gesamteindruck nach nunmehr nur geringfügig ähnlich oder unähnlich wären.

d.

Unter Berücksichtigung der hohen Kennzeichnungskraft der Klagmarke und der Warenidentität hält die Streifenkennzeichnung des streitgegenständlichen T-Shirts keinen ausreichenden Zeichenabstand ein. Dies gilt nach Ansicht der Kammer selbst bei einer unterstellten nur geringen Zeichenähnlichkeit.

4.

Die Beklagte hat die durch die Verletzungshandlung indizierte Wiederholungsgefahr nicht durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ausgeräumt.

II.

Der Schadensersatzfeststellungsanspruch folgt aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 125b Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG. Denn der Beklagten ist vorzuwerfen, sich zumindest fahrlässig über den Bestand des Markenrechts der Klägerin hinweggesetzt zu haben. Das Feststellungsinteresse besteht, da die Klägerin nicht in der Lage ist, ihren Anspruch abschließend zu beziffern.

III.

Die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung folgen aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 125b Nr. 2, 19 Abs. 1, 3 MarkenG bzw. § 242 BGB. Steht die Verpflichtung der Beklagten zur Schadensersatzleistung fest (s. Ziff. II.), ist sie nach Treu und Glauben auch zur Auskunft verpflichtet, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die verlangte Auskunft nicht unzumutbar belastet.

IV.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Freistellung von den vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten gegenüber ihren Prozessbevollmächtigten aus §§ 677, 683 S. 1, 670, 257 BGB zu, jedoch lediglich in Höhe von 2.206,22 €.

Die Abmahnung vom 04.07.2018 (Anlage LSG 9) war nur teilweise begründet und berechtigt. Soweit die Klägerin das hier streitgegenständliche T-Shirt mit der angegriffenen Streifenkennzeichnung zum Gegenstand ihrer Abmahnung gemacht hat, war die Abmahnung begründet (s.o. Ziff. I. bis IIV.) und berechtigt, da sie der Beklagten Gelegenheit gegeben hat, die Klägerin klaglos zu stellen. Soweit sie sich gegen den Vertrieb zweier weiterer Bekleidungsstücke wendet, war die Abmahnung unstreitig unbegründet und unberechtigt, da die Beklagte die Bekleidungsstücke nicht vertrieben hat. Da die Abmahnung nur teilweise begründet war, sind die Kosten auch nur teilweise zu ersetzen. Dabei ist die Höhe des Erstattungsanspruchs nach dem Verhältnis des Gegenstandswerts des berechtigten Teils der Abmahnung zum Gegenstandswert der gesamten Abmahnung zu bestimmen (BGH, Urt. v. 14.01.2016, Az. I ZR 61/14, Rn. 47 – Wir helfen im Trauerfall , zitiert nach juris). Die Kammer bemisst den begründeten Teil der Abmahnung mit 1/3, so dass der Erstattungsanspruch um 2/3 zu reduzieren ist.

Der der Abmahnung zugrunde gelegte Gegenstandswert von 850.000,00 € für die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Schadensersatz und Vernichtung hinsichtlich drei verschiedener Verletzungshandlungen ist in Anbetracht der bekannten Marke der Klägerin im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Der Anspruch berechnet sich daher auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 850.000,00 €, jedoch mangels Darlegung einer besonderen Schwierigkeit oder eines besonderen Umfangs der Sache, lediglich aus einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr (vgl. BGH GRUR-RR 2012, 491) zzgl. Auslagenpauschale von 20,00 € und Mehrwertsteuer abzüglich 2/3 (6.618,66 € – 2/3 = 2.206,22 €).

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 291 S. 1, 288 Abs. 1 BGB ab dem 03.01.2019.

B.

Die zulässige Widerklage ist ebenfalls nur teilweise begründet.

I.

Die Beklagte hat gegen die Klägerin einen Anspruch auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten für das anwaltliche Schreiben vom 06.08.2018 (Anlage B 2) in Höhe von lediglich 4.412,44 €.

Der Anspruch auf Schadensersatz folgt aus § 823 Abs. 1 BGB, da das Abmahnschreiben der Klägerin teilweise – hinsichtlich der zwei von der Beklagten nicht vertriebenen Bekleidungsstücke – unbegründet war und daher einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb i.S. des § 823 Abs. 1 BGB darstellt, der rechtswidrig und schuldhaft erfolgte (vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 19. 3. 2008 - 2a O 314/07, GRUR-RR 2008, 340 – restposten.de ; BGH GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I; BGHZ 208, 119 Rn. 15 = WRP 2016, 881 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II; BGH GRUR-RS 2013, Rn. 30 – 18+; BGH WRP 2018, 950 Rn. 70 – Ballerinaschuh; Köhler/Bornkamm /Feddersen/Köhler, 38. Aufl. 2020, UWG § 4 Rn. 4.180a). Das Aussprechen der Abmahnung hinsichtlich der zwei Bekleidungsstücke erfolgte auch rechtswidrig und schuldhaft, da für die Klägerin bei sorgfältiger Prüfung hätte erkennbar sein müssen, dass die Beklagte diese nicht vertrieben hat. Da die Abmahnung jedoch teilweise begründet gewesen ist (s. Ziff. A. IV.), beruhen auch die geltend gemachten Anwaltskosten nur teilweise auf der Rechtsgutverletzung, so dass der geltend gemachte Anspruch um 1/3 zu reduzieren ist. Der Anspruch berechnet sich daher auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 850.000,00 €, jedoch mangels Darlegung einer besonderen Schwierigkeit oder eines besonderen Umfangs der Sache, auch hier lediglich aus einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr (vgl. BGH GRUR-RR 2012, 491) zzgl. Auslagenpauschale von 20,00 € und Mehrwertsteuer abzüglich 1/3 (6.618,66 € – 1/3 = 4.412,44 €).

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286, 288 Abs. 1 BGB ab dem 16.08.2018.

II.

Die Beklagte hat einen Anspruch auf Erstattung der Kosten der Schutzschrift in Höhe von lediglich 4.412,44 € und der Gerichtskosten für die Hinterlegung im Schutzschriftenregister in Höhe von 83,00 € aus § 823 Abs. 1 BGB.

Die Kosten einer Schutzschrift, die vorsorglich zur Verteidigung gegen einen erwarteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht worden ist, sind im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens von der unterliegenden Partei grundsätzlich erstattungsfähig, wenn ein entsprechender Verfügungsantrag bei diesem Gericht eingeht (BGH GRUR 2008, 640, Rn. 10 – Kosten der Schutzschrift III , m.w.N.). Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der die unberechtigten Verletzungshandlungen umfasst hätte, ist bei Gericht zwar nicht eingegangen. Denn der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung erfasste nur das T-Shirt, hinsichtlich dessen auch ein Unterlassungsanspruch bestand und hinsichtlich dessen die einstweilige Verfügung schließlich auch erlassen worden ist. Die Kosten für die Einreichung der Schutzschrift können in diesem Fall jedoch im Wege des Schadensersatzes nach § 823 Abs. 1 BGB geltend gemacht werden (BGH GRUR-RS 2013, 06018 = BeckRS 2013, 6018, Rn. 30 – 18+ ; Ohly/Sosnitza /Sosnitza, 7. Aufl. 2016, UWG § 12 Rn. 137, m.w.N.). Wie bereits ausgeführt, stellt die teilweise unbegründete Abmahnung der Beklagten durch die Klägerin einen schuldhaften und rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Beklagten dar. Die Hinterlegung einer Schutzschrift hinsichtlich der zwei Bekleidungsstücke, die die Beklagte nicht vertrieben hat, war zum Zeitpunkt der Einreichung der Schutzschrift unter dem 17.07.2018 auch erforderlich und beruht daher auf der Rechtsgutverletzung. Denn die Klägerin hatte die entsprechende Berühmung erst mit Schreiben vom 20.07.2018 gegenüber der Beklagten fallengelassen und damit zu einem Zeitpunkt, als die Rechtsanwaltskosten bereits entstanden waren. Allerdings sind die Rechtsanwaltskosten aufgrund der nur teilweisen Unbegründetheit der Abmahnung wiederum um 1/3 zu reduzieren, so dass sich auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 850.000,00 € und unter Zugrundelegung einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr zzgl. Kostenpauschale in Höhe von 20,00 € zzgl. Mehrwertsteuer zu erstattende Kosten in Höhe von 4.412,44 € ergeben.

Eine Anrechnung auf die Rechtsanwaltskosten, die durch die Gegenabmahnung entstanden sind (Ziff. B. I.), findet nicht statt. Denn die Beauftragung des Rechtsanwaltes zur Vertretung und Verteidigung im einstweiligen Verfügungsverfahren stellt eine von der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs unabhängige und damit selbständige Angelegenheit dar, die einen weiteren Kostenerstattungsanspruch gegen den Mandanten begründet.

Im Ergebnis sind daher auch die geltend gemachten Kosten für die Nutzung des elektronischen Schutzschriftenregisters in Höhe von 83,00 € gemäß § 823 Abs. 1 BGB zu erstatten. Eine Reduktion der Kosten hat nicht zu erfolgen, da diese auch dann in voller Höhe entstanden wären, wenn die Schutzschrift nur Verteidigungsvorbringen gegen den unbegründeten Teil der Abmahnung zum Gegenstand gehabt hätte.

Der Zinsanspruch hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten folgt aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB ab dem 16.08.2018 und hinsichtlich der Gerichtsgebühren in Höhe von 83,00 € aus §§ 288 Abs. 1, 291 BGB ab dem 16.05.2019.

C.

Der nachgelassene Schriftsatz der Beklagten vom 02.01.2020 gibt keinerlei Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung. Insbesondere hat die Kammer ihre Entscheidung nicht auf das von der Klägerin vorgelegte Gutachten der Anlage LSG 21 gestützt.

D.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 2 S. 2, 709 ZPO. In der Einschränkung des Unterlassungsantrags hinsichtlich des Klammerzusatzes „ unabhängig von der konkreten Farbstellung “ liegt eine teilweise Klagerücknahme, die die Kammer mit 1/4 des Streitwerts bemisst. Denn der zunächst begehrte Unterlassungsanspruch ging über den Anspruch hinaus, der sich nunmehr auf die konkrete Verletzungsform beschränkt. Insoweit stellte die begehrte Abstrahierung eine Erweiterung des Verbotstenors auf solche Zeichenverwendungen dar, die über das Charakteristische des konkreten Verletzungsfalles hinausging.

Streitwert : 299.433,69 € (§ 45 Abs. 1 S. 1 GKG)

Klage: 285.000,00 € ;

die Klägerin muss sich insoweit an dem in der Abmahnung vorgerichtlich selbst angenommenen Gegenstandswert festhalten lassen, der in der Folge um 2/3 zu reduzieren war. Davon entfallen 220.000,00 € auf den Unterlassungsanspruch, 55.000,00 € auf den Schadensersatzfeststellungsanspruch und 10.000,00 € auf den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch.

Widerklage: 14.433,69 €