Landgericht Düsseldorf, 4b. Zivilkammer — 4b O 105/20

Die Klägerin macht gegen die Beklagte auf die Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 2 66 323 B1 X (im Folgenden: Klagepatent) gestützte Ansprüche auf Unterlassen, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach geltend.

Das Klagepatent, das eine Priorität vom 27.11.2009 in Anspruch nimmt, wurde am 26.11.2010 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Anmeldung datiert vom 10.01.2018, die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung vom 19.08.2020.

Der hier maßgebliche Anspruch 1 des Klagepatents mit der Bezeichnung „elektrisch erhitztes Rauchsystem mit externer Heizvorrichtung“ lautet in der englischen Version wie folgt:

„An electrically heated smoking system (203) and an aerosol-forming substrate (205) received in the electrically heated smoking system, wherein the aerosol forming substrate forms part of a smoking article (201) separate to the electrically heated smoking system, the system comprising a heater for heating the substrate to form the aerosol, the heater comprising a first heating element (213), wherein the electrically heated smoking and the the heating element are arranged such that the first heating element exends a distance only partially along the length of the aerosol-forming substrate, the heater further comprising a second heating element (214) arranged such that the second heating element extends a distance only partially along the length of the aerosol-forming substrate and is upstream of the first heating element, wherein both the first heating element and the second heating element extend partially or fully aorund a cirumference of the aerosol forming substrate and wherein the electrically heated smoking system comprises only two heating elements.“

Der deutsche Wortlaut des erteilen Anspruchs 1 lautet wie folgt:

„Elektrisch beheiztes Rauchsystem (203) und ein aerosolbildendes Substrat (205), das in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen ist, wobei das aerosolbildende Substrat einen Teil eines Rauchartikels (201) bildet, der von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem getrennt ist, wobei das System eine Heizvorrichtung zum Erwärmen des Substrats zur Bildung des Aerosols umfasst, die Heizvorrichtung ein erstes Heizelement (213) umfasst, wobei das elektrisch erwärmte Rauchsystem und das Heizelement derart angeordnet sind, dass sich das erste Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt, wobei die Heizvorrichtung weiter ein zweites Heizelement (214) umfasst, das derart angeordnet ist, dass sich das zweite Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt und stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist, wobei sich sowohl das erste Heizelement als auch das zweite Heizelement teilweise oder vollständig um einen Umfang des aerosolbildenden Substrats herum erstrecken, und wobei das elektrisch beheizte Rauchsystem nur zwei Heizelemente aufweist.“

Nachfolgend (verkleinert) wiedergegebene Figur 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Rauchsystem mit einem Rauchartikel:

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Gegen das Klagepatent ist ein von der Nicoventures Trading A Limited am 03.09.2020 erhobener Einspruch anhängig (der Einspruchsschriftsatz liegt als Anlage VP4 vor; deutsche Übersetzung: Anlage VP4a). Eine Entscheidung über den Einspruch steht noch aus. Das Klagepatent steht in Kraft.

Die Beklagte bietet an und vertreibt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung „glo TM TABAK HEATER “ ein Tabakerhitzungsgerät (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 1) sowie hierzu passende zigarettenförmige Tabaksticks mit einem aerosolbildenden Substrat mit der Handelsbezeichnung „neo TM STICKS “ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 2). Die angegriffenen Ausführungsformen können insbesondere über die von der Beklagten betriebene Internetseite mit der Adresse https://www. discoverglo.com/de/de/ B entweder jeweils einzeln oder als Gesamtheit (in das Tabakerhitzungsgerät eingesetzter Tabakstick) bestellt werden. Die angegriffenen Ausführungsformen können weiter auch über andere Händler bezogen werden. Muster der angegriffenen Ausführungsformen sind als Anlage K11 Aktenbestandteil.

Die angegriffenen Tabaksticks (angegriffene Ausführungsform 2) können in das angegriffene Tabakerhitzungsgerät (angegriffene Ausführungsform 1) eingesetzt und dort erhitzt werden. Durch den Zusatz von Glyzerin wird dann, wenn der Nutzer an einem Filterstück des Tabaksticks zieht, ein Aerosol erzeugt. Das erforderliche Erhitzen des Sticks erfolgt dabei mithilfe einer Induktionsheizvorrichtung. Die Induktionsvorrichtung ist mit zwei voneinander getrennt angeordneten induktiven Spulen ausgestattet. Die beiden Spulen sind unterschiedlich ansteuerbar, in Abhängigkeit davon, welche Spule angesteuert wird, werden jedenfalls auch unterschiedliche Teile des Tabaksticks, das heißt des aerosolbildenden Substrats, erhitzt. Zur Verdeutlichung wird nachfolgend eine Abbildung (rechts) sowie ein Röntgenbild (links) der angegriffenen Ausführungsform 1 wiedergegeben:

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Der Erwärmungsvorgang erfolgt derart, dass die jeweilige Induktionsspule mit Wechselstrom beaufschlagt wird und die dabei entstehende elektrische Energie in ein wechselndes Magnetfeld umgewandelt wird. Dieses Magnetfeld wird von der Spule auf den zu erwärmenden (elektrisch leitenden) Körper, dem sogenannten Suszeptor, gerichtet („induziert“). Der Suszeptor wird bei der angegriffenen Ausführungsform durch eine innerhalb der beiden Induktionsspulen liegende Metallröhre gebildet. Das wechselnde Magnetfeld verursacht im Suszpetor einen Wirbelstrom und erwärmt diesen so. Die entstehende Wärme wird dann auf das aerosolbildende Substrat übertragen. Die Induktionsspulen selbst erwärmen sich bei dem beschriebenen Vorgang nicht.

Der in die angegriffene Ausführungsform 1 einsetzbare Tabakstick (angegriffene Ausführungsform 2) ist, wie nachfolgender Skizze zu entnehmen, aufgebaut und weist die dort angegebenen Maße (ungefähre Angaben) auf:

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Die Position des Tabaksticks in seinem in das angegriffene Rauchsystem eingeschobenen Zustand stellt sich skizzenhaft wie folgt dar:

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In der Skizze sind der Suszeptor „blau“, das aerosolbildende Substrat „orangefarben“ und die Spulen „grün“ eingefärbt

Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffenen Ausführungsformen würden, soweit diese in zusammengesetztem Zustand angeboten und vertrieben werden, das Klagepatent unmittelbar wortsinngemäß verletzen. Soweit die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 jeweils getrennt voneinander vertrieben werden, liege jeweils eine mittelbare Verletzung der klagepatentgemäßen Lehre vor.

Die angegriffene Ausführungsform 1 weise zwei klagepatentgemäße Heizelemente in der Form der zwei Induktionsspulen auf. Ausreichend sei, dass die jeweilige Induktionsspule das magnetische Feld erzeuge, das dann zur Erwärmung des Suszeptors führe. Denn bei einem Heizelement im Sinne der Lehre des Klagepatents müsse es sich nicht um ein Bauteil handeln, welches sich selbst erwärme und dadurch die Erwärmung des Substrats herbeiführe. Durch das klagepatentgemäße Heizelement müsse lediglich die Heizenergie für die das Substrat erwärmende Heizvorrichtung insgesamt bereitgestellt werden. Die Abgabe von Wärme an das Substrat könne aber auch durch andere Bauteile erfolgen.

Unbeschadet dessen würden sich die klagepatentgemäß angestrebten zwei Heizelemente auch bei einer Betrachtung ergeben, die den Suszeptor einbezieht, weil dieser in zwei gesonderte, unmittelbar durch die jeweilige Spule erwärmbare Bereiche unterteilbar sei, die auch voneinander trennbar seien.

Die Heizelemente in Form der beiden Induktionsspulen der angegriffenen Ausführungsform 1 seien auch so angeordnet, dass sich die jeweilige Spule in klagepatentgemäßer Art und Weise „nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstrecke“. Damit seien lediglich solche Ausgestaltungen aus dem Bereich des Klagepatents ausgenommen, die sich über die gesamte Länge des aerosolbildenden Substrats erstrecken würden. Unschädlich sei hingegen, wenn sich das Heizelement – wie bei den angegriffenen Ausführungsformen – über das aerosolbildende Substrat hinaus erstrecke. Das Klagepatent definiere die räumliche Lage der Heizvorrichtung in dem Verhältnis zum aerosolbildenden Substrat ausschließlich dergestalt, dass diese die Länge des Substrats nicht vollständig erfassen dürfe. Auch enthalte der Anspruch keine Vorgabe zur Gesamtlänge der Heizelemente im Verhältnis zur Gesamtlänge des aerosolbildenden Substrats.

Einer (mittelbaren) Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform 2 stehe – anders als die Beklagte meint – auch nicht entgegen, dass die angegriffene Ausführungsform 2 nicht als Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, qualifiziert werden könne. Aerosolbildendes Substrat und Rauchartikel würden anspruchsgemäß funktional zusammenwirken, um den klagepatentgemäß angestrebten Erfolg herbeizuführen.

Die Beklagte biete auch jedenfalls nach dem 24.11.2021 noch ein elektrisches Rauchsystem mit der Beschreibung „2-Zonen-Heizkammer“ an.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen:

Wie erkannt;

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise,

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den am 3. September 2020 erhobenen Einspruch gegen das Klagepatent 3 266 323 B1 auszusetzen.

Die Beklagte ist der Auffassung, das Klagepatent werde durch die angegriffenen Ausführungsformen weder unmittelbar noch – soweit die angegriffenen Ausführungsformen separat vertrieben werden – mittelbar verletzt.

Der angegriffenen Ausführungsform 1 fehle es an zwei Heizelementen im Sinne der Lehre des Klagepatents. Insbesondere handele es sich bei den zwei Induktionsspulen nicht um klagepatentgemäße Heizelemente. Denn die geschützte Lehre verlange, dass sich das Heizelement selbst aufheize und die Wärme auf das Substrat übertrage. Danach könne bei der angegriffenen Ausführungsform 1 lediglich der (einfach vorhandene) Suszeptor als klagepatentgemäßes Heizelement betrachtet werden.

Dieser aber könne seinerseits nicht in zwei Heizelemente im Sinne der Lehre des Klagepatents unterteilt werden. Zum einen beanspruche das Klagepatent mit den zwei Heizelementen zwei separate, baulich voneinander trennbare Komponenten. Zum anderen stehe einer Betrachtung, wonach der Suszeptor zwei Heizbereiche in dem Sinne zweier Heizelemente aufweise, auch entgegen, dass sich dieser nicht in genau zwei Bereiche, die sich separat und unterschiedlich voneinander erwärmen lassen, unterteilen lasse. Vielmehr entstünden durch die axiale Anordnung der Spulen „Überlappbereiche“, auch führe die innerhalb des Suszeptors stattfindende Wärmeleitung dazu, dass sich weitere Teile des Suzeptors erhitzen würden, als diejenigen, die der Spule direkt benachbart seien. Dadurch würden Teile des Substrats doppelt erhitzt.

Des Weiteren sei das Heizelement der angegriffenen Ausführungsform 1, unabhängig davon, ob man dieses in den beiden Induktionsspulen oder dem Suszeptor erblicke, im Verhältnis zu dem aerosolbildenden Substrat nicht im Sinne der geschützten Lehre derart angeordnet, dass es sich „nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats“ erstrecke.

Denn dies verlange nicht nur, dass sich die beiden Heizelemente nur über einen Teilbereich des aerosolbildenden Substrats erstrecken, sondern auch, dass keines der Heizelemente das aerosolbildende Substrat stromauf- oder -abwärts in der Länge überrage. Beide Heizelemente müssten zudem auch – jeweils für sich und auch zusammen – kürzer als das aerosolbildende Substrat sein. Dies aber treffe – insoweit unstreitig – insbesondere auch auf die von der Klägerin in Bezug genommenen Spulen nicht zu, weil diese sowohl in stromauf- als auch in stromabwärtiger Richtung über die Länge des aerosolbildenden Substrats hinausgehen (vgl. insoweit auch die Skizze im unstreitigen Teil des Tatbestandes).

Einer mittelbaren Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform 2 stehe weiter auch entgegen, dass es sich bei dieser nicht um ein Mittel handele, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe.

Eine solche Eigenschaft könne der angegriffenen Ausführungsform 2 vorliegend nicht allein unter Verweis darauf, dass der Rauchartikel in dem Patentanspruch benannt ist, zugewiesen werden. Denn ein in den Patentanspruch aufgenommenes Mittel – hier zudem lediglich in Form des aerosolbildenden Substrats und nicht des Rauchartikels insgesamt – sei ausnahmsweise dann kein wesentliches Element der Erfindung, wenn es – wie vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform 2 – keinen Beitrag zu der Erfindung leiste. Das Wesen der hier vorliegenden Erfindung bestehe einzig und allein in der besonderen Ausgestaltung und Ausformung des elektrisch beheizten Rauchsystems, insbesondere seiner genau zwei Heizelemente.

Jedenfalls scheide ein Schlechthin-Verbot aus, weil die angegriffene Ausführungsform 2 – was die Klägerin mit Nichtwissen bestreitet – auch in das von der Beklagten neu entwickelte Rauchsystem, das nur eine Induktorspule aufweise, und deshalb der Lehre des Klagepatents nicht unterfalle, eingesetzt werden könne. Diese neue, geänderte Ausführungsform sei seit Mitte November auf dem deutschen Markt, seit dem 24. November 2021 ausschließlich. Etwa 9.000 Stück der geänderten Ausführungsform seien bisher veräußert worden. Im Internet und im Marketing werde das neue Rauchsystem als Upgrade beworben, zum Beispiel auf der Homepage unter der Rubrik „DiscoverGlo“.

Die zulässige Klage ist auch begründet.

Aufgrund der festgestellten Rechtsverletzungen (angegriffene Ausführungsform 1 und 2 in Kombination sowie angegriffene Ausführungsform 1 und 2 jeweils gesondert) stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche zu, Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1., 2, § 140a Abs.1, 3, § 140b Abs. 1, 3 PatG und §§ 242, 259 BGB.

Eine Aussetzung der Verhandlung ist nicht geboten.

I.

Die klagepatentgemäße Erfindung betrifft ein elektrisch beheiztes Rauchsystem, das eine Heizvorrichtung zum Erwärmen eines aerosolbildenden Substrats aufweist (Abs. [0001] des Klagepatents; nachfolgende Abschnitte ohne Bezeichnung beziehen sich auf solche der Klagepatentschrift, vorgelegt als Anlage K5a; deutsche Übersetzung: Anlage K5b).

Das Klagepatent nimmt einleitend auf Druckschriften Bezug, die vorbekannte Rauchsysteme offenbaren.

Die EP-A-0 358 002 zeige ein Rauchsystem, das eine Zigarette mit einem Widerstandsheizelement zum Erwärmen von Tabakmaterial in der Zigarette umfasse (Abs. [0002]). Über einen elektrischen Verbindungsstecker der Zigarette werde diese mit einer widerverwendbaren, handgehaltenen Steuerung verbunden, die eine Batterie und eine Stromsteuerschaltung aufweise und die Bereitstellung von Energie an das Widerstandsheizelement steuere (Abs. [0002]). Im Hinblick auf das so gekennzeichnete Rauchsystem kritisiert das Klagepatent, dass Tabakrauch dort dazu neige, auf den Innenwänden des Systems zu kondensieren, was zu einer reduzierten Leistung führe (Abs. [0003]).

Auf der Grundlage des beschriebenen Stands der Technik sieht es das Klagepatent als vorteilhaft an, ein elektrisch beheiztes Rauchsystem bereitzustellen, das im Gebrauch das Risiko einer Rauch- oder Aerosolkondensation auf seinen Innenwänden minimiert (Abs. [0004]).

In seinem einleitenden Teil nennt das Klagepatent sodann weiter die US5915387, aus der die Verwendung einer Zigarette in einem elektrischen Zigarettensystem bekannt sei (Abs. [0005]). Dort seien um die Zigarette herum acht umlaufend beabstandete Heizelemente positioniert, wobei jedes Heizelement als Reaktion auf einen Zug eines Benutzers betrieben werde (Abs. [0005]).

Aus der WO95 /27411 sei ein Heizsystem für einen Rauchartikel bekannt, das mehrere Induktionsquellen aufweise, die um eine in dem System aufgenommene Zigarette angeordnet sind. In der Zigarette befinde sich ein Suszeptormaterial, das durch ein magnetisches Wechselfeld erwärmt werde, das durch jede Induktionsquelle erzeugt werde (Abs. [0006]). Das System weise – in Entsprechung der Anzahl der Züge, die ein Benutzer nehme – sechs oder mehr Induktionsquellen auf, die voneinander längs entlang der Länge der Zigarette beabstandet seien und jede Induktionsquelle erstrecke sich nur entlang eines Teils der Zigarette (Abs. [0006]).

Ohne den dargestellten Stand der Technik ausdrücklich zu konkretisieren und ohne eine Aufgabe subjektiv zu formulieren, beschreibt das Klagepatent einzelne Aspekte der Erfindung. Klagepatentanspruch 1 schützt danach ein elektrisches Rauchsystem mit den nachfolgend gegliedert wiedergegebenen Merkmalen:

[1] Elektrisch beheiztes Rauchsystem (203) und

[2] ein aerosolbildendes Substrat (205),

[2.1] das in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen ist,

[2.2] wobei das aerosolbildende Substrat einen Teil des Rauchartikels (201) bildet, der von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem getrennt ist,

[3] das System umfasst eine Heizvorrichtung zum Erwärmen des Substrats zur Bildung des Aerosols,

[3.1] die Heizvorrichtung umfasst ein erstes Heizelement (213),

[3.1.1.] wobei das elektrisch erwärmte Rauchsystem und das Heizelement derart angeordnet sind, dass sich das erste Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt,

[3.2] die Heizvorrichtung umfasst ein zweites Heizelement (214),

[3.2.1] das derart angeordnet ist, dass sich das zweite Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt, und

[3.2.2] stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist,

[3.3] wobei sich sowohl das erste Heizelement als auch das zweite Heizelement teilweise oder vollständig um einen Umfang des aerosolbildenden Substrats herum erstrecken, und

[3.4] wobei das elektrisch beheizte Rauchsystem nur zwei Heizelemente aufweist.

II.

Angesichts des Streits der Parteien bedürfen die Merkmale 3.4 (dazu unter Ziff. 2.) und 3.1.1/ 3.2.1 (dazu unter Ziff. 3.) einer Auslegung, wobei zunächst die objektive Aufgabenstellung des Klagepatents dargestellt werden soll (dazu unter Ziff. 1.).

1.

Die objektive Aufgabenstellung des Klagepatents besteht darin, ein elektrisches Rauchsystem bereitzustellen, das die Möglichkeit bietet, auf ein aerosolbildendes Substrat mittels Wärme in unterschiedlicher – nicht näher bestimmter – Art und Weise einzuwirken.

Die Ermittlung des technischen Problems, dessen Lösung sich die geschützte Lehre widmet, ist Teil der Auslegung (BGH, GRUR 2010, 602, Rn. 27 – Gelenkanordnung). Bei der zu ermittelnden Aufgabenstellung handelt es sich um die von Lösungsmitteln befreite objektive Charakterisierung des tatsächlichen Leistungsergebnisses des Patentanspruchs (Scharen, in: Benkard, PatG, Kommentar, 11. Auflage, 2019, § 14, Rn. 80). Sie ergibt sich aus dem, was die technische Lehre, wie sie durch den Anspruchswortlaut festgelegt ist, tatsächlich zu leisten im Stande ist (a.a.O.). Hierfür ist im Wege der Auslegung aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (a.a.O.). Dabei kann das als Aufgabe der Erfindung Bezeichnete – woran es hier, im Zusammenhang mit dem Klagepatent fehlt – einen Hinweis auf das richtige Verständnis enthalten (a.a.O.). Für die Angaben der Beschreibung zur Aufgabe der Erfindung gilt jedoch wie auch sonst für die Beschreibung der Vorrang des Patentanspruchs gegenüber dem übrigen Inhalt der Patentschrift (a.a.O.).

Ausgehend von diesem Maßstab besteht die objektive Aufgabenstellung vorliegend in der Bereitstellung eines Rauchsystems, das die Möglichkeit bietet, eine unterschiedliche Wärmewirkung auf das aerosolbildende Substrat zu entfalten, und insoweit eine Verbesserung gegenüber einer Vorrichtung mit nur einem Heizelement bereithält. Über die Bereitstellung dieser bloßen Möglichkeit hinaus strebt aber das Klagepatent nicht an, dass das Rauchsystem bereits tatsächlich auch in unterschiedlicher Art und Weise Einfluss auf das aerosolbildende Substrat nimmt, etwa in der Form, dass das Substrat zu unterschiedlichen Zeiten erwärmt oder der Temperaturgradient entlang des aerosolbildenden Substrats unterschiedlich gesteuert wird. Die Aufgabe des Klagepatents ist darauf beschränkt, lediglich die konstruktiven Möglichkeiten dafür vorzusehen, dass eine unterschiedliche Wärmeeinwirkung auf das aerosolbildende Substrat erfolgen kann. Damit wird weiter auch erfindungswesentlich der Energieaufwand, dessen es zur Erwärmung des Substrats bedarf, reduziert. Eine darüberhinausgehende Energiereduktion strebt das Klagepatent hingegen nicht erfindungswesentlich an. Auch besteht auch kein weiterer erfindungswesentlicher Vorteil darin, eine Kondensation von Tabakrauch auf den Innenwänden des Systems zu reduzieren.

a)

Der Klagepatentanspruch 1 schützt eine Vorrichtung, die mit zwei Heizelementen ausgestattet ist und beschränkt sich damit auf eine Ausgestaltung, die in der Klagpatentbeschreibung lediglich als eine Ausführungsform (neben einer solchen mit einem Heizelement, Abs. [0003], bzw. einer solchen mit mehreren Heizelementen, vgl. Abs. [0091]) Erwähnung findet, und zwar ab den Abschnitten [0027]ff.

Einen maßgeblichen Hinweis auf die erfindungswesentliche Aufgabe, die durch eine solche Vorrichtung gelöst wird, erhält der Fachmann aus Abschnitt [0029], der auszugsweise wie folgt lautet:

„Indem ein zweites Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements bereitgestellt wird, wird ermöglicht, dass unterschiedliche Teile des aerosolbildenden Substrats zu unterschiedlichen Zeiten erwärmt werden. […] Zudem stellt das Bereitstellen von zwei separaten Heizelementen eine direktere Steuerung des Temperaturgradienten entlang des aerosolbildenden Substrats und somit eine Steuerung der Aerosolerzeugung bereit. Vorzugsweise sind die Heizelemente unabhängig steuerbar.“

Dem Fachmann wird nach diesem Passus die unterschiedliche Einwirkungsmöglichkeit auf das aerosolbildende Substrat in räumlicher und zeitlicher Hinsicht sowie im Hinblick auf den Grad der Erwärmung (Temperatur) beschrieben. Dabei erkennt er, dass die nach dem Hauptanspruch 1 geschützte Vorrichtung eine tatsächlich unterschiedliche Einwirkung auf das Substrat lediglich in der Form bewirkt, dass zwei Heizelemente entlang des Substrats angeordnet sind (Merkmale 3.1.1 und 3.2.1), wobei sich das zweite Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements befindet (Merkmal 3.2.2.). Im Übrigen ist mit der geschützten Vorrichtung die Umsetzung einer tatsächlich unterschiedlichen Einwirkung des Substrats, insbesondere in zeitlicher und/ oder gradueller Hinsicht, noch nicht verbunden. Denn die tatsächlich unabhängige Steuerbarkeit der Heizelemente sowie deren unterschiedliche Einwirkung auf das aerosolbildende Substrat in zeitlicher Hinsicht sind erst Gegenstand der Unteransprüche 5 und 6. Diese Unteransprüche ergänzen insoweit die sich aus Anspruch 1 ergebende Lehre, die deshalb ihrerseits die unabhängige Steuerbarkeit der Heizelemente und/ oder die zeitlich differenzierende Erwärmung noch nicht zwingend vorgibt.

Dem Fachmann stellt sich die Aufgabe der geschützten Lehre vor diesem Hintergrund derart dar, dass mit dem Vorhandensein zweier Heizelemente die Grundvoraussetzung dafür geschaffen wird, dass eine – wie auch immer geartete – unterschiedliche Einwirkungsmöglichkeit dieser Heizelemente auf das Substrat erfolgen kann, wobei das Klagepatent zwei Beispiele solcher Einwirkungsmöglichkeiten in Unteransprüchen beansprucht.

Der Gedanke der unterschiedlichen Einwirkungsmöglichkeit der beiden Heizelemente findet in der Klagepatentbeschreibung weiter auch darin einen Ausdruck, dass etwa der Aerosolertrag über die Größe der Heizelemente separat gesteuert werden kann (Abs. [0035]).

b)

Weder eine umfassende Reduzierung des Energieaufwandes für die Erhitzung des aerosolbildenden Substrats noch die Minimierung der Kondensation von Tabakrauch stellen sich als weitere erfindungswesentliche Aufgaben des Klagepatents dar.

aa)

Die Kondensation von Tabakrauch wird zwar im Hinblick auf den vorbekannten Technikstand kritisiert (Abs. [0003]), jedoch führt die nach Klagepatentanspruch 1 geschützte Vorrichtung eine Vermeidung der Kondensation von Tabakrauch nicht herbei. Aus der Klagepatentbeschreibung wird deutlich, dass die Kondensation von Tabakrauch dadurch vermieden wird, dass das Heizelement in Richtung des stromabwärtigen Endes des aerosolbildenden Substrats gelegen ist, weil dadurch ein nennenswerter nicht erwärmter Teil des aerosolbildenden Substrats in stromaufwärtiger Richtung als Filterzone wirke (Abs. [0012], Abs. [0023], Abs. [0032]). Der Klagepatentanspruch aber enthält keine räumlich-körperliche Vorgabe, wonach das bzw. die Heizelemente in Richtung des stromabwärts gelegenen Teils gelegen sind. Eine solche Ausgestaltung ist vielmehr lediglich Gegenstand bevorzugter Ausführungsformen (vgl. Abs. [0031]f., Abs. [0067], Abs. [0080]).

bb)

In der Klagepatentschrift findet weiter auch Erwähnung, dass eine Reduzierung der für das Erwärmen des Substrats erforderlichen Energie vorteilhaft sei. In Abschnitt [0011] heißt es:

„Indem das Heizelement derart positioniert ist, dass es sich nur teilweise entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt, wird die Energie reduziert, die erforderlich ist, um das Substrat zu erwärmen und das Aerosol zu erzeugen.“

Dieser Beschreibungsinhalt ist für die geschützte Vorrichtung nicht bereits deshalb ohne Bedeutung, weil er sich ausdrücklich lediglich auf eine nicht-patentgemäße Ausgestaltung einer Heizvorrichtung mit nur einem Heizelement bezieht. Vielmehr kann der darin zum Ausdruck kommende Funktionszusammenhang auf eine Ausführungsform mit zwei Heizelementen übertragen werden. Die ausweislich Abschnitt [0011] angestrebte Energiereduktion erfährt mit Blick auf eine patentgemäße Ausgestaltung dadurch eine Umsetzung, dass zwei Heizelemente die Möglichkeit bieten, unterschiedlich auf das aerosolbildende Substrat einzuwirken, so dass etwa lediglich ein Teil des Substrats, nämlich entlang dessen sich das eine Heizelemente erstreckt, erwärmt wird, was gegenüber einem Erwärmungsvorgang, der das Substrat in seiner Gesamtheit erwärmt, einen geringeren Energieaufwand erfordert. Ein vergleichbarer technischer Effekt stellt sich ein, wenn ein Teil des Substrats weniger stark erhitzt wird.

Das Ziel einer darüberhinausgehenden Energiereduktion kann der klagepatentgemäßen Lehre im Zusammenhang mit der nach Anspruch 1 geschützten Vorrichtung hingegen nicht als erfindungswesentlich beigemessen werden.

Der hier bereits in Bezug genommene Abschnitt [0011] lässt offen, wodurch eine Reduzierung des für die Erwärmung des Substrats benötigten Energieaufwandes bewirkt wird, insbesondere gibt dieser nicht vor, dass nach der geschützten Vorrichtung gerade die Energie eingespart werden soll, die für das Erhitzen eines nicht-tabakhaltigen Materials aufzubringen ist. Dies offenbart sich dem Fachmann erst im Zusammenhang mit konkreten Ausführungsformen, für die beschrieben ist, dass sich das Heizelement nur teilweise entlang des Substrats erstreckt und dieses auch nicht (in Richtung von nicht-tabakhaltigen Materialien) überragt (Abs. [0021] ff., hier insbesondere Abs. [0025], und Abs. [0032]ff., hier insbesondere Abs. [0037], sowie Abs. [0066], Abs. [0076] und Abs. [0079]).

2.

Ausweislich des Merkmals 3.4 weist das geschützte elektrische Rauchsystem „nur zwei Heizelemente“ auf.

a)

Bei einem Heizelement im Sinne der Lehre des Klagepatents handelt es sich um eine Sachgesamtheit, über die thermische Wärme (für ein aerosolbildendes Substrat) bereitgestellt wird. Daraus folgt keine Beschränkung des Heizelements nur auf solche Vorrichtungsbestandteile, die sich selbst erwärmen. Vielmehr sind daneben auch solche Vorrichtungsbestandteile mit in Bezug genommen, die die thermische Wärme erst erzeugen, auch wenn diese allein kein klagepatentgemäßes Heizelement darstellen.

aa)

Mit dem gem. Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ für die Auslegung maßgeblichen Anspruchswortlaut, der von Heiz“element“ spricht, ist noch keine Festlegung dahingehend verbunden, dass ein Heizelement lediglich durch ein Bauteil und nicht durch eine Sachgesamtheit gebildet wird. Der Begriff „Element“ ist bei rein sprachlich-philologischer Betrachtung weder im Hinblick auf die eine noch die andere Bedeutung eindeutig, er lässt vielmehr beide Verständnismöglichkeiten zu. Die Patentbeschreibung zeigt auch in Abschnitt [0041] bzw. dem Unteranspruch 20, dass der Begriff des „Elements“ keine konsequente Verwendung dahingehend findet, dass damit lediglich ein Bauteil in Bezug genommen ist. Denn in dem Abschnitt bzw. dem in Bezug genommenen Unteranspruch heißt es, ein Heizelement „umfasse“ ein induktives Heizelement, womit angezeigt wird, dass ein Heizelement weitere Bestandteile aufweisen kann.

In dem Anspruchswortlaut klingt jedoch bereits die Funktion des Heizelements an, wenn in Merkmal 3 beschrieben wird, dass das Rauchsystem eine Heizvorrichtung „zum Erwärmen des Substrats zur Bildung des Aerosols“ aufweist. Als einzigen namentlich benannten Teil der Heizvorrichtung nimmt der Wortlaut im Folgenden in den Merkmalen 3.1.1 und 3.2.1 ein erstes bzw. ein zweites Heizelement in Bezug. Die zuletzt genannten Merkmale definieren die räumlich-körperliche Lage des jeweiligen Heizelements im Verhältnis zu dem aerosolbildenden Substrat, denn danach erfassen die Heizelemente in ihrer Länge einen Teil der Länge des aerosolbildenden Substrats (vgl. dazu nachfolgend ausführlich unter Ziffer 3.).

Aus der gem. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ ergänzend heranzuziehenden Klagepatentbeschreibung erfährt der Fachmann weiter, dass eben diese Positionierung des Heizelements in dessen Verhältnis zu dem aerosolbildenden Substrat Einfluss auf die Erwärmung des Substrats nimmt. Denn der Teil des Substrats, der von dem Heizelement entfernt ist, wird darin als der nicht erwärmte Teil in Bezug genommen (Abs. [0012], Abs. [0023], Abs. [0067]), während im Hinblick auf die Teile des Substrats, entlang derer das bzw. die Heizelemente angeordnet sind, beschrieben wird, dass diese sich erwärmen (Abs. [0029]; jedenfalls mittelbar auch Abs. [0011]).

Die räumlich-körperliche Anordnung des Heizelements aber steht in einem technisch sinnvollen Zusammenhang zur Erwärmung des aerosolbildenden Substrats nur dann, wenn dadurch die Stellen festgelegt sind, an denen die Wärme in Kontakt mit dem Substrat gelangt, was typischerweise bedingt, dass sich diese Stellen des Heizelements ihrerseits erwärmen. Allein aus der Lage anderer Bestandteile der Heizvorrichtung, etwa derjenigen, die die elektrische Energie weiter umwandeln, um schließlich thermische Energie zu erzeugen, ohne aber selbst die Wärme weiterzugeben, lässt sich hingegen noch keine zwingende Aussage darüber ableiten, an welchen Stellen es zur Erwärmung des aerosolbildenden Substrats kommt, worum es aber der Lehre des Klagepatents – wie aufgezeigt – geht.

bb)

Die Erzeugung der thermischen Energie und deren Weiterleitung an das aerosolbildende Substrat bilden aus Sicht des Klagepatents einen einheitlichen Vorgang, weshalb der Fachmann auch die Vorrichtungsbestandteile, die dies technisch-funktional bewirken, in ihrer Gesamtheit als Heizelement qualifiziert.

Unabhängig davon, dass sich die Erzeugung der thermischen Energie als technisch notwendiger Ausgangspunkt für deren Weiterleitung an das aerosolbildende Substrat darstellt, lässt sich die in dem beschriebenen Sinn einheitliche Betrachtungsweise auch anhand der Klagepatentbeschreibung nachvollziehen. Darin wird etwa das elektrische Widerstandsheizelement als ein Beispiel eines klagepatentgemäßen Heizelements aufgegriffen und im Hinblick auf dieses beschrieben, dass es mit einem elektrischen Widerstandsmaterial ausgestattet ist (Abs. [0039]). Weiter heißt es, dass bei Durchgang eines elektrischen Stroms durch das leitende Material Wärme erzeugt wird. Das Klagepatent beschreibt diesen Vorgang als „ in dem Heizelement stattfindende Joulsche Erwärmungswirkung“ (Abs. [0089]; Hervorhebung diesseits), bezieht mithin die Erzeugung thermischer Wärme in seine Betrachtung ein und ordnet sie dem Heizelement zu. Die Lehre des Klagepatents aber ist nicht auf eine bestimmte Art eines Heizelements beschränkend zu lesen. Das Klagepatent spricht insoweit insbesondere auch von einem „induktiven Heizelement“ als weiterem Beispiel für ein „Heizelement“ (Abs. [0041]), ohne dass es zur Darstellung in diesem Zusammenhang sprachlich auf die – wie der Fachmann weiß – technisch notwendigen Bestandteile einer Induktionsheizung, insbesondere „Induktionsquelle“ und „Suszeptormaterial“, zurückgreift, obwohl diese Begrifflichkeiten im Vokabular des Klagepatents angelegt sind (Abs. [0006]).

cc)

Ein im Sinne der Beklagten engeres Verständnis ist nicht deshalb angezeigt, weil die räumlich-körperlichen Vorgabe des Merkmals 3.1.1 bzw. des Merkmals 3.2.1 auf ein Heizelement – verstanden als Sachgesamtheit – technisch sinnvoll nicht gelesen werden können, etwa weil unklar ist, auf welchen Bestandteil eines mehrteilig ausgestalteten Heizelements es für die räumlich-körperliche Vorgabe aus den genannten Merkmalen ankommt.

Eine solche Unklarheit besteht nicht.

Wird das Heizelement aus einer Sachgesamtheit gebildet, weil die Erzeugung der thermischen Energie durch einen anderen Vorrichtungsbestandteil übernommen wird, als demjenigen, über den die Weiterleitung der Energie an das aerosolbildende Substrat bewerkstelligt wird, kommt es darauf an, dass gerade die Teile, die in ihrer Gesamtheit , die Bereitstellung der Wärme bewirken, derart angeordnet sind, dass sich diese Gesamtheit nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt. Bei der hier bereits erwähnten Induktionsheizung heißt dies, dass sowohl die Induktionsquelle als auch der Suszeptor, dort wo sie zusammenwirken, entsprechend der Vorgabe nach Merkmal 3.1.1 (bzw. nach Merkmal 3.2.1) angeordnet sein müssen.

Dieses Verständnis erweist sich auch mit folgender Kontrollüberlegung als zutreffend:

Der Fachmann erkennt, dass der Suszeptor die Wärme nur dort auf das aerosolbildende Substrat überleitet kann, wo ihm eine Induktionsquelle so beigeordnet ist, dass das Magnetfeld von der Spule auf den zu erwärmenden (elektrisch leitenden) Körper, dem sogenannten Suszeptor, übertragen werden kann. Die Anordnung des Suzeptors allein ist deshalb für die Wärmeeinwirkung desselben auf das Substrat nicht allein maßgeblich. Vor diesem Hintergrund bezieht der Fachmann in seine Betrachtung auch die Induktionsspule ein. Die Teile des Suszeptors, die im Verhältnis zu dem aerosolbildenden Substrat eine wärmeleitende Funktion übernehmen, werden durch die Induktionsspule mitbestimmt, insbesondere werden die wärmeleitenden Teile des Suszeptors durch die Lage der Induktionsspule mitfestgelegt.

dd)

Auch die von der Beklagten im Zusammenhang mit dem Verständnis eines klagepatengemäßen Heizelements in Bezug genommenen Unteransprüche/ konkreten Ausführungsformen rechtfertigen ein engeres Verständnis nicht. Auch diese fügen sich vielmehr in das hier angenommene weite Verständnis ein.

(1)

Die Beklagte macht für ein in ihrem Sinne engeres Verständnis von einem Heizelement als dem sich selbst erwärmenden Bauteil unter anderem die Unteransprüche 19 und 20 fruchtbar. Unteranspruch 19 schützt eine Ausführungsform, bei welcher die Heizelemente elektrische Widerstandsheizelemente sind. In dem originalen englischen Wortlaut heißt es: „[…] the heating elements are electrically resistive elements“ (Hervorhebung diesseits), während Unteranspruch 20 eine Ausgestaltung mit einem Induktionsheizelement mit folgendem Originalwortlaut beschreibt: „[…] wherein each heating element comprises an inductive heating element“ (Hervorhebungen diesseits).

Daraus, dass es im Unteranspruch 19 heißt, die Heizelemente sind elektrische Widerstandsheizelemente, während Unteranspruch 20 lautet, dass jedes Heizelement ein induktives Heizelement umfasst , lässt sich für ein enges Verständnis nichts herleiten. Die Beklagte meint, die gegenüber Unteranspruch 19 andersartige Formulierung des Unteranspruchs 20 („comprises“) bringe zum Ausdruck, dass bei einer induktiven Heizvorrichtung neben dem sich selbst erwärmenden Heizelement stets noch ein weiteres Bauteil in Form der Spule erforderlich sei.

Dieses Verständnis ist indes nicht zwingend, vielmehr fügen sich die in Rede stehenden Unteransprüche in die hier vertretene weite Lesart ein, die – aus den zuvor bereits ausgeführten Gründen – auch vorzugswürdig ist.

Unteranspruch 20 konkretisiert eine Ausgestaltung der geschützten Vorrichtung derart, dass darin ein induktives Heizelement zum Einsatz gelangt. Dieses setzt sich – nach dem hier vertretenen Verständnis – aus einer Spule und einem Suszeptor zusammen. Unteranspruch 20 offenbart mithin mit dem „induktiven Heizelement“ diejenige Sachgesamtheit, derer es zur Umsetzung der Funktion, die dem Heizelement zugewiesen ist (Erwärmung des Substrats), technisch-funktional bedarf. Sofern in dem Anspruchswortlaut davon die Rede ist, dass die Vorrichtung ein solches Heizelement „umfasst“, wird damit zum Ausdruck gebracht, dass die Vorrichtung weitere Bestandteile aufweisen kann, die aber für das Herbeiführen der Wärmewirkung nicht zwingend notwendig sind. Als Beispiel eines solchen Elements hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung etwa ein „E-förmiges Polstück“ genannt, wie es auch die in Abschnitt [0006] genannte Druckschrift offenbart.

(2)

Die Beklagte nimmt weiter auf den Unteranspruch 22 Bezug, der – unter Rückbezug auf die vorherigen Ansprüche – eine Ausgestaltung schützt, bei der das elektrisch beheizte Rauchsystem unter anderem „ausgelegt ist, die Bereitstellung von elektrischer Energie an die Heizelemente derart zu steuern“, dass diese eine bestimmte Temperatur erreichen. Der Unteranspruch 22 mit dem dargestellten Inhalt stützt das hier vertretene Auslegungsergebnis. Der Unteranspruch sieht einen Rückbezug auch auf den Unteranspruch 20, der ein induktives Heizelement zum Gegenstand hat, vor. Die Bereitstellung elektrischer Energie aber, zu der sich der Unteranspruch 22 verhält, setzt bei einer Induktionsheizung „lediglich“ den Aufbau des magnetischen Feldes durch die Induktionsspule in Gang, das dann auf den Suszeptor geleitet wird und dort die Wärme erzeugt. Wenn aber Unteranspruch 22 davon ausgeht, dass dem „Heizelement“ elektrische Energie bereitgestellt wird, verleiht es damit seiner Vorstellung Ausdruck, dass jene Vorrichtungsbestandteile, die die elektrische Energie zum Zwecke der Umwandlung in thermische Energie „verarbeiten“ als Heizelement zu betrachten sind.

(3)

Etwas anderes ergibt sich schließlich auch aus dem in Abschnitt [0059] erwähnten Ausführungsbeispiel nicht. Dieses bezieht sich auf ein Heizelement, bei dem der Vorrichtungsbestandteil, der die Wärme erzeugt und der sie weitergibt, zusammenfallen, namentlich ist dort von einem Widerstandsheizelement („Das Heizelement ist widerstandsfähig und erwärmt sich, wenn elektrischer Strom durch das Heizelement geleitet wird“) die Rede. Aus diesem Beispiel lässt sich daher für eine mehrteilige Ausgestaltung des Heizelements nichts herleiten. Gleiches gilt, soweit sich die Beklagte auf die Abschnitte [0071] und [0085] bezieht.

b)

Der Anspruchswortlaut enthält mit dem hier in Rede stehenden Merkmal eine zahlenmäßige Vorgabe insoweit, als das geschützte Rauchsystem „zwei“ Heizelemente aufweist. Mit dem Zusatz „nur“ gelangt weiter zum Ausdruck, dass die technische Lehre auf diese Anzahl von Heizelementen beschränkt ist. Daraus ergibt sich gleichwohl nicht, dass von der Lehre des Klagepatents lediglich solche Ausgestaltungen erfasst sind, bei denen die „nur zwei“ Heizelemente durch zwei baulich getrennte Vorrichtungsbestandteile bzw. getrennte Sachgesamtheiten gebildet werden.

Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt den geschützten Gegenstand häufig abschließend und begrenzt ihn; ihre Über- oder Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Patentanspruchs zu rechnen (BGH, GRUR 2002, 519 (529) – Schneidmesser II). Dieser Grundsatz gilt vorliegend in besonderem Maße, da der Anspruchswortlaut durch das Wort „nur“ zum Ausdruck bringt, dass die geschützte Lehre Vorrichtungen mit einer größeren Anzahl an Heizelementen nicht erfasst.

Gleichwohl sind auch solche zahlenmäßigen Angaben der Auslegung zugänglich. Wie auch sonst kommt es darauf an, wie der Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs versteht, wobei auch hier zur Erläuterung dieses Zusammenhangs Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Zahlen- und Maßangaben schon nach ihrem objektiven Gehalt, der auch das Verständnis des Fachmanns prägen wird, nicht einheitlich sind, sondern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit durchaus verschiedenen Inhalten bezeichnen können (a.a.O.).

Hiervon ausgehend stellt sich vorliegend weniger die Frage einer Über- oder Unterschreitung der wortlautgemäß vorgegebenen Anzahl an Heizelementen, sondern steht vielmehr die Art und Weise, wie der Fachmann die Anzahl der Heizelemente zählt, zur Erörterung. In diesem Zusammenhang ist maßgeblich, dass die Heizvorrichtung räumlich-körperlich derart ausgestaltet ist, dass sie zwei (physisch) unterscheidbare Bereiche aufweist, und jeder dieser Bereiche unabhängig von dem anderen Wärme abzugeben geeignet ist.

aa)

Die Tatsache, dass vorliegend eine räumlich-körperliche Vorgabe für eine Vorrichtung in Rede steht, bedingt, dass die Unterscheidbarkeit in zwei Heizelemente bereits konstruktiv angelegt ist. Nicht ausreichend ist demgegenüber, dass der die Wärme abgebende Bereich der Heizvorrichtung baueinheitlich ausgestaltet ist und sich – die technische Machbarkeit unterstellt – eine Unterscheidbarkeit desselben in zwei Teilbereiche erst und allein daraus ergibt, dass Teilbereiche des baueinheitlich ausgestalteten wärmeleitenden Bereichs der Heizvorrichtung unterschiedlich angesteuert werden.

Anhaltspunkte für ein Verständnis, wonach zwei Heizelemente durch zwei physisch unterscheidbare Bereiche gebildet werden, gewinnt der Fachmann weiter aus einer gemeinsamen Betrachtung des hier in Streit stehenden Merkmals mit dem Merkmal 3.2.2, das vorsieht, dass das zweite Heizelement im Verhältnis zu dem ersten Heizelement stromaufwärts angeordnet ist, mithin eine Vorgabe enthält, wie sich die beiden Heizelemente in ihrer räumlich-körperlichen Lage zueinander verhalten. Eine solche Vorgabe setzt die physische Unterscheidbarkeit der Bereiche voraus.

bb)

Das Kriterium für die Unterscheidbarkeit der beiden als „zwei Heizelemente“ zu qualifizierenden Bereiche ist die Möglichkeit des einen Bereichs Wärme unabhängig von dem anderen Bereich abzugeben. Dies ergibt sich aus dem erfindungswesentlich angestrebten Erfolg, der darin besteht dass die beiden Heizelemente unabhängig voneinander Einfluss auf das aerosolbildende Substrat nehmen, namentlich dieses erwärmen, können (dazu zuvor unter Ziff. 1). Dies setzt voraus, dass die geschützte Vorrichtung zwei Heizmechanismen zur Verfügung stellt, die jeweils eigenständig Wärme abgeben können, was mit den zwei beanspruchten Heizelementen bewerkstelligt wird.

cc)

Die nach Maßgabe der Ausführungen unter lit. bb) angestrebte physische Unterscheidbarkeit kann konstruktiv auf beliebige Art und Weise herbeigeführt werden, der Fachmann ist insbesondere nicht auf die Anordnung zweier baulich getrennter Vorrichtungsbestandteile beschränkt, die jeweils für sich genommen Wärme abgeben. Maßgeblich ist, dass zwei voneinander unabhängige „Heizmechanismen“ ausgemacht werden können, wenn auch von diesen teilweise dieselben Bauteile genutzt werden.

Etwas anderes folgt auch nicht aus der Textstelle in Abschnitt [0030] (Sp. 5, Z. 45), in der es heißt, dass die beiden Heizelemente in keinem elektrischen Kontakt miteinander stehen. Der Passus enthält keine Angaben zur Ausgestaltung der geschützten Vorrichtung an sich, sondern bezieht sich auf eine Ausführungsform, bei welcher das erste und das zweite Heizelement mit einem Abstand zueinander angeordnet sind (dazu weiter auch unter Ziff. III., 1., b), bb), (2)). In einem solchen Fall, ist auch ein elektrischer Kontakt nicht gewollt, der zudem bei bestimmten Ausgestaltungen, insbesondere bei solchen mit Widerstandsheizelementen, dazu führen würde, dass sich stets beide Heizelemente erhitzen, so dass gerade nicht zwei separate Heizmechanismen bestehen. Solange aber die mit dem Vorsehen zweier Heizelemente angestrebte Funktion nicht berührt wird, nimmt die geschützte Lehre auch einen elektrischen Kontakt zwischen dem ersten und dem zweiten Heizelement hin.

dd)

Gegen das hier vertretene Auslegungsergebnis steht auch nicht der Offenbarungsgehalt des Unteranspruchs 20. Soweit die Beklagte davon ausgeht, dieser lege fest, dass jedes Heizelement („each“ heating element) ein („an“) – im Sinne eines eigenen – Heizelements aufweise, ergibt sich ein solcher Bedeutungsgehalt aus dem Unteranspruch nicht. Mit „an“ element ist lediglich darauf Bezug genommen, dass das Heizelement im Sinne von Unteranspruch 20 – anders als etwa in Unteranspruch 19 (elektrisches Widerstandsheizelement) – durch ein (der Gattung nach bestimmtes) induktives Heizelement gebildet wird. Die Zuordnung eines (im Sinne der Zahl „1“) induktiven Heizelements für jedes Heizelement ist damit hingegen nicht verbunden.

3.

Das Merkmal 3.1.1 trifft im Hinblick auf das erste Heizelement die Anordnung, dass sich dieses „nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt“. Merkmal 3.2.1 enthält eine entsprechende Vorgabe in Bezug auf das zweite Heizelement.

Dem entnimmt der Fachmann „lediglich“, dass das jeweilige Heizelement in seiner Längsausrichtung die Länge des aerosolbildenden Substrats nicht vollständig einnimmt. Nicht hingegen treffen die Merkmale eine Aussage über die absolute Länge der Heizelemente (separat und zusammen) noch entnimmt der Fachmann den in Rede stehenden Merkmalen etwas dazu, ob sich das jeweilige Heizelement über das aerosolbildende Substrat hinaus erstreckt.

a)

Der jeweilige Anspruchswortlaut der streitigen Merkmale 3.1.1 und 3.2.1, wonach sich das erste bzw. das zweite Heizelement „nur teilweise“ entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats „erstreckt“, lässt sowohl eine Deutungsmöglichkeit zu, wonach eine Aussage über die absolute Länge des jeweiligen Heizelements getroffen wird (nur teilweise die Länge des Substrats), als auch eine solche, wonach das Ausmaß angegeben wird, um das das Heizelement das Substrat „überlappt“. Insbesondere ein zwingendes Verständnis, wonach das Wortpaar „nur teilweise“ in einem zu trennenden semantischen Kontext zu sehen ist, ergibt sich aus dem Wortlaut indes nicht.

Bei der gebotenen technisch-funktionalen Betrachtung erkennt der Fachmann jedoch, dass das Merkmal „lediglich“ eine Angabe zur Anordnung des jeweiligen Heizelements im Verhältnis zu dem aerosolbildenden Substrat trifft.

Die nur teilweise Erstreckung des ersten und des zweiten Heizelements entlang des aerosolbildenden Substrats konkretisiert den erfindungswesentlich angestrebten Erfolg einer unabhängigen Einflussnahme des ersten und des zweiten Heizelements auf das Substrat. Würde ein Heizelement bereits vollständig entlang des Substrats verlaufen, liefe die Möglichkeit einer voneinander unabhängigen Einflussnahme der Heizelemente auf das Substrat ins Leere, weil dieses stets bereits durch ein Heizelement vollständig erwärmt werden würde, während die Wärmewirkung des anderen Heizelements bei dem Substrat nicht ankommen würde.

Eine Erstreckung der Heizelemente über das Substrat hinaus steht dem erfindungswesentlich angestrebten Erfolg, über die zwei Heizelemente eine Möglichkeit zur unterschiedlichen Einflussnahme auf das Substrat zu bewirken, hingegen nicht entgegen. Anderes folgt auch aus den Abschnitten [0011] und [0076] nicht, wonach die nur teilweise Erstreckung eines bzw. zweier Heizelemente entlang des aerosolbildenden Substrats eine Energieersparnis bewirkt. Zur objektiven Aufgabenstellung des Klagepatents (zuvor unter Ziff. 1., b)) ist bereits ausgeführt worden, dass eine Energiereduktion erfindungswesentlich bereits dadurch umgesetzt wird, dass über zwei Heizelemente die Möglichkeiten einer jeweils getrennten Einflussnahme auf das Substrat bereitgestellt wird. Eine darüber hinaus gehende Energieersparnis führt die geschützte Vorrichtung nicht herbei, sie zielt insbesondere nicht erfindungswesentlich darauf ab, das Erwärmen von nicht-Tabakmaterial dadurch zu verhindern, dass das Heizelement sich räumlich-körperlich nicht in diese Bereiche erstreckt.

Abschnitt [0076] (und Abs. [0063] für eine Ausgestaltung mit einem Heizelement) stellen zwar eine Verbindung zwischen dem Erstrecken des Heizelements entlang des Substrats einerseits und der absoluten Länge des Heizelements andererseits her,

„Jedes Heizelement erstreckt sich jedoch nur teilweise entlang der Länge l des zylindrischen Einsatzes des aerosolbildenden Substrats 205. Das heißt, dass die Breite x des ersten Heizelements 213 kleiner ist als die Länge l des Einsatzes des aerosolbildenden Substrats 205 und die Breite y des zweiten Heizelements 214 auch kleiner ist als die Länge l des aerosolbildenden Substrats 205.“

dies kann jedoch die – aus den bereits ausgeführten Gründen – weit auszulegende technische Lehre nicht beschränken. Vielmehr sind diese Ausführungen in einem Zusammenhang mit der in Abschnitt [0076] wiedergegebenen konkreten Ausgestaltung zu sehen. Das ergibt sich bereits daraus, dass jedenfalls eine Vorgabe, wonach die beiden Heizelemente insgesamt lediglich entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats verlaufen – wie sie in dem Beispiel in dem hier diskutierten Abschnitt [0076] enthalten ist –, keine Aufnahme in den Anspruchswortlaut gefunden hat (dazu auch nachfolgend unter lit. b)). Einer solchen aber hätte es bedurft, wenn es der geschützten Lehre darauf ankommen würde, dass eine Erwärmung nicht-tabakhaltiger Materialien erfindungswesentlich ausbleibt.

Ein anderes, im Sinne der Beklagten engeres Verständnis ergibt sich auch nicht bei Anwendung der in der Entscheidung „Wärmetauscher“ aufgestellten Grundsätze, auf die die Beklagte hier im Zusammenhang mit dem Unteranspruch 10 verweist.

Nach der zitierten Rechtsprechung können Unteransprüche die im Hauptanspruch unter Schutz gestellte Lösung weiter ausgestalten und dann – mittelbar – Erkenntnisse über die in dem Hauptanspruch niedergelegte technische Lehre zulassen. Regelmäßig zeigen Unteransprüche aber, ebenso wie Ausführungsbeispiele, lediglich Möglichkeiten einer konkreten Ausgestaltung auf, mit der gegebenenfalls zusätzliche Vorteile verbunden sind (BGH, GRUR 2016, 1031, Rn. 15 – Wärmetauscher). Inwieweit sich aus dem Gegenstand eines Unteranspruchs tragfähige Rückschlüsse für das Verständnis des Hauptanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe gewinnen lassen, hängt im Übrigen von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere auch davon, worin die mit dem Unteranspruch vorgeschlagene Ergänzung der technischen Lehre des Hauptanspruchs besteht und auf welche Weise sie den Gegenstand des Hauptanspruchs fortbildet. Wird dadurch etwa ein Merkmal im Interesse funktionaler Optimierung um einen dieses Merkmal weiter ausformenden Aspekt ergänzt, kann dies unter Umständen eher tragfähige Rückschlüsse auf das dem betreffenden Merkmal im Rahmen der Lehre des Klagepatents beizulegende Verständnis ermöglichen, als wenn den Merkmalen des Hauptanspruchs additiv ein weiteres Element hinzugefügt wird. Rückschlüsse von der Beschaffenheit des Zusatzmerkmals auf das „richtige“ Verständnis des Hauptanspruchs werden sich in diesem Fall jedenfalls nicht ohne weiteres ziehen lassen (a.a.O.).

Die Beklagte versteht Unteranspruch 10 unter Verweis auf die in Bezug genommene Rechtsprechung als ziffernmäßige Konkretisierung eines Abstandes zwischen dem stromabwärtigen Ende des ersten Heizelements und dem stromabwärtigen Ende des Substrats, den Hauptanspruch 1 als solchen aber bereits vorgebe. Sie geht damit hier von einer Lesart des Verhältnisses von Haupt- und Unteranspruch aus, die der BGH in der „Wärmetauscher“-Entscheidung als Ergänzung („einen im Interesse funktionaler Optimierung ein Merkmal weiter ausformenden Aspekt“) qualifiziert hat und daraus Rückschlüsse auf das Verständnis von Merkmalen aus dem Hauptanspruch für möglich erachtet hat. Ein solches Verhältnis von Haupt- und Unteranspruch aber ist zunächst im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung der Funktion, die den Merkmalen des Hauptanspruchs in ihrer Gesamtheit und im Einzelnen zugewiesenen ist, zu ermitteln. Diese Auslegung führt aber hier – aus den bereits zuvor dargelegten Gründen – dazu, dass der Unteranspruch 10 keine Ergänzung (im Sinne einer ziffernmäßigen Konkretisierung) enthält, sondern überhaupt (erstmalig) einen Abstand zwischen dem stromabwärtigen Ende des ersten Heizelements zu einem stromabwärtigen Ende des aerosolbildenden Substrats als zusätzliches Merkmal (additiv) einführt, weshalb aus ihm – nach der genannten Rechtsprechung – mit Blick auf den Hauptanspruch eine Beschränkung nicht hergeleitet werden kann.

b)

Der Anspruchswortlaut steht jedenfalls gegen ein Verständnis, wonach mit den Merkmalen eine Aussage zu der Länge des ersten und des zweiten Heizelements in ihrer Gesamtheit (also Länge des ersten Heizelements + Länge des zweiten Heizelements) getroffen wird. Die beiden hier in Rede stehenden Merkmale befassen sich jeweils nur mit einem der beiden Heizelemente und sehen jeweils für dieses eine bestimmte Anordnung vor. Der Anspruchswortlaut nimmt mithin eine gemeinsame Betrachtung der Länge der Heizelemente nicht vor.

Weiter gibt auch die Beschreibung im Rahmen des bereits in Bezug genommenen Ausführungsbeispiels nach Abschnitt [0076] zu erkennen, dass mit der Angabe darüber, in welchem Umfang sich jedes einzelne Heizelement entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt, keine Aussage dazu getroffen wird, in welchem Umfang die Heizelemente insgesamt die Länge des Substrats einnehmen. Denn in Abschnitt [0076] heißt es auszugsweise:

„Jedes Heizelement erstreckt sich jedoch nur teilweise entlang der Länge l des zylindrischen Einsatzes des aerosolbildenden Substrats 205. […] Zudem erstrecken sich beide Heizelemente zusammen nur teilweise entlang der Länge des zylindrischen Einsatzes des aerosolbildenden Substrats.“ (Hervorhebung diesseits).

Der in Bezug genommenen Passus gibt zunächst den Wortlaut des Klagepatents wieder und führt im Anschluss in Ergänzung dazu („zudem“) an, dass auch die Gesamtlänge der Heizelemente sich nur teilweise entlang der Länge des Substrats erstreckt. Diese Ergänzung aber hat in den Anspruchswortlaut gerade keinen Eingang gefunden.

III.

Die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 verwirklichen die Merkmale der geschützten Lehre unmittelbar wortsinngemäß. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die zwischen den Parteien zu Recht unstreitigen Merkmale, zu denen Ausführungen unterbleiben, sondern auch im Hinblick auf die zwischen den Parteien streitigen Merkmalen 3.4 und 3.1.1/ 3.2.1.

1.

Die angegriffene Ausführungsform 1 verwirklicht das Merkmal 3.4, sie weist „nur zwei Heizelemente“ im Sinne der Lehre des Klagepatents auf.

a)

Bei der angegriffenen Ausführungsform 1 wird ein (erstes) Heizelement durch die eine vorhandene Induktionsspule und einen Teil des Suszeptors (in Form des Metallstabs) gebildet und zwar durch den Teil des Suszeptors, der sich bei Aktivierung eben dieser Spule erwärmt. Das andere (zweite) Heizelement wird durch die andere Induktionsspule und den (anderen) Teil des Suszeptor gebildet, der sich bei Aktivierung eben dieser zweiten Induktionsspule erwärmt. Bei der Aktivierung der zuletzt in Bezug genommenen Spule erwärmt sich unstreitig jedenfalls ein anderer Bereich des Suszeptors als bei der Aktivierung der zuerst genannten Induktionsspule (zu der Einordnung des sog. „Überlappungsbereichs“ nachfolgend unter lit. b)). Durch die beschriebene Anordnung entstehen jedenfalls auf dem Suszeptor zwei unterscheidbare Bereiche, die unabhängig voneinander Wärme abgeben können, das heißt die Erwärmung des einen Bereichs führt nicht zwingend zur Erwärmung auch des anderen Bereichs.

b)

Bei dem von der Beklagten so bezeichneten „Überlappungsbereich“ handelt es sich jedenfalls nicht um ein drittes Heizelement. Das Vorhandensein eines solchen Überlappungsbereichs führt auch nicht aus anderen Gründen aus der Lehre des Klagepatents heraus.

Der Überlappungsbereich entsteht nach dem Beklagtenvorbringen dadurch, dass die beiden Spulen der angegriffenen Ausführungsform 1 axial so ausgebildet und zueinander zum Suszeptor angeordnet sind, dass sich bei den von jeder Spule erwärmten Bereichen ein Bereich ergibt, der durch beide Spulen erwärmt wird. Dieser Überlappungsbereich erfahre eine eigene Erwärmung, die sich von der separaten Erwärmung der beiden jeweils ausschließlich von einer Spule erwärmten Bereiche des Suszeptors unterscheide.

aa)

Aus diesen Ausführungen ergibt sich nicht, dass die angegriffene Ausführungsform 1 neben den als Heizelementen in Bezug genommenen Bereichen, einen weiteren, aus der geschützten Lehre herausführenden (dritten) Bereich aufweist, der sich unabhängig von eben den zuvor in Bezug genommenen Bereichen erwärmt. Vielmehr erwärmt sich der Überlappungsbereich nur dann, wenn eine der beiden Spulen aktiviert wird. Sofern die Beklagte in diesem Zusammenhang vorträgt, der Überlappungsbereich erfahre eine eigene Erwärmung versteht die Kammer dies so, dass sich die Temperatur in diesem Überlappungsbereich von derjenigen unterscheidet, die in den anderen beiden Bereichen, die ausschließlich durch die eine oder die andere Spule erwärmt werden, entsteht. Der Grad der Erwärmung (also die Temperatur) ist aber kein Unterscheidungskriterium, das der Fachmann zur Beurteilung dessen, wie viele Heizelemente vorliegen, heranzieht. Maßgeblich ist allein, ob es in dem einen Bereich überhaupt zu einer Erwärmung unabhängig von der Erwärmung in einem anderen Bereich kommen kann, weil jedes Heizelement einen eigenen (von dem anderen Heizelement unabhängigen) Erwärmungsmechanismus bereitstellt. Das trifft auf den Überlappungsbereich nicht zu.

bb)

In auslegungstechnischer Hinsicht ist durch die beschriebene Ausgestaltung lediglich noch die Frage aufgeworfen, ob die geschützte Lehre eine Ausführungsform zulässt, bei der die beiden Heizelemente teilweise dieselben Vorrichtungsbestandteile nutzen, sich mithin „überschneiden“, so dass es Bereiche gibt, die sich – unabhängig davon, welcher der beiden Heizmechanismen „aktiv ist“ – stets erwärmen. Dies ist zu bejahen.

(1)

Eine solche Ausgestaltung steht zunächst nicht dem hiesigen Verständnis entgegen, wonach es sich bei den klagepatentgemäß vorgesehenen „nur zwei“ Heizelementen um physisch unterscheidbare Vorrichtungsbestandteile handelt. Denn eine Unterscheidbarkeit ist vorliegend noch durch diejenigen Teile des Suszeptors gegeben, die sich nur bei Aktivierung jeweils einer Spule erwärmen. Der Umstand, dass beide Heizelemente teilweise denselben Vorrichtungsbestandteil nutzen, steht dem nicht entgegen.

Auch die Funktion, die mit dem Vorhandensein zweier Heizelementen verbunden ist, nämlich die unabhängige Einwirkungsmöglichkeit auf das Substrat, wird durch eine solche Ausgestaltung nicht beseitigt. Denn diese bleibt durch die Teile des Heizelements, die sich jeweils nur bei Aktivierung einer Spule erwärmen, gegeben. Etwas anderes könnte dann gelten, wenn das Ausmaß des „Überlappungsbereichs“ derart groß ist, dass – entgegen der angestrebten Funktion – ein Unterschied zwischen einer Ausgestaltung mit zwei Heizelementen im Vergleich zu einer solchen mit einem (langen) Heizelement nicht mehr erkennbar ist. Ein solches Ausmaß des „Überlappungsbereichs“ hat aber die Beklagte hier nicht vorgetragen.

(2)

Die hier in Rede stehende Ausgestaltung läuft auch nicht Merkmal 3.2.2 zu wider, wonach das zweite Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist.

Dem Merkmal ist nicht zu entnehmen, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Heizelement entlang des Substrats ein Abstand besteht. Die Beklagte verweist in diesem Zusammenhang zwar auf Abschnitt [0030], der jedoch lediglich ein konkretes Ausführungsbeispiel beschreibt, das nicht geeignet ist, die geschützte Lehre zu beschränken. Der Anspruchswortlaut erwähnt keinen Abstand zwischen den beiden Heizelementen. Dies ergibt sich insbesondere nicht daraus, dass Merkmal 3.2.2 die Lage der Heizelemente zueinander definiert. Denn eine solche Lage ist auch ohne Abstand zwischen den Heizelementen ermittelbar bzw. dann technisch umsetzbar, wenn sich Teile der Heizelemente überschneiden. Das Merkmal 3.2.2 ist dann auf diejenigen Vorrichtungsbestandteile zu lesen, die sich nur dem einen oder dem anderen Heizelement zuordnen lassen. Auch dies sichert die Einwirkungsmöglichkeit des einen Heizelements auf das aerosolbildende Substrat unabhängig von dem anderen Heizelement ab. Richtig ist, dass dies nicht im Hinblick auf jeden Teil des aerosolbildenden Teils zutrifft, insbesondere denjenigen, der durch den „Überlappungsbereich“ erwärmt wird. Dieser Bereich wird vielmehr immer dann erwärmt, wenn überhaupt irgendein Heizelement aktiviert wird. Dies steht aber der Lehre des Klagepatents nicht entgegen.

Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang einwendet, Abschnitt [0029] sehe einen Vorteil des Vorhandenseins zweier Heizelemente darin, dass das Substrat nicht wieder erwärmt werden müsse, so handelt es sich dabei einerseits nicht um einen erfindungswesentlich angestrebten Vorteil. Andererseits ergibt sich aus der Ausgestaltung nach Abschnitt [0029] auch nicht, dass gar kein Teil des Substrats erneut erhitzt werden darf. So verdeutlicht Abschnitt [0091], dass es dem Klagepatent im Zusammenhang mit einer solchen Ausgestaltung lediglich darauf ankommt, dass jedenfalls auch ein frischer Teil des Substrats erwärmt wird.

c)

Soweit die Beklagte weiter auf die innerhalb des Suszeptors stattfindende Wärmeleitung Bezug nimmt, ist nicht ersichtlich, dass die voneinander unabhängige Möglichkeit zur Abgabe von Wärme dadurch vollständig negiert wird. Insoweit aber gelten dann die vorherigen Ausführungen (unter lit. b)) entsprechend.

2.

Die angegriffenen Ausführungsformen, verstanden als Einheit, verwirklichen auch die Merkmale 3.1.1 und 3.2.1.

Dies ergibt sich reflexartig aus dem hier vertretenen weiten Verständnis von der geschützten Lehre. Denn zwischen den Parteien ist unstreitig, dass sich die jeweilige Induktionsspule nebst dem ihr zugeordneten Teil des Suszeptors lediglich entlang eines Teils des aerosolbildenden Substrats verläuft. Zur Verdeutlichung wird nachfolgende Skizze aus dem unstreitigen Teil des Tatbestands nochmals wiedergegeben:

.

Darauf, ob die beiden Heizelemente in ihrer Gesamtheit die Länge des aerosolbildenen Substrats übersteigen sowie darauf, ob sich das jeweilige Heizelement über das aerosolbildende Substrat hinaus erstreckt, kommt es nach dem hier vertretenen Auslegungsergebnis nicht an.

IV.

Die angegriffene Ausführungsform 1 und die angegriffene Ausführungsform 2 verletzen, soweit sie separat angeboten und vertrieben werden, auch jeweils die Lehre des Klagepatents mittelbar.

Nach § 10 Abs. 1 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindungen berechtigten Personen, Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Diese Voraussetzungen liegen hier für beide angegriffenen Ausführungsformen vor.

1.

Die Beklagte hat das Klagepatent dadurch im Sinne des § 10 PatG verletzt, dass sie die angegriffene Ausführungsform 1 (Tabakerhitzungsgerät) anbietet und liefert.

a)

Bei der angegriffenen Ausführungsform 1 handelt es sich um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, und das zur Benutzung der klagepatentgemäßen Lehre objektiv geeignet ist.

Ein Mittel ist dann geeignet, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, wenn dieses im Zusammenhang mit weiteren Elementen in eine Gestaltung gebracht werden kann, die von allen Merkmalen des unter Patentschutz stehenden Gegenstandes (bzw. Verfahrens) Gebrauch macht und damit eine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 PatG verwirklicht (vgl. BGH, GRUR 2005, 848 (850) – Antriebsscheibenaufzug). Ob die erforderliche Eignung des Mittels vorliegt, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden , beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstands, der angeboten oder geliefert werden soll oder worden ist (a.a.O.). Es genügt, dass der Gebrauch des Mittels anlässlich einer den Patentanspruch verwirklichenden Benutzungshandlung nach § 9 bei objektiver Betrachtung nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit liegt (Scharen, in: Benkard, PatG, 11. Auflage, 2015, § 10, Rn. 5).

Ein Mittel bezieht sich auf ein Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem solchen bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGH, GRUR 2004, 758 (761) – Flügelradzähler). Da der Patentanspruch maßgeblich für den Umfang der geschützten Lehre ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung (a. a. O.), soweit sie nicht ausnahmsweise zum erfindungsgemäßen Leistungsergebnis nichts beitragen (BGH, GRUR 2007, 769 – Pipettensystem). Aber auch ein im Anspruch nicht genanntes Mittel ist wesentlich, wenn es geeignet ist, mit einem wesentlichen, nämlich im Patentanspruch erwähnten Erfindungselement so funktional zusammenzuwirken, dass es zu einer Verwirklichung des Erfindungsgedankens kommt (BGH, 2004, 758 (760 f.) – Flügelradzähler).

Ausgehend von diesem Maßstab gilt hier für die angegriffene Ausführungsform 1 Folgendes:

Die objektive Eignung der angegriffenen Ausführungsform 1 zur Benutzung der klagepatentgemäßen Lehre folgt aus den Ausführungen zur unmittelbaren Patentverletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2, weshalb im Wesentlichen auf diese (zuvor unter Ziff. III.) verwiesen wird. Danach handelt es sich bei der angegriffenen Ausführungsform 1 um ein Rauchsystem, das die dem Rauchsystem zugewiesenen Merkmale des Klagepatentanspruchs aufweist (Merkmal 1 sowie Merkmalsgruppe 3). Die angegriffene Ausführungsform 1 kann mit der angegriffenen Ausführungsform 2 zusammenwirken, die als Rauchartikel auch ein aerosolbildendes Substrat im Sinne der Merkmalsgruppe 2 aufweist.

Aus den vorherigen Ausführungen folgt zugleich, dass die angegriffene Ausführungsform 1 ein wesentliches Mittel ist.

b)

Der Abnehmer wird auch zur Verwendung der angegriffenen Ausführungsform 1 in klagepatentgemäßer Art und Weise bestimmt, was die Beklagte auch weiß.

Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger dies nicht, fehlt es an der Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung (BGH, GRUR 2005, 848 (851) - Antriebsscheibenaufzug). Der erkennbare Handlungswille des Angebotsempfängers oder Belieferten ist entscheidend dafür, ob der angebotene oder gelieferte Gegenstand bestimmt ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (a.a.O.). Erkennt der Angebotsempfänger oder Belieferte aus den Umständen, unter denen er das Angebot oder die Lieferung des Mittels erhält, die Eignung des Mittels, patentverletzend verwendet zu werden, und bildet er den Willen, das Mittel auf diese Weise zu benutzen, ist das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtseins des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, erfüllt (a.a.O.). Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung ist jedoch nicht erst dann erfüllt, wenn der Abnehmer die Bestimmung zur patentverletzenden Verwendung des Mittels tatsächlich bereits getroffen hat (BGH, GRUR 2006, 839, Rn. 22 – Deckenheizung). Insbesondere bei einem vom Gesetz einbezogenen unaufgeforderten ersten Angebot wird eine Bestimmung der Mittel für eine patentgemäße Benutzung durch den Abnehmer im Sinne einer bereits getroffenen Entscheidung regelmäßig fehlen (BGH, ebd., Rn. 23). Der Tatbestand ist bereits dann als verwirklicht anzusehen, wenn aus der Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGH, ebd., Rn. 22).

Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Im Rahmen des Internetauftritts der Beklagten wird darauf hingewiesen, dass die angegriffene Ausführungsform 1 für die – ebenfalls von der Beklagten im Rahmen ihrer Internetpräsent angebotene – angegriffene Ausführungsform 2 passend ist und – darüber hinaus – lediglich zusammen mit dieser verwendet werden soll. Eine patentfreie Benutzungsmöglichkeit besteht hingegen schon nach dem Beklagtenvorbringen nicht.

Aus den vorherigen Ausführungen folgt zugleich, dass die Beklagte auch in Kenntnis darüber ist, dass die angegriffene Ausführungsform 1 in klagepatentverletzender Weise durch die Abnehmer eingesetzt wird. Denn auf eine andere Verwendungsmöglichkeit, die auch nicht besteht, werden die Abnehmer nicht hingewiesen.

2.

Die Beklagte hat das Klagepatent dadurch im Sinne des § 10 PatG verletzt, dass sie die angegriffene Ausführungsform 2 („Stick“/ Rauchartikel) anbietet und liefert.

Im Hinblick auf die Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung im Zusammenhang mit der angegriffenen Ausführungsform 2 kann im Wesentlichen auf die Ausführungen zur mittelbaren Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform 1 verwiesen werden. In Ergänzung dazu bedarf es hier lediglich noch weitergehender Ausführungen zur „Mitteleigenschaft“ der angegriffenen Ausführungsform 2 (dazu unter lit. a)) sowie zu den subjektiven Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung (dazu unter lit. b)).

a)

Bei der angegriffenen Ausführungsform 2 handelt es sich um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht.

aa)

Das aerosolbildende Substrat, das Teil der angegriffenen Ausführungsform 2 ist, ist wortlautgemäß neben dem elektrisch beheizten Rauchsystem (Merkmal 1) Teil des geschützten Systems (vgl. Merkmalsgruppe 2). Als solches stellt es sich zwar insoweit als passives Objekt dar, als es „lediglich“ in das Rauchsystem aufgenommen wird (Merkmal 2.1). Gleichwohl leistet das Substrat einen Beitrag, weil Heizvorrichtung und Substrat in ihrer räumlich-körperlichen Lage zueinander derart angepasst sind, dass die Vorgaben der Merkmale 3.1.1 und 3.2.1 erfüllt sind. Eine Sichtweise, wonach klagepatentgemäß einseitig die Heizvorrichtung so konzipiert sei, dass sie auf das irgendwie ausgestaltete Substrat passe, ist indes nach dem Anspruchswortlaut nicht gerechtfertigt. Ausweislich Merkmal 3 ist das „System“ mit einer Heizvorrichtung zum Erwärmen des Substrats ausgestattet. Damit nimmt die geschützte Lehre auf das geschützte Gesamtsystem aus elektrischem Rauchsystem und aerosolbildendem Substrat Bezug, welches die Ausgestaltung nach Merkmalsgruppe 3 umsetzt. Als solches ist das aerosolbildende Substrat auch nicht völlig untergeordnet, weil es im Zusammenhang mit der Heizvorrichtung gerade die klagepatentgemäß angestrebte Ausgestaltung des geschützten Systems bedingt (vergleichbare Argumentation auch: BGH, GRUR 2007, 769, Rn. 20 – Pipettensystem). Heizvorrichtung und Substrat sind danach so aufeinander abgestimmt, dass sie zusammen den erfindungswesentlich angestrebten Erfolg bewirken.

Anderes ergibt sich auch aus der Entscheidung „Audiosignalcodierung“ des BGH nicht. Vielmehr orientiert sich auch diese an den hier angewandten Grundsätzen, wonach es darauf ankommt, ob das in Rede stehende Mittel einen Beitrag zu der erfindungswesentlichen Lehre leistet, wobei es dann, wenn ein solcher Beitrag festgestellt werden kann, auf dessen Qualität im Rahmen der geschützten Lehre, namentlich, darauf ob dieser sich auf den „Kern“ der Erfindung bezieht, nicht weiter ankommt (BGH, GRUR 2015, 467, Rn. 58 – Audiosignalcodierung).

bb)

Die Beklagte tritt einer Mitteleigenschaft der angegriffenen Ausführungsform 2 weiter damit entgegen, dass diese als Rauchartikel im Sinne der Lehre des Klagepatents nicht zur erfindungswesentlichen Funktion beitrage. Dem vermag die Kammer nicht zu folgen.

Das aerosolbildende Substrat leistet nach den vorherigen Ausführungen (unter lit. a)) als Teil des Rauchartikels einen Beitrag zu der Erfindung. Die Beklagte bietet mit der angegriffenen Ausführungsform einen Rauchartikel an, der ein solches Substrat enthält. Eines weitergehenden Beitrags des „Rauchartikels“ bedarf es daneben nicht.

Diese Wertung ist auch deshalb zutreffend, weil das aerosolbildende Substrat durch die Beklagte nicht erkennbar als separates Wirtschaftsgut gehandelt wird. Die Mitteleigenschaft aber kann nicht dadurch verloren gehen, dass der Verletzer das Mittel mit weiteren Bestandteilen zu einer Gesamtvorrichtung kombiniert, die dann in keinem technischen Zusammenhang zur Erfindung steht, wobei ein solcher Zusammenhang vorliegend jedenfalls noch dadurch vorliegt, dass der Rauchartikel als solcher jedenfalls auch im Anspruchswortlaut (Merkmal 2.1) Erwähnung findet. Schließlich ist auch nicht ersichtlich, dass die übrigen Bestandteile der angegriffenen Ausführungsform 2 (Acetalröhre, Mundstückfilter) ohne das aerosolbildende Substrat überhaupt eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben. Das aber trägt die vorherigen Ausführungen, wonach eine auf das Substrat konzentrierte Bewertung der Mitteleigenschaft zutreffend ist, zusätzlich.

b)

An den subjektiven Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung wie unter Ziff. 1. lit. b) für die angegriffene Ausführungsform 1 dargestellt, fehlt es vorliegend auch nicht deshalb, weil die Beklagte vorträgt, dass ein neues, alternatives Heizsystem auf dem Markt sei, in dem die angegriffene Ausführungsform 2 patentfrei eingesetzt werden könne.

Die Neuschaffung einer patentfreien Verwendungsmöglichkeit steht einer patentverletzenden Verwendungsbestimmung der angegriffenen Ausführungsform 2 durch die Abnehmer vorliegend nicht entgegen. Denn diese sind bisher auf der Internetseite der Beklagten allein über eine patentverletzende Benutzungsmöglichkeit informiert worden, dass eine solche Benutzungsmöglichkeit nunmehr nicht mehr besteht, hat die Beklagte nicht aufgezeigt (dazu nachfolgend ausführlich unter Ziff. V., 1., b)).

V.

Aufgrund der festgestellten Rechtsverletzungen (unmittelbare und mittelbare Patentverletzungen) stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche zu.

1.

Ein Anspruch auf Unterlassen folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG.

a)

Die Verurteilung zur Unterlassung aufgrund unmittelbarer Patentverletzung erfasst Benutzungshandlungen der Beklagten, bei welchen diese die angegriffene Ausführungsform 1 und 2 in einer Verpackung anbietet und liefert. Des Weiteren erfasst der Tenor auch solche Handlungen, bei denen dem Abnehmer die angegriffene Ausführungsform 1 durch einen Dritten derart angeboten wird, dass mit der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 1 auch die Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 erfolgt und die angegriffene Ausführungsform 2 nach Bestellung der angegriffenen Ausführungsform 1 kostenlos durch die Beklagte zur Verfügung gestellt wird. Insoweit nämlich ist die Lieferung auch eines Teils der Gesamtvorrichtung als unmittelbare Benutzung zu werten, weil das Zusammenfügen der Einzelkomponenten zu der Gesamtvorrichtung aus Sicht des Lieferanten sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen ist (vgl. hierzu allgemein: Rinken, in: Schulte, PatG, Kommentar mit EPÜ, 10. Auflage, 2017, § 9, Rn. 56).

b)

Die Beklagte trifft auch, soweit die Klägerin Rechtsverletzungen in Form mittelbarer Patentverletzungen geltend macht, ein umfassendes Unterlassungsgebot.

Eine mittelbare Patentverletzung rechtfertigt eine unbedingte Unterlassungsverurteilung (Schlechthinverbot) nur dann, wenn das angebotene und gelieferte Mittel – technisch und wirtschaftlich sinnvoll – ausschließlich in patentverletzender Weise – und nicht anders – verwendet werden kann (BGH, GRUR 2006, 839, Rn. 27 – Deckenheizung). Dabei muss es sich bei der alternativen Verwendungsmöglichkeit um eine real existierende oder zumindest greifbar absehbare handeln; die bloß theoretische Aussicht, dass es künftig vielleicht eine patentfreie Gebrauchsmöglichkeit geben könnte, ist rechtlich unbeachtlich (Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 13. Auflage, 2021, Kap. A., Rn. 524). Die Klägerin trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass patentfreie Benutzungsmöglichkeiten nicht bestehen, wobei die Beklagte, die in besonderer Weise mit etwaigen alternativen Benutzungsmöglichkeiten betraut ist, eine sekundäre Darlegungslast trifft, eine patentfreie Verwendungsmöglichkeit konkret zu benennen (BGH, GRUR 2013, 713, Rn. 35 – Rn. 37 – Fräsverfahren; OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2014, 17799, Pkt. D., 1.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen bestehen gegen das beantragte Schlechthinverbot unter den Gegebenheiten des Streitfalls keine Bedenken.

aa)

Da die angegriffene Ausführungsform 1 vorliegend technisch sinnvoll lediglich in klagepatentverletzender Art und Weise eingesetzt werden kann – anderes macht auch die Beklagte nicht geltend –, kann die Klägerin ein generelles und umfassendes Verbot des Anbietens und Lieferns der angegriffenen Ausführungsform 1 verlangen.

Der Vortrag der Beklagten, dass sie im Begriff sei, ein anderes Rauchsystem zu entwickeln, ist für den auf die angegriffene Ausführungsform 1 gerichteten Unterlassungsanspruch ohne Belang. Die Beklagte hat nicht aufgezeigt, dass die angegriffene Ausführungsform 1 – entgegen ihres Hinweises auf der Internetseite – mit anderen Rauchartikeln als der angegriffenen Ausführungsform 2 patentfrei zur Anwendung gelangen kann.

bb)

Im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 2 ist ein umfassendes Unterlassungsgebot ebenfalls gerechtfertigt.

Aus dem Vortrag der Beklagten ergibt sich nicht, dass die angegriffene Ausführungsform 2 technisch und wirtschaftlich sinnvoll auch in nicht patentverletzender Weise eingesetzt werden kann.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform 2 bis Mitte November 2021 lediglich in patentverletzender Art und Weise einsetzbar war, indem diese ausschließlich in Kombination mit der angegriffenen Ausführungsform 1 Verwendung gefunden hat.

Die Beklagte hat zuletzt vorgetragen, dass seit „Mitte November“ ein zur angegriffenen Ausführungsform 1 alternatives Rauchsystem auf dem Markt erhältlich sei, das nur eine Induktorspule aufweise und mit der die angegriffene Ausführungsform 2 in nicht patentverletzender Art und Weise zusammenwirke. Seit dem 24. November 2021 werde allein dieses alternative Rauchsystem vertrieben, die angegriffene Ausführungsform 1 werde hingegen nicht mehr angeboten. Dieser Vortrag lässt nicht hinreichend erkennen, dass nunmehr eine patentfreie Verwendungsmöglichkeit der angegriffenen Ausführungsform 2 noch dazu in technisch und wirtschaftlich sinnvoller Art und Weise besteht. Weder die Funktionsweise der alternativen Ausführungsform noch eine auf diese gerichtete konkrete Vertriebstätigkeit der Beklagten gehen aus ihrem Vortrag hervor. Die Beklagte stützt sich im Wesentlichen auf einen nicht näher spezifizierten Werbeauftritt, in dem das angebotene Rauchsystem mit „upgrade“ bezeichnet werde. Aus dieser zusätzlichen Bezeichnung aber lässt sich für die hier maßgebliche Frage des technisch und wirtschaftlich sinnvollen Vertriebs des in Rede stehenden Systems nichts herleiten. Die Klägerin hat hierauf zudem erwidert, dass die Beklagte weiterhin mit einem Rauchsystem mit einer „2-Zonen-Heizkammer“ auf ihrer Internetseite werbe, was zusätzlich Zweifel an dem Vertrieb eines alternativen Rauchsystems, wie von der Beklagten behauptet, begründet.

Konkretere Angaben lassen sich auch dem Vortrag der Beklagten aus ihrem Duplikschriftsatz vom 05.11.2021 nicht entnehmen, wonach „ihr Konzern im Begriff sei“ ein neues Rauchsystem auf den Markt zu bringen. Eine greifbar absehbare patentfreie Benutzungsmöglichkeit ergibt sich daraus nicht. Insbesondere bleiben der Fortschritt der Marktreife eines alternativen Produkts und auf dieses angepasste Marketing- und Vertriebsaktivität offen. Auch aus einer Gesamtbetrachtung mit dem zuvor in Bezug genommenen Vorbringen der Beklagten, wonach sich ein alternatives Rauchsystem mittlerweile bereits auf dem Markt befinde, lässt sich Genaueres nicht herleiten. Denn dieses erweist sich – wie bereits ausgeführt – als gleichermaßen vage. Darauf, ob die Klägerin sich auf den Vortrag aus dem Duplikschriftsatz zulässigerweise mit Nichtwissen und – im Sinne der prozessualen Verspätungsregeln – rechtzeitig erklärt hat, kommt es nach alledem nicht an.

Auch war der Beklagten ein Schriftsatznachlass zur Substantiierung ihres Vorbringens zu einer auf ein alternatives Rauchsystem gerichteten Vertriebstätigkeit nicht zu gewähren. Einen entsprechenden Schriftsatznachlass hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung insoweit beantragt, als die Klägerin das Bestehen einer abgeänderten Ausführung des Rauchsystems bestritten hat (S.2 des Protokolls, 4. letzter Abs.) und weiter für ergänzenden Vortrag dazu, dass eine alternative Ausführungsform seit Mitte November 2021 (seit dem 24. November 2021 ausschließlich) auf dem Markt erhältlich sei (S. 2 des Protokolls, vorletzter Abs. und S. 3 des Protokolls, 1. Abs.).

Die Beklagte hat bereits in ihrem Duplikschriftsatz zu dem alternativen Rauchsystem ausgeführt. Zwischen dem Duplikschriftsatz vom 05.11.2021 und der von der Beklagten behaupteten Markteinführung des alternativen Systems liegen, selbst dann, wenn man erst auf den Tag (24.11.2021) abstellt, an dem die angegriffene Ausführungsform 1 vollständig gegen das alternative Rauchsystem ausgetauscht worden sein soll, weniger als drei Wochen. Im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung soll das alternative Rauchsystem bereits seit knapp einer Woche auf dem Markt erhältlich gewesen sei. Die Kammer entnimmt diesem zeitlichen Ablauf, dass die Beklagte bereits im Rahmen der Duplikschrift zur Absicht einer Markteinführung konkreter ausführen konnte und dass sie ausreichend Zeit hatte, ihr Vorbringen zu einem alternativen Rauchsystem, dessen grundsätzliche Entscheidungsrelevanz sie – wie ihr Duplikschriftsatz zeigt – auch bereits erkannt hatte, zu substantiieren.

3.

Die Beklagte ist gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG zum Schadensersatz dem Grunde nach verpflichtet.

Die Beklagte beging die Patentverletzung schuldhaft. Als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 Abs. 2 BGB.

Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist.

Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.

4.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte auch ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ , § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

5.

Ein Anspruch auf Vernichtung besteht gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140a Abs.1 PatG, ein Anspruch auf Rückruf gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 3 PatG.

Anhaltspunkte dafür, dass sich der Rückruf/ die Vernichtung als unverhältnismäßig im Sinne von § 140a Abs. 4 PatG darstellen, sind weder vorgetragen noch erkennbar.

VI.

Eine Aussetzung der Verhandlung ist nicht geboten.

Nach § 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der Verletzung des Klagepatents hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt jedoch ohne weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage bzw. den Einspruch vor dem jeweiligen Patentamt zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage oder dem erhobenen Einspruch nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 – Az. 2 U 64/14, S. 29 f.).

Das ist vorliegend nicht der Fall.

Die Kammer vermag eine Vernichtung des Klagepatents mit der für eine Aussetzung nach obiger Maßgabe erforderlichen Wahrscheinlichkeit weder unter dem Aspekt der fehlenden Neuheit noch unter dem Gesichtspunkt fehlender erfinderischer Tätigkeit noch wegen einer unzulässigen Erweiterung anzunehmen.

1.

Eine Vernichtung des Klagepatents wegen fehlender Neuheit gem. Art. 100 lit. a), Art. 52 Abs. 1, Art. 54 EPÜ steht nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten.

Eine Entgegenhaltung ist dann neuheitsschädlich, wenn sich die gesamte als Erfindung beanspruchte Lehre des Klagepatents aus dieser Schrift, deren Gesamtinhalt zu ermitteln ist, für den Fachmann am Prioritätstag in einer Weise ergibt, dass ihm die dort vorgestellte technische Lösung unmittelbar und eindeutig sämtliche Merkmale der Erfindung offenbart (BGH, GRUR 2009, Rn. 25 – Olanzapin). Dabei beschränkt sich die technische Lehre bei Patentschriften nicht auf den Inhalt der Ansprüche, sondern schließt die gesamte technische Information ein, die ein Durchschnittsfachmann Ansprüchen, Beschreibung und Abbildung entnehmen kann (a. a. O.).

Nach dieser Maßgabe gilt hier für die Entgegenhaltungen im Einzelnen:

a)

Die Kammer vermag eine Aussetzung nicht auf die neuheitsschädliche Vorwegnahme der klagepatentgemäßen Lehre durch die WO95/ 27411 (im Folgenden: D1), insbesondere nicht auf eine Offenbarung nach der Figur 1 der D1, zu stützen, bei der es sich um im Erteilungsverfahren geprüften Stand der Technik handelt (vgl. auch die namentliche Nennung der Druckschrift in Abs. [0006]).

Die Beklagte sieht die nach dem Klagepatent geschützte Lehre insbesondere durch die nachfolgend (verkleinert) wiedergegeben Figur 1 eindeutig und unmittelbar offenbart:

Die in Bezug genommene Figur 1 aber lässt jedenfalls ein zweites Heizelement, das stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist, nicht erkennen, so dass eine Vorwegnahme des Merkmals 3.2.2 nicht angenommen werden kann.

Die Figur 1 zeigt eine E-förmige Induktionserwärmungsquelle 10 in Verbindung mit einem zylindrisch geformten Tabakgeschmacksmedium oder einer Zigarette (S. 5, Z. 168 – Z. 170 der VP5-D1 Ü). Die Induktionsheizquelle 10 hat einen spiralförmigen Draht 12, der um den Mittelschenkel 20 gewunden ist und sich zwischen zwei Endschenkeln erstreckt (S. 7, Z. 249 – Z. 252 der VP5-D1 Ü). Dieser bildet ein magnetisches Wechselfeld zwischen dem Mittelschenkel und den jeweiligen Endschenkeln (S. 7, Z. 256 – Z. 261 der VP5-D1 Ü), welches Wirbelströme in entsprechend positionierte Suszeptoren induziert (S. 7, Z. 263f. der VP5-D1 Ü).

Die Kammer vermag auf der Grundlage dieses Offenbarungsgehalts einer Betrachtung, wie von der Beklagten vorgenommen, nicht zu folgen, wonach ein erstes Heizelement durch die jeweils stromabwärts liegenden Endschenkel der E-förmigen Polstücke sowie dem Mittelstück (vgl. grüne Markierung der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der D1, die durch die Beklage koloriert und beschriftet worden ist), und ein zweites Heizelement – spiegelbildlich – durch die stromaufwärts liegenden Endschenkel der E-förmigen Polstücke und dem Mittelstück (vgl. blaue Markierung der nachfolgend wiedergegebenen Figur) gebildet wird,

,

nicht zu folgen. Der Draht 12 eines E-förmigen Endstücks erzeugt das magnetische Wechselfeld sowohl im Bereich des stromab- als auch in dem Bereich des stromaufwärts gelegenen Teils des E-förmigen Polstücks 11, so dass von beiden Bereichen aus Wirbelströme zur Wärmebildung induziert werden. Dabei handelt es sich nicht um zwei unabhängig voneinander agierende Heizmechanismen, wie das Klagepatent sie mit zwei Heizelementen anstrebt. Über den Draht 12 fällt die Erzeugung des magnetischen Feldes und dadurch bedingt am Ende auch die Wärmeabgabe durch einen Suszeptor in den beiden Bereichen eines E-förmigen Polstücks 11 vielmehr zusammen.

Als zwei – im Sinne der Lehre des Klagepatents – unabhängige durch zwei Heizelemente bereitgestellte Heizmechanismen stellen sich danach allenfalls das auf der linken Seite des Filters befindliche Polstück 11 einerseits und das auf der rechten Seite des Filters befindliche Polstück 11 dar. Bei einer solchen Betrachtung aber fehlt es an einer Anordnung der Heizelemente derart, dass das zweite Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements gelegen ist (Merkmal 3.2.2). Die Heizelemente sind – in axialer Richtung – vielmehr auf derselben Höhe angeordnet.

Die nach alledem bestehenden Zweifel der Kammer im Hinblick auf eine Vorwegnahme des Merkmals 3.2.2 werden auch nicht dadurch ausgeräumt, dass die Beklagte auf die Stellungnahme des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (Schweizer Patentamt) (Anlage VP 7-1) verweist. Das Verständnis einer Vorwegnahme des Merkmals 3.2.2 geht von der Betrachtungsweise der Beklagten aus, wonach die beiden Heizelemente sich aus einer Unterteilung der beiden E-förmigen Polstücke 11 in vertikaler Richtung ergeben (vgl. Anlage VP 7-1, Pkt. 1.4.2). Diese Betrachtungsweise steht aber – wie bereits ausgeführt – aus Sicht der Kammer nicht im Einklang mit dem klagepatentgemäßen Verständnis von einem Heizelement. Schließlich ist in diesem Zusammenhang – neben der Tatsache, dass es sich bereits um geprüften Stand der Technik handelt – auch zu beachten, dass auch das von der Beklagten zusätzlich eingeschaltete Schwedische Patentamt nicht zu der Auffassung gelangt, dass die D1 die Lehre des Klagepatents neuheitsschädlich offenbare (Vgl. Anlage VP 6-Ü, S. 3).

b)

Auch der Offenbarungsgehalt der Figur 4 der D1 rechtfertigt die Aussetzung der Verhandlung nicht. Es fehlt an einer Vorwegnahme des Merkmals 3.4.

Nachfolgend (verkleinert wiedergegebenen) Figur 4,

,

zeigt jedenfalls mehr als zwei Induktionsheizelemente 102. Soweit sich der Anspruch 2 der D1 auf eine Ausführungsform, wie in der Figur 4 gezeigt, bezieht, und danach eine Heizvorrichtung geschützt ist, die mehrere Induktionserhitzer erfasst, ist damit nicht eindeutig und unmittelbar eine Anzahl von zwei Heizelementen – wie von Merkmal 3.4 vorgesehen – offenbart. Einer Aussetzung entgegenstehende Zweifel sind in diesem Zusammenhang insbesondere dadurch veranlasst, dass dieser Aspekt auch im Rahmen des Erteilungsverfahrens überprüft worden ist, wie sich aus der Mitteilung nach Art. 71 (3) EPÜ vom 05.06.2020 (Anlage K13e, S. 2, Ziff. 1.3) ergibt. Die Kammer kann auch nicht erkennen, dass für die Erwägungen der Prüfungsabteilung keinerlei vernünftige Gründe mehr in Betracht kommen. Insoweit ist insbesondere zu berücksichtigen, dass auch ein Verständnis der D1 (Figur 4 und Anspruch2) in Betracht kommt, wonach mit „mehreren Induktionserhitzern“ („a plurality of induction heaters“) auch eine Vorrichtung in Bezug genommen sein kann, die mindestens drei Induktionserhitzer erfasst (so etwa auch die Entscheidung T 1294/14 der Beschwerdekammer). Schließlich hat auch das von der Beklagten beauftragte Schwedische Patentamt eine Vorwegnahme des Merkmals 3.4 abgelehnt (Anlage VP6, S. 1; allerdings die erfinderische Tätigkeit in diesem Zusammenhang bejaht).

c)

Auch die US2002079309A1 (im Folgenden: D3) nimmt die Lehre des Klagepatents nicht neuheitsschädlich vorweg.

Die Kammer kann eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung des Merkmals 2.1 (i. V. m. den Merkmalen 3.1.1 und 3.2.1) bzw. des Merkmals 2.2 nicht erkennen, wonach das aerosolbildende Substrat einen Teil des Rauchartikels bildet, der von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem getrennt ist.

Ausgehend von dem Offenbarungsgehalt der D3, wie er in den nachfolgend (verkleinert) wiedergegebenen Figuren 1 und 2 zum Ausdruck gelangt,

,

entnimmt die Kammer der D3 eine solche Ausgestaltung, wie von Merkmal 2.2 vorgesehen, nicht.

a)

Der Anspruchswortlaut des Klagepatents beschreibt das aerosolbildende Substrat in Merkmalsgruppe 2 einerseits als Teil eines – von dem Rauchsystem zu trennenden – Rauchartikels (Merkmal 2.2) und andererseits als in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen (Merkmal 2.1).

Merkmale eines Sachanspruchs beschreiben die geschützte Vorrichtung im Hinblick auf ihre Ausgestaltung (d.h. einen Zustand) und offenbaren deren konstruktive Ausgestaltung. Dies schließt es aus, im Hinblick auf das Vorliegen der die Vorrichtung beschreibenden Merkmale auf unterschiedliche Zeitpunkte (etwa Vorrichtung im Betrieb oder außer Betrieb) abzustellen. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Anspruchswortlaut – wie hier – keine Anhaltspunkte für eine solche differenzierende Betrachtung bietet. Mit Blick auf die hier in Streit stehende Vorrichtung ist es deshalb nicht ausreichend, dass sich das aerosolbildende Substrat zu einem Zeitpunkt als Teil des Rauchartikels, der von dem Rauchsystem trennbar ist, erweist, und lediglich zu einem anderen Zeitpunkt in das elektrisch beheizte Rauchsystem aufgenommen ist.

Eine andere Sichtweise ergibt sich vorliegend auch nicht aus den Abschnitten [0048] und [0049] des Klagepatents. Insbesondere geht aus diesen Passagen nicht hervor, dass die dort offenbarten Behälter für ein flüssiges Substrat einen Rauchartikel bilden, als dessen Teil sich das aerosolbildende Substrat erweist. Dagegen steht, dass das Klagepatent in diesem Zusammenhang nicht von Rauchartikel spricht. Vielmehr erwähnt es, dass das Rauchsystem „Mittel zum Halten der Flüssigkeit aufweise“, die beispielsweise in Form eines Behälters oder eines porösen Trägermaterials gebildet werden können (Abs. [0048]). In Abschnitt [0049] ist weiter die Rede davon, dass das Rauchsystem „einen Zerstäuber in Kontakt mit der Flüssigkeitssubstratquelle“ aufweisen könne. Mit dieser Flüssigkeitssubstratquelle ist auf das in dem vorherigen Abschnitt eingeführte „Mittel zum Halten der Flüssigkeit“ Bezug genommen, ein weitergehender Offenbarungsgehalt im Hinblick darauf, dass diese nicht dem Rauchsystem, sondern einem Rauchartikel zuzuordnen ist, oder diesen gar bildet, geht daraus nicht hervor.

Schließlich spricht gegen die Lesart der Beklagten auch, dass diese damit verbunden ist, dass sich das aerosolbildende Substrat durch das Rauchsystem fließend bewegt. Dies aber entspricht nicht der Vorstellung des Klagepatents, wie sich aus einer Gesamtschau der Merkmale 3.1.1 und 3.2.1 mit dem Merkmal 3.2.2 unter Berücksichtigung des erfindungswesentlich angestrebten Erfolgs ergibt. Denn die genannten Merkmale definieren die Lage des Heizelements einerseits zu dem aerosolbildenden Substrat und zueinander, wodurch die erfindungswesentlich angestrebte Möglichkeit zur unterschiedlichen Einwirkung der Heizelemente auf das aerosolbildende Substrat eine Umsetzung erfährt. Dieser technische Effekt wird unterlaufen, wenn sich das aerosolbildende Substrat derart in Bewegung befindet, dass es noch im flüssigen Zustand sowohl durch das erste als auch das zweite Heizelement erwärmt wird.

b)

Ausgehend von dieser Lesart der geschützten Lehre gilt im Hinblick auf den Offenbarungsgehalt der D3 Folgendes:

Qualifiziert man – bezugnehmend auf Figur 2 – die Druckfluidquelle 604 als das aerosolbildende Substrat, ist dieses nicht in das Rauchsystem aufgenommen (Merkmal 2.1). In Bezug auf dieses sind auch die Merkmale 3.1.1 und 3.2.1 nicht verwirklicht. Stellt man darauf ab, dass es sich bei dem Fluid, das über das Ventil 606 bereits dem Aerosolgenerator (CAG) zugeführt worden ist, um das aerosolbildende Substrat handelt, so fehlt es an einer Zuordnung desselben zu einem von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem trennbaren Rauchartikel (Merkmal 2.2).

Entsprechend stellt es sich im Hinblick auf den sich aus der Figur 1 ergebenden Offenbarungsgehalt dar. Das in der beheizten Röhre 540 befindliche Fluid kann nicht als aerosolbildendes Substrat im Sinne des Klagepatents erachtet werden, weil es sich jedenfalls nicht (mehr) zu einem von dem Rauchsystem trennbaren Rauchartikel zuordnen lässt. Im Hinblick auf die Druckquelle 550 fehlt es jedenfalls an einer Anordnung der Heizelemente wie von Merkmal 3.1.1 und 3.2.1 vorgesehen. Auch ist das Substrat nicht im Sinne des Merkmals 2.1 aufgenommen. Insoweit trägt die Beklagte selbst vor, dass sich durch das Ventil 506 eine Trennung zu dem Rauchsystem ergebe. Die bloße Tatsache, dass die Quelle 550 und die Mehrzonenheizung 510 über das Gehäuse 520 verbunden sind, reicht demgegenüber nicht aus, um von einer Aufnahme in das Rauchsystem zu sprechen. Die Einwirkungsmöglichkeit des Rauchsystems auf das aerosolbildende Substrat ist dadurch gerade noch nicht eröffnet.

c)

Die danach bestehenden Zweifel der Kammer an einer Vorwegnahme der genannten Merkmale werden schließlich noch dadurch verstärkt, dass sich das Europäische Patentamt bereits im Erteilungsverfahren im Rahmen der Einwendungen Dritter mit der hier in Rede stehenden Druckschrift befasst hat, und insoweit mit Bescheid vom 09.07.2020 (Anlage K13i) zu erkennen gegeben hat, dass es eine Vorwegnahme des Merkmals 2.2 nicht sehe. Insoweit hat sie insbesondere auf eine Offenbarung des Merkmals durch die Röhre 504 (nach Figur 1) Bezug genommen. Zwar lässt sich den Ausführungen der Patentabteilung eine Begründung nicht entnehmen und befassen diese sich auch nicht mit dem Offenbarungsgehalt der D3. Gleichwohl geht daraus hervor, dass eine auf dem Gebiet der geschützten Lehre fachkundige Instanz im Hinblick auf dasselbe Merkmal, hinsichtlich dessen auch die hiesige Kammer – unabhängig von den Ausführungen des Patentamtes – eine Vorwegnahme nicht anzunehmen vermag, Bedenken hatte. Die Kammer bezieht auch dies deshalb in die von ihr zu treffende Ermessensentscheidung ein.

Die sachverständige Stellungnahme des Europäischen Patentamtes wird auch nicht durch die von der Beklagten eingeholte Stellungnahme des schwedischen Patentamtes (Anlage VP 6; deutsche Übersetzung: Anlage VP 6-Ü) relativiert. Die lediglich kursorischen Ausführungen zur D3 enthalten insbesondere keinen Verweis zu konkreten Offenbarungsstellen der D3 im Hinblick auf die hier als problematisch erachtete Merkmalsgruppe 2. Die Stellungnahme bietet deshalb keine konkreten Anhaltspunkte, die die Kammer im Hinblick auf ihre Würdigung einer eindeutigen und unmittelbaren Vorwegnahme dieser Merkmalsgruppe zu einer Überprüfung veranlassen könnten.

2.

Eine Vernichtung des Klagepatents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit gem. Art. 100 lit. a), Art. 52 Abs. 1, Art. 56 EPÜ, steht nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu erwarten.

Die Kammer vollzieht den Einwand der Beklagten zwar nach, dass die Lehre der D1, wie sie sich mit Anspruch 2 und Figur 4 offenbart, grundsätzlich einen Anknüpfungspunkt dafür bietet, dass der Fachmann auf der Grundlage seines Fachwissens auch eine Ausgestaltung des Rauchsystems mit „nur“ zwei Heizelementen in Erwägung zieht. Indes vermag die Kammer darauf bei Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei der D1 um geprüften Stand der Technik handelt, eine Aussetzungsentscheidung nicht zu stützen. Das gilt umso mehr als ein Grund für die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit darin bestehen kann, dass die D1 den Fachmann – auch im Zusammenhang mit Figur 4 – lehrt, dass die Anzahl der Induktionsquellen mit der Zahl möglicher Züge korrespondiere (D1, S. 9, 2. Abs.), weshalb eine Anzahl von nur zwei Heizelementen fernliegend erscheint.

3.

Auch bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass das Klagepatent aufgrund einer unzulässigen Erweiterung vernichtet wird, Art. 100 lit. c), Art. 123 Abs. 2 EPÜ.

Die Beklagte macht geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich in unzulässiger Weise von dem Anspruch 1 in der das Klagepatent betreffenden Stammanmeldung, weil das Merkmal

„das Heizelement zum stromabwärtigen Ende des aerosolbildenden Substrats hin positioniert“

gestrichen worden sei.

Daraus aber ergibt sich eine unzulässige Erweiterung nicht.

Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist maßgeblich, ob sich der Schutzgegenstand aus der Gesamtheit der Unterlagen ergibt. Der Anspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht zur Erfindung gehörend erkennen lässt (BGH, GRUR 2011, 1109, Rn. 36 – Reifenabdichtmittel). Wenn der Anmelder sich nicht an den objektiven Umfang der ursprünglichen Offenbarung hält und er mehr beansprucht als ursprünglich, liegt eine unzulässige Erweiterung vor (Moufang, in: Schulte, PatG, Kommentar, 11. Auflage, 2017, § 34, Rn. 295).

Dass der Anspruch der ursprünglich eingereichten Anmeldung das hier in Rede stehende Merkmale nennt und die erteilte Fassung dieses demgegenüber nicht mehr aufweist, ist unschädlich, soweit sich aus der Teilanmeldung im Übrigen eine Ausgestaltung des Systems ergibt, für die eine Anordnung des Heizelements zum stromabwärtigen Ende des aerosolbildenden Substrats hin nicht zwingend ist.

Die Klägerin führt insoweit Seite 1, Z. 20 – 25 der Stammanmeldung (Anlage K14) an. Für die dort beschriebene Ausgestaltung wird eine stromabwärtige Ausrichtung nicht beschrieben. Zutreffend ist, dass diese Beschreibung lediglich auf eine Vorrichtung mit einem Heizelement ausgerichtet ist. Insoweit ist aber nicht ersichtlich, dass für eine Ausführungsform mit zwei Heizelementen etwas anderes gelten soll. Letztlich kann bei der hier zu treffenden Ermessensentscheidung auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung bereits im Rahmen der Patenterteilung zur Überprüfung stand.

VII.

Die Kostenentscheidung ergeht nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 ZPO.

VIII.

Der Streitwert wird gem. § 51 Abs. 1 GKG auf EUR 5.000.000,- festgesetzt.

Dr. Voß Dr. Gräwe Dr. Gruneberg