BGH, 10. Zivilsenat — X ZR 47/13

Der Beklagte ist Verwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 9. Juni 1999 am 3. Juni 2000 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 067 442 B2 (Streitpatents). Das Streitpatent betrifft eine Funkarmbanduhr. Patentanspruch 1 hat aufgrund der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02 des Europäischen Patentamts vom 9. Februar 2010 folgende Fassung erhalten:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus. Überdies sei die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Der Beklagte hat das Streitpatent verteidigt.

Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie weiterhin die Nichtigerklärung des Patents im Umfang des Patentanspruchs 1 anstrebt. Der Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft eine Funkarmbanduhr.

1. Nach der Beschreibung waren Funkarmbanduhren bekannt, bei denen die flexible Ferritstab-Antenne der Gehäuse-Innenkontur folgend in die Leiterplatte mit dem Prozessor für die elektronischen Empfangs-, Dekodierungs- und Uhrenschaltungen integriert ist. Ein derartiger Aufbau sei zwar außergewöhnlich kompakt, erfordere jedoch ein nicht-metallisches Uhrengehäuse, um Beeinträchtigungen der Antennenfunktion zu vermeiden, die sonst durch die Nähe des Metalls hervorgerufen würden.

Sei demgegenüber aus gestalterischen Gründen ein metallenes Uhrgehäuse gewünscht, könne die magnetische Langwellen-Antenne zum Empfang der kodierten Zeitinformation aus dem Uhrgehäuse heraus verlegt werden, also etwa in das Armband hinein. Eine solche Lösung habe aber den Nachteil, dass der Armbandanschlag am Uhrgehäuse und das Armband selbst tragebedingt störanfällig seien. Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 296 07 866 sei es auch bekannt, bei Funkarmbanduhren mit metallischem Gehäuse-Mittelteil die magnetische Langwellen-Antenne fest am Bodendeckel anzubringen.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das Problem zugrunde, eine Funkarmbanduhr mit einem metallischen Gehäuse-Mittelteil zu entwickeln, die einen kompakten Aufbau des Uhrwerks mit möglichst geringer Störanfälligkeit der Langwellen-Antenne verbindet.

Das soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Anordnung erreicht werden:

Nach den Feststellungen des Patentgerichts versteht der Fachmann aufgrund seines Fachwissens und in Übereinstimmung mit der Beschreibung (Abs. 13) und der nachfolgend wiedergegebenen einzigen Zeichnung des Streitpatents

Darüber hinaus wird in der Beschreibung ausgeführt, dass der Rand des sichtseitig auf dem Uhrwerk aufliegenden, aus elektrisch nicht leitendem Material bestehenden Zifferblatts vom Zifferblattring radial übergriffen und somit sichtseitig kaschiert werde (Abs. 13). Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, bestätigt dies für das Streitpatent die fachliche Sichtweise, dass das Uhrwerk durch das Zifferblatt "nach oben" begrenzt wird.

Merkmal 5 enthält keine Angaben zur Breite des Distanzrings aus elektrisch nicht leitendem Material zwischen dem Gehäuse-Mittelteil und dem mit dem Antennen-Kern ausgestatteten Uhrwerk; diese Breite ist daher auch nicht zahlenmäßig, insbesondere auf die in der Beschreibung (Abs. 14) und in Unteranspruch 3 genannte Größenordnung von 20 bis 30 % des Innendurchmessers des Gehäuses, eingeschränkt. Der Distanzring darf allerdings nicht dünner sein, als dies für die Erfüllung seiner Funktion, Beeinträchtigungen des Antennenempfangs möglichst gering zu halten, erforderlich ist. Entsprechend heißt es in der Beschreibung, dass die Zwischenlage des Distanzrings die Einhaltung eines "hinreichenden radialen Abstands" des Ferritkerns vom Inneren des metallenen Gehäuses sicherstellt (Abs. 14).

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die Erfindung des Streitpatents sei auch hinsichtlich des Merkmals 5b so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehe nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus. In dem ursprünglich angemeldeten Patentanspruch 4 sei ein Distanzring beliebiger Breite offenbart, der der Gewährleistung des allseitigen radialen Abstandes von Antennen-Kern zur Innenwandung des elektrisch leitenden Gehäuse-Mittelteils diene. Soweit außerdem in der Anmeldung von einem nicht unerheblichen radialen Abstand des Distanzrings die Rede sei, handele es sich lediglich um ein Ausführungsbeispiel.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei neu. Durch die europäische Patentanmeldung 0 564 236 (E6) werde er nicht vorweggenommen. Die Entgegenhaltung, aus der die nachfolgend wiedergegebene Figur 3 stammt,

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das deutsche Gebrauchsmuster 296 07 866 (E2) betreffe eine magnetische Langwellen-Antenne für eine Funkarmbanduhr. Dabei sei die Antennenspule an einem großflächigen und im Wesentlichen ebenen, am Gehäuse der Armbanduhr austauschbar befestigten Gehäuseteil ausgebildet. Ausdrücklich werde darauf verwiesen, dass durch die Verlagerung der Antenne in werksaxialer Richtung möglichst weit vom Mittelpunkt des Uhrgehäuses entfernt im Boden oder unter dem Uhrglas ein ausreichender Abstand von den metallischen Teilen des Werkes und der Batterie gegeben sei. Das Gehäuse könne aus Metall bestehen, wenn nur ein radialer Mindestabstand zu einer koaxial dazu angeordneten kernlosen oder einer parallel zum Boden oder Uhrenglas angeordneten, mit einem Kern versehenen Spule gewahrt bleibe. Da die Antennenspule in den Ausführungsbeispielen jeweils am Uhrenglas oder dem Boden festgelegt und damit auch der radiale Abstand zwischen Antenne und Gehäuse-Mittelteil gewährleistet sei, habe der Fachmann keinen Grund gehabt, noch einen Distanzring vorzusehen. Zudem habe für den Fachmann auch keine Veranlassung bestanden, die Antenne in das Uhrwerk aufzunehmen, weil dies der Intention der E2 widersprochen habe, ein Austauschteil bereitzustellen und eine Verlagerung in werksaxialer Richtung möglichst weit entfernt von den metallischen Teilen des Werkes und der Batterie vorzusehen.

Die nach dem Vortrag der Klägerin offenkundig vorbenutzte Gardé-Uhr stimme zwar nach der vorgelegten Fotoserie (K16 bis K16e) weitgehend mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 überein, weise aber kein metallenes Gehäuse-Mittelteil zwischen dem Uhrglas und dem Boden auf. Der Fachmann habe damit zwar möglicherweise eine Veranlassung gehabt, über die Einsatzmöglichkeiten eines metallischen Gehäuse-Mittelgehäuses bei der Gardé-Uhr nachzudenken. Zur Lösung dieser Aufgabe hätte er aber nicht die E2 herangezogen, weil diese, anders als die Gardé-Uhr von der Bereitstellung einer leicht austauschbaren Antenne ausgehe. Hätte er dennoch zur E2 gegriffen, hätte ihn diese gelehrt, die Antenne in werksaxialer Richtung möglichst weit vom Mittelpunkt des Uhrengehäuses entfernt an den Boden oder an das Uhrenglas zu verlagern und ihn damit nicht zur Lehre des Streitpatents geführt.

III. Die Begründung des Patentgerichts hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.

1. Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Die Rüge der Berufung, der in Merkmal 5 vorgesehene Distanzring könne eine beliebige Breite aufweisen und damit auch sehr dünn sein, ohne dass beschrieben sei, wie mit einem sehr dünnen Distanzring ein für die Funktionsfähigkeit der Funkarmbanduhr hinreichender, allseitig radialer Abstand gewährleistet werden könne, ist nicht begründet. Wie erläutert, ist die Lehre des Patentanspruchs 1 aus fachlicher Sicht so zu verstehen, dass der Distanzring nicht dünner sein darf, als dies zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Antennenempfangs erforderlich ist. Eine für die Ausführbarkeit dieser Lehre hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (st. Rspr.; s. nur BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung). Der Beschreibung entnimmt der Fachmann, dass die Breite des Distanzrings typischerweise bei 20 % bis 30 % des Innendurchmessers des Armbanduhrengehäuses liegt (Abs. 14). Dass ein Distanzring dieser Breite die Störanfälligkeit der Antenne möglichst weitgehend reduziert, hat die Klägerin nicht in Abrede gestellt. Damit ist dem Fachmann ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung aufgezeigt, was dem Gebot hinreichend deutlicher und vollständiger Offenbarung genügt (vgl. BGH, Urteil vom 11. September 2013 - X ZR 8/12, BGHZ 198, 205 Rn. 17 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

2. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der Ursprungsfassung hinaus. Das Patentgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass der in Merkmal 5 genannte Distanzring in Patentanspruch 4 der ursprünglichen Patentanmeldung unter Rückbezug auf Patentanspruch 1 mit identischem Wortlaut offenbart worden ist. Dem steht, wie ausgeführt, nicht entgegen, dass nach der Beschreibung der Ursprungsanmeldung bei einem Ausführungsbeispiel durch die Zwischenlage des Distanzrings zwischen dem metallischen Uhrgehäuse und dem mit der Antenne ausgestatteten Uhrwerk sichergestellt werden soll, dass der Ferritkern einen hinreichenden radialen Abstand zwischen dem Ferritkern und dem Innern des metallenen Gehäuses aufweist (K6, Abs. 12, vgl. auch Abs. 4).

3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist patentfähig.

a) Dieser ist gewerblich anwendbar. Die erfindungsgemäße Funkarmbanduhr ist geeignet, in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt zu werden (vgl. BGH, Beschluss vom 26. September 1967 - Ia ZB 1/65, BGHZ 48, 313 - Glatzenoperation). Die von der Berufung aufgeworfene Frage, ob die Erfindung im Hinblick auf das Vorhandensein eines beliebig breiten Distanzrings so hinreichend deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen kann, stellt sich nur bei der Prüfung des Nichtigkeitsgrundes nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG, nicht aber im Hinblick auf das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit bei der Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der fehlenden Patentfähigkeit nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG (EPA-TBK, Entscheidung vom 30. Juni 1998 - T 718/96, Rn. 2.1 - selbstentlüftbarer Flaschenverschluss; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., 2013, § 5, Rn. 7; § 1, Rn. 12; Münchner Gemeinschaftskommentar/Teschemacher, 7. Lieferung, 1985, Art. 83, Rn. 63; vgl. auch BGH, Beschluss vom 27. September 1984 - X ZB 5/84, BlPMZ 1985, 117 f.).

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu. Er wird durch die E6 nicht vorweggenommen.

Wie das Patentgericht von der Berufung unbeanstandet ausgeführt hat, offenbart die Entgegenhaltung zwar eine Funkarmbanduhr im Wesentlichen nach Maßgabe der Merkmale 1 bis 4. Von dem erfindungsgemäßen Gegenstand unterscheidet sich die aus der E6 bekannte Funkarmbanduhr aber jedenfalls dadurch, dass das Uhrwerk nicht, wie in Merkmal 2b vorgesehen, mit einem Antennen-Kern ausgestattet ist. Wie auch aus der oben wiedergegebenen Zeichnung hervorgeht (E6, Figur 3), besteht das Uhrwerk (timepiece module) im Wesentlichen aus einer metallischen Grundplatte (20), einem Plastikhalter (21) für die Schaltung, einem Schaltungssubstrat (22), einem Plastikbatterierahmen (23), einer Batterie (24), einer Aufnahmefeder (25) für die Batterie, einer Halteplatte für die Batterie, einer Trägerplatte (27) für die Schalung, einem Plastikabstandshalter (plastic spacer) (28) und einer Abschirmplatte (shield plate) (29) (E6, Sp. 9, Z. 2 ff.). Dabei haben der Plastikabstandshalter (28) und die Abschirmplatte (29) die Funktion, die Empfangseigenschaften der Funkuhr dadurch zu verbessern, dass die Antenne (19) von dem Uhrwerk räumlich getrennt und gegenüber diesem isoliert wird (E6, Sp. 11, Z. 22 ff.). Das in der E6 offenbarte Uhrwerk ist damit nicht mit dem Antennen-Kern ausgestattet.

Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass die Antenne (19) über einen Kunststoffantennenwicklungsrahmen (19c) und eine Antennenanschlussplatte (19d) am Uhrwerk gehalten wird, mithin das Uhrwerk, wie es das Patentgericht ausgedrückt hat, als "Montageplattform" der Antenne genutzt wird. Denn auch durch diese mechanische Verbindung wird bei der vorveröffentlichten Antennenarmbanduhr die erfindungsgemäß erforderliche Integration der Antenne in das Uhrwerk nicht erreicht, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Antenne gegenüber der metallischen Grundplatte (20) des Uhrwerks nach unten hin abgeschirmt werden muss (E6, Sp. 9, Z. 37 ff.).

c) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Er wird nicht durch die in den Anlagen K16a bis K16e (= Anlage E5) fotografisch wiedergegebene Gardé-Uhr nahegelegt, die nach dem Vorbringen der Klägerin offenkundig vorbenutzt worden sein soll.

aa) Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts entspricht die Gardé-Uhr den Vorgaben des Patentanspruchs 1 mit Ausnahme des Merkmals 3, da das Uhrgehäuse aus Kunststoff besteht und damit kein metallisches Gehäuse-Mittelteil aufweist. Auch kann angenommen werden, dass aus gestalterischen Gründen am Prioritätstag ein Interesse bestand, Funkarmbanduhren mit einem metallischen Gehäuse zu versehen (vgl. E6, S. 1, Z. 3 ff.; Streitpatent, Abs. 3). Dieses allgemeine Interesse gab dem Fachmann jedoch keine hinreichende Veranlassung, bei der Gardé-Uhr das Kunststoffgehäuse durch ein metallisches Gehäuse zu ersetzen. Denn dafür hätte er erkennen müssen, dass dem Werkhaltering der Gardé-Uhr (vgl. K16c) zwischen dem Gehäuse und dem Uhrwerk nicht nur die Funktion zukommt, das Werk in einer sicheren Position zu halten, sondern dieser auch dazu dienen kann, die Antenne gegenüber einem metallischen Gehäuse abzuschirmen, um einen störungsfreien Empfang zu gewährleisten. Erst wenn er auf diesen Gedanken gekommen wäre, hätte er auch einen Grund gehabt, durch Versuche, wie sie von der Klägerin im Nachhinein durchgeführt wurden, herauszufinden, ob die Abschirmwirkung des vorhandenen Werkhalterings tatsächlich stark genug ist, um einen störungsfreien Empfang der Antenne sicherzustellen. Ein Anlass für solche Überlegungen des Fachmanns zu einer Zweitfunktion des Werkhalterings der Gardé-Uhr ist jedoch von der Klägerin nicht aufgezeigt worden.

bb) Ein solcher Anlass ergab sich auch nicht aus der E2. Die Entgegenhaltung sieht es bei vorbekannten Funkarmbanduhren als nachteilig an, wenn Gehäuse aus elektrisch nichtleitendem Material gewählt werden müssen, weil die Antennen bei einem metallischen Gehäuse keine ausreichenden Empfangseigenschaften mehr aufweisen. Nachteilig sei zudem ein hoher Integrationsgrad der Antenne in die Uhrenfunktion selbst, was einen Austausch der Antenne erschwere oder unmöglich mache (E2, S. 1, Z. 7 ff.). Als Lösung lehrt die E2 eine Verlagerung der Antenne in werksaxialer Richtung möglichst weit vom Mittelpunkt des Uhrgehäuses entfernt, nämlich am Boden oder unter das Uhrglas, um einen funktional ausreichenden Abstand von den metallischen Teilen des Werks und der Batterie zu erreichen (E2, S. 2, Z. 13 ff.). Auch könne das Gehäuse aus Metall bestehen, wenn nur ein radialer Mindestabstand zu einer koaxial dazu angeordneten kernlosen Spule gewahrt bleibe (E2, S. 2, Z. 13 ff.). Alternativ wird in der E2 auch die Verwendung einer Antennenspule mit Kern gelehrt, die kraft- oder formschlüssig auf dem Boden eines flach-topfförmigen Gehäusedeckels gehaltert oder in dessen Kunststoff-Material eingeformt ist (E2, S. 2, Z. 22 ff.; S. 3, Z. 23 ff.; Anspruch 7).

Durch keine der beiden Alternativen wird der Fachmann dazu angeregt, bei der Gardé-Uhr das Kunststoffgehäuse durch ein Gehäuse mit metallischem Mittelteil zu ersetzen. Bei der ersten Alternative ist zwar beschrieben, dass das Gehäuse aus Metall bestehen kann, wenn nur ein radialer Mindestabstand zur kernlosen Spule besteht (E2, S. 2, Z. 16 ff.; vgl. auch S. 5, Z. 8 ff. und Figuren 6 und 7). Der Fachmann wird diese Ausführungen jedoch allein auf eine Armbanduhr beziehen, bei der die Antenne - entsprechend der allgemeinen Beschreibung im vorangegangenen Satz (E2, S. 2, Z. 13 ff.) - in werksaxialer Richtung möglichst weit in den Boden oder unter das Uhrglas verlagert worden ist (vgl. auch E2, S. 5, Z. 5, Z. 5 ff., 14 ff.; Figuren 6 und 7) und damit nicht auf eine Armbanduhr, bei der, wie bei der Gardé-Uhr, die Antenne in das Uhrwerk integriert ist, zumal es der E2 auch darauf ankommt, die Antenne als "separat funktionsgeprüftes Austauschteil" zur Verfügung zu stellen (E2, S. 1, Z. 19 ff.) und deshalb ein "hoher Integrationsgrad" vermieden werden soll (vgl. E2, S. 1, Z. 11 ff.). Im Übrigen handelt es sich bei der ersten Alternative - auch insoweit anders als bei der Gardé-Uhr - lediglich um eine kernlose Spule. Die zweite in der E2 offenbarte Alternative hat zwar eine Antennenspule mit Kern zum Inhalt, lehrt aber wiederum nur die Anordnung der Antennenspule am Gehäuseboden und nicht im Uhrwerk und betrifft außerdem nur ein Gehäuse aus Kunststoff und damit kein Gehäuse mit einem metallischen Gehäuse-Mittelteil.

cc) Eine Anregung, die Gardé-Uhr mit einem metallischen Gehäuse-Mittelteil zu versehen, konnte sich auch nicht aus der europäischen Patentanmeldung 0 896 262 (E1) und dem deutschen Gebrauchsmuster 93 15 670 (E3) ergeben, weil für die darin offenbarten Funkarmbanduhren keine metallischen Gehäuse bzw. Gehäusemittelteile gelehrt werden.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.