BPatG, 17. Senat — 17 W (pat) 7/22

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat mit Beschluss vom 8. April 2022 auf die Einsprüche der hiesigen Beschwerdegegnerinnen sowie einer weiteren Einsprechenden (diese hat im Beschwerdeverfahren ihren Einspruch zurückgenommen) das Patent 10 2019 112 289 (Streitpatent) vollständig widerrufen.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.

Nach der Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 28. August 2024 mitgeteilt, dass sie mit gleichzeitig an das DPMA gerichtetem Schreiben auf das Streitpatent verzichtet habe. Der Senat hat daraufhin den Verhandlungstermin aufgehoben.

Die schriftliche Verzichtserklärung der Patentinhaberin ist am 3. September 2024 beim DPMA eingegangen.

Auf Anordnung der zuständigen Rechtspflegerin wurde den Verfahrensbeteiligten mit Schreiben vom 4. Oktober 2024 mitgeteilt, dass das Beschwerdeverfahren durch Beschluss in der Hauptsache für erledigt erklärt werde, falls die Einsprechenden nicht ein besonderes Rechtschutzinteresse an einer Entscheidung geltend machen würden.

Die Einsprechende 3 hat in ihrem Schreiben vom 9. Oktober 2024 die Auffassung vertreten, dass sich durch den Verzicht die Beschwerde der Patentinhaberin erledigt habe und der Widerruf des Streitpatents rechtskräftig geworden sei. Der Darlegung eines besonderen Rechtschutzinteresses bedürfe es daher nicht.

Die Einsprechende 2 hat mit Schreiben vom 15. Oktober 2024 um Feststellung ersucht, dass das Einspruchsverfahren beendet sei.

Die weiteren Verfahrensbeteiligten haben keine Stellung genommen. Auch die Beschwerdeführerin hat sich zu einer Fortsetzung des Verfahrens nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

1. Gemäß § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG war festzustellen, dass das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren beendet sind.

Infolge des am 3. September 2024 gegenüber dem DPMA erklärten Verzichts der Patentinhaberin ist das mit den Einsprüchen angegriffene Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) erloschen.

Nach dem Erlöschen eines Patents, das sich im Einspruchsverfahren befindet, kommt ein gegebenenfalls noch bestehendes Interesse der Allgemeinheit am Widerruf eines Patents mit Wirkung „ex tunc“ nicht mehr zum Tragen (vgl. BPatG GRUR 1996, 873 - Rechtschutzbedürfnis; BPatG GRUR 2010, 363 - Radauswuchtmaschine). In einem solchen Fall tritt Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache ein, wenn nicht die Einsprechenden ausnahmsweise ein besonderes Rechtschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens haben (vgl. BGH GRUR 2012, 1071 Rn. 9 – Sondensystem). Die Einsprechenden haben sich auf Nachfrage der Rechtspflegerin, ob sie ein entsprechendes Interesse am Widerruf des Streitpatents mit Wirkung „ex tunc“ hätten, nicht erklärt bzw. ein solches nicht geltend gemacht. Daher ist davon auszugehen, dass ein derartiges Interesse nicht besteht. Damit hat im vorliegenden Fall das Erlöschen des Streitpatents unmittelbar zur Erledigung des vorliegenden Einspruchsverfahrens in der Hauptsache geführt.

Mit der Erledigung des Einspruchsverfahrens ist auch eine Erledigung der Hauptsache im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingetreten (vgl. Busse/Keu- kenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 138; Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 212). Eine Fortführung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens hat auch die Patentinhaberin nicht begehrt, obwohl ihr das eine Möglichkeit eröffnet hätte, nochmals aktiv gegen die sie belastende, erstinstanzliche Entscheidung vorzugehen (vgl. Schulte/Püschel, a.a.O., § 73 Rn. 211).

Damit ist das Einspruchsverfahren einschließlich des Einspruchsbeschwerdeverfahrens beendet, was gemäß der – am 1. Mai 2022 in Kraft getretenen – Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG durch Beschluss festzustellen war.

2. Die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsbeschwerdeverfahren führt nach herrschender Meinung in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.04.2024, 19 W (pat) 30/23; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 73 Rn. 135 und 138; Schulte/Püschel, a.a.O., § 73 Rn. 212; jeweils m.w.N.). Im Interesse der Öffentlichkeit ist auch diese Rechtsfolge von Amts wegen festzustellen (vgl. Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 59 Rn. 295; vgl. auch Anmerkung Köppen in Mitt. 2014, 282).

Soweit die Einsprechende 3 meint, durch den Verzicht auf das Streitpatent sei der durch die Patentabteilung im Beschluss vom 8. April 2022 angeordnete Widerruf des Streitpatents bestandskräftig geworden, ist dem aus den vorgenannten Gründen nicht zu folgen. In der Verzichtserklärung der Beschwerdeführerin kann schließlich auch nicht die Rücknahme der Beschwerde gesehen werden.

3. Für eine Kostenentscheidung war kein Raum, da eine Kostenauferlegung weder für das Einspruchsverfahren noch hinsichtlich des vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens der Billigkeit entsprochen hätte (vgl. § 62 Abs. 1 PatG bzw. § 80 Abs. 1 PatG).

4. Zur Rechtsfrage, ob die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsbeschwerdeverfahren hier in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses geführt hat, war gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die genannte Rechtsfrage ist von grundsätzlicher Bedeutung und höchstrichterlich bisher nicht geklärt worden (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 27.11.2023, 11 W (pat) 5/23; Beschluss vom 19.10.2023, 11 W (pat) 21/23; Beschluss vom 19.04.2023, 11 W (pat) 19/23; dort wurde jeweils die Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt). In Fällen, in denen mit einem erstinstanzlichen Beschluss ein Voll- oder Teilwiderruf eines Patents ausgesprochen wurde, verhindert die Anwendung der genannten Regelung den Eintritt der Bestandskraft und verursacht damit quasi „rückwirkend“ wieder die ungeschmälerte Aufrechterhaltung des Patents, wenn auch nur mit Wirkung für die Vergangenheit (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 135; s. auch GRUR-Prax 2023, 334 Anmerkung Cordes zu BPatG 11 W (pat) 37/18). Die Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO führt damit zu einem Ergebnis, das sowohl für die Allgemeinheit als auch für Einsprechende (im Streitfall insbesondere die Einsprechende 3) einen gleichsam überraschenden wie belastenden Rechtsnachteil bedeuten kann. Mit Blick auf Sinn und Zweck eines patentamtlichen Einspruchsverfahrens und eines patentgerichtlichen Einspruchs-beschwerdeverfahrens stellt sich damit die Frage, ob beim patentamtlichen Einspruchsverfahren im Sinne von § 99 Abs. 1 PatG Besonderheiten zu beachten sind, die hier eine entsprechende Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ausschließen.