BPatG, 12. Senat — 12 W (pat) 40/23

Die Einsprechende hat gegen das Patent 10 2016 119 737 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Rollstab und kontinuierliche Presse“, dessen Erteilung am 15. März 2018 veröffentlicht worden ist, Einspruch eingelegt. Gegen den Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 29. März 2023, mit dem das Streitpatent in vollem Umfang aufrechterhalten wurde, hat die Einsprechende am 11. Juli 2023 Beschwerde eingelegt.

Nach der Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 6. Mai 2026 mitgeteilt, dass sie mit Schreiben vom selben Tage an das DPMA auf das Streitpatent verzichtet habe. Außerdem erklärte die Patentinhaberin in dem Schreiben vom 6. Mai 2026 an das Bundespatentgericht, dass gegenüber der Einsprechenden auf Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichtet werde. Es werde gebeten, das Einspruchsverfahren für erledigt zu erklären.

Der Senat hat daraufhin den Verhandlungstermin aufgehoben. Mit Schreiben vom 19. Mai 2026 wurden die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass mit dem Erlöschen des Patents ein Interesse der Allgemeinheit am Widerruf des Patents mit Wirkung ex tunc nicht mehr zum Tragen komme. Es trete in einem solchen Fall Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache ein, wenn nicht der oder die Einsprechende ausnahmsweise ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis an der Fortführung des Einspruchsverfahrens habe. Es werde deshalb nachgefragt, ob aus Sicht der Einsprechenden ein Rechtsschutzbedürfnis an einer rückwirkenden Aufrechterhaltung bzw. am rückwirkenden Widerruf des Patents bestehe. Es wurde hierfür eine Frist von einem Monat gewährt.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin hat daraufhin mit Schreiben vom 19. Juni 2026 mitgeteilt, dass der Verzicht der Patentinhaberin auf Ansprüche aus dem Streitpatent nur gegenüber der Einsprechenden und Beschwerdeführerin selbst wirke und gerade nicht ausschlösse, dass seitens der Beschwerdegegnerin die Kunden und Abnehmer der Einsprechenden für Handlungen in der Vergangenheit haftbar gemacht und in Anspruch genommen werden könnten. Dies begründe das Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden für einen rückwirkenden Widerruf des Patents. Zudem sei am Tag der Verzichtserklärung das wortidentische europäische Patent EP 3526021 veröffentlicht worden und als Einheitspatent in Kraft gesetzt worden. Deshalb nütze die Verzichtserklärung der Einsprechenden nichts, vielmehr werde der Rechtsstreit dem Bundespatentgericht entzogen und an das europäische Patentamt und das Einheitliche Patentgericht verlagert. Die Beschwerdegegnerin betreibe auch ein prozessuales Spiel und habe nur auf ihre Ansprüche aus dem deutschen Patent verzichtet, jedoch gerade nicht auf ihre Ansprüche aus dem beanspruchten Gegenstand als solchem. Das deutsche Verfahren sei entscheidungsreif gewesen und sei unmittelbar vor dem sachlichen Abschluss gestanden. Die Beschwerdegegnerin habe bewusst die Veröffentlichung der Erteilung des europäischen Patents abgewartet. Dieses Verhalten widerspreche dem Grundsatz von Treu und Glauben. Es könne nicht Sinn der Rechtsordnung sein, sich bei drohendem Verlust durch Flucht in das europäische System einer materiellen Entscheidung des Bundespatentgerichts zu entziehen. Die BGH Rechtsprechung zur Erledigung des Verfahrens (insbesondere BGH GRUR 2012, 1071 – Sondensystem) sei auf die vorliegende Konstellation nicht übertragbar, insbesondere da seitens des Senats begründete Zweifel am Rechtsbestand des Streitpatents bestünden. Vor der Erlangung des Einheitspatents sei sichergestellt gewesen, dass auch der deutsche Teil eines europäischen Patents im Rahmen einer Nichtigkeitsklage in die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gefallen sei. Für das wortidentische Einheitspatent sei das nicht mehr der Fall. Es könnten somit Umstände eintreten, wonach nach deutscher Rechtsprechung der Gegenstand des Streitpatents nicht rechtsbeständig sein könnte, das Einheitspatent jedoch vollumfänglich aufrechterhalten werden könnte. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs BGH GRUR 1981, 516 – Klappleitwerk sei ein schutzwürdiges Interesse an einer Sachentscheidung immer dann zu bejahen, wenn die begehrte Entscheidung über den Rechtsbestand des Patents dem Kläger bzw. Einsprechenden einen greifbaren rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil bringe. Ein solcher Vorteil liege hier vor. Einer begründeten Sachentscheidung des Bundespatentgerichts über die fehlende Patentfähigkeit des wortidentischen Gegenstands komme zwar keine formelle Bindungswirkung zu, in der Praxis komme ihr jedoch eine enorme faktische Überzeugungskraft zu, es stelle ein präjudizielles Indiz im parallelen Verfahren vorm dem Einheitlichen Patentgericht dar. Es werde daher beantragt, das Verfahren fortzusetzen und das Streitpatent ex tunc zu widerrufen oder festzustellen, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei. Sofern der Senat die Hauptsache dennoch als erledigt ansehen sollte, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 PatG beantragt, da die vorliegenden Umstände die grundsätzliche Bedeutung der Rechtsfrage einer Verzichtserklärung im Rahmen eines parallelen Einheitspatents und der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts beträfen.

Die Patentinhaberin hat erwidert, die Fortsetzung des Verfahrens setze voraus, dass die Einsprechende ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis am rückwirkenden Widerruf des Patents habe, es gehe um den Nachweis konkreter Umstände für ein Rechtsschutzbedürfnis in dem besonderen Fall. Mit der ausdrücklichen Erklärung des Verzichts auf Ansprüche aus dem deutschen Patent gegenüber der Einsprechenden für die Vergangenheit entfalle für die Einsprechende ein rechtliches Interesse an der Fortführung des Verfahrens. Der allgemeine Hinweis auf die theoretische Möglichkeit einer Inanspruchnahme von Abnehmern für die Vergangenheit ändere daran nichts. Auch der Hinweis auf ein paralleles europäisches Patent begründe nach ständiger Rechtsprechung kein Rechtsschutzbedürfnis an der Fortführung des Einspruchsverfahrens. Dass die Einsprechende an einer Entscheidung des Bundespatentgerichts interessiert sei, begründe kein Rechtsschutzbedürfnis. Auch die Einführung des einheitlichen europäischen Patentschutzes ändere hieran nichts. Es handele sich um vollkommen selbständige Schutzrechte und Gerichtssysteme. Es sei ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis an einem rückwirkenden Widerruf und nicht ein Interesse an einer schriftlichen Entscheidung oder inhaltlichen Begründung des Bundespatentgerichts notwendig. Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde liege neben der Sache. Es werde weiterhin gebeten, das Einspruchsverfahren für erledigt zu erklären.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind gemäß § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG durch feststellenden Beschluss in der Hauptsache für erledigt zu erklären, da das Streitpatent erloschen ist und die Einsprechende kein Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Verfahrens hat.

1. Infolge des Verzichts ist das mit dem Einspruch angegriffene Patent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) ab dem 6. Mai 2026 erloschen.

2. Damit entfällt das öffentliche Interesse an der Beseitigung des Patents. Daher wird das Einspruchsverfahren nur fortgesetzt, wenn der Einsprechende ein schutzwürdiges eigenes Interesse an dem rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Patents dartun kann. Ein solches besteht nicht (mehr), wenn der Patentinhaber gegenüber dem Einsprechenden verbindlich erklärt, gegen diesen aus dem Patent auch für die Vergangenheit keine Ansprüche geltend zu machen (vgl. BGH GRUR 2012, 1071, 1072 [Rz. 9] – Sondensystem; BGH, Beschluss vom 17. April 1997 – X ZB 10/96; BPatGE 38, 286 – Vornapf, juris Rn. 14; BPatGE 53, 299 – Sondensystem, juris Rn. 8; Benkard/Schwarz, PatG, 12. Aufl., § 59 Rn. 185; Schulte, PatG, 12. Aufl., § 73 Rn. 213 und § 59 Rn. 244).

Die Patentinhaberin hat hier im Schreiben vom 6. Mai 2026 an das Bundespatentgericht erklärt, dass sie gegenüber der Einsprechenden auf Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichte. Aus diesem Grund hat die Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis für die Fortführung des Verfahrens.

Die Einsprechende macht geltend, die Verzichtserklärung sei nur ihr gegenüber abgegeben worden, nicht gegenüber ihren Kunden und Abnehmern. Die Einsprechende bringt aber nicht vor, dass die Patentinhaberin in irgendeiner Form das Bestehen von Ansprüchen gegenüber Dritten behauptet habe. Da es an entsprechenden Behauptungen der Patentinhaberin fehlt, reicht die Tatsache, dass die Patentinhaberin ihre Verzichtserklärung nur betreffend die Einsprechende abgegeben hat, nicht aus, um ein Rechtsschutzbedürfnis zu begründen. Es ist anerkannt, dass selbst die ausdrückliche Weigerung, eine Verzichtserklärung abzugeben, nicht ausreichend ist, ein Rechtsschutzbedürfnis zu begründen, wenn sich die Patentinhaberin bisher keinerlei Ansprüche berühmt hat (BPatG BeckRS 2019, 9527).

Weiterhin hat die Einsprechende vorgebracht, der Verzicht auf das deutsche Streitpatent kurz vor der mündlichen Verhandlung nach der Veröffentlichung eines wortgleichen Einheitspatents und damit die Verlagerung des Rechtsstreits auf die europäische Ebene verstoße gegen Treu und Glauben. Es könne nicht Sinn der Rechtsordnung sein, sich bei drohendem Verlust durch Flucht in das europäische System einer materiellen Entscheidung des Bundespatentgerichts zu entziehen. Tatsächlich steht den Schutzsuchenden neben dem deutschen Patent auch das Einheitspatent zur Verfügung. Diese Schutzsysteme bestehen parallel nebeneinander. Mit der Einführung des europäischen Einheitspatent hat der Gesetzgeber den Schutzsuchenden eine weitere Möglichkeit des Schutzes eröffnet, die parallel neben den deutschen Schutzrechten steht. Es ist danach zulässig, wenn ein Schutzrechtsinhaber auf ein Schutzrecht in einem System verzichtet und nur das Schutzrecht in dem anderen System weiterverfolgt.

Darüber hinaus führt die Einsprechende an, die BGH-Rechtsprechung zur Erledigung des Verfahrens (insbesondere BGH GRUR 2012, 1071 – Sondensystem) sei auf die vorliegende Konstellation nicht übertragbar, insbesondere da seitens des Senats begründete Zweifel am Rechtsbestand des Streitpatents bestünden. Vor der Erlangung des Einheitspatents sei sichergestellt gewesen, dass auch der deutsche Teil eines europäischen Patents im Rahmen einer Nichtigkeitsklage in die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gefallen sei. Für das wortidentische Einheitspatent sei das nicht mehr der Fall. Es ist hier aber kein Grund ersichtlich, warum die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Erledigung nicht für den vorliegenden Fall gelten soll. In der Entscheidung des BGH Sondensystem stellt der Bundesgerichtshof fest, dass ein Rechtsschutzbedürfnis für eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nicht besteht, wenn auf das Schutzrecht verzichtet wurde und die Patentinhaberin auf Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit gegenüber der Einsprechenden verzichtet hat. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für Nichtigkeitsklagen wird nicht erwähnt. Durch die Einführung des Einheitspatents wurde Schutzsuchenden eine weitere Möglichkeit eröffnet. Die Systeme bestehen parallel.

Die Einsprechende macht zuletzt geltend, sie habe ein schutzwürdiges Interesse an einer Sachentscheidung des Bundespatentgerichts, weil eine Entscheidung des Bundespatentgerichts in einem Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht ein präjudizielles Indiz darstelle. Dieser mögliche Vorteil begründet aber kein Rechtsschutzbedürfnis, denn die Rechtsstellung der Einsprechenden kann durch einen Beschluss des Bundespatentgerichts nicht beeinträchtigt werden, da die Einsprechende durch die Verzichtserklärung bereits ausreichend gegen Ansprüche der Patentinhaberin aus dem deutschen Streitpatent für die Vergangenheit geschützt ist. Die Einsprechende bringt dazu weiter vor, nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei ein schutzwürdiges Interesse an einer Sachentscheidung immer dann zu bejahen, wenn die begehrte Entscheidung über den Rechtsbestand des Patents dem Kläger bzw. Einsprechenden einen greifbaren rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil bringe. Als Nachweis hierfür wird BGH GRUR 1981, 516 – Klappleitwerk zitiert. Die Rechtsprechung des BGH verlangt aber vielmehr, wie bereits dargestellt, das Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses und nicht nur mögliche rechtliche oder wirtschaftliche Vorteile. Ein Rechtsschutzinteresse ist nach BGH GRUR 1981, 516 – Klappleitwerk nur anzuerkennen, wenn die Rechtsstellung der Partei/Beteiligten durch den Wegfall des verfahrensgegenständlichen deutschen Patents berührt werden könnte, andere rechtliche oder wirtschaftliche Vorteile reichen danach nicht aus.

Daher ist das Einspruchsverfahren – und gleichzeitig auch das dieselbe Zielrichtung betreffende Einspruchsbeschwerdeverfahren – in der Hauptsache erledigt (vgl. BGH, a. a. O. – Vornapf; BGH, a. a. O. – Sondensystem; BPatG, Beschluss vom 27. Juli 2009 – 21 W (pat) 301/08; BPatGE 51, 128 – Radauswuchtmaschine; BPatG, Beschluss vom 8. September 2025 – 14 W (pat) 2/20; Benkard, a. a. O. § 59 Rn. 185 und § 73 Rn. 141 f.; Schulte, a. a. O., § 59 Rn. 244 und § 73 Rn. 213).

Da das Verfahren beendet ist, geht der Antrag der Einsprechenden, das Verfahren fortzusetzen und das Streitpatent ex tunc zu widerrufen oder festzustellen, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, ins Leere.

3. Nach vorherrschender Auffassung, der sich der Senat anschließt, führt die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsverfahren in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 S. 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 27. November 2023, 11 W (pat) 5/23; Beschluss vom 8. September 2025, 14 W (pat) 2/20; Beschluss vom 13. Juni 2018, 20 W (pat) 29/16; Beschluss vom 20. Februar 2018, 19 W (pat) 14/17). Da die Patentabteilung 15 das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten hat, besteht – anders als in den genannten Entscheidungen des 11. Senats – auch kein Grund, diesbezüglich die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

4. In entsprechender Anwendung von § 79 Abs. 2 PatG ergeht der vorliegende Beschluss ohne mündliche Verhandlung.

5. Für eine Kostenentscheidung war kein Raum, da eine Kostenauferlegung weder für das Einspruchsverfahren noch hinsichtlich des vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens der Billigkeit entsprochen hätte (vgl. § 62 Abs. 1 PatG bzw. § 80 Abs. 1 PatG).

6. Die Einsprechende hat angeregt, die Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 PatG zuzulassen, da die vorliegenden Umstände die grundsätzliche Bedeutung der Rechtsfrage einer Verzichtserklärung im Rahmen eines parallelen Einheitspatents und der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts beträfen. Die Rechtsprechung zur Weiterführung von Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Erlöschen des Streitpatents ist eindeutig und besteht seit langem. Es ist unbestritten, dass das einheitliche europäische Patent parallel neben dem deutschen Patent steht und es hierfür ein eigenes Rechtsschutzsystem gibt. Der Senat hat deshalb die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, da hier weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG), noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG).