BGH, 1. Zivilsenat — I ZR 153/14

Die Klägerin, ein bekannter deutscher Automobilhersteller, ist Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt in den Farben Schwarz und Weiß eingetragenen Wort-Bild-Marke Nr. 39644028, die auch für Plaketten Schutz beansprucht.

Plaketten mit diesem Zeichen, bei denen die inneren Felder in den Farben Blau und Weiß, der anschließende Kreis schwarz und die Buchstaben sowie Umrandungen in silberner Farbe gestaltet sind, werden von der Klägerin unter der Artikelbezeichnung "5114 BMW 8 132 375" vertrieben und auf der Fronthaube sowie am Heck der von ihr hergestellten Kraftfahrzeuge angebracht. Bei dem BMW-Emblem handelt es sich um eine berühmte Marke.

Die Beklagte vertreibt national und international Autoteile. Sie stellt ebenfalls BMW-Plaketten her, deren Gestaltung den Plaketten der Klägerin gleicht, und vertreibt sie unter der Artikelbezeichnung "Repl. 5114 8 132 375". Sie lieferte solche Plaketten in größerer Stückzahl nach Australien.

Nach Abmahnung durch die Klägerin gab die Beklagte unter dem 20. Mai 2010 eine Unterlassungsverpflichtungserklärung ab. Auskunfts-, Schadensersatz- und Vernichtungsansprüche der Klägerin wies sie dagegen ebenso zurück wie die Zahlung außergerichtlicher Abmahnkosten.

Auf die daraufhin von der Klägerin erhobene Klage erkannte das Landgericht (LG Hamburg, Urteil vom 22. März 2011 - 312 O 366/10, juris) - bis auf einen kleinen Teil der Abmahnkosten antragsgemäß - wie folgt:

Das Berufungsgericht hat die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, begehrt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage.

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang begründet, weil die Beklagte das Markenrecht der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verletzt habe und sich nicht auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG berufen könne. Dazu hat es ausgeführt:

Die Benutzung des Logos der Klägerin für die von der Beklagten vertriebene BMW-Plakette sei eine markenmäßige Verwendung. Selbst wenn Dritthersteller grundsätzlich berechtigt seien, mit dem Originalprodukt verbaubare Kfz-Ersatzteile auf den Markt zu bringen und in Wettbewerb zum Originalhersteller zu treten, sei die Beklagte nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG befugt, BMW-Plaketten der verfahrensgegenständlichen Art in den Verkehr zu bringen und zu vertreiben. Der Rechtsstreit sei von der Besonderheit geprägt, dass die Ware - das in das Fahrzeug einzubauende Bauteil mit dem BMW-Emblem - und das Kennzeichen - das BMW-Emblem selbst - identisch seien. Sobald das BMW-Emblem in ein Originalfahrzeug eingebaut sei, erfülle es keine über den reinen Herkunftshinweis hinausgehende Funktion. Das Recht, die Marke "als solche" an einem Produkt anzubringen, sei aber ausschließlich dem Markeninhaber vorbehalten. Daraus ergebe sich eine immanente Schranke des Benutzungsrechts, die auch durch sorgfältige Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlvorstellungen nicht überwunden werden könne.

Die Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Herausgabe von Verletzungsgegenständen zur Vernichtung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie zur Zahlung von Rechtsanwaltskosten seien deshalb in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang begründet.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin stehen die von ihr geltend gemachten Ansprüche in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang zu.

I. Allerdings hat die Beklagte mit dem Vertrieb ihrer BMW-Plaketten das Markenrecht der Klägerin entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verletzt.

1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt.

2. Die Beklagte benutzt indes für die Gestaltung ihrer Plaketten kein mit der Marke der Klägerin identisches Zeichen. Die erheblichen Abweichungen in der Farbgestaltung zwischen der Marke der Klägerin und der Plakette der Beklagten schließen die Annahme einer Doppelidentität aus.

a) Für die Frage, ob eine Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG vorliegt, kommt es allein auf die Markeneintragung an und nicht auf die konkrete Verwendung der eingetragenen Marke auf der Ware (vgl. BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 36 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I). Die Klägerin stützt ihre Klage auf die Wort-Bild-Marke Nr. 39644028, die schwarz-weiß in das Markenregister eingetragen ist. Zu einer eingetragenen Marke in der Farbgestaltung der auf ihren Fahrzeugen verwendeten Plakette hat die Klägerin nichts vorgetragen.

Schutzgegenstand ist bei schwarz-weißen Marken die Marke in der eingetragenen schwarz-weißen Form (Büscher, GRUR 2015, 305, 310). Dieser Schutzgegenstand bestimmt den Identitätsbereich. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist ein Zeichen mit einer Marke identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so unbedeutend sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (vgl. EuGH, Urteil vom 20. März 2003 - C-291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 50 ff. - LTJ Diffusion; Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, Slg. 2010, I-6963 = GRUR 2010, 841 Rn. 47 - Portakabin; vgl. auch BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 - Uhrenankauf im Internet). Unbedeutend ist ein Unterschied, der einem normal aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nur auffällt, wenn er die betreffenden Marken direkt vergleicht.

b) Nach diesen Grundsätzen ist eine schwarz-weiße Marke nicht mit demselben Zeichen in Farbe identisch, sofern die Farbunterschiede nicht unbedeutend sind. Diese Beurteilung entspricht der "Gemeinsamen Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-weißen Marken" vom 15. April 2014, die das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt und die Markenämter der Mitgliedstaaten im Rahmen des Konvergenzprogramms vorgelegt haben (abrufbar unter www.dpma.de - Archiv 2014 - Hinweis zu schwarz-weißen Marken).

Danach sind die Marke der Klägerin und das Zeichen der Beklagten nicht identisch. Der Gesamteindruck der Plakette der Beklagten wird - wie derjenige der Plakette der Klägerin - maßgeblich geprägt durch die blaue Farbe von zwei der vier zentralen Felder des Zeichens, die in Kombination mit den beiden weißen Feldern beim Durchschnittsverbraucher die Assoziation zu der herkunftshinweisenden Bezeichnung "Bayerische" in der Firma der Klägerin weckt. Die Verwendung von blauer Farbe in der Plakette anstelle schwarzer Farbe in der Marke kann unter diesen Umständen nicht als unbedeutend angesehen werden (vgl. in diesem Sinne auch ein von den Markenämtern wiedergegebenes Beispiel: statt dreier weißer Kreise bei der eingetragenen Marke zwei weiße und ein grüner Kreis, Grundsätze der gemeinsamen Praxis - CP 4 Schutzbereich von schwarz-weißen Marken -, abrufbar unter www.dpma.de - Archiv 2014 - Hinweis zu schwarz-weißen Marken).

II. Der Rechtsfehler des Berufungsgerichts verhilft der Revision jedoch nicht zum Erfolg. Die angefochtene Entscheidung erweist sich aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO). Die Klage ist unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) begründet.

1. Das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; etwa BGH, GRUR 2009, 766 Rn. 26 - Stofffähnchen I; BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 11 = WRP 2011, 1168 - Enzymix/Enzymax; Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 37 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher).

2. Im Streitfall besteht Warenidentität, überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke und hochgradige Zeichenähnlichkeit, so dass Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.

a) Warenidentität liegt vor, weil die Beklagte ihr Zeichen für Plaketten und damit für Waren verwendet, die vom Schutzbereich der Marke der Klägerin erfasst werden.

b) Die Klagemarke hat überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das ergibt sich bereits daraus, dass es sich nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts bei dem BMW-Emblem um eine berühmte Marke handelt. Die von Haus aus mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist durch eine bekannte, umfangreiche und langjährige Benutzung gesteigert.

c) Die Marke der Klägerin und das Zeichen der Beklagten sind zwar nicht identisch, aber hochgradig ähnlich.

aa) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 25 f. = WRP 2011, 1157 - Kappa, mwN; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 25 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips).

bb) Danach besteht vorliegend hochgradige Zeichenähnlichkeit. Klanglich stimmen die Marke der Klägerin und das Zeichen der Beklagten in der Buchstabenfolge "BMW" überein. Sowohl die Marke der Klägerin wie auch das Zeichen der Beklagten werden bildlich durch den Wortbestandteil "BMW" geprägt, den der Verkehr als Hinweis auf eine berühmte Automarke erkennt. Die Bildbestandteile der Zeichen stimmen ebenfalls überein. Die farbliche Abweichung durch die beiden blauen Felder und die Ausführung der Buchstaben und Umrandungen in Silber führt das Zeichen der Beklagten nicht aus dem Bereich hochgradiger Ähnlichkeit mit der Marke heraus (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 - I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 23 - Malteserkreuz; Büscher, GRUR 2015, 305, 310). Der Verwechslungsschutz erfasst regelmäßig auch farbige Wiedergaben. Begrifflich erkennt der Verkehr sowohl in der Marke als auch in dem Zeichen ohne weiteres das Emblem des bedeutenden Fahrzeugherstellers BMW.

d) Bei Warenidentität, überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke und hochgradiger Zeichenähnlichkeit besteht am Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Zweifel.

3. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, Marke und Ware seien vorliegend identisch, so dass es an einer markenmäßigen Benutzung fehle.

Zwar kann die Feststellung der markenmäßigen Benutzung Probleme aufwerfen, wenn die Marke und die Ware identisch sind, weil die Marke gegenüber der zu kennzeichnenden Ware begrifflich selbständig sein muss (vgl. zur rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urteil vom 13. Juni 2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Das ist vorliegend aber der Fall. Die maßgeblichen Verkehrskreise erkennen in der BMW-Plakette nicht nur die Ware selbst, sondern fassen die auf der Plakette abgebildete Marke auch als Hinweis auf die Herkunft der Plakette aus dem Unternehmen der Klägerin oder jedenfalls aus einem von ihr lizenzierten Unternehmen auf. Das folgt im vorliegenden Fall schon daraus, dass es sich bei der Klagemarke nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts um eine berühmte Marke handelt. Es kommt hinzu, dass die Verwendung des BMW-Emblems auf der Fronthaube und am Heck der von der Klägerin hergestellten Fahrzeuge eine im Verkehr übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke darstellt. In einem solchen Fall wird der Verkehr in der Wiedergabe der Wort-Bild-Marke auf einer Plakette einen zeichenmäßigen Hinweis auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen (vgl. BGH, GRUR 2002, 1072, 1073 - SYLT-Kuh).

Da die Plakette als eigenständige Ware gehandelt wird, kommt es nicht darauf an, dass sie für den Einbau in ein von der Klägerin hergestelltes Kraftfahrzeug bestimmt ist und dann die Funktion hat, auf dessen Herkunft oder jedenfalls die Herkunft des Teils, auf dem die Plakette angebracht ist, hinzuweisen. Wie die Revisionserwiderung zutreffend bemerkt, weist die Marke auch nach dem Einbau weiterhin auf die Herkunft der Plakette selbst hin.

4. Die Benutzung der Klagemarke für das Emblem der Beklagten ist nicht gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG zulässig. Nach dieser Vorschrift hat der Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und sofern sie nicht gegen die guten Sitten verstößt. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Voraussetzungen dieser Schutzschranke im Streitfall nicht erfüllt sind.

a) Die Beklagte verwendet die Klagemarke nicht als Hinweis auf die Bestimmung der von ihr angebotenen BMW-Plaketten.

Eine Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware liegt nur vor, wenn schon unabhängig von der Wiedergabe der Marke eine Ware vorhanden ist, auf deren Bestimmung die Marke hinweist. Im vorliegenden Fall mag das BMW-Emblem zwar als Ersatzteil und damit als Ware anzusehen sein. Nach Unfällen wird häufig der Bedarf bestehen, dieses Emblem zu erneuern. Die Klagemarke ist auch nicht identisch mit der Ware BMW-Emblem. Bei dem BMW-Emblem handelt es sich aber um eine Ware, die sich in der Verkörperung und damit in einer Wiedergabe der Marke erschöpft. Die Marke ist essentieller, allein funktions- und gestaltprägender Bestandteil dieses Ersatzteils und damit kein Hinweis auf seine Bestimmung.

Infolgedessen dient die Anbringung eines mit der Klagemarke identischen oder verwechselbaren Zeichens auf originalgetreuen Nachbildungen der von der Klägerin zur Kennzeichnung ihrer Fahrzeuge verwendeten Plaketten nicht dazu, eine Angabe über ein Merkmal dieser Plaketten zu machen, sondern ist nur Teil der originalgetreuen Nachbildung der Plakette der Klägerin (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-10017 = GRUR 2007, 318 Rn. 44 - Opel-Logo). Die Marke der Klägerin wird von der Beklagten für ihre Produkte verwendet wie eine eigene Marke. Das ist durch die Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht gedeckt.

b) Die Klagemarke wird auch nicht zu einem Bestimmungshinweis für die von der Beklagten vertriebenen BMW-Embleme, wenn diese ihrem hauptsächlichem Zweck entsprechend in von der Klägerin hergestellte Kraftfahrzeuge eingebaut werden. Nach dem Einbau dient die auf der Plakette abgebildete Marke weiterhin nicht dazu, auf die bereits erreichte Zweckbestimmung der Plakette hinzuweisen, sondern sie ist Herkunftshinweis für die mit der Plakette versehenen Fahrzeuge oder Fahrzeugteile (vgl. Corte Suprema di Cassazione, MarkenR 2014, 512, 514 - Vorwerk Zubehör- und Ersatzteile) sowie für die Plakette selbst.

c) Dieses Ergebnis steht in Einklang mit Sinn und Zweck des § 23 Nr. 3 MarkenG.

§ 23 Nr. 3 MarkenG dient einem Interessenausgleich zwischen den Originalherstellern langlebiger, regelmäßig hochwertiger Erzeugnisse, und freien Drittanbietern (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 23 Rn. 96; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 23 MarkenG Rn. 20). Die Bestimmung soll der Gefahr einer Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen begegnen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 20 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). Andererseits sollen die Drittanbieter davon abgehalten werden, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke zu profitieren, die der Markeninhaber durch seine Investitionen geschaffen hat.

Auf der Grundlage des danach gebotenen Interessenausgleichs wird die Benutzung der Klagemarke für das BMW-Emblem der Beklagten von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht erfasst. Zwar mag es sein, dass Ersatzteile - etwa die Front- und Heckteile der Kraftfahrzeuge der Klägerin, die mit entsprechenden Plaketten versehen sind - nur verkaufsfähig sind, wenn an ihnen ebenfalls das BMW-Emblem angebracht ist oder jedenfalls problemlos nachgerüstet werden kann. Grundsätzlich besteht eine Verkehrserwartung, dass Ersatzteile für ein Kraftfahrzeug dasselbe Erscheinungsbild aufweisen wie das Originalteil (vgl. BGH, GRUR 2008, 71 Rn. 20 - Fronthaube). Für den Interessenausgleich fällt hier maßgeblich ins Gewicht, dass sich das BMW-Emblem der Beklagten in der Verkörperung und damit Wiedergabe der berühmten Klagemarke erschöpft. Die Produktion von allein die Marke des Fahrzeugherstellers abbildenden Plaketten, die zur Kennzeichnung seiner Fahrzeuge und seines Geschäftsbetriebs dienen, ist das aus dem Ausschließlichkeitsrecht folgende Monopol des Markeninhabers. Dieses markenrechtliche Prinzip wird durch § 23 Nr. 3 MarkenG nicht eingeschränkt.

Für die Hersteller deutlich mit dem BMW-Emblem gekennzeichneter Ersatzteile für Front oder Heck der Kraftfahrzeuge der Klägerin könnte unter Umständen etwa auf kartellrechtlicher Grundlage ein Anspruch gegen die Klägerin in Betracht kommen, sie unter bestimmten Voraussetzungen mit Original-BMW-Emblemen zu beliefern oder zumindest eine Nachrüstung der BMW-Embleme durch die Kunden oder im Kundenauftrag durch Reparaturwerkstätten zu ermöglichen. Der Streitfall gibt zu einer näheren Betrachtung dieser Fragen indes keinen Anlass.

III. Die Revision erhebt im Übrigen keine Rügen gegen Grund und Umfang der vom Landgericht zuerkannten und vom Berufungsgericht bestätigten Ansprüche der Klägerin auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Herausgabe von Verletzungsgegenständen zur Vernichtung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Zahlung von Rechtsanwaltskosten.

Der Auskunftsanspruch gemäß I. des Urteilstenors des Landgerichts ergibt sich aus § 242 BGB, § 19 Abs. 1, 3 MarkenG. Der Auskunftsanspruch und der Anspruch auf Belegherausgabe (II. und III. des Urteilstenors des Landgerichts) sind gemäß § 19 Abs. 1, 3 Nr. 1 und 2 MarkenG begründet, der Schadensersatzfeststellungsanspruch (Tenor IV) aus § 14 Abs. 6 MarkenG und der Vernichtungsanspruch (Tenor V) aus § 18 Abs. 1 MarkenG. Der Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten (Tenor VI) besteht gemäß § 683 Satz 1, §§ 677, 670 BGB.

Dabei hat das Berufungsgericht zu Recht klargestellt, dass sich die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung nur auf Handlungen beziehen, die einen Bezug zum deutschen Markt haben.

Da die markenrechtlichen Grundsätze durch die angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt sind und im Übrigen keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung der durch die Markenrechtsrichtlinie harmonisierten Bestimmungen des Markengesetzes bestehen, ist ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art. 267 AEUV nicht geboten (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - Rs. 283/81, NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T).

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.