BGH, 1. Zivilsenat — I ZA 3/25

Die Voraussetzungen für die Beiordnung eines Notanwalts sind nicht gegeben.

1. Gemäß § 78b Abs. 1 ZPO hat das Prozessgericht, insoweit eine Vertretung durch Anwälte geboten ist, einer Partei auf ihren Antrag durch Beschluss für den Rechtszug einen Rechtsanwalt zur Wahrnehmung ihrer Rechte beizuordnen, wenn sie einen zu ihrer Vertretung bereiten Rechtsanwalt nicht findet und die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht mutwillig oder aussichtslos erscheint. Die Vorschrift des § 78b Abs. 1 ZPO findet gemäß § 88 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch in einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof nach den §§ 83 ff. MarkenG Anwendung.

2. Die von der Antragstellerin beabsichtigte Rechtsverfolgung erscheint aussichtslos. Aussichtslosigkeit im Sinne von § 78b Abs. 1 ZPO ist immer dann gegeben, wenn ein günstiges Ergebnis der beabsichtigten Rechtsverfolgung auch bei anwaltlicher Beratung ganz offensichtlich nicht erreicht werden kann (BGH, Beschluss vom 26. September 2019 - III ZR 85/19, juris Rn. 5; Beschluss vom 29. September 2022 - IX ZB 3/22, juris Rn. 3; Beschluss vom 12. März 2024 - II ZR 104/23, juris Rn. 9; Beschluss vom 26. November 2025 - VII ZR 124/25, juris Rn. 9). Das ist vorliegend der Fall.

a) Die Eingabe der Antragstellerin ist in ihrem wohlverstandenen Interesse (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Oktober 2025 - I ZB 47/25, WM 2025, 2177 [juris Rn. 35]) dahin auszulegen, dass sie die Beiordnung eines Notanwalts für die Durchführung eines zulassungsfreien Rechtsbeschwerdeverfahrens nach § 83 Abs. 3 MarkenG beantragt. Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht kann nicht mit der Begründung angefochten werden, die Rechtsbeschwerde sei gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen, weil eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden sei oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordere (zu § 41p PatG aF vgl. BGH, Beschluss vom 21. April 1964 - Ia ZB 218/63, BGHZ 41, 360, 362 f. - Damenschuh-Absatz; Beschluss vom 12. Oktober 1976 - X ZB 20/75, GRUR 1977, 214 [juris Rn. 20] - Aluminiumdraht). Statthaft ist vielmehr eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde, die ausschließlich auf einen der in § 83 Abs. 3 Nr. 1 bis 6 MarkenG abschließend angeführten Verfahrensmängel gestützt werden kann (vgl. BGH, Beschluss vom 10. April 2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 [juris Rn. 24] = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung; Beschluss vom 13. März 2014 - I ZB 27/13, GRUR 2014, 1024 [juris Rn. 14] = WRP 2014, 1196 - VIVA FRISEURE/VIVA).

b) Mit ihren Rügen legt die Antragstellerin keinen Verfahrensmangel nach § 83 Abs. 3 MarkenG dar.

aa) Die Antragstellerin führt erfolglos an, das Bundespatentgericht habe es versäumt, auf ihren Antrag ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union zur Klärung der Frage zu richten, ob § 96 Abs. 1 MarkenG gegen das unionsrechtliche Diskriminierungsverbot und die unionsrechtlich gewährleistete Niederlassungsfreiheit verstoße.

(1) Eine Verletzung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV kann weder nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2014 - I ZB 6/12, GRUR 2014, 1132 [juris Rn. 15 bis 18] = WRP 2014, 1320 - Schwarzwälder Schinken I) noch nach § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG (zur unterlassenen Zulassung einer Rechtsbeschwerde vgl. BGH, Beschluss vom 1. Juni 2023 - I ZB 65/22, GRUR 2023, 1293 [juris Rn. 18] = WRP 2023, 1089 - Silver Horse/Power Horse) gerügt werden. Sie kann allerdings als Gehörsrechtsverletzung nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG beanstandet werden, wenn das Bundespatentgericht entscheidungserhebliches Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinem Aussetzungsantrag übergangen hat (vgl. BGH, GRUR 2014, 1132 [juris Rn. 19] - Schwarzwälder Schinken I; BGH, Beschluss vom 18. Juni 2025 - I ZB 53/24, juris Rn. 19).

(2) Das Bundespatentgericht hat den Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör nicht verletzt. Es hat ihren Aussetzungsantrag mit der Begründung abgelehnt, die Frage der Vereinbarkeit von § 96 MarkenG mit dem Unionsrecht sei nicht entscheidungserheblich, weil die Antragstellerin ausweislich der Vollmachtsurkunde vom 20. Mai 2021 über einen Inlandsvertreter in Person von Rechtsanwalt H. verfüge und daher am Verfahren vor dem Bundespatentgericht teilnehmen könne. Dabei hat das Bundespatentgericht nicht den Vortrag der Antragstellerin übergangen, sie habe statt Rechtsanwalt H. die Kanzlei K. & Partner zum Inlandsvertreter bestellt. Vielmehr hat es die aus seiner Sicht maßgebliche Vollmachtsurkunde anders als die Antragstellerin ausgelegt. Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist nicht verletzt, wenn das Gericht einen Parteivortrag zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, aber daraus andere rechtliche Schlüsse als die vortragende Partei gezogen hat (BGH, Beschluss vom 18. Juni 2025 - I ZB 53/24, juris Rn. 24).

(3) Unabhängig davon wäre ein Gehörsrechtsverstoß für die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht erheblich. Die Beschwerde der Antragstellerin hätte auch dann keinen Erfolg gehabt, wenn das Bundespatentgericht angenommen hätte, sie habe Rechtsanwalt H. nicht zum Inlandsvertreter bestellt und nach der Auflösung der Kanzlei K. & Partner nicht mehr über einen Inlandsvertreter verfügt. In diesem Fall hätte das Bundespatentgericht - falls es die Bestellung eines Inlandsvertreters für erforderlich erachtet hätte - die Beschwerde als unzulässig verworfen oder - falls es die Bestellung eines Inlandsvertreters nicht für notwendig gehalten hätte - das Rechtsmittel aus den Gründen des Beschlusses vom 19. Dezember 2024 als unbegründet zurückgewiesen.

bb) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Antragstellerin habe in Person von Rechtsanwalt H. über einen Inlandsvertreter verfügt, führte selbst im Fall ihrer Fehlerhaftigkeit nicht dazu, dass die Antragstellerin gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG nicht vorschriftsmäßig vertreten gewesen wäre. Von einem Vertretungsmangel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG ist nur auszugehen, wenn der Rechtsbeschwerdeführer mangels ordnungsgemäßer Vertretung nicht alle prozessualen Rechte ausüben und Verfahrenshandlungen vornehmen kann (vgl. BGH, GRUR 2014, 1024 [juris Rn. 7] - VIVA FRISEURE/VIVA). Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Antragstellerin ungeachtet eines Inlandsvertreters postulationsfähig war und im Beschwerdeverfahren Anträge stellen und Schriftsätze einreichen konnte.

cc) Die Antragstellerin macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe gehörswidrig ihren (Hilfs-)Antrag vom 5. September 2023 übergangen, die mündliche Verhandlung am 4. Oktober 2023 im Wege der Videokonferenz durchzuführen (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG). Die Antragstellerin hat den Antrag ausdrücklich auf die mündliche Verhandlung am 4. Oktober 2023 bezogen und ihn damit begründet, dass sich ihr Geschäftsführer derzeit in Neuseeland befinde. Mit Blick darauf musste das Bundespatentgericht nicht davon ausgehen, dass sich der Antrag auch auf die Verhandlung vom 19. Dezember 2024 bezog. Dafür spricht auch, dass die Antragstellerin in ihrem Schriftsatz vom 5. Dezember 2024 mitgeteilt hat, ihr Geschäftsführer könne an einer am 19. Dezember 2024 stattfindenden mündlichen Verhandlung persönlich teilnehmen.

dd) Die Antragstellerin rügt erfolglos, das Bundespatentgericht habe über ihr Ablehnungsgesuch vom 6. Dezember 2024 in der Besetzung der abgelehnten Richter entschieden und dadurch gegen die gesetzliche Wartepflicht verstoßen. Zudem habe es ihr Ablehnungsgesuch pauschal als unzulässig verworfen, ohne sich mit den erhobenen Einwänden inhaltlich auseinanderzusetzen und dienstliche Äußerungen der betroffenen Richter einzuholen.

(1) Das Bundespatentgericht war nicht im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG vorschriftswidrig besetzt. Es kann offenbleiben, ob im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde eine Inzidentprüfung der Entscheidung über ein erfolgloses Ablehnungsgesuch generell ausgeschlossen oder eine Ausnahme zu machen ist, wenn die Behandlung eines Ablehnungsantrags so fehlerhaft ist, dass durch die Mitwirkung des abgelehnten Richters das Recht auf den gesetzlichen Richter aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 26. September 2024 - I ZB 63/23, GRUR 2025, 686 [juris Rn. 26]; Beschluss vom 24. April 2025 - I ZB 50/24, MarkenR 2025, 224 [juris Rn. 30]). Die Verwerfung des Ablehnungsgesuchs der Antragstellerin vom 6. Dezember 2024 als unzulässig beruht nicht auf einem solchen schwerwiegenden Verfahrensmangel.

Bei einem offensichtlich unzulässigen Ablehnungsgesuch entscheidet der Spruchkörper in seiner ursprünglichen Besetzung unter Mitwirkung des abgelehnten Richters und ohne Einholung seiner dienstlichen Äußerung (BVerfGK 8, 59 [juris Rn. 5]; BGH, Beschluss vom 20. März 2018 - I ZB 104/17, juris Rn. 5; BGH, GRUR 2025, 686 [juris Rn. 31]). Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Ablehnungsgesuch sei unzulässig, weil die meisten der von der Antragstellerin angeführten Gründe bereits Gegenstand der beschiedenen Ablehnungsgesuche vom 28. Juni 2022 und 6. September 2023 gewesen seien (vgl. Gerken in Wieczorek/Schütze, ZPO, 5. Aufl., § 45 Rn. 4) und die Antragstellerin die Rügen entgegen § 72 Abs. 1 MarkenG, § 44 Abs. 4 Satz 2 ZPO nicht unverzüglich erhoben habe (vgl. Zöller/G. Vollkommer, ZPO, 36. Aufl., § 44 Rn. 12). Da diese Annahme des Bundespatentgerichts zumindest vertretbar ist, beruht die Verwerfung des Ablehnungsgesuchs als unzulässig nicht auf einem schwerwiegenden Verfahrensmangel. Auch ein Verstoß gegen die Wartepflicht (§ 72 Abs. 1 MarkenG, § 47 Abs. 1 ZPO) liegt nicht vor, da das Bundespatentgericht erst nach der Verwerfung des Ablehnungsgesuchs die mündliche Verhandlung eröffnet und am Ende der Sitzung seine Beschwerdeentscheidung verkündet hat. Im Übrigen wäre ein solcher Verstoß geheilt worden, weil wegen der Erfolglosigkeit des Ablehnungsgesuchs feststeht, dass die verfassungsrechtlich garantierten Richter entschieden haben (vgl. BVerfG, ZIP 1988, 174, 175; BGH, Beschluss vom 8. November 2004 - II ZB 41/03, WM 2005, 77 [juris Rn. 4]; Beschluss vom 15. November 2018 - V ZB 71/18, juris Rn. 7; BAG, NJW 2024, 1835 [juris Rn. 13]).

(2) Das Bundespatentgericht hat der Antragstellerin nicht das rechtliche Gehör im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG dadurch versagt, dass es sich mit den von der Antragstellerin angeführten Ablehnungsgründen inhaltlich nicht auseinandergesetzt hat. Da das Bundespatentgericht das Ablehnungsgesuch als unzulässig angesehen hat, musste es auf die Frage seiner Begründetheit nicht eingehen.

ee) Die Antragstellerin macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe bei seiner Entscheidung über die Zurückweisung der Beschwerde ihren Schriftsatz vom 17. April 2025 übergangen, mit dem sie dargelegt habe, dass die Löschungsantragstellerin nicht parteifähig sei, ihre anwaltlichen Vertreter nicht wirksam bevollmächtigt habe und ihr Löschungsantrag daher unzulässig sei.

(1) Ein Gehörsrechtsverstoß (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG) liegt nicht vor. Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Eingaben der Antragstellerin gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 296a Satz 1 ZPO nach Erlass der Beschwerdeentscheidung am 19. Dezember 2024 keine Berücksichtigung mehr finden konnten, weil das Verfahren beendet war. Der am 19. Dezember 2024 verkündete Beschluss war sofort wirksam (vgl. BeckOK.Markenrecht/Albrecht, 43. Edition, Stand 1. Oktober 2025, § 79 MarkenG Rn. 2; Grabrucker in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 79 Rn. 15), auch wenn seine Gründe noch nicht abgefasst waren (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 79 Rn. 4 und 12).

(2) Die Antragstellerin kann sich auch nicht darauf berufen, die Löschungsantragstellerin sei nicht vorschriftsmäßig vertreten gewesen. Eine auf § 83 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG gestützte zulassungsfreie Rechtsbeschwerde ist nur statthaft, wenn der Rechtsbeschwerdeführer geltend macht, er selbst sei im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten gewesen. Das Erfordernis der ordnungsgemäßen Vertretung dient nur dem Schutz der vertretenen Partei (BGH, GRUR 2014, 1024 [juris Rn. 7] - VIVA FRISEURE/VIVA).

ff) Die Antragstellerin macht erfolglos geltend, die abgelehnten Richter des Bundespatentgerichts hätten gegen die gesetzliche Wartepflicht verstoßen, indem sie die Abfassung der Beschwerdeentscheidung trotz ihres Ablehnungsgesuchs vom 24. Dezember 2024 und des noch nicht abgeschlossenen Urteils- und Tatbestandsberichtigungsverfahrens fortgesetzt hätten. Ein Verfahrensmangel des am 19. Dezember 2024 verkündeten Beschlusses im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG liegt nicht vor. Eine bereits verkündete verfahrensabschließende Entscheidung kann aufgrund eines nachfolgenden Ablehnungsgesuchs nicht mehr abgeändert werden (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Mai 2018 - I ZR 195/15, NJW-RR 2018, 1461 [juris Rn. 4]; Beschluss vom 19. Januar 2022 - XII ZB 357/21, NJW-RR 2022, 429 [juris Rn. 13]; Beschluss vom 20. Juli 2023 - I ZB 39/23, juris Rn. 1). Das gilt auch dann, wenn die Entscheidungsgründe noch nicht schriftlich niedergelegt sind und die Entscheidung noch nicht zugestellt ist (vgl. BSG, Beschluss vom 19. Oktober 2020 - B 14 AS 426/19 B, juris Rn. 5; BAG, NJW 2024, 1835 [juris Rn. 14]).

gg) Entgegen der Rüge der Antragstellerin enthält der Tatbestand der Beschwerdeentscheidung keine Unrichtigkeiten oder Auslassungen, die auf der Übergehung von schriftsätzlichen Anträgen oder Vortrag der Antragstellerin beruhen und deshalb einen Verfahrensmangel nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG begründen könnten. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass eine Ergänzung des Tatbestands nur insoweit in Betracht kommt, als er Beweiskraft für ein schriftsätzlich nicht dokumentiertes mündliches Parteivorbringen entfaltet (vgl. BeckOK.Markenrecht/Albrecht aaO § 80 MarkenG Rn. 14; Grabrucker in Ingerl/Rohnke/Nordemann aaO § 80 Rn. 9).