BGH, 10. Zivilsenat — X ZR 59/25

I. Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 3 403 942 (Streitpatents), das am 8. Februar 2012 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 11. Februar 2011 angemeldet worden ist und eine Palette betrifft.

Patentanspruch 1, auf den 13 weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und hilfsweise in drei geänderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dessen Gegenstand über die mit Hilfsantrag 3 verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende Klage abgewiesen.

Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung beantragt die Beklagte, das angefochtene Urteil aufzuheben und dahin abzuändern, dass dem Urteil eine geänderte Auslegung des Merkmals 1.6 des Anspruchs 1 zugrunde gelegt wird. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Der Vorsitzende des Senats hat die Beklagte darauf hingewiesen, dass erhebliche Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Berufung bestehen. Diese hält an ihrem Begehren fest.

II. Die Berufung ist gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 PatG als unzulässig zu verwerfen.

Das Rechtsmittel ist nicht auf die Beseitigung einer vom angefochtenen Urteil zu Lasten der Beklagten ausgehenden Beschwer gerichtet.

1. Das Streitpatent betrifft eine Palette.

a) Die Beschreibung des Streitpatents führt aus, im Stand der Technik seien so genannte Display-Paletten bekannt, die in Verkaufsräumen aufgestellt würden, um darauf befindliche Ware dem Kunden anzubieten, ohne sie zuerst in Regale einzusortieren.

Zur Warenpräsentation würden oft entsprechend bedruckte Papp- oder Kartonaufbauten auf oder an solchen Paletten befestigt. Diese so genannten Displays könnten während des Transports auch zur Ladungssicherung verwendet werden. Für beide Verwendungszwecke sei es erforderlich, dass die Displays möglichst schnell, einfach und sicher befestigt werden könnten.

Herkömmliche Paletten wiesen hierzu in den Randbereichen der Oberseite der Grundstruktur schlitzförmige Ausnehmungen auf, in die mit Rastnasen versehene Befestigungsstrukturen des Displays eingeführt werden könnten. Dies erfordere einen erhöhten Materialbedarf für die Herstellung der Displays und einen Zugang zu der Oberseite der Palette für deren Anbringung.

Eine alternative Befestigungsmöglichkeit bestehe aus T-förmigen Vertiefungen an den Seitenflächen der Paletten, in die ebenfalls T-förmige und mit Übermaß versehene Abschnitte der Displays hineingepresst werden könnten. Diese Ausgestaltung führe zu Verformungen der Displays oder zu Schwierigkeiten beim Einbringen.

Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, eine Palette mit Aufnahmen zur sicheren und schnellen Befestigung eines Displays zur Verfügung zu stellen.

b) Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils eine Palette vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

c) Zwei Ausführungsbeispiele sind unter anderem in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 2 und 5 dargestellt.

2. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Berufungsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

Merkmal 1.6 gebe zwingend vor, dass sich ein Innenversatz der Ecken über die gesamte Höhe der Grundstruktur erstrecken müsse. Dies ergebe sich zwar nicht aus dem Wortlaut von Anspruch 1, aber aus der technischen Funktion des genannten Merkmals.

Nach der Beschreibung des Streitpatents könnten Displaysockel mit Fortsätzen an den Enden über die nach innen versetzten Ecken der Palette gestülpt werden, um so eine sichere und genaue Positionierung zu gewährleisten. Der über die volle vertikale Länge des Grundkörpers erstreckte Versatz führe beim Überstülpen die entscheidende Positionierwirkung zwischen den Fortsätzen der Displaysockelecken und den über die zurückversetzten Palettenecken als Referenzflächen fungierenden Bereichen des Paletten-Grundkörpers herbei. Entsprechend der im Streitpatent formulierten Aufgabe trage er damit entscheidend zur sicheren und schnellen Befestigung von Displays an der Palette bei und fördere den erfindungsgemäßen Erfolg. Dieses Verständnis decke sich mit der in Figur 5 gezeigten Geometrie. Für dieses Verständnis trage auch der Sinngehalt von Anspruch 12 bei, der Fixierabschnitte (19) an der Unterseite (5) der Grundstruktur (2) zum Zwecke der Befestigung von Fixierbändern vorsieht. Dem seitlichen Abrutschen von über das Packgut hinweg angebrachten Fixierbändern könnten jedenfalls über die volle Höhe des Grundkörpers zurückversetzte Ecken entgegenwirken. Schließlich stehe dieses Verständnis in Einklang mit der vom Streitpatent explizit bezweckten Abgrenzung zu dem in der Beschreibung genannten Stand der Technik.

Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 sei sowohl durch das US-Patent 6 234 088 (NK14) als auch durch die US-Patentanmeldung 2006/053725 (NK17) vollständig vorweggenommen. NK17 offenbare darüber hinaus auch die nach den Hilfsanträgen 1 und 2 vorgesehenen zusätzlichen Merkmale 1.7 und 1.8.

Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand sei hingegen patentfähig.

NK14 und NK17 offenbarten keine Füße gemäß Merkmal 1.9. Eine solche Ausgestaltung habe für die dort offenbarten Paletten auch nicht nahegelegen.

Die übrigen Entgegenhaltungen offenbarten keine nach innen zurückversetzten Ecken im Sinne der oben wiedergegebenen Auslegung von Merkmal 1.6. Ein Anlass, solche Paletten gemäß Merkmal 1.6 abzuändern, erschließe sich nicht.

3. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Berufung der Beklagten ist unzulässig, weil sie nicht auf die Beseitigung einer von der Entscheidung zu ihren Lasten ausgehenden Beschwer gerichtet ist.

a) Nach den allgemeinen Grundsätzen des Zivilprozessrechts ist ein Rechtsmittel nur dann zulässig, wenn der Rechtsmittelführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist und mit dem Rechtsmittel zumindest die teilweise Beseitigung dieser Beschwer anstrebt (vgl. nur BGH, Urteil vom 20. Oktober 1982 - IVb ZR 318/81, BGHZ 85, 140 = NJW 1983, 172, juris Rn. 7; Beschluss vom 12. März 2020 - IX ZB 68/18, MDR 2020, 622 Rn. 6).

Diese Grundsätze gelten auch im Patentnichtigkeitsverfahren (vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 1966 - Ia ZR 86/64, GRUR 1967, 194, juris Rn. 28; Urteil vom 30. November 1978 - X ZR 32/76, GRUR 1979, 222, juris Rn. 21).

b) Im Streitfall ist die Beklagte durch das angefochtene Urteil insoweit beschwert, als das Streitpatent darin teilweise für nichtig erklärt worden ist.

Dagegen wendet sich die Berufung indes nicht.

c) Durch die von der Berufung angegriffenen Ausführungen des Patentgerichts zur Auslegung von Merkmal 1.6 ist die Beklage nicht beschwert.

Eine Beschwer läge insoweit nur vor, wenn diese Ausführungen von der Rechtskraftwirkung des angefochtenen Urteils erfasst würden oder aus sonstigen Gründen bindend wären.

Keine dieser Voraussetzungen ist im Streitfall erfüllt.

aa) Die von der Berufung angegriffenen Erwägungen des Patentgerichts erwachsen nicht in Rechtskraft.

(1) Nach allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts erwächst in Rechtskraft nur die Entscheidung über den Streitgegenstand.

Einzelne Urteilselemente, tatsächliche Feststellungen und rechtliche Folgerungen, auf denen die getroffene Entscheidung aufbaut, werden von der Rechtskraft nicht erfasst. Nur wenn die Urteilsformel allein nicht ausreicht, um die Reichweite der Bindungswirkung zu erfassen, sind der Tatbestand und die Entscheidungsgründe, erforderlichenfalls auch das Parteivorbringen, ergänzend heranzuziehen (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Februar 1983 - III ZR 184/81, NJW 1983, 2032, juris Rn. 14; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 135/05, GRUR 2008, 933 Rn. 13 - Schmiermittel).

(2) Im Patentnichtigkeitsverfahren erwächst danach nur die Entscheidung darüber in Rechtskraft, ob das angegriffene Patent aus den vom Kläger geltend gemachten Gründen nichtig ist. Die Erwägungen, auf die diese Entscheidung gestützt ist, werden von der Rechtskraft hingegen nicht erfasst.

bb) Den Ausführungen des Patentgerichts zur Auslegung von Merkmal 1.6 kommt auch keine sonstige Bindungswirkung zu.

(1) Die Auslegung eines Patents in einem Nichtigkeitsverfahren ist für die Verletzungsgerichte grundsätzlich nicht bindend.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs Rechtserkenntnis und vom Verletzungsgericht, wie von jedem anderen damit befassten Gericht, eigenverantwortlich vorzunehmen. Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat (BGH, Urteil vom 2. Juni 2015 - X ZR 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 20 - Kreuzgestänge).

Für die Auslegung eines Patents durch das Bundespatentgericht gilt Entsprechendes.

(2) Eine Ausnahme kommt allenfalls insoweit in Betracht, als das angegriffene Patent im Nichtigkeitsverfahren teilweise für nichtig erklärt worden ist.

Der Bundesgerichtshof hat wiederholt entschieden, dass die Patentbeschreibung durch die Gründe der im Nichtigkeitsstreit ergangenen Entscheidung ersetzt oder ergänzt wird, wenn das angegriffene Patent teilweise für nichtig erklärt wird (BGH, Urteil vom 12. Juli 1955 - I ZR 141/53, GRUR 1955, 573, 574; Urteil vom 28. November 1963 - Ia ZR 8/63, GRUR 1964, 196, 198 - Mischer II). Dies gilt jedoch nur, soweit die Beschreibung durch die Teilvernichtung gegenstandslos geworden ist (BGH, Urteil vom 30. Juni 1964 - Ia ZR 10/63, GRUR 1964, 669, 670 - Abtastnadel II; Urteil vom 17. April 2007 - X ZR 72/05, BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 Rn. 20 - Ziehmaschinenzugeinheit I) - etwa deshalb, weil sie Ausführungsformen als patentgemäß schildert, die aufgrund der Teilvernichtung nicht mehr zum Gegenstand des Patents gehören (BGH, Urteil vom 12. Mai 1998 - X ZR 115/96, GRUR 1999, 145, 146 - Stoßwellen-Lithotripter).

Generell keine Bindungswirkung kommt der einer Entscheidung zugrunde liegenden Auslegung des angegriffenen Patents zu, wenn dieses ohne Anspruchsänderung bestätigt wird (BGH, Urteil vom 6. Juli 1967 - Ia ZR 59/65, GRUR 1968, 33, 37 - Elektrolackieren; Urteil vom 17. April 2007 - X ZR 72/05, BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 Rn. 20 - Ziehmaschinenzugeinheit I).

(3) Bei Anlegung dieses Maßstabs entfalten die von der Berufung angegriffenen Ausführungen des Patentgerichts zur Auslegung von Merkmal 1.6 keine Bindungswirkung.

(a) Das Patentgericht hat das Streitpatent zwar teilweise für nichtig erklärt. Insoweit beruht die Entscheidung aber nicht auf der Auslegung des schon in der erteilten Fassung vorgesehenen Merkmals 1.6. Die Beschreibung des Streitpatents ist durch die Teilvernichtung insoweit folglich nicht gegenstandslos geworden.

(b) Die teilweise Abweisung der Klage beruht zwar auf der von der Berufung als zu eng angegriffenen Auslegung von Merkmal 1.6. Insoweit hat die angefochtene Entscheidung aber nicht zu einer Änderung des Anspruchs geführt. Folglich können die Gründe, auf denen die angefochtene Entscheidung beruht, auch unter diesem Aspekt keine Bindungswirkung erlangen.

(c) Im Streitfall bedarf es deshalb keiner Entscheidung der Frage, ob Ausführungen zur Auslegung eines zusätzlich in den Anspruch aufgenommenen Merkmals im Einzelfall wie ein Teil der Beschreibung eine für das Verständnis dieses Merkmals verbindliche Definition enthalten können.

cc) Die Beklagte ist auch nicht unter dem von der Berufung geltend gemachten Aspekt einer "faktischen Präjudizialität" beschwert.

(1) Wie bereits oben aufgezeigt wurde, unterliegt es nach der Rechtsprechung des Senats keinem Zweifel, dass ein Verletzungsgericht an die Auslegung eines Patents im Nichtigkeitsverfahren nicht gebunden ist. Es ist weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich, dass die Verletzungsgerichte diese Regel außer Acht lassen.

(2) Der von der Berufung geltend gemachte Umstand, dass Verletzungsgerichte eine Auslegung aus dem Nichtigkeitsverfahren üblicherweise in ihre Würdigung einbeziehen, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Jedes Gericht ist grundsätzlich gehalten, sich mit Stellungnahmen anderer Gerichte zu einer Rechtsfrage auseinanderzusetzen, die sich in dem zu entscheidenden Fall ebenfalls stellt. Daraus ergibt sich keine Pflicht, die Rechtsfrage in demselben Sinne zu beantworten.

dd) Die Verletzungsgerichte werden im Streitfall demgemäß in eigener Verantwortung und ohne Bindung an die angefochtene Entscheidung die Frage zu beurteilen haben, ob die vom Patentgericht angeführten Gründe ein gegenüber dem Wortlaut engeres Verständnis von Merkmal 1.6 rechtfertigen, obwohl Patentanspruch 1 keine konkreten Anforderungen an die Sicherheit und Genauigkeit der Positionierung des Displays normiert.

4. Der Senat hält eine Entscheidung durch Beschluss (§ 114 Abs. 2 PatG) für zweckmäßig.

Die Beklagte hat durch den erteilten Hinweis hinreichend Gelegenheit erhalten, zur Zulässigkeit der Berufung Stellung zu nehmen. Ihre nach dem Hinweis eingereichte Stellungnahme enthält keine neuen Gesichtspunkte, die einer Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedürfen.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO, die Festsetzung des Streitwerts auf § 51 Abs. 1 GKG.