Landgericht Düsseldorf, 4b. Zivilkammer — 4b O 106/18

Die Verfügungsklägerin nimmt die Verfügungsbeklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents A(Verfügungspatent) im Wege eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in Anspruch.

Das Verfügungspatent wurde am 5. Oktober 2001 unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom 16. Oktober 2000 von der B angemeldet. Veröffentlichungstag der Erteilung war der 28. April 2004. Als Inhaberin des Verfügungspatents eingetragen im Patentregister ist derzeit die C. Das Patent steht in Kraft.

Auf eine das Verfügungspatent betreffende Nichtigkeitsklage der ams AG hat das Bundespatentgericht das Verfügungspatent im Umfang der Ansprüche 1 bis 7 sowie 12 bis 23 für nichtig erklärt (Anlage ASt 5). Auf die Berufung hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 10. Juli 2018, berichtigt durch Beschluss vom 3. September 2018, das Urteil des Bundespatentgerichts abgeändert und das Verfügungspatent im Umfang der Ansprüche 1 bis 7 sowie 12 bis 23 für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die im Urteil im Einzelnen wiedergegebene Fassung der Ansprüche 1 bis 11 und der ursprünglich erteilten Ansprüche 8 bis 11 hinausgeht.

Das Klagepatent bezieht sich auf ein kontaktloses Lesegerät für integrierte Schaltungen. Der von der Verfügungsklägerin geltend gemachte Patentanspruch 2 in der vom Bundesgerichtshof aufrechterhaltenen Fassung lautet in der französischen Verfahrenssprache:

Dispositif (RD1) d'émission-réception de données par couplage inductif, comprenant un circuit d'antenne (LCR1) et des moyens (OSC1, MDC1) pour délivrer en un mode de fonctionnement passif, dans lequel les données sont transmises en appliquant le signal de modulation de charge (SX2) au circuit d'antenne (LCR1), un signal (S1) alternatif d'excitation du circuit d'antenne, et des moyens (MP1, PGP2, LG, MDC1) de simulation du fonctionnement d'un circuit intégré sans contact, agencés pour appliquer au circuit d'antenne (LCR1), lorsque des données doivent être émises en mode de fonctionnement passif, un signal de modulation de charge à deux états (SX2) apte à perturber un champ magnétique (FLD2) émis par autre lecteur (RD2) de circuit intégré sans contact et à être détecté par ledit autre lecteur (RD2) comme s'il s'agissait d'un signal de modulation de charge (SX2') appliqué à un interrupteur de court-circuit d'antenne d'un circuit intégré sans contact.

In der deutschen Übersetzung lautet Patentanspruch 2:

Vorrichtung (RD1) zum Senden-Empfangen von Daten über induktive Kopplung, umfassend einen Antennenkreis (LCR1) und Mittel (OSC1, MDC1), um in einem passiven Betriebsmodus, bei dem Daten gesendet werden, indem das Lastmodulationssignal (SX2) auf den Antennenkreis (LCR1) angewendet wird, ein alternierendes Erregungssignal (S1) des Antennenkreises zu liefern, und Mittel (MP1, PGP2, LG, MDC1) zur Simulation des Betriebs einer kontaktlosen integrierten Schaltung, die angeordnet sind, um auf den Antennenkreis (LCR1), wenn Daten in dem passiven Betriebsmodus übertragen werden müssen, ein Lastmodulationssignal (SX2) mit zwei Zuständen anzuwenden, das geeignet ist, ein Magnetfeld (FLD2) zu stören, das von einem anderen kontaktlosen Lesegerät (RD2) für integrierte Schaltungen ausgegeben wird und das geeignet ist, von dem anderen Lesegerät (RD2) erfasst zu werden, so als ob es sich um ein Lastmodulationssignal (SX2‘) handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlussschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.

Nachstehende Zeichnung zeigt den Schaltplan eines Ausführungsbeispiels eines Lesegerätes gemäß der Erfindung.

Mit Wirkung zum 19. Dezember 2014 wurde ein Restated Patent License Agreement for NFC-Technology (nachfolgend: RPLA) unterzeichnet, wonach die C der Verfügungsklägerin in Ziffer 2.1.1 des RPLA eine weltweite, ausschließliche Lizenz zur Erteilung nicht-ausschließlicher Lizenzen an den lizenzierten Patenten gewährte, um lizenzierte Produkte herzustellen, zu besitzen, zu verwenden, zu importieren, zum Verkauf anzubieten und anderweitig zu veräußern. Die Begriffe „lizenzierte Produkte“ und „lizenzierte Patente“ werden im RPLA näher definiert. Als „lizenzierte Patente“ bezeichnet das RPLA unter anderem die im Anhang 1 des Vertrages aufgeführten Patente, darunter auch das Verfügungspatent. Wegen der weiteren Einzelheiten des RPLA wird auf die Anlage ASt 4, in deutscher Übersetzung Anlage ASt 4a, Bezug genommen.

Die Verfügungsbeklagte bietet an und vertreibt Smartphones, darunter das „D“ (nachfolgend angegriffene Ausführungsform). Unter anderem bewirbt die Verfügungsbeklagte im Internet auf der Seite E Smartphones und ist für deren Vertrieb über die so genannten Apple-Stores verantwortlich. Die Verfügungsklägerin erwarb in der Bundesrepublik Deutschland zwei Exemplare der angegriffenen Ausführungsform mit den Seriennummern F4HVMPHMJC67, IMEI 356762087023367 und C8PWTGKHJC67, IMEI 356088092296156. Die für den Kauf ausgestellte Rechnung stammt von der Verfügungsbeklagten.

In dem zur angegriffenen Ausführungsform gehörenden Datenblatt ist angegeben, dass die angegriffene Ausführungsform „F“ beherrscht. Die angegriffene Ausführungsform weist ein NFC-System bestehend aus einem NFC-Package NXP 80V18 auf, das einen NFC-Controller-Chip des Typs PN552 enthält. Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Schaltkreiszeichnung des in der angegriffenen Ausführungsform verbauten NXP-Chips (die Beschriftung stammt von der Verfügungsbeklagten). Die weitere Abbildung gibt von der Verfügungsklägerin durchgeführte Messungen eines Antwortsignals (blau) der angegriffenen Ausführungsform wieder.

X

Die Verfügungsklägerin behauptet, sie sei Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am Verfügungspatent. Die G in Frankreich sei nicht nur eingetragene, sondern auch materiell-rechtliche Inhaberin des Verfügungspatents. Die Umschreibungen im Patentregister von der ursprünglichen eingetragenen Anmelderin H auf die B und danach die C beruhten allein auf Umfirmierungen ein und derselben Gesellschaft. Die Unterschriften unter dem RPLA stammten von I und J. Diese hätten im Zeitpunkt der Unterzeichnung über die erforderliche Vertretungsmacht verfügt.

Die Verfügungsbeklagte ist weiterhin der Ansicht, dass durch den RPLA eine ausschließliche Lizenz eingeräumt werde. Die vereinbarten Beschränkungen in den eingeräumten Rechten und die Lizenzvereinbarung mit der K ständen dem nicht entgegen. Es handele sich um einen Selbstbenutzungsvorbehalt der Patentinhaberin und Regelungen, die kartellrechtlichen Auflagen geschuldet seien. Selbst wenn es sich bei dem RPLA nur um eine einfache Lizenz handeln sollte, sei die Verfügungsklägerin aufgrund einer Prozessstandschaftsvereinbarung mit der Patentinhaberin zur Klage befugt. Dazu behauptet die Verfügungsklägerin, die Prozessstandschaftserklärung sei von L und M jeweils als „directeur“ général“ mit Vertretungsmacht für die Patentinhaberin und die Verfügungsklägerin unterzeichnet worden.

Die Verfügungsklägerin sieht in Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform eine Verletzung von Anspruch 2 des Verfügungspatents. Soweit der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsurteil verlange, dass eine erfindungsgemäße Vorrichtung auch über einen aktiven Modus verfügen müsse und dass der Antennenkreis und das Erregungssignal auch dafür zum Einsatz kommen müssten, genüge die angegriffene Ausführungsform diesen Anforderungen. Dem stehe nicht die Verwendung von zwei Oszillatoren entgegen, weil auch der Bundesgerichtshof nicht die Verknüpfung des Erregungssignals mit genau einem Oszillator verlange. Die im Anspruch 2 genannten zwei Zustände des Lastmodulationssignals seien nicht mit den verschiedenen physikalischen Zuständen des zugehörigen elektrischen Signals zu identifizieren. Die Zustände seien durch ihre chronologische Abfolge gekennzeichnet und könnten zum einen die in der Beschreibung und in den Unteransprüchen des Verfügungspatents genannten Impulse umfassen und zum anderen die Abwesenheit von Impulsen. Der Wechsel der Zustände „Impulsgruppe“ und „Abwesenheit von Impulsen“ (oder umgekehrt) diene beispielsweise der Ausgabe einer „0“ bzw. „1“ in der Manchestercodierung. Auf die Amplituden des Signals und insbesondere das Signal zwischen den Impulsen einer Impulsgruppe komme es nicht an. Schließlich simuliere die angegriffene Ausführungsform auch das mit Hilfe einer passiven Lastmodulation modulierte Signal, wie es herkömmlich mit einem Antennenkurzschlussschalter erzeugt werde. Dies ergebe sich aus den Messungen des vom anderen Lesegerät ausgegebenen Magnetfeldes, das zeitgleich mit den Impulsen des Lastmodulationssignals gestört werden.

Es bestehe auch ein Verfügungsgrund. Die Rechtsbeständigkeit sei mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofes nunmehr hinreichend gesichert.

Außerdem sie die Angelegenheit dringlich. Sie – die Verfügungsklägerin – habe sich nicht zögerlich verhalten. Bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren hätte sie nicht mit Erfolg im Wege eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Verfügungsbeklagte vorgehen können, weil eine positive erstinstanzliche Rechtsbestandsentscheidung regelmäßig Minimalbedingung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung sei. Das Bundespatentgericht habe das Verfügungspatent aber erstinstanzlich vernichtet, so dass es auch dann an einer positiven erstinstanzlichen Rechtsbestandsentscheidung gefehlt habe.

Sie habe dann auch die schriftliche Begründung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Berufungsnichtigkeitsverfahren abwarten dürfen. Das Verfügungspatent betreffe eine komplexe technische Lehre, deren Verständnis nicht ohne weiteres zugänglich sei, wie auch der Senat beim Bundesgerichtshof in der Nichtigkeitsberufungsverhandlung angemerkt habe. Die Verletzungsfrage sei zudem hoch streitig gewesen. Noch in der Berufung habe die Verfügungsklägerin den Erfindungsgegenstand des Verfügungspatent in den zwei Lehren – Kartenemulationsmodus und aktiver Pseudo-Lastmodulationsbetrieb – gesehen. Der Bundesgerichtshof habe jedoch auf den Betrieb im aktiven und passiven Modus abgestellt. Dies sei auch der Verfügungsbeklagten nicht klar gewesen. Die Nichtigkeitsklägerin habe noch nach der Verhandlung mit Eingabe vom 07. August 2018 versucht, den Bundesgerichtshof zu Ausführungen in der Begründung des Nichtigkeitsurteils zu veranlassen, ob die Patentansprüche ausschließlich die Kommunikation zwischen zwei Lesegeräten beträfen, also nicht zwischen einem Lesegerät und einer kontaktlosen integrierten Schaltung. Auch die Verfügungsbeklagte habe sich erst nach Vorlage des schriftlichen Nichtigkeitsurteils die Auslegung des Verfügungspatents durch den Bundesgerichtshofes zu eigen gemacht, wonach die geschützte Vorrichtung im aktiven und im passiven Modus im Wesentlichen dieselben Mittel verwenden müsse. Auf diese Auslegung habe die Verfügungsklägerin in der Antragsschrift verwiesen und sich gerade nicht selbst widerlegt.

Auch die Interessenabwägung falle zugunsten der Verfügungsklägerin aus. Insbesondere sei es ohne Bedeutung, dass es sich bei ihr um eine reine Rechteverwerterin handele. Insofern sei auch die Patentinhaberin zu berücksichtigen, bei der es sich um ein mittelständisches forschendes Unternehmen handele, das weder die zeitlichen, noch die finanziellen Mittel habe, Unternehmen wie die Verfügungsbeklagte in Anspruch zu nehmen. Die Verfügungsbeklagte sei nicht schutzwürdig, weil sie während des laufenden Nichtigkeitsverfahrens die Benutzung der Lehre des Verfügungspatents bewusst in Kauf genommen habe.

Angesichts der Restlaufzeit des Verfügungspatents sei eine Sicherheitsleistung nicht angemessen. Abgesehen davon, dass die Verfügungsbeklagte keine belastbaren Angaben zu möglichen Vollstreckungsschäden gemacht habe, sei die Anordnung einer Sicherheitsleistung als solche mit dem Wesen des einstweiligen Rechtsschutzes grundsätzlich nicht vereinbar.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

I. der Verfügungsbeklagten zu untersagen,

im deutschen Geltungsbereich des EP AVorrichtungen zum Senden-Empfangen von Daten über induktive Kopplung – Mobiltelefone bzw. Smartphones – in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

umfassend einen Antennenkreis und Mittel, um in einem passiven Betriebsmodus, bei dem Daten gesendet werden, indem das Lastmodulationssignal auf den Antennenkreis angewendet wird, ein alternierendes Erregungssignal des Antennenkreises zu liefern, und Mittel zur Simulation des Betriebs einer kontaktlosen integrierten Schaltung, die angeordnet sind, um auf den Antennenkreis, wenn Daten in dem passiven Betriebsmodus übertragen werden müssen, ein Lastmodulationssignal mit zwei Zuständen anzuwenden, das geeignet ist, ein Magnetfeld zu stören, das von einem anderen kontaktlosen Lesegerät für integrierte Schaltungen ausgegeben wird, und das geeignet ist, von dem anderen Lesegerät erfasst zu werden, so als ob es sich um ein Lastmodulationssignal handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlussschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.

II. der Verfügungsbeklagten für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot zu I. ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, wobei die Ordnungshaft am jeweiligen Geschäftsführer der Verfügungsbeklagten zu vollziehen ist und insgesamt zwei Jahre nicht überschreiten darf, anzudrohen.

Die Verfügungsbeklagte beantragt,

den Antrag zurückzuweisen,

hilfsweise eine eventuelle einstweilige Verfügung nur gegen Leistung einer von der Kammer festzusetzenden angemessenen Sicherheitsleistung, mindestens jedoch 3,9 Milliarden Euro, durch die Verfügungsklägerin für vollziehbar zu erklären.

Die Streithelferin macht sich den Vortrag der Verfügungsbeklagten zu eigen und stellt Kostenantrag.

Die Verfügungsbeklagte ist der Ansicht, es fehle an einem Verfügungsanspruch. Die Verfügungsklägerin sei schon nicht aktivlegitimiert. Die vorgelegte Kopie des RPLA enthalte zahlreiche Schwärzungen, die dem Charakter einer ausschließlichen Lizenz entgegenständen. Zahlreiche Rechte seien bei der Patentinhaberin verblieben. Zudem habe es eine Lizenz seitens der Inside Secure zugunsten der K gegeben, die einer ausschließlichen Lizenz entgegenstehe. Schließlich sei die Vergabe einfacher Lizenzen beschränkt und es bestehe ein Verbot der Unterlizenzierung. Da französisches Recht anwendbar sei, habe die Verfügungsklägerin ihre Berechtigung nicht dargelegt. Die Verfügungsbeklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass der RPLA noch in Kraft sei, dass seine Regelungen es jedenfalls zuließen, das Verfügungspatent in der vorliegenden Konstellation geltend zu machen und dass die Prozessstandschaftserklärung noch Geltung habe – immerhin sei sie undatiert.

Die Verfügungsbeklagte ist der Ansicht, das Verfügungspatent werde von ihr nicht verletzt. Der Patentanspruch 2 sei dahingehend auszulegen, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung sowohl im passiven als auch im aktiven Modus betrieben werden könne, wobei sie im Wesentlichen dieselben Mittel zur Erzeugung des Erregungssignals verwenden müsse. Diese Auslegung habe auch der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsverfahren vertreten. Soweit der Verfügungspatentanspruch Mittel verlange, die im passiven Betriebsmodus das alternierende Erregungssignal erzeugten, gehöre dazu auch ein Oszillator. Die angegriffene Ausführungsform verwende aber abweichend von der Lehre des Verfügungspatents zwei Oszillatoren – einen für den aktiven Modus und einen für den passiven Modus.

Weiterhin verwende die angegriffene Ausführungsform kein Lastmodulationssignal mit zwei Zuständen. Unter solchen Zuständen verstehe das Verfügungspatent die physischen Zustände des Signals, nämlich Masse und alternierender Erregungszustand des Antennenkreises, zwischen denen gewechselt werde. Die angegriffene Ausführungsform weise jedoch drei Zustände auf. Zwischen den Impulsen eines Erregungssignal mit 13,56 MHz (= Subcarrier High Period) falle das interne Signal nicht auf Masse, sondern auf eine Subcarrier Low Period, wie sie auch der Standardentwurf vorsehe.

Schließlich fehle es der angegriffenen Ausführungsform auch an Mitteln zur Simulation des Betriebs einer kontaktlosen integrierten Schaltung. Dafür müsse an der Luftschnittstelle ein Signal erzeugt werden, dass ein mit Hilfe eines Kurzschlussschalters erzeugtes Signal einer kontaktlosen integrierten Schaltung simuliere. Es müsse – so auch der Bundesgerichtshof – der Form nach einem Signal entsprechen, bei dem die Lastmodulation allein mit Hilfe eines Kurzschlussschalters erfolge. Das sei bei der angegriffenen Ausführungsform ausweislich der durchgeführten Messungen nicht der Fall.

Es bestehe auch kein Verfügungsgrund. Das Verfügungspatent sei nicht rechtsbeständig. Die technische Lehre des Patentanspruchs 2 sei gegenüber der im Nichtigkeitsverfahren nicht berücksichtigten WO N(„Ritter“) nicht neu, jedenfalls aber unter weiterer Berücksichtigung des RFID-Handbuchs von Finkenzeller oder der FR-A-2791 493 nicht erfinderisch.

Zudem sei das Begehren der Verfügungsklägerin nicht dringlich. Die Dringlichkeit sei bereits im Jahr 2016 entfallen, da die Verfügungsklägerin aus damaliger Sicht ohne weiteres gegen das iPhone 6 hätte vorgehen können; die vermeintliche Verletzung des Verfügungspatents sei ihr im März 2016 bekannt gewesen, das Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts sei erst im Juni 2016 verkündet worden.

Jedenfalls aber habe sich die Verfügungsklägerin nach der Verkündung des Berufungsurteils des Bundesgerichtshofes im Nichtigkeitsverfahren am 10. Juli 2018 zögerlich verhalten, weil sie danach länger als einen Monat gewartet habe, bis sie den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt habe. Es sei kein Grund ersichtlich, warum die Verfügungsklägerin ausnahmsweise berechtigt gewesen sein sollte, die schriftliche Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofes abzuwarten. Die im Nichtigkeitsberufungsverfahren diskutierten Auslegungsfragen hätten allenfalls Chips der Nichtigkeitsklägerin betroffen, nicht aber den von der Verfügungsbeklagten verwendeten NXP-Chip. Im Übrigen seien diese Auslegungsfragen für die Einschätzung der Patentverletzung durch die Verfügungsklägerin bedeutungslos gewesen. Dass die Verfügungsklägerin von einer Patentverletzung ausgegangen sei und ihr die entsprechenden Umstände bekannt gewesen seien, ergebe sich aus einer im Rahmen von Vergleichsverhandlungen im Juni 2018 wiedergegebenen Präsentation der Verfügungsklägerin.

Auch die Interessenabwägung im Allgemeinen stehe dem Erlass einer einstweiligen Verfügung entgegen: Der technische Sachverhalt sei schwierig und komplex. Weder sei die Patentverletzung eindeutig, noch der Rechtsbestand gesichert. Die Verfügungsklägerin stehe nicht unmittelbar im Wettbewerb mit der Verfügungsbeklagten, deren wirtschaftliche Position infolge einer einstweiligen Verfügung erheblich beeinträchtigt wäre. Zudem könne ein Hauptsacheverfahren ohne weiteres noch innerhalb der Schutzdauer des Verfügungspatents durchgeführt werden, ohne den Unterlassungsanspruch zu entwerten.

Jedenfalls sei im Falle einer Verurteilung die Vollstreckungssicherheit auf mindestens 3,9 Milliarden Euro festzusetzen. Dies entspreche dem zu erwartenden operativen Gewinn der Unternehmensgruppe der Verfügungsbeklagten durch den Verkauf von iPhones in der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum ab dem hypothetischen Erlass einer einstweiligen Verfügung bis zum Ablauf des Verfügungspatents im Oktober 2021.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstand wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig, aber unbegründet.

A

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig.

Die Verfügungsklägerin ist prozessführungsbefugt.

Grundsätzlich ist der Inhaber eines Rechts befugt, es im eigenen Namen einzuklagen. Im Prozess entspringt diese Prozessführungsbefugnis der behaupteten Inhaberschaft des geltend gemachten Rechts (Zöller/Althammer, ZPO 32. Aufl.: Vorbem. zu §§ 50-58 Rn 16). Bereits die behauptete Rechts- bzw. Pflichtenträgerschaft legitimiert zur Prozessführung (MüKo/Lindacher, ZPO 5. Aufl.: Vorbem. zu § 50 Rn 42). Die Frage eines besonderen Prozessführungsrechts stellt sich hingegen nur im Fall der Prozessführung im eigenen Namen aus fremdem Recht sowie der Einzelprozessführung eines nur Teilberechtigten (Klagen in sog Prozessstandschaft) sowie ausnahmsweise im Fall der Prozessführung des (potentiell) Sachlegitimierten selbst, weil und soweit die Prozessführungsbefugnis eines Dritten die Regelbefugnis des Trägers des streitigen Rechtsverhältnisses verdrängt (MüKo/Lindacher, ZPO 5. Aufl.: Vorbem. zu § 50 Rn 42).

Im Streitfall behauptet die Verfügungsklägerin, Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am Verfügungspatent zu sein. Sie behauptet damit eine eigene Rechtsträgerschaft, die grundsätzlich berechtigt, im eigenen Namen Ansprüche aus dem Patent geltend zu machen (vgl. OLG Düsseldorf Urt. v. 24.09.2015 – I-2 U 30/15). In diesem Zusammenhang kommt es weder auf eine Prozessstandschaft an, noch ist etwas für eine die Regelkompetenz der Verfügungsklägerin verdrängende Prozessführungsbefugnis eines Dritten ersichtlich. Die Behauptung einer eigenen Rechtsträgerschaft durch die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz hat die Verfügungsklägerin nicht aufgegeben. Vielmehr hat sie ihre Rechtsauffassung verteidigt, nachdem die Verfügungsbeklagte in der Duplik den wirksamen Abschluss eines Lizenzvertrages und die Einordnung dieses Vertrages als Einräumung einer ausschließlichen Lizenz in Abrede gestellt hatte (S. 3 bis 9 des Schriftsatzes vom 15. Januar 2019). Die Berufung auf eine gewillkürte Prozessstandschaft erfolgte demgegenüber nur zusätzlich und vorsorglich (S. 9 des Schriftsatzes vom 15. Januar 2019). Auch die Vertiefung dieses Vortrags in der mündlichen Verhandlung hat daran nichts geändert.

B

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist unbegründet.

Es besteht weder ein Verfügungsanspruch, noch ein Verfügungsgrund.

I.

Ein Verfügungsanspruch ist nicht glaubhaft gemacht.

Die Verfügungsklägerin hat gegen die Verfügungsbeklagte keinen Anspruch auf Unterlassung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG.

1.

Das Verfügungspatent betrifft kontaktlose Lesegeräte für integrierte Schaltungen und die Übertragung von Daten durch induktive Kopplung.

Kontaktlose Lesegeräte für integrierte Schaltungen, die mittels induktiver Kopplung kommunizieren, waren im Stand der Technik bekannt. In der Zeichnung, die aus der Klagepatentschrift stammt, sind ein solches Lesegerät und eine integrierte Schaltung schematisch dargestellt.

Bei dem Lesegerät 10 handelt es sich um ein aktives System, das mit Hilfe eines Antennenkreises 11 ein alternierendes Magnetfeld FLD ausgibt und Daten durch Amplitudenmodulation des ausgegebenen Magnetfeldes sendet. Ein solches Lesegerät wird in der Druckschrift FR-O offenbart. Im Gegenzug dazu ist eine kontaktlose integrierte Schaltung 20 eine passive Vorrichtung, die kein Magnetfeld ausgibt und einen Antennenkreis 21 umfasst. Das von dem Lesegerät ausgegebene Magnetfeld FLD lässt im Antennenkreis der integrierten Schaltung eine induzierte alternierende Spannung Vac auftreten, welche die Amplitudenmodulationen des Magnetfeldes kopiert und der integrierten Schaltung 10 ermöglicht, die von dem Lesegerät ausgegebenen Daten nach Filterung und Demodulation der induzierten Spannung Vac zu empfangen. Ferner sendet eine kontaktlose integrierte Schaltung 20 Daten durch Lastmodulation an ein solches Lesegerät, indem ihr Antennenkreis mit Hilfe eines gesteuerten Schalters durch ein Lastmodulationssignal Sx kurzgeschlossen wird. Die Antennenkurzschlüsse verursachen eine Störung des Magnetfeldes FLD, welche sich auf den Antennenkreis des Lesegerätes 10 auswirkt. Letzteres kann somit das Lastmodulationssignal Sx durch Filtern des Signals, das in seinem Antennenkreis 11 vorhanden ist, extrahieren und daraus die Daten ableiten, die von der kontaktlosen integrierten Schaltung gesendet werden (Abs. [0002]; soweit nicht anders angegeben, beziehen sich Textstellen auf die Verfügungspatentschrift).

Nach den einschlägigen Standards ISO 14443-2/A, ISO 14443-2/B oder ISO 1569 (nachfolgend als „ISO/A", „ISO/B" und „IS015" bezeichnet) wird der Antennenkreis eines kontaktlosen Lesegerätes durch ein alternierendes Signal einer Frequenz von 13,56 MHz erregt und die Übertragung von Daten an eine kontaktlose integrierte Schaltung durch Amplitudenmodulation des Magnetfeldes mit einer Modulationstiefe von 100% (ISO/A), von 10% (ISO/B) oder 10% bis 30% (IS015) durchgeführt. Die Übertragung von Daten an ein Lesegerät erfolgt durch Lastmodulation mittels eines Manchester-codierten Zwischenträgers mit 847 KHz (Norm ISO/A) oder eines BPSK-codierten Zwischenträgers (Norm ISO/B) oder mit Hilfe eines Manchester- oder FSK-codierten (IS015) Zwischenträgers mit 423 KHz (Abs. [0003]).

Die Klagepatentschrift nennt zahlreiche Anwendungen dieser Technik zur Übertragung von Daten durch induktive Kopplung (vgl. Abs. [0004]). Unter anderem kommen kontaktlose Lesegeräte für integrierte Schaltungen in der Form fester Stationen vor. Das heißt, die kontaktlosen Stationen registrieren verschiedene Informationen bezüglich ausgeführter Operationen. Zum Beispiel sind Stationen für eine Zugangskontrolle geeignet, bei jedem Öffnen einer Tür das Datum, die Uhrzeit und die Identität der Ausweiskarte zu registrieren. Ebenso ist eine Station für einen automatischen Zahlungsvorgang geeignet, die Uhrzeit jeder Transaktion und die Identität der Karte, mit der die Zahlung durchgeführt wurde, zu registrieren. Bei den Anwendungen, bei denen mehrere Stationen beteiligt sind, ist es wünschenswert, dass die Informationen durch ein zentrales Datensystem gesammelt werden. Dafür ist es notwendig, eine Infrastruktur an elektrischen Kabeln vorzusehen, welche es dem zentralen System ermöglicht, an jede der Stationen angeschlossen zu sein. Bei anderen Anwendungen erfolgt die Entnahme von registrierten Daten einer Station auf manuelle Weise mittels eines Lesegerätes, welches einen Verbinder umfasst, der in einen Ausgangsanschluss der Station eingreift (Abs. [0005]).

Die Klagepatentschrift sieht es als nachteilig an, dass sich die unterschiedlichen Operationen zur Entnahme von Daten in den festen Stationen als mühsam erweisen, wenn sie manuell erfolgen, oder als teuer, wenn sie eine Infrastruktur an elektrischen Kabeln erfordern (Abs. [0006]).

In dem Ziel, diesen Nachteil zu beseitigen, formuliert das Verfügungspatent verschiedene Aufgaben, wobei für den vorliegenden Rechtsstreit vor allem die Aufgabe (das technische Problem) von Bedeutung ist, ein kontaktloses Lesegerät für integrierte Schaltungen vom Typ, der in den internationalen Anmeldungen PCT/FR00/00742 oder PCT/FR/00/00712 beschrieben wird, in passivem Modus zu betreiben, wobei die materiellen Änderungen, die an dem Lesegerät durchzuführen sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, minimiert werden (Abs. [0013]).

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht das Verfügungspatent eine Vorrichtung mit den Merkmalen des im Nichtigkeitsverfahren zuletzt aufrechterhaltenen Patentanspruchs 2 vor, die wie folgt gegliedert werden können.

1. Vorrichtung (RD1) dient zum Senden-Empfangen von Daten über induktive Kopplung und umfasst

2. einen Antennenkreis (LCR1),

3. Mittel (OSC1, MDC1), um in einem passiven Betriebsmodus, bei dem Daten gesendet werden, indem das Lastmodulationssignal (SX2) auf den Antennenkreis (LCR1) angewendet wird, ein alternierendes Erregungssignal (S1) des Antennenkreises zu liefern, und

4. Mittel (MP1, PGP2, LG, MDC1) zur Simulation des Betriebs einer kontaktlosen integrierten Schaltung;

5. die zuletzt genannten Mittel sind angeordnet, um auf den Antennenkreis (LCR1), wenn Daten in dem passiven Betriebsmodus übertragen werden müssen, ein Lastmodulationssignal (SX2) mit zwei Zuständen anzuwenden, das geeignet ist,

5.1 ein Magnetfeld (FLD2) zu stören, das von einem anderen kontaktlosen Lesegerät (RD2) für integrierte Schaltungen ausgegeben wird, und

5.2 von dem anderen Lesegerät (RD2) erfasst zu werden, so als ob es sich um ein Lastmodulationssignal (SX2‘) handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlussschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.

2.

Im Hinblick auf den Streit der Parteien bedarf Anspruch 2 des Verfügungspatents der Auslegung.

a)

Das Klagepatent unterscheidet die Begriffe „aktiver Modus“ und „passiver Modus“, in denen jeweils Daten empfangen und gesendet werden können (vgl. Abs. [0002], [0053] ff, [0057] f, [0059] ff, [0063] ff, [0068] ff, [0071] ff). Bei einem klassischen System aus einem Lesegerät und einer integrierten Schaltung, wie es aus dem Stand der Technik bekannt und in Figur 1 gezeigt ist, übernimmt das Lesegerät den aktiven Part, weil es das alternierende Magnetfeld ausgibt, das in der kontaktlosen integrierten Schaltung eine Spannung induziert. Die integrierte Schaltung übernimmt insofern den passiven Part, weil es kein Magnetfeld aufbaut, sondern in ihrem Antennenkreis die Spannung durch das vom Lesegerät aufgebaute Magnetfeld induziert wird (vgl. Abs. [0002]).

Daten senden und empfangen können sowohl das aktive Lesegerät als auch die passive integrierte Schaltung: Das Lesegerät sendet Daten, indem es das ausgegebene Magnetfeld durch Amplitudenmodulation moduliert. Die integrierte Schaltung empfängt die Daten, indem es die Änderungen in der induzierten Spannung registriert; die dafür erforderliche Energie zieht die integrierte Schaltung aus der im Antennenkreis induzierten Spannung. Die integrierte Schaltung ihrerseits sendet Daten, indem sie mittels eines Kurzschlussschalters den Antennenkreis, in dem durch das Lesegerät noch immer eine Spannung induziert wird, gemäß einem Lastmodulationssignal kurzschließt. Der dadurch erzeugte Stromfluss sorgt für eine Störung des vom Lesegerät ausgegebenen Magnetfeldes. Das Lesegerät empfängt Daten, indem es die Abfolge der Störungen des Magnetfeldes registriert und dekodiert (vgl. Abs. [0002]).

b)

Der Verfügungspatentanspruch geht im Merkmal 3 grundsätzlich davon aus, dass im passiven Betriebsmodus, wenn Daten gesendet werden, ein Lastmodulationssignal auf den Antennenkreis angewendet wird. Dies entspricht auch der im Stand der Technik bekannten Funktionsweise einer kontaktlosen integrierten Schaltung, bei der ein Antennenkurzschlussschalter entsprechend dem Lastmodulationssignal geschlossen und geöffnet wird (vgl. Abs. [0002]). Abweichend davon sieht der Verfügungspatentanspruch neben dem im Merkmal 2 genannten obligatorischen Antennenkreis im Merkmal 3 jedoch Mittel vor, um im passiven Betriebsmodus ein alternierendes Erregungssignal des Antennenkreises zu liefern. Ein Erregungssignal, wie es im Merkmal 3 genannt ist, wird herkömmlich für ein Lesegerät im aktiven Betriebsmodus zur Erzeugung des Magnetfelds bzw. zur Datenübertragung verwendet und wird üblicherweise mit einem Oszillator erzeugt (vgl. Abs. [0046]). Die Datenübertragung erfolgt insofern durch Amplitudenmodulation des Erregungssignals (Abs. [0002]), etwa indem zwischen der Anwendung des Erregungssignals auf den Antennenkreis und der Nicht-Anwendung gewechselt wird (Abs. [0057]). Damit unterscheidet sich die Lehre des Klagepatents im Fall des passiven Modus von der aus dem Stand der Technik bekannten kontaktlosen integrierten Schaltung, bei der statt der Mittel zur Lieferung eines Erregungssignals lediglich mittels Induktion und Schließen eines Kurzschlussschalters ein Kurzschlussstrom erzeugt wird. Denn das Erregungssignal hat die Funktion, auch im passiven Modus ein zusätzliches Magnetfeld zur Lastmodulation aufzubauen, wodurch es möglich ist, die Stärke und die Reichweite des Signals zu erhöhen (vgl. Abs. [0078] und Nichtigkeitsurteil Rz. 38).

c)

Von dem Erregungssignal ist das in den Merkmalen 3 und 5 genannte Lastmodulationssignal zu unterscheiden, das im passiven Modus auf den Antennenkreis angewendet werden soll. Das Lastmodulationssignal weist gemäß Merkmal 5 zwei Zustände auf und ist durch den Wechsel dieser Zustände gekennzeichnet. Jeder Wechsel zwischen den beiden Zuständen sorgt für eine Änderung des im passiven Zustand an den Antennenkreis gelieferten Erregungssignals und dadurch zu der im Merkmal 5.1 geforderten Störung des von einem anderen Lesegerät ausgegebenen Magnetfeldes.

aa)

Bei den beiden Zuständen des Lastmodulationssignals kann es sich technisch sinnvoll nur um die physischen bzw. elektrischen Eigenschaften des Signals am Ausgang der Schaltung bzw. dem Eingang des Antennenkreises handeln. Dies ergibt sich bereits aus der Systematik des Patentanspruchs 2, da das Lastmodulationssignal gemäß Merkmal 3 und 5 auf den Antennenkreis angewendet wird. Das Lastmodulationssignal soll gemäß Merkmal 5.1 weiterhin zu einer Störung des Magnetfeldes des aktiven Lesegerätes führen, was nur durch den Wechsel seiner beiden (elektrischen/physischen) Zustände technisch möglich ist. Nichts anderes ergibt sich aus der Beschreibung des Verfügungspatents, das von bestimmten Zuständen am Ausgang des Modulationskreises MDC1 spricht, die von den Steuersignalen CMD und SM1 abhängig sind und letztlich ein bestimmtes Lastmodulationssignal SX2 am Ausgang der Schaltung bereitstellen (Abs. [0072] und [0073]).

bb)

Die Beschreibung des Klagepatents unterscheidet insofern in einem Ausführungsbeispiel unter Berücksichtigung der verschiedenen Steuerbefehle sechs verschiedene Zustände A bis F, die jedoch teilweise zu elektrisch identischen Zuständen am Ausgang des Schaltkreises führen. Es handelt sich dabei um die Zustände Masse/Referenzpotential (0), Gleichspannungsversorgung (1), hohe Impedanz (HZ) und alternierender Erregungszustand (S1) (vgl. Abs. [0074] bis [0076] mit Tabellen 1 bis 4). Zu Recht gehen die Parteien davon aus, dass lediglich das dritte Verfahren, wie es in der Tabelle 4 gezeigt ist, patentgemäß ist. Demnach besteht das Lastmodulationssignal aus einer Wechselfolge zwischen dem Zustand „0“ (Masse) und dem alternierenden Erregungszustand des Antennenkreises (Abs. [0076]). Bereits der Begriff Erregungszustand verweist auf den elektrischen Zustand des Antennenkreises, an den das Erregungssignal geliefert wird im Unterschied zum Zustand „0“, in dem es nicht angewendet wird.

Dass in der Verfügungspatentschrift wiederholt von einem Zustand „0“ und „1“ die Rede ist (vgl. etwa Abs. [0074], [0075] und [0076]), kann nicht zu der Annahme verleiten, der Begriff „Zustand“ im Merkmal 5 bezeichne lediglich einen logischen Wert „0“ oder „1“, wie er etwa zur Manchestercodierung verwendet wird (vgl. Abs. [0080]), dies schon deshalb nicht, weil im Verfügungspatent insofern auch von den Zuständen „HZ“ und „S1“ die Rede ist (vgl. Abs. [0075], [0076] und Tabellen 1, 3 und 4), die nicht als logische Werte zur Datenübertragung angesehen werden können. Dementsprechend schlägt das Verfügungspatent auch vor, die Ausgabe einer „1“ in der Manchestercodierung durch eine Reihe von Impulsen gefolgt von einer Abwesenheit von Impulsen darzustellen und eine „0“ in umgekehrter Weise (Abs. [0080]). Daher kann auch eine Reihe oder Gruppe von Impulsen nicht als ein Zustand des Lastmodulationssignals im Sinne des Merkmals 5 verstanden werden. Die in der Verfügungspatentschrift genannten Impulse (Abs. [0078], [0079], [0080], [0082]) entstehen vielmehr erst durch den Wechsel zwischen den beiden Zuständen des Lastmodulationssignals, im einfachsten Fall also durch den Wechsel zwischen der Anwendung des Erregungssignals auf den Antennenkreis und dem Anschließen des Antennenkreises an Masse. Ausdrücklich beschreibt das Verfügungspatent das Lastmodulationssignal als eine Wechselfolge von „0“ und von Impulsen des Signals S1 (Abs. [0080]; vgl. auch Abs. [0078]). Damit greift die Verfügungspatentschrift genau das dritte Verfahren des Ausführungsbeispiels auf, wonach das Lastmodulationssignal eine Wechselfolge zwischen dem Zustand „0“ (Masse) und dem alternierenden Erregungszustand des Antennenkreises umfasst (Abs. [0076]).

Dass mehrere Zustandswechsel zu einer Impulsgruppe zusammengefasst werden können und das Lastmodulationssignal insofern Impulse und Impulsgruppen umfassen kann (vgl. Abs. [0016], [0017], [0028], [0029] sowie Unteransprüche 3 und 4), denen gegebenenfalls auch eine logische Bedeutung zugewiesen ist, ändert nichts an dem Verständnis des Begriffs „Zustand“ als elektrischer oder physischer Zustand des am Antennenkreis anliegenden Lastmodulationssignals.

cc)

Funktional dienen die beiden Zustände des Lastmodulationssignals dazu, durch ihren Wechsel das von dem anderen Lesegerät ausgegebenen Magnetfeld zu stören (Merkmal 5.1). Im Einzelnen müssen das Lastmodulationssignal und damit seine beiden Zustände so gestaltet sein, dass das andere Lesegerät die Störung erfasst, als ob es sich um Lastmodulationssignal handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlussschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird (Merkmal 5.2). Davon ausgehend versteht der Fachmann, warum das im Merkmal 5 genannte Lastmodulationssignal genau zwei Zustände aufweisen muss. Denn auch das mit Hilfe eines Antennenkurzschlussschalters erzeugte Lastmodulationssignal, wie es aus dem Stand der Technik bekannt war, weist genau zwei Zustände auf – einen, wenn der Antennenkurzschlussschalter geschlossen ist, den anderen, wenn der Schalter offen ist. Impulse konnten im Stand der Technik auch nur durch das Öffnen und Schließen des Antennenkurzschlussschalters erzeugt werden. Diese Zusammenhänge greift das Verfügungspatent mit den zwei Zuständen des Lastmodulationssignals auf, wobei statt eines Kurzschlussstroms ein Erregungssignal auf den Antennenkreis angewendet wird.

Wie ansonsten die beiden Zustände des Lastmodulationssignals im Einzelnen aussehen müssen, gibt Patentanspruch 2 nicht vor. Funktional genügt es insofern, wenn das andere Lesegerät die Störungen des von ihm aufgebauten Magnetfeldes in gleicher Weise detektiert und interpretiert wie bei einer Lastmodulation durch eine kontaktlose integrierte Schaltung. Ob darüber hinaus noch weitere Anforderungen an das zu detektierende Lastmodulationssignal zu stellen sind, bedarf keiner Entscheidung.

3.

Es lässt sich nicht feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform Mittel aufweist, um auf den Antennenkreis, wenn Daten in dem passiven Betriebsmodus übertragen werden müssen, ein Lastmodulationssignal mit zwei Zuständen anzuwenden (Merkmal 5).

Nach dem Vortrag der Verfügungsbeklagten weist das interne Lastmodulationssignal abweichend von der Lehre des Verfügungspatents nicht zwei, sondern drei Zustände auf. Unstreitig weist die angegriffene Ausführungsform im passiven Modus im Fall der Datenübertragung unter anderem den Zustand „Masse“ auf, in dem das Erregungssignal nicht am Antennenkreis anliegt. Daneben gibt es Abschnitte des Lastmodulationssignals, in denen Impulse des Erregungssignals gesendet werden (sogenannte „Subcarrier High Period“). Allerdings fällt das Signal zwischen den Impulsen nicht zurück auf den Zustand Masse, sondern nimmt ein anderes Niveau an (sogenannte „Subcarrier Low Period“). Dies ist nachstehend von der Verfügungsbeklagten wie folgt visualisiert worden.

X

Es ist nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich, welche elektrischen Zustände das Signal am Eingang des Antennenkreises der angegriffenen Ausführungsform tatsächlich während der Impulsfolge annimmt, insbesondere wie die „Subcarrier Low Period“ zwischen den Impulsen der „Subcarrier High Period“ gewonnen wird. „Subcarrier High Period“ und „Subcarrier Low Period“ können nicht als ein Zustand eines Lastmodulationssignals im Sinne von Merkmal 5 des Verfügungspatentanspruchs angesehen werden. Insofern ist – wie auch die Verfügungsbeklagte vorträgt – davon auszugehen, dass es sich bei der „Subcarrier Low Period“ um einen dritten Zustand des Lastmodulationssignals handelt, da die Impulsefolge nicht durch einen Wechsel von „Subcarrier High Period“ und „Masse“ darstellt.

II.

Es fehlt auch an einem Verfügungsgrund.

Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt gem. §§ 935, 940 ZPO voraus, dass sie notwendig ist, um die Vereitelung oder wesentliche Erschwerung der Rechtsverwirklichung zu verhindern oder wesentliche Nachteile für den Verfügungskläger abzuwenden. Die besonderen Umstände, die eine Eilmaßnahme rechtfertigen sollen, sind positiv festzustellen, wobei der Verfügungskläger dafür nach allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast trägt (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 477 Rn 12 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem).

Entscheidend für das Vorliegen eines Verfügungsgrundes ist, ob es dem Verfügungskläger nicht zugemutet werden kann, ein Hauptsacheverfahren durchzuführen und in diesem auf den Erlass eines Vollstreckungstitels zu warten. Dies ist zu bejahen, wenn sein Begehren dringlich, der Rechtsbestand des Patents hinreichend gesichert ist und die Abwägung der (übrigen) schutzwürdigen Interessen der Parteien unter Berücksichtigung aller Umstände zugunsten des Verfügungsklägers ausfällt (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 477 Rn 13 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem m.w.N.).

Dringlichkeit erfordert, dass der Verfügungskläger mit der Einleitung des einstweiligen Verfügungsverfahrens nicht ungebührlich lange zugewartet und hierdurch zu erkennen gegeben hat, dass er seine Rechte nur zögerlich verfolgt und eines umgehenden Verbots tatsächlich nicht bedarf. Wann Dringlichkeit zu verneinen ist, lässt sich nicht anhand fester Fristen, sondern nur unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls bestimmen, was je nach konkreter Sachlage zu einem kürzeren oder längeren Zeitraum führen kann. Sobald der Verfügungskläger positive Kenntnis von den Umständen der Schutzrechtsverletzung erlangt hat, ist er gehalten, seine Ansprüche zügig und ohne Nachlässigkeit zu verfolgen. Diese Kenntnis ist vorhanden, wenn ihm sämtliche Tatsachen, die eine Schutzrechtsverletzung begründen, und die Person des Verantwortlichen zuverlässig bekannt sind (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 477 Rn 14 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem m.w.N.). Vom Zeitpunkt der Kenntniserlangung an hat sich der Verfügungskläger unverzüglich darüber klar zu werden, ob er gegen den Verletzungstatbestand vorgehen will, und im Anschluss daran ohne zeitliche Verzögerung alles Notwendige zu tun, um den Sachverhalt in einer solchen Weise aufzuklären und aufzubereiten, dass er mit Aussicht auf Erfolg ein gerichtliches Verfahren auf vorläufigen Rechtsschutz anstrengen kann (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 477 Rn 15 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem m.w.N.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen lässt sich nicht festzustellen, dass das Begehren der Verfügungsklägerin dringlich ist.

1.

Dadurch, dass die Verfügungsklägerin nach der Verkündung des Nichtigkeitsurteils des Bundesgerichtshofes am 10. Juli 2018 noch die Zustellung der schriftlichen Begründung des Nichtigkeitsurteils am 2. Oktober 2018 abwartete, bis sie am 29. Oktober 2018 und damit über drei Monate nach dem Erlass des Nichtigkeitsurteils den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Düsseldorf eingereicht hat, hat sie zu erkennen gegeben, dass ihr die Sache nicht dringlich ist.

Grundsätzlich muss der Verfügungskläger den Verfügungsantrag erst zu einem Zeitpunkt anbringen, in welchem sowohl die Verletzung als auch die Rechtsbestandsfrage hinreichend geklärt sind. Daher steht es der Dringlichkeit in Patentsachen nicht entgegen, wenn er bei einem Streit über den Rechtsbestand des Verfügungspatents zunächst die erstinstanzliche Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung abwartet. Dies folgt schon daraus, dass ein Verfügungsgrund regelmäßig nur gegeben ist, nachdem das Verfügungspatent einem erstinstanzlichen kontradiktorischen Rechtsbestandsverfahren standgehalten hat, mithin für ein vor der aufrechterhaltenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung eingereichtes Verfügungsbegehren mutmaßlich keine Erfolgsaussicht besteht (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 477 Rn 20 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem m.w.N.). Darüber hinaus kann es nach den Umständen des Einzelfalls gerechtfertigt sein, die schriftlichen Entscheidungsgründe der erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung oder auch die Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsentscheidung abzuwarten (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 477 Rn 21 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem m.w.N.).

Es mag im Einzelfall sogar gerechtfertigt sein, die Gründe einer nicht mehr anfechtbaren Rechtsmittelentscheidung im Rechtsbestandsverfahren abzuwarten (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 477 Rn 22 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem). Der Patentinhaber darf aber nicht etwa stets unabhängig von den Umständen des Einzelfalls die Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsentscheidung und/oder die schriftliche Begründung der erst- oder zweitinstanzlichen Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren abwarten. Vielmehr ist zu beurteilen, ob im Streitfall die Rechtsbestands- und/oder Verletzungsfrage noch nicht in einer Weise geklärt sind, so dass er den Verfügungsantrag mit Aussicht auf Erfolg stellen kann. Es muss mithin ein triftiger Grund für das Abwarten vorliegen. Maßgebend dafür ist eine objektive Betrachtung aus der damaligen Sicht des Patentinhabers („ex ante“) anhand der ihm seinerzeit bekannten Umstände. Daher rechtfertigt insbesondere die immer bestehende Möglichkeit, dass in den Entscheidungsgründen relevante Ausführungen zur Auslegung des Patentanspruchs enthalten sein könnten, es als solches noch nicht, den Verfügungsantrag bis zu deren Veröffentlichung zurückzustellen. Vielmehr ist dies nur zu bejahen, wenn der Patentinhaber aufgrund konkreter Umstände, wie etwa aufgrund des Inhalts einer mündlichen Verhandlung im Rechtsbestandsverfahren, die begründete Erwartung hegt, dass die schriftlichen Gründe zu einer hinreichenden Klärung der – bislang noch unklaren – Verletzungsfrage beitragen werden. Andernfalls würde es darauf hinauslaufen, dass er praktisch in jedem Fall erfolgreich anführen könnte, bis zur Veröffentlichung der Gründe einer nicht mehr anfechtbaren Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren warten zu dürfen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 477 Rn 23 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem).

Nach diesen Grundsätzen ist kein triftiger Grund vorgetragen und auch sonst ersichtlich, der es rechtfertigen könnte, die schriftliche Begründung des Nichtigkeitsurteils abzuwarten.

a)

Mit der Verkündung des Nichtigkeitsurteils des Bundesgerichtshofes am 10. Juli 2018 war der Rechtsbestand des Verfügungspatents, insbesondere hinsichtlich des hier geltend gemachten Patentanspruchs 2, hinreichend gesichert. Etwas anderes behauptet auch die Verfügungsklägerin nicht.

b)

Im Zeitpunkt der Urteilsverkündung im Nichtigkeitsberufungsverfahren am 10. Juli 2018 stand zudem fest, dass die (noch abzufassende) Urteilsbegründung weder eine die Parteien oder die Kammer rechtlich bindende Auslegung enthalten, noch Änderungen oder Beschränkungen der Beschreibung des Verfügungspatents vornehmen konnte, die bei der Auslegung hätten berücksichtigt werden müssen.

Die Auslegung eines Patentanspruchs ist Rechtserkenntnis und vom Verletzungsgericht eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH GRUR 2009, 653 – Straßenbaumaschine; GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III; GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge). Das Verletzungsgericht ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden (BGH GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge). Das macht eine Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren für das Verletzungsverfahren jedoch nicht bedeutungslos. Ist das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren teilweise für nichtig erklärt worden, ist die sich aus dem Nichtigkeitsurteil ergebende Fassung der Patentansprüche auch im Verletzungsprozess Grundlage der Auslegung des Patents (BGH GRUR 1961, 335 – Bettcouch; GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit I). Die gerichtlichen Entscheidungsgründe für die Beschränkung werden Teil der bei der Auslegung gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ heranzuziehenden Patentbeschreibung (vgl. BGH GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit I m.w.N.). Letzteres gilt aber nur, wenn überhaupt eine Sachprüfung stattgefunden hat. Soweit ein Patent im Nichtigkeitsverfahren nicht mehr verteidigt wird, führt dies ohne Sachprüfung zur Nichtigkeit, so dass die Entscheidungsgründe für diesen Teil der Entscheidung keine die Patentbeschreibung ersetzende Begründung aufweisen, die zur Auslegung herangezogen werden könnte (BGH GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit I). Wie auch die Meinung des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren die Bedeutung einer gewichtigen sachverständigen Stellungnahme im Verletzungsverfahren hat (BGH GRUR 1998, 895 – Regenbecken), kann die Begründung einer klageabweisenden Nichtigkeitsentscheidung allenfalls noch für das technische Verständnis des Gegenstands der Erfindung hilfreich sein (BGH GRUR 1988, 757 – Düngerstreuer).

Eine Begründung für die Teilvernichtung des Verfügungspatents, die seine Beschreibung hätte ergänzen oder ersetzen können, ist im Nichtigkeitsverfahren nicht ergangen. Die Nichtigkeitsbeklagte hat das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren in der Berufungsinstanz nur noch eingeschränkt in der Fassung der nunmehr noch aufrechterhaltenen Ansprüche verteidigt. Ausweislich der Berufungsbegründung vom 23. Januar 2017 (Anlage ASt 32 bzw. HL 6, nachfolgend: Berufungsbegründung) und der im Nichtigkeitsurteil geschilderten Prozessgeschichte (Nichtigkeitsurteil Rz. 3) legte die Nichtigkeitsbeklagte gegen das stattgebende Urteil des Bundespatentgerichts vollumfänglich Berufung ein und verteidigte das Verfügungspatent erst im Laufe des Berufungsverfahrens nur noch eingeschränkt („zuletzt nur noch“). Dass damit eine Teilrücknahme der Berufung verbunden war, die insoweit zur Teilrechtskraft des Urteils des Bundespatentgerichts hätte führen können, ist nicht ersichtlich. Infolgedessen war das Verfügungspatent insoweit ohne jede Sachprüfung (teilweise) für nichtig zu erklären, wie es der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsurteil auch tat. Eine Begründung für die Vernichtung des Klagepatents, soweit seine erteilte Fassung über die nunmehr aufrechterhaltene Fassung hinausging, weist das Nichtigkeitsurteil dementsprechend nicht auf.

All dies war im Zeitpunkt der Urteilsverkündung klar. Auch die Verfügungsklägerin macht nichts anderes geltend, was sie auch nicht kann, weil sie sich vielmehr selbst auf das Nichtigkeitsberufungsverfahren beruft, um überhaupt ihr Zuwarten bis zum Erhalt der schriftlichen Urteilsbegründung begründen zu können. Insofern ist davon auszugehen, dass sie über das Nichtigkeitsverfahren informiert war, zumal sie und die Nichtigkeitsbeklagte patentanwaltlich durch dieselbe Kanzlei vertreten werden. Als Lizenznehmerin muss sich die Verfügungsklägerin in dieser Hinsicht ohnehin das Wissen der Nichtigkeitsbeklagten zurechnen lassen. Eine die Beschreibung des Verfügungspatents ändernde Begründung der Teilvernichtung konnte es nach alledem nicht geben und die Auslegung des Bundesgerichtshofes ist grundsätzlich nicht verbindlich. Allein der Umstand, dass eine Nichtigkeitsentscheidung für das technische Verständnis des Erfindungsgegenstands sachdienlich sein kann, rechtfertigt es – wie gezeigt – nicht, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bis zum Erhalt der schriftlichen Begründung einer letztinstanzlichen Nichtigkeitsentscheidung zurückzustellen.

c)

Im Hinblick auf die Frage der Verletzung hat die Verfügungsklägerin daher auch keine triftige Begründung genannt, welche Erwartungen sie hinsichtlich der schriftlichen Begründung des Nichtigkeitsurteils hegte.

aa)

Ihr Vortrag in der Antragsschrift, die Entscheidungsgründe seien erforderlich, um mit der für die Inanspruchnahme einstweiligen Rechtsschutzes erforderlichen Sicherheit die technische Lehre überzeugend darstellen zu können, zeigt nicht auf, welche Erkenntnisse die Verfügungsklägerin von der Begründung des Nichtigkeitsurteils erwartete, die sie nicht bereits unmittelbar nach der Verkündung des Urteils am 10. Juli 2018 hatte.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der vermeintlichen Komplexität der technischen Lehre des Verfügungspatents. Es mag sein, dass in der mündlichen Verhandlung über die Berufung im Nichtigkeitsverfahren angemerkt wurde, dass die Technik schwer zugänglich sei. Die Komplexität der technischen Lehre ist für sich genommen aber keine Rechtfertigung dafür, die schriftliche Begründung einer letztinstanzlichen Rechtsbestandsentscheidung abzuwarten. Vielmehr spricht die Komplexität der geschützten Technik allenfalls gegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung (vgl. Kühnen, Hb. d. Patentverletzung 11. Aufl.: Kap. G Rn 43, 106). Letztlich stellt die Rechtsprechung für ein Abwarten der Nichtigkeitsberufungsentscheidung oder gar der schriftlichen Begründung dieser Entscheidung auch nur darauf ab, ob die Auslegung von Änderungen im Patentanspruch objektiv unklar erscheinen und/oder davon technisch komplexe Merkmale betroffen sind, so dass der Verfügungskläger davon ausgehen durfte, in der Begründung des Urteils relevante Erläuterungen vorzufinden (vgl.: OLG Düsseldorf GRUR 2017, 477 Rn 21, 30 – Vakuumgestütztes Behandlungssystem). Dafür ist nichts dargetan.

Der hier geltend gemachte Patentanspruch 2 des Verfügungspatents wurde bereits mit der Berufungsbegründung vom 23. Januar 2017 im Rahmen eines Hilfsantrags in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt. Er unterscheidet sich von dem ursprünglich erteilten Anspruch 1 nur dadurch, dass in den Merkmalen 3 und 5 die Einschränkung auf den passiven Modus eingefügt wurde (S. 17 Abs. 3 der Berufungsbegründung). Damit trug die Nichtigkeitsbeklagte den Ausführungen des Bundespatentgerichts in seinem Urteil vom 24. Februar 2016 Rechnung, wonach der erteilte Anspruch 1 die Mittel zur schaltungstechnischen Umsetzung der Lastmodulation, insbesondere die Verwendung eines Antennenkurzschlussschalters offen gelassen und damit den Kartenemulationsmodus umfasst habe. In der Berufungsbegründung wies die Nichtigkeitsbeklagte daher darauf hin, Patentanspruch 2 bilde die zweite Lehre, also den Betrieb mit aktiver Pseudo-Lastmodulation, ab (S. 18 Abs. 3 der Berufungsbegründung). Dass die geänderten Merkmale technisch komplex sind oder ihre Auslegung unklar erschien, ist nicht ersichtlich. Die dem Verfügungspatent zugrunde liegende Technik betrifft zwar keine unmittelbar anschauliche Mechanik. Aber auch die technischen Gebiete der elektromagnetischen Induktion und der Signaltechnik sind von der hier relevanten technischen Lehre nur zu einem Grad betroffen, dass sie von den am Verfahren beteiligten Parteien und ihrer Vertreter, aber auch von einem mit technischen Laien besetzten Spruchkörper ohne unverhältnismäßigen Aufwand durchdrungen und verstanden werden können. Das gilt erst Recht hinsichtlich der Merkmale 3 und 5 und den darin gegenüber der erteilten Fassung des Anspruchs 1 vorgenommenen Änderungen.

bb)

Soweit die Verfügungsklägerin wiederholt auf die zwei Lehren abstellt, ist klarzustellen, dass nach dem Vortrag der Parteien im Berufungsnichtigkeitsverfahren die zwei Lehren immer ein Lesegerät im passiven Modus beschreiben, nämlich zum einen allgemein die Verwendung eines Lesegeräts im Kartenemulationsmodus, also im passiven Modus wie eine kontaktlose Karte (erste Lehre), und zum anderen speziell die Verwendung eines solchen Lesegeräts im passiven Modus mit aktiver Pseudo-Lastmodulation (zweite Lehre) (vgl. S. 5 der Berufungsbegründung). Insbesondere schließt die zweite Lehre die erste Lehre nicht aus. Davon zu unterscheiden ist das vom Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsurteil herausgearbeitete Auslegungsergebnis, wonach Patentanspruch 2 eine Vorrichtung betreffe, die den aktiven und den passiven Modus beherrschen müsse (Nichtigkeitsurteil Rz. 34). Beide Gesichtspunkte rechtfertigen es nicht, dass die Verfügungsklägerin ihren Eilantrag bis zum Erhalt der schriftlichen Begründung des Nichtigkeitsurteils zurückstellte.

Die Nichtigkeitsbeklagte hat in der Berufungsbegründung darauf hingewiesen, Patentanspruch 2 bilde die zweite Lehre ab (S. 18 der Berufungsbegründung), was die Nichtigkeitsklägerin in der Erwiderung nicht bestritten hat (S.18 lit. b) der Anlage ASt 27). Das Verständnis des Patentanspruchs 2 war in dieser Hinsicht also entgegen der Darstellung der Verfügungsklägerin in der Triplik unstreitig, selbst wenn die Nichtigkeitsklägerin in der Berufungserwiderung die Ansicht vertrat, die zweite Lehre sei in der Patentschrift nicht offenbart. Auch das Nichtigkeitsurteil geht davon aus, dass Anspruch 2 des Verfügungspatents die aktive Pseudo-Lastmodulation betrifft (Nichtigkeitsurteil Rz. 21, 37). Ungeachtet dessen vermag der vermeintliche Streit über die zwei Lehren ein Abwarten der schriftlichen Begründung des Nichtigkeitsurteils jedoch auch deshalb nicht zu rechtfertigen, weil die angegriffene Ausführungsform den passiven Modus und insbesondere die aktive Pseudo-Lastmodulation beherrscht, also beiden Lehren entsprach. Das war der Verfügungsklägerin ausweislich ihrer Präsentation im Rahmen der Vergleichsverhandlungen am 13. Juni 2018 (Anlage HL 11, dort S. 6, 12, 16-18) bereits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren bekannt. Die Verletzungsfrage war insofern ungeachtet der Offenbarung der zweiten Lehre in der Patentschrift und auch ohne die schriftliche Urteilsbegründung klar zu beantworten.

Mit dieser Begründung ist auch das Argument der Verfügungsklägerin entkräftet, erst durch die schriftliche Begründung des Nichtigkeitsurteils des Bundesgerichtshofes sei klar geworden, dass die geschützte Vorrichtung sowohl den aktiven, als auch den passiven Modus beherrschen müsse. Es mag sein, dass insoweit Unklarheit über die Auslegung des Verfügungspatentanspruchs herrschte und dies den Vertreter der Nichtigkeitsklägerin veranlasste, mit Schreiben vom 7. August 2018 eine Eingabe zu machen (vgl. Anlage ASt 26), wobei sich diese nicht einmal konkret auf den Patentanspruch 2 bezieht. Dass dieser Umstand aber nach Verkündung des Nichtigkeitsurteils für die Verfügungsklägerin die Ursache war, die schriftlichen Urteilsgründe abzuwarten, behauptet sie selbst nicht. Dies wäre auch nicht gerechtfertigt, denn bereits das im September 2016 eingeführte P beherrschte ebenso wie das vorliegend angegriffene D neben der aktiven Pseudo-Lastmodulation den „Reader Mode“, was der Verfügungsklägerin ausweislich der Präsentation vom 13. Juni 2018 bereits vor der Verkündung des Nichtigkeitsurteils bekannt war (Anlage HL 11, dort S. 12: „NFC Reade Mode together with iOS 11“). Es kam daher für diese Geräte überhaupt nicht darauf an, ob für eine Verletzung von Anspruch 2 des Verfügungspatents die aktive Pseudo-Lastmodulation genügte oder zusätzlich die Eignung für den aktiven Modus erforderlich war: Die angegriffene Ausführungsform beherrschte ebenso wie das P beide Modi und dies war der Verfügungsklägerin im Zeitpunkt der Urteilsverkündung bekannt.

cc)

Soweit der Bundesgerichtshof in dem Nichtigkeitsurteil vom 10. Juli 2018 zu begründen versucht hat, dass die Vorrichtung nach dem Anspruch 2 des Verfügungspatents sowohl im passiven als auch im aktiven Modus im Wesentlichen dieselben Mittel zur Erzeugung des Magnetfeldes bzw. des Erregungssignals einsetzen muss (Nichtigkeitsurteil Rz. 35, 65, 68), vermag auch das ein Abwarten der schriftlichen Urteilsbegründung nicht zu rechtfertigen. Es ist schon nicht ersichtlich, dass den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens diese Auslegung des Patentanspruchs 2 im Zeitpunkt der Urteilsverkündung überhaupt möglich erschien. Die Verfügungsklägerin trägt dementsprechend auch nur aus einer ex-post-Betrachtung vor, sie habe in der Antragsschrift diese Auslegung aufgegriffen und sich nicht selbst widerlegt. Dass diese Möglichkeit der Auslegung aber ex ante Ursache für die Verfügungsklägerin war, die Urteilsbegründung abzuwarten, ist nicht vorgetragen. Vielmehr zeigt der Umstand, dass die Verfügungsklägerin trotz der für sie nachteiligen Auslegung (erst durch die Auslegung in der Urteilsbegründung konnte die Verfügungsklägerin argumentieren, Patentanspruch 2 werde aufgrund der Verwendung verschiedener Oszillatoren für den aktiven und den passiven Modus nicht verletzt) den Verfügungsantrag stellte, dass die Auslegung von Patentanspruch 2 in dieser Hinsicht kein Grund war, die Urteilsbegründung abzuwarten.

dd)

Was die Präsentation vom 13. Juni 2018 angeht, kann sich die Verfügungsklägerin nicht mit Erfolg darauf zurückziehen, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine für sie günstige Rechtsbestandsentscheidung gab, die einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hätte ermöglichen können. Denn mit der vier Wochen später erfolgten Urteilsverkündung im Nichtigkeitsberufungsverfahren lag eine solche Rechtsbestandsentscheidung vor. Der Rechtsbestand des Verfügungspatents war nunmehr hinreichend gesichert. Auch der Verletzungstatbestand war ausweislich der Präsentation vom 13. Juni 2018 hinreichend klar. Dass die Präsentation noch zu Zeiten gehalten wurde, als das Verfügungspatent in der erteilten Fassung Bestand hatte, ändert nichts an der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Kenntnis der Verfügungsklägerin vom Aufbau und der Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform, die ein Vorgehen auf Grundlage des dann aufrechterhaltenen Patentanspruchs 2 ermöglichte. Wie die Verfügungsklägerin selbst vorträgt, beschäftigt sich die Präsentation auf den Seiten 15 bis 17 mit dem Verfügungspatent in der ursprünglich erteilten Fassung. Von dessen Patentanspruch 1 unterscheidet sich der aufrechterhaltene Patentanspruch 2 nur durch die Klarstellung bzw. Beschränkung auf die aktive Pseudo-Lastmodulation im passiven Modus (Merkmale 3 und 5). Dass die angegriffene Ausführungsform nach Auffassung der Verfügungsklägerin auch diese Merkmale verwirklicht, ergibt sich ebenfalls unmittelbar aus der Präsentation (vgl. S. 12 und 16-18 der Anlage HL 11). In der Präsentation sind zum Nachweis sogar Abbildungen verwendet, die mit denen vergleichbar sind, die zur Begründung des Verfügungsantrags verwendet worden sind (vgl. S. 16-18 der Anlage HL 11). Dass der Verfügungsklägerin außerdem bekannt, war, dass die angegriffene Ausführungsform den zwei Lehren ebenso gerecht wurde wie sie den aktiven und passiven Modus beherrschte, ist bereits gezeigt worden. Letztlich ist weder vorgetragen noch ersichtlich, welche Umstände zur Glaubhaftmachung des Verletzungstatbestands weiterer Aufklärung bedurften und infolgedessen ggf. ein weiteres Zuwarten hätten rechtfertigen können. Es ist insofern auch nicht erkennbar, welche weiteren Informationen der Verfügungsklägerin erst im Zeitpunkt der Antragstellung am 29. Oktober 2018 zur Verfügung standen, die erstmals einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit hinreichend sicherer Aussicht auf Erfolg zuließen. Noch weniger ist ersichtlich, dass entsprechende Aufklärungsmaßnahmen über ein Vierteljahr seit der Verkündung des Nichtigkeitsurteils beanspruchten, bis der Verfügungsantrag gestellt werden konnte.

2.

Auch sonst sind keine Gründe ersichtlich, die den Erlass einer einstweiligen Verfügung als geboten erscheinen lassen. Insbesondere rechtfertigt der Ablauf der Schutzdauer nicht den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Denn diese beträgt auch jetzt über zweieinhalb Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums können regelmäßig die ersten beiden Instanzen eines Hauptsacheverfahrens abgeschlossen werden.

C

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 91 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.

Streitwert: 3.000.000,00 EUR