Oberlandesgericht Düsseldorf, 2. Zivilsenat — 2 U 91/13

I.

Die Parteien befassen sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Toren, insbesondere Garagentoren. Nach den unwidersprochenen Angaben der Beklagten ist die Klägerin mit einem jährlichen Gesamtumsatz von mehr als 1 Milliarde , mehr als 6.000 Mitarbeitern und einem Marktanteil von 55 % Marktführerin, während sich ihr (der Beklagten) eigener Jahresumsatz auf ca. 350 Millionen beläuft. Auf der Grundlage einer Mitberechtigung an zwei Patenten begehrt die Klägerin von der Beklagten Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Zahlung eines Ausgleichsbetrags sowie Feststellung der über diesen Betrag hinausgehenden weiteren Zahlungspflicht der Beklagten.

Die Beklagte reichte am 28. Juli 2000 auf ihren alleinigen Namen zwei ein Sektionaltor betreffende Patentanmeldungen ein, nämlich die EP .....79 (Streitpatentanmeldung 1, Anlage K 1) und die EP .....80 (Streitpatentanmeldung 2, Anlage K 2).

Streitpatentanmeldung 1 hatte folgenden Wortlaut:

Sektionaltor mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen (2, 3) bestehenden mehrteiligen Torblatt (1), wobei das oberste Paneel (2) des Torblattes (1) an beiden Seiten des Torblattes (1) in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene (6) geführt ist, die einen vorderen vertikalen Endabschnitt (21) aufweist, wobei für die Öffnungs- und Schießbewegung des Torblattes (1) mindestens ein Antriebsmotor (8) vorgesehen ist, der in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene (6) verfahrbar ist, wobei in der Schließstellung des Torblattes (1) das in der oberen Laufschiene (6) geführte Laufrad (4) des obersten Paneels (2) in den vertikalen Endabschnitt (21) der oberen Laufschiene (6) eingreift.

Streitpatentanmeldung 2 hatte folgenden Wortlaut:

Tor, insbesondere Garagentor, mit einem einteiligen oder mehrteiligen Torblatt (1), im wesentlichen horizontalen Laufschienen (6), in denen das Torblatt (1) bei einer Öffnungs- und Schließbewegung geführt ist, und einem elektrischen Torantrieb zum Öffnen und Schließen des Torblattes (1), dadurch gekennzeichnet , dass an mindestens einer Laufschiene (6) ein flexibles Strangelement vorgesehen ist, und dass bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades der Antriebsmotor (8) durch Formschluss und/oder Reibschluss des Antriebsrades mit einem Strangelement längs der Laufschiene (6) verfahrbar ist.

An den den Patentanmeldungen zugrundeliegenden Erfindungen war der inzwischen verstorbene A. A. beteiligt. Dieser trat mit Vereinbarung vom 27./28. November 2002 sämtliche ihm möglicherweise in Bezug auf die Streitpatentanmeldungen zustehenden Rechte an die Klägerin ab. Unter dem 30. Oktober/4. November 2002 schloss die Klägerin mit Herrn A. einen „Zusammenarbeitsvertrag“ (Anlage B 3). Gemäß § 1 dieses Vertrages erhielt Herr A. bei Vertragsunterzeichnung 50.000 €; weitere 50.000 € sollte Herr A. erhalten, sofern im Vindikationsverfahren entschieden werde, dass die Streitpatentanmeldungen ganz oder zum Teil auf die Klägerin zu übertragen seien. Weiter verpflichtete sich die Klägerin, an Herrn A. in diesem Fall für jeden Antrieb, der von der streitgegenständlichen Erfindung Gebrauch macht, 0,50 € zu zahlen.

Die Klägerin hat daraufhin gegenüber der Beklagten Vindikationsansprüche geltend gemacht, die die Beklagte vorgerichtlich zurückwies. Mit ihrer vor dem Landgericht Düsseldorf erhobenen Vindikationsklage (4a O 43/03) hat die Klägerin die vollständige Übertragung der Streitpatentanmeldungen verlangt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen legte die Klägerin mit Schriftsatz vom 3. Februar 2004, eingegangen bei Gericht am 4. Februar 2004, Berufung ein. Mit Schriftsatz vom 16. Juli 2009 (Anlage B1) hat die Klägerin ihre Klageanträge umgestellt und hilfsweise zusätzlich beantragt, ihr eine Berechtigung als Mitinhaberin der Streitpatentanmeldungen einzuräumen und die Beklagte zur Duldung der Zwangsvollstreckung zum Zweck der Auflösung der Gemeinschaft an den Streitpatentanmeldungen zu verurteilen. Mit Urteil vom 22. Dezember 2011 (I-2 U 15/04; Anlage K 3) hat der Senat – nach umfangreicher Zeugenvernehmung und sachverständiger Begutachtung – entschieden, dass die Beklagte der Klägerin eine Mitberechtigung an den Streitpatentanmeldungen einzuräumen und gegenüber dem registerführenden Patentamt in die Eintragung der Klägerin als Mitinhaberin einzuwilligen hat. Der Senat hat außerdem festgestellt, dass der auf die Klägerin entfallende ideelle Anteil an den Streitpatentanmeldungen 5 % und der auf die Beklagte entfallende Anteil demnach 95 % beträgt. Den Antrag der Klägerin, die Beklagte zur Duldung der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Auflösung der Gesellschaft zu verurteilen, hat der Senat abgewiesen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Während des vorgenannten Berufungsverfahrens hatten sich die anwaltlichen Vertreter der Klägerin mit Schreiben vom 1. September 2005 (Anlage K 4) an die Beklagte gewandt und die folgenden Forderungen gestellt:

„In erster Linie macht unsere Mandantin die Ansprüche geltend, die darauf gestützt werden können, dass Herr A. Alleinerfinder ist. Hilfsweise, für den Fall, dass Herr A. nur Miterfinder ist, macht unsere Mandantin die Ansprüche geltend, die auf § 745 Abs. 2 BGB gestützt werden können, nämlich eine nach billigem Ermessen dem Interesse der Teilhaber entsprechende Verwaltung und Benutzung. Dazu fordern wir zunächst Auskunft über Art und Umfang der von Ihrer Mandantin vorgenommenen Benutzungshandlungen. Dabei möge Ihre Mandantin alle Einnahmen und sonstigen Vorteile angeben, die sie dadurch erzielt hat, dass sie die oben genannten Anmeldungen genutzt hat. Wenn die Auskunft erteilt ist, wird unsere Mandantin einen konkreten Vorschlag für eine Vereinbarung unterbreiten.“

Das Patenterteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt wurde auf Antrag der Klägerin mit Wirkung zum 14. März 2005 ausgesetzt. Im Hinblick auf die Entscheidung des Senats vom 22. Dezember 2011 im Vindikationsverfahren hat die Klägerin beim Europäischen Patentamt beantragt, als Mitinhaberin der Streitpatentanmeldungen eingetragen zu werden. Die Streitpatente sind, nachdem die Erteilungsverfahren auf Antrag der Klägerin seit dem 07.02.2005 bis zum rechtskräftigen Abschluss des laufenden Vindikationsprozesses ausgesetzt waren, zwischenzeitlich erteilt. Die Erteilung des Streitpatents 1 ist am 27.11.2013 (Anlage BK 1), diejenige des Streitpatents 2 am 19.02.2014 bekanntgemacht worden. Klägerin und Beklagte sind jeweils als Mitinhaberinnen eingetragen.

Hauptanspruch 1 des Streitpatents 1 (EP .....79 B1) hat folgenden Wortlaut:

Sektionaltor mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen (2, 3) bestehenden mehrteiligen Torblatt, wobei das oberste Paneel (2) des Torblattes (1) an beiden Seiten des Torblattes (1) in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene (6) geführt ist, wobei weitere Paneele (3) des Torblattes (1) in einer Bogenschiene geführt sind, die einen im Wesentlichen vertikalen Abschnitt (9) parallel zur Torzarge, einen im wesentlichen horizontalen Abschnitt (10) direkt unterhalb der oberen Laufschiene (6) und einen beide Abschnitte verbindenden Bogen (11) aufweist, und wobei für die Öffnungs- und Schießbewegung des Torblattes (1) mindestens ein Antriebsmotor (8) vorgesehen ist, der in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene (6) verfahrbar ist, und über ein Verbindungselement (18) an das oberste Paneel (2) angeschlossen ist,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die oberen Laufschienen (6) einen vorderen vertikalen Endabschnitt (21) aufweisen, in den ein in der oberen Laufschiene (6) geführtes Laufrad (4) des obersten Paneels (2) in der Schließstellung des Torblattes (1) eingreift,

dass an der oberen Laufschiene (6) ein längs der oberen Laufschiene (6) verlaufendes, flexibles und von der oberen Laufschiene (6) abnehmbares Strangelement vorgesehen ist, das als Zahnriemen (13) ausgebildet ist,

dass der Antriebsmotor (8) ein als Ritzel (14) ausgebildetes Antriebsrad aufweist, welches in der oberen Laufschiene (6) geführt und vom Strangelement teilweise umschlungen ist,

dass der Antriebsmotor (8) zwei Führungsrollen (15) aufweist, die in Längsrichtung der Laufschiene (6) beidseits des Antriebsrades angeordnet sind und über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen,

wobei bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades der Antriebsmotor (8) durch Formschluss mit dem Strangelement längs der oberen Laufschiene (8) verfahrbar ist.

Streitpatent 2 (EP .....80 B1) lautet in seinem Hauptanspruch 1 wie folgt:

Elektrischer Torantrieb zum Öffnen und Schließen eines ein- oder mehrteiligen Torblattes (1), das bei einer Öffnungs- und Schießbewegung in im Wesentlichen horizontalen Laufschienen (6) geführt ist, mit

einem Antriebsmotor (8), der durch ein Verbindungselement (18) mit dem oberen Viertel des Torblatts (1) verbunden ist, und

einem Zahnriemen (13), der auf dem Laufschienenboden einer der horizontalen Laufschienen (6) vorgesehen und unter Vorspannung gesetzt ist,

wobei der Antriebsmotor (8) ein in der Laufschiene (6) geführtes und von dem Zahnriemen (13) teilweise umschlungenes Antriebsrad (14) sowie beidseits des Antriebsrades angeordnete Führungsrollen (15) aufweist, wobei die Führungsrollen (15) über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen und wobei der Antriebsmotor (8) bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades (14) durch Formschluss mit dem Zahnriemen (13) längs der Laufschiene (6) verfahrbar ist.

Die nachstehende Abbildung zeigt zur näheren Illustration Figur 2 der Streitpatente.

Die Klägerin hat am 24. Juli 2012 vor dem Landgericht Auskunfts- Zahlungs- und Feststellungsklage erhoben und vorgetragen: Die Beklagte vertreibe seit dem Jahr 2001 unter dem Namen „X“-Sektionaltore mit einem Antrieb gemäß den Streiterfindungen. Dieser sei insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor im horizontalen Bereich der oberen Laufschienen verfahrbar sei, wodurch sich die benutzbare Raumhöhe in der Garagenmitte vergrößere; außerdem gewährleiste der vordere vertikale Endabschnitt der oberen Laufschiene, dass das oberste Paneel gegen Aufdrücken geschützt sei. Der Antrieb sei in der Lage, beim Öffnen des Tores über ein Verbindungselement das oberste Paneel aus dem vertikalen Endabschnitt herauszuheben. Die Klägerin sei berechtigt, einen angemessenen Ausgleich für die alleinige Nutzung der streitpatentgemäßen Erfindungen durch die Beklagte für den Zeitraum seit dem 1. September 2005 zu beanspruchen. Ein finanzieller Ausgleich entspreche dem billigen Ermessen beider Mitinhaber der Streitpatente. Die Höhe der Entschädigung sei nach den Gewinnen der Beklagten, die diese mit den erfindungsgemäßen Toren erzielt habe, und damit nach dem tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen zu berechnen. Die Beklagte habe im Zeitraum seit September 2005 durchschnittlich pro Jahr mindestens 50.000 streiterfindungsgemäße Sektionaltore vertrieben. Im Jahr 2011 habe die Beklagte insgesamt zwischen 122.000 und 123.000 Sektinaltore mit Antrieb verkauft, wovon 56.000 bis 57.000 Stück auf die erfindungsgemäßen Antriebe entfielen. Für das Jahr 2012 ergebe sich eine entsprechende voraussichtliche Stückzahl von 62.000 bis 63.000 Stück. Bei einem durchschnittlichen Stückpreis von 650 € belaufe sich der Gesamtabsatz der Beklagten für die Zeit bis zur Klageerhebung im Juli 2012 auf 325.000 Stück, was einem Umsatz von 198.575.000 € entspreche. Der ihr (der Klägerin) zustehende Anteil an den Streitschutzrechten von 5 % entspreche daher einem anteiligen Umsatzbetrag von 9.930.000 € (5 % von 198.575.000 €). Bei einer angenommenen Kostenquote der Beklagten von 75 % ihres Umsatzes verbleibe ein ihr (der Klägerin) gebührender Gewinn von 2.482.400 € (25 % von 9.930.000 €). Unter der Annahme, dass ein Anteil von 1/3 dieses Gewinns kausal auf die Nutzung der Streiterfindungen zurückgehe, ergebe sich ein Entschädigungsanspruch von 827.500 €. Die Klägerin behalte sich allerdings vor, nach Erteilung der Auskunft durch die Beklagte einen höheren Anteil als ein Drittel zu fordern. Mindestens sei der Ausgleichsanspruch jedoch in Höhe einer Lizenzgebühr von 3 % der Umsatzerlöse gerechtfertigt.

Die Beklagte hat vor dem Landgericht vorgetragen, der Klägerin stehe ein Ausgleichsanspruch nicht zu. Die Beklagte ziehe keine Gebrauchsvorteile aus der Erfindung, die dem 5 %-igen Anteil der Klägerin entsprächen. Die Vorteile der „X-Sektionaltore“ beruhten allein auf der erfinderischen Tätigkeit der Beklagten. Außerdem fehle es an einem Verlangen der Klägerin auf Nutzungsausgleich. Die Beklagte hat außerdem die Einrede der Verjährung in Bezug auf etwaige Ansprüche der Klägerin auf Ausgleichsentgelt für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2008 erhoben.

Mit Urteil vom 28.11.2013 hat das Landgericht die Klage abgewiesen und ausgeführt, Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Zahlung stünden der Klägerin nicht zu. Die Beklagte sei zum Gebrauch der Erfindung berechtigt gewesen; eine Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der Klägerin durch die Gebrauchshandlungen der Beklagten sei nicht ersichtlich. Eine vertragliche Abänderung der Regel kostenfreier Nutzung der gemeinsamen Erfindungen durch jeden Mitinhaber sei nicht erkennbar. Insbesondere habe die Klägerin keinen aus § 745 Abs. 2 BGB folgenden Anspruch geltend gemacht. Dem Schreiben vom 1. September 2005 könne nicht entnommen werden, dass die Klägerin für die unterbliebene Nutzung in Bezug auf ihren ideellen Anteil finanziell entschädigt werden wolle. Vielmehr habe die Klägerin stets eine Alleininhaberschaft an den Streitpatentanmeldungen durchsetzen wollen. Auch habe die Klägerin im Vindikationsverfahren keinen für die Geltendmachung eines Ausgleichsverlangens notwendigen, flankierenden Ausgleichsanspruch erhoben. Außerdem habe die Klägerin mit Schriftsatz vom 16. Juli 2009 beantragt, ihr eine Mitberechtigung einzuräumen und die Beklagte zur Duldung der Zwangsvollstreckung zum Zweck der Auflösung der Gemeinschaft an den Streitpatentanmeldungen zu verurteilen. Der mit A. A. abgeschlossene Zusammenarbeitsvertrag (Anlage B 3), in dem eine Stücklizenz vereinbart worden war, habe ebenfalls darauf schließen lassen, dass die Klägerin die Streitpatente tatsächlich habe nutzen wollen.

Auf die Berufung der Klägerin hat der Senat am 7. August 2014 folgendes Grund- und Teilurteil erlassen:

I. Auf die Berufung wird das am 28. November 2013 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert:

1. Der Klägerin steht gegen die Beklagte dem Grunde nach ein Ausgleichsanspruch in Geld wegen Benutzung des deutschen Teils der europäischen Patente 1 176 279 und 1 176 280 durch die Beklagte zu.

2. Es wird festgestellt, dass die Höhe des Ausgleichsanspruchs gemäß Ziffer 1. nach Lizenzgrundsätzen zu bestimmen ist.

3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte)

a) Sektionaltore mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen (2, 3) bestehenden mehrteiligen Torblatt, wobei das oberste Paneel (2) des Torblattes (1) an beiden Seiten des Torblattes (1) in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene (6) geführt ist, wobei weitere Paneele (3) des Torblattes (1) in einer Bogenschiene geführt sind, die einen im Wesentlichen vertikalen Abschnitt (9) parallel zur Torzarge, einen im wesentlichen horizontalen Abschnitt (10) direkt unterhalb der oberen Laufschiene (6) und einen beide Abschnitte verbindenden Bogen (11) aufweist, und wobei für die Öffnungs- und Schießbewegung des Torblattes (1) mindestens ein Antriebsmotor (8) vorgesehen ist, der in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene (6) verfahrbar ist, und über ein Verbindungselement (18) an das oberste Paneel (2) angeschlossen ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die oberen Laufschienen (6) einen vorderen vertikalen Endabschnitt (21) aufweisen, in den ein in der oberen Laufschiene (6) geführtes Laufrad (4) des obersten Paneels (2) in der Schließstellung des Torblattes (1) eingreift,

dass an der oberen Laufschiene (6) ein längs der oberen Laufschiene (6) verlaufendes, flexibles und von der oberen Laufschiene (6) abnehmbares Strangelement vorgesehen ist, das als Zahnriemen (13) ausgebildet ist,

dass der Antriebsmotor (8) ein als Ritzel (14) ausgebildetes Antriebsrad aufweist, welches in der oberen Laufschiene (6) geführt und vom Strangelement teilweise umschlungen ist,

dass der Antriebsmotor (8) zwei Führungsrollen (15) aufweist, die in Längsrichtung der Laufschiene (6) beidseits des Antriebsrades angeordnet sind und über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen,

wobei bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades der Antriebsmotor (8) durch Formschluss mit dem Strangelement längs der oberen Laufschiene (8) verfahrbar ist;

b) Tore mit einem elektrischen Torantrieb zum Öffnen und Schließen eines ein- oder mehrteiligen Torblattes (1), das bei einer Öffnungs- und Schießbewegung in im Wesentlichen horizontalen Laufschienen (6) geführt ist, mit

einem Antriebsmotor (8), der durch ein Verbindungselement (18) mit dem oberen Viertel des Torblatts (1) verbunden ist, und

einem Zahnriemen (13), der auf dem Laufschienenboden einer der horizontalen Laufschienen (6) vorgesehen und unter Vorspannung gesetzt ist, wobei der Antriebsmotor (8) ein in der Laufschiene (6) geführtes und von dem Zahnriemen (13) teilweise umschlungenes Antriebsrad (14) sowie beidseits des Antriebsrades angeordnete Führungsrollen (15) aufweist, wobei die Führungsrollen (15) über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen und wobei der Antriebsmotor (8) bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades (14) durch Formschluss mit dem Zahnriemen (13) längs der Laufschiene (6) verfahrbar ist.

seit dem 1. September 2005 in der Bundesrepublik Deutschland oder von dort aus vertrieben hat,

und zwar unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses, das Angaben zu enthalten hat über die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie Typenbezeichnungen, sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer,

wobei der Beklagten nachgelassen wird, die Auskünfte bezüglich der Abnehmer statt der Klägerin einem ihr zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sondern die Beklagte die Kosten seiner Einschaltung trägt und ihn berechtigt und verpflichtet, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob darin eine oder mehrere bestimmte Abnehmer enthalten sind.

II. Im Umfang des über Ziffer I.3. hinausgehenden Rechnungslegungs- und Belegvorlageanspruchs sowie im Umfang des über Ziffer I.2. hinausgehenden Feststellungsantrages (Herausgabe des Verletzergewinns) wird die Berufung zurückwiesen.

III. Im Übrigen bleibt die Entscheidung dem Schlussurteil vorbehalten.

Zur Begründung hat der Senat ausgeführt: Mit ihrem Schreiben vom 1. September 2005 habe die Klägerin gegenüber der Beklagten einen Ausgleichsanspruch geltend gemacht, der den Anforderungen des § 745 Abs. 2 BGB genüge. Die beiderseitige Interessenlage erfordere es nach den gesamten Umständen, dass die Beklagte für ihre seit dem 1. September 2005 unternommene Benutzung der Streitpatente eine Geldentschädigung an die Klägerin leiste.

Ob eine Ausgleichszahlung im Einzelfall ein Gebot der materiellen Gerechtigkeit sei, hänge maßgeblich vor allem von zwei Umständen ab, nämlich einerseits vom Umfang der beiderseitigen Erfindungsbenutzung und andererseits von der Größe des Erfindungsanteils, der den Teilhabern und namentlich dem Entschädigungsgläubiger zustehe. Sei dessen Anteil gering, könne es dennoch die Billigkeit verlangen, dem Entschädigungsgläubiger einen finanziellen Ausgleich zuzuweisen, wenn die alleinige oder überschießende Benutzung durch den Entschädigungsschuldner erheblich sei. Umgekehrt werde die Notwendigkeit eines finanziellen Ausgleichs selbst für einen gleichrangig Beteiligten im Allgemeinen zu verneinen sein, wenn der Entschädigungsschuldner nur wenige (überschießende) Benutzungshandlungen mit überschaubarem wirtschaftlichem Ertrag vorgenommen habe. Keine Bedeutung habe, ob die Erfindungsnutzung durch den einen Teilhaber freiwillig unterbleibe oder aber bestimmten äußeren, ggf. sogar zwingenden Gründen (wie der geringen Größe seines Geschäftsbetriebes, dem notwendigen Investitionsvolumen für eigene Benutzungshandlungen oder den gegebenen Marktverhältnissen) geschuldet sei. Auch derjenige, der benutzen könnte, aber hiervon aus welchen Gründen auch immer absehe, könne eine Ausgleichszahlung verlangen, wenn es bei objektiver Würdigung der Gesamtumstände unbillig sei, ihn angesichts des vom anderen Teilhaber mitbenutzten eigenen Erfindungsanteils nicht an dessen Erträgnissen zu beteiligen.

Nach den dargelegten Regeln erweise sich im Streitfall ein Ausgleichsanspruch als gerechtfertigt. Zwar sei der der Klägerin zustehende Anteil an den Streitpatenten vergleichsweise gering; gleichzeitig seien die alleinigen Benutzungsaktivitäten der Beklagten jedoch ganz erheblich, weswegen sie redlicherweise nicht entschädigungslos bleiben könnten. Bei Beantwortung der Frage, ob eine überschießende oder alleinige Benutzung des mehreren Mitinhabern zustehenden Patentes durch einen einzelnen Teilhaber diesen billigerweise verpflichtet, zu Gunsten des anderen Teilhabers eine Entschädigungszahlung zu leisten, komme es nicht auf die ideelle Beteiligung des Anspruchstellers am Gesamtschutzrecht an (hier: 5 %), sondern darauf, ob bei Ausübung der (überschießenden oder alleinigen) Patentbenutzung von demjenigen Erfindungsbeitrag Gebrauch gemacht wird, den der nicht oder weniger benutzende andere Teilhaber beigesteuert habe. Denn genau von dieser Verwertung einer fremden Erfindungsleistung hänge es ab, ob eine Patentbenutzung gerechterweise zu einer Teilhabe des Dritten an den wirtschaftlichen Erträgen der Benutzungshandlungen verpflichte. Sofern mit der Erfindungsbenutzung nur von derjenigen technischen Lehre Gebrauch gemacht werde, die auf den benutzenden Teilhaber selbst zurückgeht, gebiete es die Billigkeit offensichtlich nicht, den anderen Teilhaber an den Erlösen einer solchen Patentbenutzung zu beteiligen, die durch den von ihm beigesteuerten Erfindungsbeitrag in keiner Weise gefördert worden sein könnten.

Nachdem die Benutzungshandlungen der Beklagten ausschließlich die Merkmale der Hauptansprüche der Streitpatente zum Gegenstand hätten, komme es für den Ausgleichsanspruch darauf an, ob der der Klägerin zurechenbare Erfindungsbeitrag des Zeugen A. irgendeinen Niederschlag in den Hauptansprüchen der Streitpatente gefunden habe, und, wenn ja, wie hoch der diesbezügliche Beitrag zu der technischen Lehre der fraglichen Patentansprüche zu bemessen sei. Dies sei der Fall, und zwar mit einer Anteilsquote von 5 % gegenüber einer auf die Beklagte entfallenden Quote von 95 %.

Zur gleichen Zeit sei der Benutzungsumfang auf Seiten der Beklagten beträchtlich. Die Beklagte habe zuletzt Verkaufszahlen mitgeteilt, die für den Zeitraum von 2009 bis 2014 eine Gesamtmenge von 389.943 patentgemäßer Garagentore ergeben hätten. Die Absatz- und Umsatzzahlen dokumentierten, dass die Beklagte seit vielen Jahren auf einem Markt für eher hochpreisige und in jedem Fall langlebige Erzeugnisse konstant hohe Verkäufe tätige und dementsprechend verlässlich Jahr für Jahr beträchtliche zweistellige Millionenumsätze (ca. 28.000.000 €/Jahr) erziele. Auch wenn der mitbenutzte Erfindungsanteil der Klägerin – zumindest was das Streitpatent 1 betreffe - relativ bescheiden sein möge, dürften derart umfangreiche Gebrauchsvorteile, die eben auch dem der Klägerin zuzurechnenden Erfindungsbeitrag zu verdanken seien, nicht entschädigungslos bleiben.

Der Ausgleichsanspruch der Klägerin sei weder verwirkt noch verjährt.

Er bestimme sich, da ihm rechtmäßige Benutzungshandlungen zugrunde lägen, nach Lizenzgrundsätzen, was gemäß § 256 Abs. 2 ZPO gesondert festzustellen sei. Mit Rücksicht auf die anzuwendende Berechnungsmethode der Lizenzanalogie richte sich der vorbereitende Rechnungslegungsanspruch nur auf diejenigen Informationen, die für eine nach Lizenzregeln zu berechnende Geldkompensation erforderlich seien, wozu Angaben über die mit den Benutzungshandlungen verbundenen Kosten und Gewinne nicht gehörten.

Mit Urteil vom 16. Mai 2017 (X ZR 85/14) hat der Bundesgerichtshof das Senatsurteil vom 7. August 2014 – unter Zurückweisung der Revision der Klägerin – in dem Umfang aufgehoben, in dem zum Nachteil der Beklagten entschieden worden ist, und die Sache insoweit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an den Senat zurückverwiesen. Die Aufhebung des Berufungsurteils stützt sich zum einen darauf, dass für das Bestehen eines Ausgleichsanspruchs von Bedeutung sei, aus welchen Gründen die Klägerin von einer eigenen Erfindungsbenutzung abgesehen habe, wozu tatrichterliche Feststellungen nicht getroffen seien, und beruht zum anderen darauf, dass Ausgleichsansprüche der Klägerin wenigstens zum Teil verjährt sein könnten.

Im wiedereröffneten Berufungsverfahren macht die Klägerin geltend: Auch unter Berücksichtigung derjenigen Kriterien, die der Bundesgerichtshof in seiner Revisionsentscheidung für die Zuerkennung einer Billigkeitsentschädigung nach § 745 Abs. 2 BGB herausgearbeitet habe, stehe ihr gegen die Beklagte eine Geldkompensation zu. Sie habe nämlich gute Gründe dafür gehabt, von einer eigenen Benutzung der Streitpatente abzusehen. Zunächst seien produktstrategische Überlegungen maßgeblich gewesen. Mit den Streitpatenten sei in vorteilhafter Weise eine Lösung für das Problem bereitgestellt worden, dass sich der Antriebsmotor wegen eines begrenzten Einbauraumes im Einzelfall nicht an der Garagendecke habe montieren lassen, denn mit den Erfindungen werde vorgeschlagen, den Motor statt an der Garagendecke im horizontalen Abschnitt der oberen Laufschiene verfahrbar unterzubringen. Bei Einsatz eines einzigen Antriebsmotors hätte dies jedoch eine asymmetrische Krafteinleitung in das Torblatt zur Folge gehabt, die für sie (die Klägerin) nicht akzeptabel gewesen sei. Sie habe sich deshalb entschlossen, eine eigene Lösung mit symmetrischer Krafteinleitung zu entwickeln, was ihr – wie das deutsche Patent .....97 belege – auch in der Weise gelungen sei, dass der Antriebsmotor in einer Verbindungsschiene zwischen den seitlichen Führungsschienen angebracht werde. Weiterhin sei zu berücksichtigen, dass sich die Beklagte ihrem Vindikationsverlangen vehement widersetzt habe und ihre Übertragungsklage in erster Instanz erfolglos geblieben sei. Eine Eigenbenutzung hätte Investitionen in vermutlich siebenstelliger Höhe erfordert; außerdem wäre auch die Vermarktung einer den Patentgegenstand berücksichtigenden Neuentwicklung mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sie (die Klägerin) jederzeit mit einer Verletzungsklage der Beklagten hätte rechnen müssen, sei es für sie in der damaligen Situation schlechterdings nicht zumutbar gewesen, eine Erfindungsbenutzung aufzunehmen. Dies nicht zu tun, sei nicht nur im wohlverstandenen Interesse der Beklagten gewesen, die infolgedessen ungestört am Markt habe operieren können, sondern sei auch deshalb gerechtfertigt gewesen, weil sich die Beklagte geradezu treuwidrig verhalte, wenn sie ihr (der Klägerin) einerseits jede Beteiligung an der Erfindung abgesprochen habe, nunmehr jedoch, soweit es um einen Ausgleichsanspruch gehe, den Standpunkt einnehme, sie (die Klägerin) habe die Erfindung doch in ihrem eigenen Geschäftsbetrieb benutzen können. Bei Erhebung der Vindikationsklage im Februar 2003 sei die Beklagte bereits mehrere Jahre (seit 2000) umfangreich mit erfindungsgemäßen Produkten auf dem Markt gewesen, womit das jeweilige Geschäftsrisiko einer Erfindungsbenutzung völlig unterschiedlich gewesen wäre. In der Person der Beklagten seien die Investitionen für die Serienfertigung bereits zu einem erheblichen Teil – und ab September 2005 vollständig – amortisiert gewesen, so dass es nur noch um etwaige künftige Gewinnerwartungen gehen konnte. Sie selbst wäre demgegenüber Gefahr gelaufen, getätigte Investitionen nicht mehr realisieren zu können. Dieses Risiko einzugehen, sei ihr umso weniger zumutbar gewesen, als sie für einen Prozesserfolg maßgeblich auf die Angaben des Einzelerfinders A. angewiesen gewesen sei, dessen Zuverlässigkeit aus ihrer Sicht zumindest zweifelhaft erscheinen musste. Eine spätere Benutzungsaufnahme (insbesondere eine solche im Anschluss an das Vorliegen der für sie günstigen Berufungsentscheidung im Vindikationsrechtsstreit) sei schon deshalb nicht infrage gekommen, weil sie (die Klägerin) alsdann im Markt als Produktnachahmerin erschienen wäre, was ihr Image nachhaltig beschädigt haben würde.

Der – nach allem berechtigte - Ausgleichsanspruch sei mindestens für die Zeit seit dem 01.01.2009 nicht verjährt. Für die Zeit davor stehe ihr (der Klägerin) ein – ebenfalls unverjährter – Schadenersatzanspruch zu, der für den Zeitraum ab 01.01.2009 hilfsweise geltend gemacht werde. Er folge daraus, dass die Beklagte die gemeinschaftliche Erfindung rechtswidrig auf ihren alleinigen Namen angemeldet und damit gegen ihre Pflicht zur gemeinschaftlichen Verwaltung verstoßen habe (§§ 744 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB). Unter Berücksichtigung der von der Beklagten zwischenzeitlich erteilten Auskünfte belaufe sich der Zahlungsanspruch für die Zeit vom 01.09.2005 bis 29.08.2014 auf 1.276.134,30 €. Dem liege zugrunde, dass sich der Gesamtumsatz der Beklagten bei von ihr insgesamt 197.864 verkauften Toren und insgesamt 192.224 verkauften Antrieben auf 153.197.394,48 € belaufe. Bei einer Gewinnmarge von 25 % betrage der erzielte Gewinn der Beklagten ca. 38.300.000 €. Da sie – die Klägerin – mit 3,33 % an den Erträgen der Beklagten zu beteiligen sei, belaufe sich der Ausgleichsanspruch auf eine Quote von 0,833 % der Umsatzerlöse. Für Benutzungshandlungen seit dem 30.08.2014 schulde die Beklagte diejenigen Auskünfte, die ihr (der Klägerin) eine Lizenzberechnung ermöglichten; außerdem sei die Entschädigungs- und Schadenersatzpflicht der Beklagten, auch im Hinblick auf eine etwaige Umsatzsteuerpflicht für die Ausgleichszahlungen, festzustellen.

Im Umfang der ursprünglich für die Zeit vom 01.09.2005 bis 29.08.2014 verfolgten Auskunftsansprüche haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt, nachdem die Beklagte der Klägerin entsprechende Auskünfte zwischenzeitlich erteilt hat. Im Übrigen beantragt die Klägerin,

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 28. November 2013 aufzuheben und

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. ihr (der Klägerin) darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte)

a) Sektionaltore mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen bestehenden mehrteiligen Torblatt, wobei das oberste Paneel des Torblattes an beiden Seiten des Torblattes in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene geführt ist, wobei weitere Paneele des Torblattes in einer Bogenschiene geführt sind, die einen im Wesentlichen vertikalen Abschnitt parallel zur Tor-zarge, einen im wesentlichen horizontalen Abschnitt direkt unterhalb der oberen Laufschiene und einen beide Abschnitte verbindenden Bogen aufweisen, und wobei für die Öffnungs- und Schießbewegung des Torblattes mindestens ein Antriebsmotor vorgesehen ist, der in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene verfahrbar ist, und über ein Verbindungselement an das oberste Paneel angeschlossen ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die oberen Laufschienen einen vorderen vertikalen Endabschnitt aufweisen, in den ein in der oberen Laufschiene geführtes Laufrad des obersten Paneels in der Schließstellung des Torblattes eingreift,

dass an der oberen Laufschiene ein längs der oberen Laufschiene verlaufendes, flexibles und von der oberen Laufschiene abnehmbares Strangelement vorgesehen ist, das als Zahnriemen ausgebildet ist,

dass der Antriebsmotor ein als Ritzel ausgebildetes Antriebsrad aufweist, welches in der oberen Laufschiene geführt und vom Strangelement teilweise umschlungen ist,

dass der Antriebsmotor zwei Führungsrollen aufweist, die in Längsrichtung der Laufschiene beidseits des Antriebsrades angeordnet sind und über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens laufen,

wobei bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades der Antriebsmotor durch Formschluss mit dem Strangelement längs der oberen Laufschiene verfahrbar ist;

b) elektrische Torantriebe zum Öffnen und Schließen eines ein- oder mehrteiligen Torblattes, das bei einer Öffnungs- und Schießbewegung in im Wesentlichen horizontalen Laufschienen geführt sind, mit

einem Antriebsmotor, der durch ein Verbindungselement mit dem oberen Viertel des Torblatts verbunden ist, und

einem Zahnriemen, der auf dem Laufschienenboden einer der horizontalen Laufschienen vorgesehen und unter Vorspannung gesetzt ist,

wobei der Antriebsmotor ein in der Laufschiene geführtes und von dem Zahnriemen teilweise umschlungenes Antriebsrad sowie beidseits des Antriebsrades angeordnete Führungsrollen aufweist, wobei die Führungsrollen über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens laufen und wobei der Antriebsmotor bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades durch Formschluss mit dem Zahnriemen längs der Laufschiene verfahrbar ist;

seit dem 30. August 2014 in der Bundesrepublik Deutschland oder von dort aus vertrieben hat,

und zwar unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses, das Angaben zu enthalten hat über die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie Typenbezeichnungen, sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer,

wobei der Beklagten ein (näher formulierter) Wirtschaftsprüfervorbehalt eingeräumt wird;

2. an sie (die Klägerin) 1.276.134,30 € zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von 715.608,58 €, zuzüglich weiterer Zinsen von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 1.276.134,30 € seit dem 1. Januar 2017 zu bezahlen;

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist,

1. ihr (der Klägerin) über den Betrag nach I.2. hinaus eine Entschädigung von 8,33 % aus einem Anteil von 10 % der Umsatzerlöse zu zahlen, die die Beklagte mit dem Verkauf von Toren nach Ziffer I.1. seit dem 30. August 2014 erzielt hat;

2. ihr (der Klägerin) für den Fall, dass der Ausgleichsbetrag nach Ziffer I.2 und II.1 von den Finanzbehörden als umsatzsteuerpflichtig angesehen wird, diejenige Umsatzsteuer nebst Zinsen zu erstatten, die sie (die Klägerin) abzuführen hat.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte verteidigt das ihr günstige Urteil des Landgerichts und tritt den Ausführungen der Klägerin im Einzelnen entgegen. Sie betont, dass es vordringlich Sache jedes Mitinhabers sei, die Vorteile aus seinem Erfindungsbeitrag durch eigene Benutzungshandlungen zu ziehen. Nur dort, wo eine Eigenbenutzung aus wirklich triftigen Gründen nicht in Betracht komme, sei deswegen Raum für eine Billigkeitsentschädigung, wobei sie tendenziell umso weniger angebracht sei, je geringer der Erfindungsanteil des selbst nicht nutzenden Mitinhabers ausfalle. Das gleiche Regime gelte für etwaige Schadensersatzansprüche wegen unberechtigt alleiniger Schutzrechtsanmeldung auf die gemeinschaftliche Erfindung. Im Streitfall seien – gemessen hieran – die Voraussetzungen für einen Entschädigungs- oder Schadensersatzanspruch nicht erfüllt. Bei ihrer Unternehmensgröße (mit mehr als 6.000 Mitarbeitern) und ihrer dominierenden Stellung auf dem in Rede stehenden Markt (mit einem Gesamtumsatz von mehr als 1 Milliarde € und einem Marktanteil von etwa 55 %) wäre die Klägerin als direkte Wettbewerberin genauso wie die Beklagte in der Lage gewesen, den wirtschaftlichen Wert aus ihrem Beitrag zu den Streiterfindungen zu realisieren. Wenn sich die Klägerin aus freien Stücken gegen diese Möglichkeit entschieden habe (weil sie selbst jegliches unternehmerische Risiko scheue und den Streiterfindungen keine Bedeutung für ihren Geschäftserfolg beimesse), sei nicht einzusehen, wieso sie an dem wirtschaftlichen Erfolg der Beklagten beteiligt werden solle, die sich (unter Einsatz beträchtlicher finanzieller Mittel) der Mühe unterzogen habe, aus den Streiterfindungen ein marktfähiges Produkt zu entwickeln und dieses im Markt zu etablieren. Abgesehen davon, dass unter den gegebenen Umständen Ansprüche der Klägerin schon dem Grunde nach nicht gerechtfertigt seien, seien solche in weitem Umfang verjährt. Die Lizenzberechnung der Klägerin sei überdies maßlos übersetzt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Für die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung steht der Klägerin unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Geldentschädigung gegen die Beklagte zu. Sie hat dementsprechend auch keinen Anspruch auf vorbereitende Rechnungslegung.

1.

Aufgrund des Revisionsurteils steht fest, dass die Beklagte gemeinsam mit der Klägerin an den Streitpatentanmeldungen 1 und 2 sowie den zwischenzeitlich daraus hervorgegangenen Streitpatenten 1 und 2 berechtigt ist und dass beide Parteien als gemeinschaftliche Inhaber eine Bruchteilsgemeinschaft i.S.v. § 741 BGB bilden. Nach den für eine solche Gemeinschaft geltenden rechtlichen Regeln (§ 743 Abs. 2 BGB) steht jedem Teilhaber ein Nutzungsrecht am Vermögensgegenstand der Bruchteilsgemeinschaft zu. Kann und will ein Teilhaber die Erfindung nicht selbst gebrauchen und wurde keine einvernehmliche Regelung über die Nutzung der Streitpatentanmeldung durch einstimmigen oder mehrheitlichen Beschluss erzielt, so kann jeder Teilhaber von den anderen im Rechtswege die Zustimmung zu einer dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Verwaltung und Benutzung beanspruchen (§ 745 Abs. 2 BGB). Sie kann insbesondere darin bestehen, dass der alleine oder übermäßig benutzende Teilhaber die anderen für seine über den eigenen Patentanteil hinausreichenden Benutzungshandlungen entschädigt.

Ein finanzieller Ausgleichsanspruch nach § 745 Abs. 2 BGB entsteht, wenn es die materielle Gerechtigkeit erfordert, dass der die (Gesamt-)Erfindung Benutzende für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil übersteigenden Bruchteil übertreffen, einen Ausgleich in Geld an die übrigen Mitberechtigten leistet (BGH, GRUR 2005, 663, 664 – Gummielastische Masse II). Die für die Anspruchsentstehung maßgebliche erstmalige Beanspruchung eines Ausgleichs ist im Streitfall – wie aufgrund des Revisionsurteils feststeht – von der Klägerin mit Schreiben vom 1. September 2005 vorgenommen worden.

2.

Die beiderseitige Interessenlage erfordert es nach den gesamten Umständen nicht, dass die Beklagte für ihre seit dem 1. September 2005 unternommene Benutzung der Streitpatente eine Geldentschädigung an die Klägerin leistet.

a)

Bei der Beurteilung der Frage, ob einem Mitberechtigten im Rahmen der Billigkeit ein Ausgleich in Geld zusteht, sind die Umstände des Einzelfalles umfassend zu würdigen. Soweit der Senat in seinem Urteil vom 07.08.2014 als Beurteilungskriterien den Umfang der beiderseitigen Erfindungsbenutzung sowie die Größe der jeweiligen Erfindungsanteile, namentlich die Quote der auf den Entschädigungsgläubiger entfallenden Mitberechtigung, in Betracht gezogen hat, hat der Bundesgerichtshof hiergegen keine rechtlichen Bedenken erhoben. Gleiches gilt für die tatrichterliche Feststellung des Senats (an der deshalb festzuhalten ist), dass die Beklagte mit dem von ihr umfangreich benutzten Erfindungsgegenstand jährliche Umsätze im Bereich von ca. 28 Millionen € erzielt hat und dass hierbei Erfindungsbeiträge der Klägerin verwertet worden sind, die einen etwa fünfprozentigen Anteil an den Streitpatenten ausmachen. Dass bereits mit diesen beiden Fakten (einer umfang- und ertragreichen Benutzung der Erfindung durch die Beklagte unter Verwertung eines geringfügigen Erfindungsbeitrags der Klägerin) – wie der Senat angenommen hat - eine Billigkeitsentschädigung zugunsten der Klägerin unabhängig davon geboten ist, aus welchen Gründen die Klägerin von einer eigenen Benutzung der Streitpatente abgesehen hat, hat der Bundesgerichtshof jedoch als rechtsfehlerhaft beanstandet. Unter Rz. 32 des Revisionsurteils heißt es wörtlich (Anm.: Hervorhebungen sind hinzugefügt):

„ Wenn die Mitberechtigten sich … wie im Streitfall als Wettbewerber gegenüberstehen, entspricht es nicht ohne weiteres der Billigkeit, einem von ihnen nur deshalb einen Ausgleichsanspruch … zuzusprechen, weil er von einer eigenen Nutzung abgesehen hat. Auch in solchen Konstellationen mag ein Ausgleichsanspruch im Einzelfall zu bejahen sein. Hierzu bedarf es aber näheren Vortrags, weshalb es dem Anspruchsteller nicht möglich war, die Erfindung (…) zu nutzen, oder weshalb er von einer bestehenden Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht hat. Das gilt insbesondere für den Fall, dass sein Anteil an der Erfindung und der daraus resultierende Beitrag zu dem vom anderen Mitberechtigten erzielten wirtschaftlichen Erfolg eher gering zu bemessen ist.“

Hinter den zitierten Erwägungen des Bundesgerichtshofs steht – wie die Beklagte zutreffend bemerkt und wie dies auch dem Verständnis des Senats vom Revisionsurteil entspricht – der übergeordnete Gedanke, dass es dann, wenn die strukturelle Möglichkeit hierzu besteht, weil der Gläubiger als Wettbewerber auf dem fraglichen Markt tätig ist, grundsätzlich Sache jedes Mitberechtigten ist, durch eine eigene Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung die wirtschaftlichen Früchte aus seinem Erfindungsbeitrag zu ziehen, weswegen ein Ausgleichsanspruch für denjenigen, der selbst keine Benutzungshandlungen unternimmt, nur dann infrage kommen kann, wenn es stichhaltige Gründe gibt, die ihn an einer eigenen Verwertung der Erfindung hindern. Jeder Mitberechtigte soll also - im Rahmen des für ihn Möglichen und Zumutbaren - selbst das unternehmerische Risiko einer Erfindungsbenutzung übernehmen und sich nicht darauf zurückziehen können, das Entwicklungs- und Vermarktungsrisiko ohne eigene Anstrengungen und Investitionen dadurch auf den anderen abzuwälzen, dass im Falle seines geschäftlichen Erfolges – risikolos – ein finanzieller Anteil an den fremden Erträgnissen aus der Erfindungsbenutzung eingefordert wird. Das gilt in ganz besonderem Maße, wenn sich betragsmäßig nicht annähernd gleiche oder ähnliche Erfindungsanteile gegenüberstehen, sondern der die Ausgleichszahlung Fordernde nur Unwesentliches zu demjenigen beigetragen hat, was Gegenstand der gewerblichen Verwertungshandlungen des Anderen (gewesen) ist.

aa)

Dass es vorliegend der Klägerin unmöglich war, erfindungsgemäß ausgestattete Tore und Torantriebe zu vermarkten, ist nicht geltend gemacht und – angesichts der Unternehmensgröße und Marktstärke der Klägerin, für die motorbetriebene Tore ein Kerngeschäftsfeld darstellen – auch nicht ersichtlich.

bb)

Nachdem die Beklagte bei ihren die Streitpatente betreffenden geschäftlichen Aktivitäten – wie dargelegt – nur einen geringen Erfindungsbeitrag der Klägerin verwertet hat, kann eine finanzielle Beteiligung der Klägerin an den Umsatzerträgen der Beklagten deswegen nur dann ein Gebot der Billigkeit sein, wenn die Klägerin gute Gründe dafür anführen kann, dass sie die ihr objektiv zur Verfügung stehende Möglichkeit einer eigenen Vermarktung erfindungsgemäßer Tore und Torantriebe nicht genutzt hat. Solche Umstände sind nicht gegeben.

(1)

Angesichts der grundsätzlichen Pflicht und Verantwortlichkeit jedes Mitberechtigten für eine Erfindungsverwertung durch eigene Benutzung bedarf es zur Rechtfertigung einer Nichtbenutzung der Darlegung eines Sachverhaltes, der das Absehen vom Erfindungsgebrauch nicht nur irgendwie nachvollziehbar, sondern aus objektivierter Sicht zu einem Gebot menschlicher Vernunft macht. Die Anforderungen sind hierbei nicht zu gering zu veranschlagen, wie die Ausführungen im Revisionsurteil belegen, die sich (formal im Zusammenhang mit einem möglichen Schadenersatzanspruch der Klägerin nach § 823 Abs. 1 BGB) mit der für sie bestehenden Gefahr befassen, im Falle einer Erfindungsbenutzung von der Beklagten aus den für sie offengelegten Streitpatentanmeldungen bzw. Streitpatenten in Anspruch genommen zu werden und ihr gegenüber auf Schadenersatz wegen widerrechtlicher Benutzung einer insgesamt fremden Erfindung zu haften.

Zwar erkennt der Bundesgerichtshof (Urteilsumdruck Rz. 35) prinzipiell an, dass es einem Anspruchsteller, der eine Mitberechtigung an dem von dem anderen Teil auf seinen alleinigen Namen angemeldeten Schutzrecht geltend macht, in der Regel nicht zuzumuten ist, die Erfindung vor einer endgültigen (sic.: rechtskräftig streitigen oder einvernehmlichen) Klärung der Berechtigungsfrage zu nutzen. Denn „ aufgrund der formalen Rechtsinhaberschaft des anderen Teils wäre er durch eine eigene Nutzung … in der Regel einem erheblichen Risiko ausgesetzt, das einen anerkennenswerten Grund für die Nichtbenutzung und damit zugleich einen für die Zubilligung eines Ausgleichsanspruchs sprechenden Umstand darstellen kann“.

Allerdings rechtfertigt der besagte Gesichtspunkt – wie sich aus den weiteren Ausführungen der Revisionsentscheidung (Urteilsumdruck Rz. 33) ergibt - nicht per se und nicht bereits für sich allein betrachtet eine Nichtbenutzung der Erfindung und - daran anschließend - einen Ausgleichsanspruch. Vielmehr handelt es sich lediglich um einen Gesichtspunkt, der in die Abwägung aller relevanten Faktoren einzustellen ist (Urteilsumdruck Rz. 36). Die Gefahr einer gerichtlichen Entschädigungs- bzw. Unterlassungs- und Schadenersatzklage begründet mithin als solche für die Klägerin noch keine hinreichende Rechtfertigung dafür, die Erfindung der Streitpatente einstweilen nicht zu benutzen; vielmehr kommt es - über die bloß abstrakte Gefahr eines möglichen Unterliegens in einem derartigen Rechtsstreit und die damit verbundenen Kostenfolgen hinaus – auf Anhaltspunkte für konkrete Nachteile an, die dem nicht benutzenden Mitberechtigten aus einer Erfindungsbenutzung drohen. Zu denken ist beispielsweise an namhafte Investitionen für die Entwicklung und Markteinführung patentgemäßer Produkte, die sich im Falle einer für die Klägerin nachteiligen Gerichtsentscheidung im Nachhinein als nutzlose Aufwendungen hätten herausstellen können, sowie an das Maß des bestehenden Prozessrisikos, das z.B. aus einer speziellen Beweislage oder aus sonstigen Rahmenbedingungen der mutmaßlich drohenden Rechtsverfolgung resultieren kann. Je ungewisser eine gerichtliche Durchsetzung der reklamierten Mitberechtigung erscheinen muss (z.B. weil brauchbare Beweismittel fehlen), umso weniger wird eine – allemal haftungsträchtige - Benutzung der Erfindung für den Prätendenten zumutbar sein, und umgekehrt.

Speziell mit Blick auf den Entscheidungsfall und die bei ihm gegebenen konkreten Umstände (beträchtlicher Benutzungsumfang auf Seiten der Beklagten; minimaler Erfindungsanteil der Klägerin), die die Revisionsentscheidung als Ergebnis tatrichterlicher Würdigung hinnimmt, formuliert der Bundesgerichtshof weitere, einschränkende Bedingungen für die Billigkeitsprüfung (Rz. 37):

„Bei der Beurteilung des Streitfalls wird das Berufungsgericht auch zu berücksichtigen haben, dass die Klägerin den Gegenstand des Streitpatents ursprünglich ebenfalls für sich allein beansprucht hatte. Solange über diesen Streit nicht abschließend gerichtlich entschieden war, liefen beide Seiten gleichermaßen Gefahr, sich durch Benutzung der Erfindung schadenersatzpflichtig zu machen. Bei dieser Ausgangslage bedarf es näheren Vortrags des Anspruchstellers zu den Gründen, aus denen er von eigenen Benutzungshandlungen abgesehen hat.“

Der Senat versteht dies dahin, dass die Frage der Zumutbarkeit einer Erfindungsbenutzung durch den bei der Schutzrechtsanmeldung übergangenen einen Mitberechtigten durch diejenigen Haftungsrisiken mit bestimmt wird, die der andere Mitberechtigte bei der Erzielung derjenigen wirtschaftlichen Erträge auf sich genommen hat, an denen unter Billigkeitsgesichtspunkten eine Teilhabe begehrt wird. Ein Mitberechtigter, der selbst Prozess- und Haftungsrisiken scheut und deswegen von einer potentiell haftungsbegründenden Erfindungsbenutzung absieht, soll sich nicht an Erträgen bereichern, die der andere Mitberechtigte gerade unter Inkaufnahme solcher Risiken erwirtschaftet hat.

Da die Klägerin naturgemäß allein über das erforderliche Wissen verfügt, trägt sie nach allgemeinen Regeln die Darlegungs- und Beweislast für etwaige Gründe, die ihr Untätigsein in Bezug auf eine Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung rechtfertigen können. Dies ergibt sich mit aller Deutlichkeit auch bereits aus der Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteilsumdruck Rz. 32, 37). Die Behauptungen der Klägerin müssen dabei – was ebenfalls prozessrechtlichen Grundregeln entspricht und deshalb keines gesonderten Hinweises an die Klägerin bedurfte - in einem solchen Maße substantiiert sein, dass einerseits die Beklagte zu einer sachgerechten Einlassung und Erwiderung im Stande ist und andererseits das Gericht in die Lage versetzt wird, eine Gewichtung des betreffenden Umstandes im Rahmen der von ihm zu leistenden Gesamtabwägung vorzunehmen.

(2)

Der Sachvortrag der Klägerin zeigt – gemessen hieran – keinen Sachverhalt auf, der vernünftigerweise eine Rechtfertigung dafür liefert, dass sie von einer eigenen gewerblichen Benutzung der Streiterfindungen abgesehen hat.

(a)

Was zunächst die Gefahr einer gerichtlichen Inanspruchnahme durch die Beklagte und das Risiko einer etwaigen Haftung ihr gegenüber angeht, ist von Bedeutung, dass die Klägerin alsbald nach dem Erwerb ihrer Erfindungsanteile von Herrn A. A. (Vereinbarung vom 27./28. November 2002) und Abschluss eines Zusammenarbeitsvertrages mit ihm am 30. Oktober/4. November 2002, nämlich am 07.02.2003, Vindikationsklage gegen die Beklagte erhoben hat. Zu dieser Zeit, zu der sich für die Klägerin überhaupt erstmals die Frage einer berechtigten (und nicht widerrechtlichen) Benutzung des Erfindungsgegenstandes stellen konnte, drohten der Klägerin, weil bezüglich der Streiterfindungen lediglich offengelegte Patentanmeldungen existierten, weder Unterlassungs- noch Schadenersatzansprüche, sondern es war maximal (nämlich für den Fall, dass es sich bei dem benutzten Anmeldungsgegenstand um eine vollständig fremde Erfindung der Beklagten handeln sollte) eine Inanspruchnahme auf Zahlung einer Entschädigung nach Lizenzgrundsätzen zu befürchten. Nachdem das Landgericht die Vindikationsklage der Klägerin mit Urteil vom 20.01.2004 mangels ausreichender Substantiierung des Entnahmesachverhaltes abgewiesen hatte, kann die Beklagte zwar nicht schon mit Erfolg darauf verweisen, dass ihre Rechtsverfolgung bereits deshalb nicht zu einem Erfolg hätte führen können, weil die Klägerin ihrem Anspruchsbegehren den Einwand widerrechtlicher Entnahme hätte entgegensetzen können, womit jeder von ihrer Seite angestrengte Prozess um eine Patentbenutzung durch die Klägerin im Hinblick auf das von ihr anhängig gemachte Vindikationsverfahren ausgesetzt worden wäre. Denn das erstinstanzliche Prozessergebnis der Vindikationsklage zeigt, dass für die Klägerin die ernstzunehmende Gefahr bestand, dass das Landgericht ihrem Vorbringen auch in einem etwaigen Entschädigungsprozess nicht weiter nachgehen und trotz des erhobenen Entnahmeeinwandes zu einer Verurteilung gelangen werde. Zu beachten ist jedoch, dass die Erteilungsverfahren zu beiden Streitpatentanmeldungen seit dem 07.02.2005 wegen des parallelen Vindikationsverfahrens unterbrochen und ausgesetzt waren, so dass bis auf weiteres keine Patenterteilung und daraus resultierende Ansprüche der Beklagten zu befürchten waren. Tatsächlich sind die Erteilungsverfahren auch erst nach rechtskräftigem Abschluss des Vindikationsverfahrens fortgesetzt worden. Außerdem hatte der Senat nach einem Hinweisbeschluss vom 17.03.2005, der die Parteien zu ergänzendem Sachvortrag anhielt, unter dem 10.08.2006 beschlossen, die von der Klägerin behaupteten Erfindungsbeiträge des Herrn A. im Wege der Beweisaufnahme aufzuklären, was in der weiteren Folge auch geschehen ist.

Die Aussichten, im Berufungsverfahren jedenfalls eine Mitberechtigung nachweisen zu können, welche die Klägerin zu einer eigenen Benutzung des Gegenstandes der Streitpatentanmeldungen berechtigt hätte, konnten und mussten durchaus positiv eingeschätzt werden. Maßgeblich dafür ist zum einen, dass bereits jeder schöpferische Beitrag rechtsbegründend ist, selbst wenn er für sich allein betrachtet nicht als erfinderisch einzustufen sein sollte, und zum anderen, dass die Klägerin für ihre Version des Zustandekommens der Streiterfindungen über mehrere Zeugen verfügte, deren Aussagen letztlich dazu geführt haben, dass der Senat – wie in dem den Parteien bekannten Vindikationsurteil vom 22.12.2011 (I-2 U 15/04) im Einzelnen ausgeführt – die Überzeugung davon gewonnen hat, dass A. A. Urheber des (seine Miterfinderstellung zu 5 % begründenden) Vorschlages war, einen Kippbeschlag als motorisch angetriebener Laufwagen für das Verschwenken der Torblattglieder dergestalt heranzuziehen, dass sich der Laufwagen in einer zweiten oberen Schiene bewegt, wobei sich die Laufwagenbewegung entweder längs eines Drahtseils vollzieht, das die Antriebswelle des Motors einmal umschlingt, oder aber längs eines Zahnriemens erfolgt, der ein Antriebsrad des Motors zur Hälfte umschlingt, wobei das Antriebsrad seinerseits von zwei Führungsrollen flankiert wird. Ob der geschilderte Ausgang des Vindikationsprozesses für die Klägerin im Vorhinein mit Gewissheit abzusehen war, ist nicht von Belang, weil jede Rechtsstreitigkeit Risiken birgt, die von den Prozessparteien getragen werden müssen. Im vorliegenden Zusammenhang interessiert allein, dass die Klägerin im Besitz von Beweismitteln war, die eine erfolgreiche Rechtsdurchsetzung - im Sinne der Einräumung einer für die eigene Erfindungsbenutzung ausreichenden Mitberechtigung - bei objektiver Betrachtung aussichtsreich gemacht haben.

Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass die Klägerin im Falle einer eigenen Erfindungsbenutzung daran von der Beklagten aller Voraussicht nach nicht hätte gehindert werden können. Anfänglich fehlten der Beklagten schon formal die hierzu notwendigen Mittel, weil sich die Schutzrechte noch im Anmeldestadium befanden und die Erteilungsverfahren anschließend ausgesetzt wurden. Materiellrechtlich konnte die Klägerin davon ausgehen, wegen einer von A. A. abgeleiteten Miterfinder- und (nach Abschluss des Vindikationsverfahrens zu erwartenden) Mitinhaberstellung selbst zur Benutzung der Erfindung berechtigt zu sein, womit sich spätestens etwaige Ansprüche der Beklagten auf Unterlassung, Schadenersatz und patentrechtliche Entschädigung erledigen würden. Das einzige, was der Klägerin bei einer Eigenbenutzung der Erfindung drohen konnte, waren Ansprüche der Beklagten auf Zahlung einer Billigkeitsentschädigung dafür, dass die Klägerin mit ihren Benutzungshandlungen (bestimmten Umfangs) von einem überwiegenden Erfindungsbeitrag (95 %) der Beklagten Gebrauch macht. Dass eine daraus resultierende – unter Billigkeitsgesichtspunkten stehende! – finanzielle Belastung eine Benutzung der Streiterfindungen für die Klägerin wirtschaftlich sinnlos gemacht hätte, ist nicht vorgetragen und für den Senat ohne eine genaue Kenntnis der für eine Benutzungsaufnahme notwendigen Investitionen, des mutmaßlichen Benutzungsumfangs und der zu erwartenden Erträge (dazu weiter unten) auch nicht ersichtlich. Alles in allem war daher bei der gegebenen Sachlage das mit einer Erfindungsbenutzung für die Klägerin verbundene Geschäftsrisiko sehr überschaubar.

Auf der anderen Seite konnte sich die Beklagte angesichts der der Klägerin zur Verfügung stehenden Beweismittel keineswegs sicher sein, den gegnerischen Anspruch auf vollständige Vindikation der Streitpatentanmeldungen erfolgreich abwehren zu können. Zwar mag es – wie der tatsächliche Ausgang des Rechtsstreits belegt – auch im Vorfeld deutlich wahrscheinlicher gewesen sein, dass der Klägerin allenfalls eine Mitberechtigung an den Streiterfindungen zuerkannt wird. Gleichwohl blieb für die Beklagte diesbezüglich ein Restrisiko, der Klägerin schadenersatzpflichtig zu sein, wenn der Vindikationsprozess – wider Erwarten – vollständig zu deren Gunsten ausgehen sollte. In der Abwägung ist die mit der unternommenen Erfindungsbenutzung unter Beweis gestellte Risikobereitschaft der Beklagten tendenziell zwar nicht genauso groß zu veranschlagen wie die Risikobereitschaft, die von der Klägerin im Falle ihrer Erfindungsbenutzung aufzubringen gewesen wäre. Sie hat aber jedenfalls keine signifikant andere Qualität, die es rechtfertigen würde, die Klägerin aus Gründen der Billigkeit an den Erträgen zu beteiligen, welche die Beklagte durch die risikobereite Benutzung der Streiterfindungen erwirtschaftet hat.

Einer plausiblen Rechtfertigung entbehrt die Nichtbenutzung der gemeinschaftlichen Erfindung durch die Klägerin vollends seit demjenigen Zeitpunkt, zu dem der Senat rechtskräftig über die Beteiligungsverhältnisse an den Streitpatenten entschieden hat. Soweit die Klägerin - ohne spezifizierende Erläuterungen - meint, bei einem erst jetzt unternommenen Umschwenken auf die von der Beklagten bereits seit vielen Jahren am Markt etablierte Technik als „Nachahmerin“ erschienen zu sein, was mit einem entsprechenden Imageverlust für sie verbunden gewesen wäre, ist dies für den Senat nicht nachvollziehbar. Prinzipiell stellt es einen durchaus geläufigen Geschehensablauf dar, dass Unternehmen eine technische Lösung aufgreifen, für die sich dank der Vertriebstätigkeit eines Anderen eine Akzeptanz und Nachfrage im Markt herausgebildet und verfestigt hat. Der späte Eintritt in die betreffende Technik kann seinen Grund beispielsweise darin haben, dass für sie Schutzrechte existieren, zu deren Lizenzierung sich der Berechtigte erst nach einer gewissen Vorlaufzeit eigener Vertriebstätigkeit entschlossen hat. Wieso es in einer solchen oder einer ähnlichen Situation für das Image und die Wertschätzung eines Unternehmens günstiger sein soll, auf die innovative Technik zu verzichten anstatt sie, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, in ihr Produktportfolio aufzunehmen, erschließt sich nicht.

(b)

Nach dem zuvor Gesagten können auch die von der Klägerin ins Feld geführten Investitionen für Entwicklungs- und Markteinführungsmaßnahmen das Unterbleiben eigener Benutzungsmaßnahmen nicht stichhaltig begründen. Wie die Beklagte mit Recht bemerkt, ist die Bereitstellung und der Vertrieb eines marktfähigen Produktes üblicherweise mit einem finanziellen Aufwand verbunden, der deswegen als solcher nicht den Ausschlag geben kann. Schlüssig wird das Investitionsargument erst dann, wenn es darum geht, dass der für den Markteintritt geleistete finanzielle Einsatz sich ganz oder teilweise als nutzlos herausstellen und somit verloren gehen kann, z.B. deshalb, weil die bei unsicherer Rechtslage begonnene Vertriebstätigkeit (insbesondere vor einer Amortisation der Kosten) wieder eingestellt werden muss, weil eine Klage des anderen Erfindungsprätendenten Erfolg hat. Wie oben dargelegt, mag ein derartiges Szenario zwar theoretisch nicht völlig auszuschließen gewesen sein, realistischerweise war mit ihm aber – auch aus der verständigen Sicht der Klägerin – nicht ernsthaft zu rechnen.

Abgesehen davon, dass der Hinweis der Klägerin auf notwendige Investitionen in Anbetracht dessen schon dem Grunde nach nicht greift, kommt im Streitfall hinzu, dass die angeblichen Aufwendungen für die Entwicklung und Markteinführung erfindungsgemäßer Produkte von der Klägerin völlig pauschal und damit prozessrechtlich unbeachtlich behauptet sind. Weder verhält sich der Sachvortrag der Klägerin dazu, in welche ihrer Produktlinien die Patentgegenstände hätten integriert werden können, noch werden auch nur überschlägig die hierzu notwendigen Maßnahmen und damit verbundenen Kosten benannt, und erst recht wird nichts dazu ausgeführt, welche Erträge bei welchem beabsichtigten Benutzungsumfang zu erwarten gewesen wären. Ohne jegliche Spezifizierung in dieser Hinsicht ist der Vortrag der Klägerin schlechterdings nicht einlassungsfähig, weswegen er für die rechtliche Beurteilung außer Betracht zu bleiben hat.

(c)

Als Rechtfertigung für eine Nichtbenutzung der Erfindung taugen ebenso wenig die produktstrategischen Erwägungen der Klägerin. Sie beschränken sich auf die Bemerkung, dass eine Anwendung der Streiterfindungen, sofern ein einziger Antriebsmotor verwendet werde, beim Öffnen und Schließen des Tores zu einer unsymmetrischen seitlichen Krafteinleitung in das Torblatt führe, welche sie (die Klägerin) nicht habe in Kauf nehmen wollen und weswegen sie eine alternative Entwicklung unternommen habe, bei der der Antriebsmotor nicht längs der oberen Laufschiene verfahrbar, sondern in einer zwischen den Führungsschienen angebrachten Verbindungsschiene angebracht sei, wie dies Gegenstand ihres deutschen Patents .....97 sei, das am 31.10.2005 angemeldet wurde.

Mangels anderweitigen Sachvortrages ist zunächst davon auszugehen, dass die fragliche, die Streiterfindungen verbessernde Technik in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Patentanmeldung fertiggestellt worden ist, so dass sie schon aus zeitlichen Gründen keine Erklärung dafür liefern kann, dass die Klägerin in der Zeit davor keinen Gebrauch von den Streiterfindungen gemacht hat. Das gilt umso mehr, als die Klägerin selbst anerkennt, dass mit ihnen für Deckenschlepperantriebe diejenigen Montageprobleme gelöst worden sind, die sich in Abhängigkeit von der konkreten Einbausituation innerhalb der zu bestückenden Garage ergeben, wenn Antriebsmotor und Antriebsschiene über zusätzliche Befestigungselemente an der Garagendecke fixiert werden müssen.

Nachdem die Klägerin eine aus ihrer Sicht verbesserte Antriebslösung zur Verfügung hatte, stand es ihr selbstverständlich frei, im Rahmen ihres Produktportfolios auf sie zurückzugreifen und von einer Benutzung der – jedenfalls nach ihrer subjektiven Einschätzung technisch unterlegenen – Streiterfindungen abzusehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die betreffende unternehmerische Entscheidung auch im Rahmen des Billigkeitsanspruchs ohne weiteres hinzunehmen ist mit der Folge, dass derjenige Mitberechtigte, der freiwillig die Benutzung der gemeinsamen Erfindung aufgibt, dennoch an denjenigen Erträgen partizipieren muss, die der andere Mitberechtigte unter Weiterbenutzung der Erfindung erzielt. Ob eine solche Teilhabe aus Gründen materieller Gerechtigkeit geboten ist, entscheidet sich vielmehr anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles. Gebührt dem die anfängliche Benutzung einstellenden Mitberechtigten ein erheblicher (gegebenenfalls sogar gleichrangiger) Anteil an der Erfindung, so wird im Zweifel ein Billigkeitsausgleich jedenfalls dann angezeigt sein, wenn nennenswerte Geschäftsvorfälle und Erträge in Rede stehen.

(d)

Der Streitfall zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass der von der Beklagten mitbenutzte Erfindungsbeitrag der Klägerin mit 5 % außerordentlich gering ist.

Das Streitpatent 1 betrifft ein Sektionaltor mit folgenden Merkmalen:

1. Sektionaltor mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen (2, 3) bestehenden mehrteiligen Torblatt (1).

2. Das oberste Paneel (2) des Torblattes (1) ist an beiden Seiten des Torblattes (1) in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene (6) geführt, die einen vorderen vertikalen Endabschnitt (21) aufweisen.

3. Weitere Paneele (3) des Torblattes (1) sind in einer Bogenschiene geführt, die

a) einen im Wesentlichen vertikalen Abschnitt (9) parallel zur Torzarge,

b) einen im Wesentlichen horizontalen Abschnitt (10) direkt unterhalb der oberen Laufschiene (6) und

c) einen beide Abschnitte (9, 10) verbindenden Bogen (11) aufweist.

4. Für die Öffnungs- und Schließbewegung des Torblattes (1) ist mindestens ein Antriebsmotor (8) vorgesehen, der

a) in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene (6) verfahrbar ist,

b) über ein Verbindungselement (18) an das oberste Paneel (2) angeschlossen ist.

5. In der Schließstellung des Torblattes (1) greift ein in der oberen Laufschiene (6) geführtes Laufrad (4) des obersten Paneels (2) in den vertikalen Endabschnitt (21) der oberen Laufschiene (6) ein.

6. An der oberen Laufschiene (6) ist ein als Zahnriemen (13) ausgebildetes Strangelement vorgesehen, das längs der oberen Laufschiene (6) verläuft, flexibel und von der oberen Laufschiene (6) abhebbar ist.

7. Der Antriebsmotor (8) weist

a) ein als Ritzel (14) ausgebildetes Antriebsrad auf, welches in der oberen Laufschiene (6) geführt und von dem Strangelement teilweise umschlungen ist;

b) zwei Führungsrollen (15) auf, die in Längsrichtung der Laufschiene (6) beidseits des Antriebsrades angeordnet sind und über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen.

8. Bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades ist der Antriebsmotor (8) durch Formschluss mit dem Strangelement längs der oberen Laufschiene (6) verfahrbar.

In Bezug auf die vorerwähnte technische Lehre hat der Senat in seinem Urteil vom 07.08.2014 die Quote von 95 % und 5 % mit der Überlegung gerechtfertigt, dass der Zeuge A. mit seinen Vorschlägen lediglich einen bereits bekannten Zahnstangen/Zahnrad-Antrieb gegen einen vorhersehbar funktionsgleichen Zahnriemen/Zahnrad-Antrieb ausgetauscht und diesen alternativen Antrieb im Detail handwerklich so ausgestaltet hat, dass eine zuverlässige Übertragung der Antriebskraft vom Zahnrad auf den Zahnriemen stattfinden kann. Der Beklagten hat der Senat demgegenüber die – weitaus kreativere – Leistung zugutegehalten, eine bewährt einbruchsichere Garagentorkonstruktion mit vertikalem Endabschnitt der oberen Laufschiene, die bislang nur mit einem manuell zu betätigenden Sektionaltor einsetzbar war, durch die Kombination mehrerer Maßnahmen (sic.: einer Anordnung des Antriebsmotors als in der oberen horizontalen Schiene verfahrbare Einheit, das Vorsehen eines Verbindungselementes zwischen oberstem Torblattpaneel und Antriebsmotor und dem vertikalen Endabschnitt der oberen Führungsschiene) so weiterentwickelt zu haben, dass ein Einbruchschutz auch für zeitgemäße motorisch angetriebene Garagentore gewährleistet werden kann. An dieser Bewertung wird festgehalten.

Das Streitpatent 2, dass mit seinem ursprünglichen Anmeldungsgegenstand noch einen zum Streitpatent 1 parallelen Inhalt hatte, ist in seiner erteilten Fassung mit sämtlichen Ansprüchen auf den Torantrieb beschränkt und befasst sich darüber hinaus (abgesehen von einer einzigen Beschreibungsstelle im Absatz [0019] der Patentschrift) nicht mehr mit einem Eindrückschutz durch einen vertikalen Endabschnitt der oberen Laufschiene. Die nachfolgende Merkmalsgliederung des Hauptanspruchs verdeutlicht dies.

1. Elektrischer Torantrieb zum Öffnen und Schließen eines ein- oder mehrteiligen Torblatts (1), das bei einer Öffnungs- und Schließbewegung in im Wesentlichen horizontalen Laufschienen (6) geführt ist.

2. Der Torantrieb hat

a) einen Antriebsmotor (8) und

b) einen Zahnriemen (13).

3. Der Zahnriemen (13) ist auf dem Laufschienenboden einer der horizontalen Laufschienen (6) vorgesehen und unter Vorspannung gesetzt.

4. Der Antriebsmotor (8)

a) ist durch ein Verbindungselement (18) mit dem oberen Viertel des Torblatts (1) verbunden,

b) weist ein in der Laufschiene (6) geführtes und von dem Zahnriemen (13) teilweise umschlungenes Antriebsrad (14) auf sowie beidseits des Antriebsrades (14) angeordnete Führungsrollen (15).

5. Die Führungsrollen (15) laufen über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13).

6. Bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades (14) ist der Antriebsmotor (8) durch Formschluss mit dem Zahnriemen (13) längs der Laufschiene (6) verfahrbar.

Bezüglich des Streitpatents 2 hat der Senat zugunsten der Klägerin die von dem Zeugen A. verwandte Kombination zweier Laufschienen mit einem Zahnriemen/Zahnrad-Antrieb sowie den von ihm dank der benachbarten Führungsrollen gewählten hohen Umschlingungswinkel von Zahnriemen und Antriebsrad berücksichtigt, während er der Beklagten die Idee zugeschrieben hat, den Eingriff zwischen Strangelement und Antriebsrad in (statt außerhalb) der Laufschiene stattfinden zu lassen und den Antriebsmotor über ein Verbindungselement an das obere Viertel des Torblatts anzuschließen, und hieraus auf eine der Klägerin zustehende Quote von ebenfalls mindestens 5 % geschlossen. Die seinerzeit vorgenommene Bewertung, an der ebenfalls festgehalten wird, schließt einen höheren Anteil der Klägerin zwar nicht grundsätzlich aus; ob und in welchem Umfang eine weitergehende Quote gerechtfertigt ist, braucht allerdings auch an dieser Stelle nicht aufgeklärt zu werden. Denn die von der Beklagten erzielten Erträge beruhen entscheidend auf einer Benutzung des Streitpatents 1.

- Dies gilt zunächst uneingeschränkt für die Verkäufe kompletter Tore mit Antrieb. Sie stehen zahlenmäßig im Vordergrund, nachdem die von der Beklagten für die Zeit vom 01.09.2005 bis 29.08.2014 erteilte Auskunft eine Gesamtzahl verkaufter Tore von 197.864 mit einem Gesamtumsatz von 126.929.157 € gegenüber 192.224 isoliert verkauften Antrieben mit einem Gesamtumsatz von 26.268.235 € ergeben hat. Anhaltspunkte dafür, dass für die Folgezeit andere Verhältnisse zugrunde zu legen sein könnten, sind nicht ersichtlich. Für die Tore ist unstreitig, dass bei ihnen parallel von beiden Schutzrechten Gebrauch gemacht worden ist. Das bedeutet indessen nicht, dass für die Erträge der Beklagten – nebeneinander – beide Schutzrechte gleichermaßen verantwortlich gewesen sind. Eine dahingehende Schlussfolgerung, die dem Streitpatent 2 eine eigene Kausalitätsquote gegenüber dem Streitpatent 1 zuweisen würde, verbietet sich schon deshalb, weil der Antriebsmotor, der Gegenstand des Streitpatents 2 ist, der Sache nach identisch Eingang in das Streitpatent 1 gefunden hat, so dass mit dem Streitpatent 2 und seiner Benutzung keine technische Ausstattung verbunden ist, die über dasjenige hinausgeht, was bereits mit dem Streitpatent 1 bereitgestellt ist. Soweit es um die Ursächlichkeit der einzelnen Erfindungsbeiträge für den Verkaufserfolg der Beklagten geht, entscheiden deshalb diejenigen Quoten, die für das Streitpatent 1 festgestellt worden sind.

- Beim isolierten Verkauf von Antrieben ist zwar lediglich von der technischen Lehre des Streitpatents 2 Gebrauch gemacht worden. Letztlich wirkt sich dies jedoch nicht zu Gunsten der Klägerin aus. Denn die Lieferungen sind im Zusammenhang mit einem Tor nach Maßgabe des Streitpatents 1 erfolgt, weil es sich nach dem unwiderlegten Vorbringen der Beklagten um Lieferungen an eigene Auslandsgesellschaften gehandelt hat, welche die Antriebe vor Ort zu einem alsdann im Ausland vertriebenen Sektionaltor nach Maßgabe des Streitpatents 1 montiert haben. Auch die Klägerin selbst trägt vor, dass nach Maßgabe des Streitpatents 2 ausgestattete Antriebe nicht mit gewöhnlichen Toren verwendet werden können, sondern nur im Rahmen solcher Tore brauchbar sind, die nach den Merkmalen des Streitpatents 1 ausgebildet sind. So gesehen beruht auch der Verkauf des Antriebs maßgeblich auf der technischen Lehre des Streitpatents 1, womit der Kausalitätsanteil der Klägerin auch im Kontext mit dem isolierten Verkauf von Antrieben nach demjenigen zu bemessen ist, was ihr (der Klägerin) im Rahmen der Erfindung des Streitpatents 1 zusteht.

Die vorstehenden Erörterungen belegen, dass nicht nur die hauptsächlichen Lösungsbeiträge von der Beklagten beigesteuert worden sind und der Klägerin nicht mehr als untergeordnete Anregungen zukommen, sondern dass auch für den Verkaufserfolg der Beklagten. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Umsätze der Beklagten ganz entscheidend aus denjenigen technischen Eigenschaften generieren, die auf die eigene schöpferische Leistung der Beklagten zurückgehen. Unter diesen Umständen besteht kein Anlass, die Klägerin an dem Geschäftserfolg der Beklagten, zu dem sie nichts Nennenswertes beigesteuert hat, teilhaben zu lassen.

(e)

Gänzlich unerheblich ist der Einwand der Klägerin, ihre Abstinenz auf dem Markt habe im ureigenen Interesse der Beklagten gelegen, die infolgedessen die einzige Anbieter-in für die betreffende Technik gewesen sei, was ihr entsprechende Freiheiten vor allem bei der Preisgestaltung verschafft habe. Für die Frage, ob es für die Klägerin ein Gebot der Vernunft war, die gemeinschaftliche Erfindung nicht selbst zu benutzen, können grundsätzlich nur solche Umstände von Relevanz sein, die den eigenen Geschäftsbetrieb der Klägerin betreffen. Denn allein sie können Auskunft über den wirtschaftlichen Nutzen geben, der mit einer Benutzung der Erfindung verbunden gewesen wäre. Ob vor diesem Hintergrund eine „Geschäftsführung“ zum alleinigen Vorteil des anderen Mitberechtigten, wie sie von der Klägerin reklamiert wird, unter besonderen Umständen von Interesse sein könnte, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung. Derartiges scheidet jedenfalls dann aus, wenn die „Geschäftsführung“ im Drittinteresse ohne Absprache mit dem anderen Mitberechtigten geschehen ist, wie dies vorliegend ganz offensichtlich der Fall ist.

(3)

In der Gesamtabwägung bleibt nach allem festzuhalten, dass für die Klägerin keine stichhaltigen Gründe dafür bestanden haben, die Streiterfindungen nicht selbst gewerblich zu nutzen. Nachdem dies so ist und jeder Mitberechtigte vordringlich durch eigene Verwertungshandlungen seinen Ertrag aus der gemeinschaftlichen Erfindung und insbesondere seinem schöpferischen Beitrag hierzu zu ziehen hat, besteht unter Billigkeitsgesichtspunkten kein Anlass, der Klägerin nur deshalb einen Ausgleichsanspruch zuzubilligen, weil die Beklagte im Rahmen ihrer Erfindungsbenutzung einen geringfügigen Erfindungsbeitrag der Klägerin verwertet hat.

3.

Aus denselben Erwägungen heraus scheitert ein Zahlungsanspruch der Klägerin aus dem Gesichtspunkt der Schadensersatzhaftung gemäß § 823 Abs. 1 BGB. Zwar mag die Beklagte dadurch, dass sie die gemeinschaftliche Erfindung auf ihren alleinigen Namen zum Schutzrecht angemeldet hat, das Immaterialgüterrecht der Klägerin an der zum Teil auch ihr zustehenden Erfindung schuldhaft verletzt haben, so dass sie der Klägerin zum Schadenersatz verpflichtet ist. Auch kann ein dahingehender Anspruch einen anteiligen Ausgleich für die vom Anmelder gezogenen Gebrauchsvorteile umfassen. Abgesehen davon, dass der Anspruch nicht erst – wie bei § 745 Abs. 2 BGB – mit seiner erstmaligen Geltendmachung entsteht, sondern unmittelbar mit der unberechtigten Schutzrechtsanmeldung einsetzt und somit alle seither begangenen Benutzungshandlungen erfasst, bestehen zwischen beiden Ansprüchen – demjenigen auf Billigkeitsausgleich und demjenigen auf Schadensersatz - keine sachlichen Unterschiede. Eine Teilhabe an den Gebrauchsvorteilen des Verletzers kommt deshalb auch unter deliktsrechtlichen Regeln nur dort in Betracht, wo sie ein Gebot materieller Gerechtigkeit ist. Genau wegen dieses Gleichklangs zwischen Ausgleichs- und Schadensersatzanspruch wirft das Revisionsurteil (Rz. 33-37) die Frage auf, ob sich die (den Ausgleichsanspruch der Klägerin dem Grunde nach feststellende) Berufungsentscheidung nicht deshalb als im Ergebnis zutreffend erweist, weil die Beklagte die gemeinschaftliche Erfindung auf ihren alleinigen Namen zum Schutzrecht angemeldet hat und der Klägerin deshalb aus dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung zum Schadenersatz verpflichtet ist, und verneint diese Frage im Ergebnis.

C.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91a, 97 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die in § 543 ZPO hierfür aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung wirft die Rechtssache keine entscheidungserheblichen Fragen auf, die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Fortbildung des Rechts einer Entscheidung durch den Bundesgerichtshof als Revisionsgericht bedürfen. Hätte der Bundesgerichtshof zu den sich im Streitfall stellenden Fragen einen weitergehenden grundsätzlichen Klärungsbedarf gesehen, hätte es ihm freigestanden, dem Senat für das wiedereröffnete Berufungsverfahren entsprechende Vorgaben zu machen. Nachdem dies – offenbar bewusst – unterblieben ist, besteht von Seiten des Senats kein Anlass, den Bundesgerichtshof abermals mit der Sache zu befassen.

Die Streitwertfestsetzung berücksichtigt - neben dem beziffert geltend gemachten Ausgleichsanspruch (1.276.134,30 €) - für den auf eine weitere Entschädigung gerichteten Feststellungsantrag einen Betrag von 480.000 €, für den die Umsatzsteuererstattung betreffenden Feststellungsantrag einen Betrag von 20.000 € und für den vorbereitenden Auskunftsanspruch einen Betrag von 50.000 €. Der Senat hat dabei berücksichtigt, dass die Klägerin pro Jahr eine Entschädigungssumme von ca. 100.000 € für sich reklamiert, was bis zum Ablauf der Streitpatente Ende Juli 2020 einer Gesamtsumme von 600.000 € entspricht. Mit Rücksicht auf die im Rechtsstreit (lediglich) begehrte Feststellung ist dieser Betrag mit 80 % zu berücksichtigen (vgl. BGH, NZBau 2012, 566).