Oberlandesgericht Düsseldorf, 15. Zivilsenat — 15 U 36/15

A.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents ….. B1 (im Folgenden Klagepatent; Anlage K 1). Die eingetragene deutsche Übersetzung wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter DE ….. T2 geführt (Anlage K 2). Das Klagepatent wurde am 20.03.1998 unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität in französischer Verfahrenssprache angemeldet und hat ein Scharnier für eine schwenkbare Tür oder ein schwenkbares Paneel, insbesondere für ein Glaspaneel zum Gegenstand. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 13.11.2002 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents war bis zum 19.03.2018 in Kraft.

Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage gegen die Ansprüche 1 bis 4 des Klagepatents erhoben. Das Bundespatentgericht hat das Klagepatent in diesem Umfang mit Urteil vom 14.01.2016 für nichtig erklärt (Az. 7 Ni 77/14 (EP)). Auf die Berufung der Klägerin hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 15.02.2018 (Az. X ZR 35/16) das erstinstanzliche Nichtigkeitsurteil abgeändert, das Klagepatent im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 4 nur teilweise für nichtig erklärt und entsprechend dem Hilfsantrag IX der Klägerin in beschränktem Umfang aufrechterhalten.

Die Klägerin hat ihre Klage im ersten Rechtszug zuletzt auf eine Kombination des ursprünglich erteilten Hauptanspruchs 1 mit Unteranspruch 2 gestützt. Nach der erstinstanzlichen Vernichtung des Klagepatents hat sie im Laufe des Berufungsverfahrens eine äquivalente Verletzung des Unteranspruchs 5 in Abhängigkeit vom ursprünglich erteilten Hauptanspruch 1 geltend gemacht und den ursprünglichen Antrag hilfsweise gestellt. Nunmehr stützt sie ihre Klage auf eine wortsinngemäße, hilfsweise eine äquivalente Verwirklichung des Hauptanspruchs 1 in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung (= Hilfsantrag IX im Nichtigkeitsverfahren), der um den ursprünglichen Unteranspruch 2 ergänzt und in dem die Passage „ mindestens ein Zentrier-Abstandhalter“ durch „ jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter“ ersetzt worden ist und der somit insgesamt folgenden Wortlaut hat:

„Scharnier mit einem Türband (1), das um eine Achse (2) drehbar an einer Befesti-gungsplatte (3) angelenkt ist, wobei dieses Band (1) einen Block (8) aufweist, in dem zwei Aufnahmen (9a, 9b) ausgeführt sind, die dazu vorgesehen sind, Vorspannungs-Federelemente (10a, 10b) aufzunehmen, wobei dieses Band (1) durch Zusammenwirken mit einer Indexierrolle (12) positionsindexiert werden kann, die elastisch an einer Aussparung (13a, 13b) eines Indexierungsformkörpers (13) vorgespannt wird, welcher die genannte Drehachse (2) umgibt, wobei die Federelemente (10a, 10b) auf jedes Ende einer Achse (11), an der diese Indexierrolle (12) sitzt, einen Schub ausübt, wobei jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) und jedem Vorspann-Federelement (10a, 10b) angebracht ist,

dadurch gekennzeichnet, dass (ursprünglicher Unteranspruch 2:) jeder Abstandshalter (14a oder 14b) gleichzeitig ein Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) und ein Vorspannungs-Federelement (10a, 10b) zentriert.“

Unteranspruch 5 lautet:

„5. Scharnier nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Abstands- halter (14a, 14b) eine pilzförmige Formgebung mit einer Stange (19a, 19b), die mit einem Federelement (10a oder 10b) zusammenwirkt, und mit einem Kopf (20a oder 20b), der mit der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) zusammenwirkt, aufweist."

Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1 und 2 zeigen beispielhaft ein erfindungsgemäßes Scharnier in verschiedenen schematischen Aufrissansichten, dessen Türband sich in rechtwinkliger Position zu der Befestigungsplatte befindet:

Die Beklagte handelt mit Metallwaren und Beschlägen. Sie bewirbt auf ihrer Internetseite Scharniere für Duschtüren, die sie in Deutschland herstellt und vertreibt. Dazu gehören die Scharniere mit den Bezeichnungen "X1" und "X1+" (nachfolgend angegriffene Ausführungsformen), deren Verstellmechanismus in der Produktinformation der Beklagten wie folgt gezeigt wird (Anlage K 7):

Die Beklagte hat eine Patentverletzung in Abrede gestellt und hilfsweise eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen.

Das Landgericht Düsseldorf hat der Klage mit Urteil vom 14.04.2015 stattgegeben. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, die Klägerin habe gegen die Beklagte die geltend gemachten Ansprüche wegen Patentverletzung, da die angegriffenen Ausführungsformen von der technischen Lehre des Klagepatents in der Kombination der Ansprüche 1 und 2 wortsinngemäß Gebrauch machten. Diese verlange nicht mindestens zwei Zentrier-Abstandshalter, sondern es genüge nach dem Wortlaut ("mindestens ein Zentrier-Abstandshalter") und zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden technischen Problems ein einziger Abstandshalter, wenn dieser zwischen beiden Federelementen und dem jeweiligen Ende der Tragachse angeordnet sei. Für den Unteranspruch 2 gelte nichts anderes, weil danach zwar jeder Abstandshalter gleichzeitig ein Ende der Tragachse und ein Vorspannungs-Federelement zentriere, es jedoch auch dafür nicht darauf ankomme, ob es sich jeweils um ein gesondertes Bauteil handle oder der Zentrier-Abstandshalter als ein einheitliches Bauteil ausgestaltet sei. Es führe daher nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatentanspruchs heraus, dass die angegriffenen Ausführungsformen lediglich einen Zentrier-Abstandshalter besitzen. Der Rechtsstreit sei ferner nicht gemäß § 148 ZPO auszusetzen, weil eine Vernichtung des Klagepatents nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei.

Dagegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt.

Die Beklagte nimmt auf ihr erstinstanzliches Vorbringen nebst Beweisantritten Bezug und führt an: Das Landgericht habe der Klage zu Unrecht stattgegeben. Die angegriffenen Ausführungsformen hätten das Klagepatent in der erstinstanzlich geltend gemachten Kombination von Hauptanspruch 1 und Unteranspruch 2 nicht verletzt. Bereits das Merkmal im Hauptanspruch (in der ursprünglich erteilten Fassung), wonach mindestens ein Zentrier-Abstandshalter zwischen jedem Ende der Tragachse der Indexierrolle und jedem Vorspann-Federelement angebracht ist, sei so zu verstehen (gewesen), dass zwei separate Zentrier-Abstandshalter verlangt werden. Erst rechte gelte dies nach seinem Wortlaut und der zugehörigen Beschreibung in der Klagepatentschrift für den (ursprünglichen) Unteranspruch 2, demzufolge jeder Abstandshalter gleichzeitig ein Ende der Tragachse der Indexierrolle und ein Vorspannungs- Federelement zentriert.

Zur nunmehr geltend gemachten Verletzung des Klagepatents in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung trägt die Beklagte vor, das neu formulierte Merkmal sei wegen der Einschränkung auf „jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b)“ weder wortsinngemäß noch äquivalent verwirklicht. Ferner zentriere nicht jeder dieser separaten Abstandhalter gleichzeitig ein Ende der Tragachse der Indexierrolle und ein Vorspannungs-Federelement. Die Vorgabe „jeweils ein separater“ sei so zu verstehen, dass sich zwischen jedem Vorspannungs-Federelement und jedem Ende der Tragachse ein Zentrier-Abstandshalter befinde und die Zentrier-Abstandshalter jeweils voneinander getrennt seien. Es handle sich um ein räumlich-körperlich definiertes Merkmal, weshalb kein Raum für funktionale Überlegungen sei. Eine funktionsorientierte Auslegung, die Ausführungsformen mit einem einheitlichen Zentrier-Abstandshalter in den Wortsinn einbeziehe, würde sich vollständig vom eindeutigen Wortlaut des eingeschränkten Anspruchs und von der Begründung des Bundesgerichtshofs zum Verständnis dieser Beschränkung lösen. Außerdem hätte sie zur Folge, dass der Wortsinn des Klagepatentanspruchs in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung inhaltlich dem im Nichtigkeitsverfahren als Hilfsantrag VIII verfolgten Anspruch entspräche, mit dem die Klägerin eine Kombination des ursprünglich erteilten Hauptanspruchs 1 mit Unteranspruch 2 verteidigt hat, der indes mangels Neuheit nicht habe gewährt werden können, weil er vollständig in der Druckschrift DE …5 (= Entgegenhaltung NK 9 des Nichtigkeitsverfahrens) mit dem dort gezeigten U-förmigen Bügel offenbart sei. Erst die weitere Einschränkung im Hilfsantrag IX mit separaten, mithin räumlich-körperlich voneinander getrennten Zentrier-Abstandshaltern sei dem Nichtigkeitsberufungsurteil zufolge gegenüber der NK 9 neu und erfinderisch. Davon ausgehend benutzten die angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent nicht. Die paarweise Anordnung der Ausnehmungen für jedes Ende der Tragachse sowie der Öffnungen für die Aufnahme der beiden Federelemente bildeten räumlich-körperlich nicht zwei separate Zentrier-Abstandshalter, weil sie Bestandteile eines einheitlichen Bauteils seien.

Die angegriffenen Ausführungsformen verletzten das Klagepatent mit dem geltend gemachten Austauschmittel von jeweils einer separaten Ausnehmung für jedes Ende der Tragachse und einer dieser zugeordneten separaten Öffnung zur Aufnahme jedes Federelements auch nicht mit äquivalenten Mitteln. Es fehle schon an der Gleichwirkung. Die besondere technische Wirkung der zwei separaten Zentrier-Abstandshalter bestehe nach der Beschreibung in der Klagepatentschrift in der direkten Übertragung des Schubs jeder Feder auf jedes Achsenende, durch die eine Ablenkung dieses Schubs vermieden und ein seitliches Reiben zwischen diesen Teilen und dem Scharnierblock verhindert werde. Diese Wirkung erfordere somit eine räumlich-körperliche Trennung der Abstandshalter, weshalb ein einheitliches Bauteil wie bei den angegriffenen Ausführungsformen kein gleichwirkendes Austauschmittel sei. Vielmehr übe dort jedes der beiden Federelemente Schub auf einen einzigen, einstückigen Zentrier-Abstandshalter und damit auf beide Achsenenden aus. Etwaige Unregelmäßigkeiten in der Federkraft eines dieser beiden Federelemente wirkten sich daher unmittelbar auch auf die Übertragung des Schubs des anderen Federelements auf das ihm zugeordnete Ende der Tragachse aus. Infolgedessen bestehe die Gefahr einer Ablenkung des Schubs der Federelemente und damit eines seitlichen Reibens zwischen diesen Elementen und dem Scharnierblock. Die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen sei überdies nicht am Sinngehalt des Patentanspruchs orientiert. Dagegen spreche bereits, dass der Klagepatentanspruch ohne die Einschränkung „jeweils separate Zentrier-Abstandshalter“ im Nichtigkeitsverfahren nicht als patentfähig angesehen worden sei. Am Sinngehalt des beschränkten Anspruchs orientierte Überlegungen des Fachmannes könnten indes nicht dazu führen, dass er eine Lösung, die das für die Schutzfähigkeit entscheidende Merkmal nicht aufweise, als der patentfähigen Lösung gleichwertig in Betracht ziehe. Der nunmehr geltend gemachte Klagepatentanspruch sei im Nichtigkeitsberufungsverfahren aber nur deshalb aufrechterhalten worden, weil er sich von der nicht schutzfähigen Kombination der ursprünglichen erteilten Ansprüche 1 und 2 durch die Beschränkung auf „jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter“ unterschieden habe. Würde man nun im Wege der Äquivalenz Ausgestaltungen einbeziehen, die – wie es bei den angegriffenen Ausführungsformen der Fall sei – exakt der nicht für schutzfähig erachteten Anspruchskombination entsprechen, das für die Patentfähigkeit entscheidende Merkmal des beschränkt aufrechterhaltenen Anspruchs aber nicht verwirklichten, so wäre die Beschränkung im Nichtigkeitsverfahren letztlich praktisch ohne Bedeutung.

Abgesehen davon greife der Formstein-Einwand. Die angegriffenen Ausführungsformen stellten gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung „A“ (Anlagen NK 17-20) und gegenüber der Druckschrift NK 9 keine Erfindung dar.

Soweit der Unterlassungsantrag übereinstimmend für erledigt erklärt worden sei, habe die Klägerin die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Der auf eine Verurteilung wegen einer äquivalenten Verletzung des Unteranspruchs 5 in Abhängigkeit vom erteilten Anspruch 1 gestützte Hauptantrag zu Ziffer I. 1. sei ursprünglich unzulässig, jedenfalls aber unbegründet gewesen. Der auf eine Verletzung der ursprünglich erteilten Ansprüche 1 und 2 gestützte frühere Hilfsantrag zu Ziffer I. 1. sei wegen der teilweisen Vernichtung des Klagepatents ebenfalls unbegründet gewesen.

Die Klageanträge zu I. 3. auf Vernichtung und zu I. 4. auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen habe die Klägerin im Schriftsatz vom 08.02.2019 zurückgenommen, weil sie dort nach der Erledigungserklärung angekündigt habe, „im Übrigen“ die nachfolgend dort wiedergegebenen neuen Anträge zu stellen, die Anträge zu I. 3. und 4. dort jedoch nicht mehr aufgeführt gewesen seien. Abgesehen davon sei eine Inanspruchnahme insoweit wegen Ablaufs des Klagepatents unverhältnismäßig, weil ihr eine Vernichtung, ein Rückruf und ein Entfernen aus den Vertriebswegen nicht mehr zumutbar seien.

Nach Ablauf des Klagepatents haben beide Parteien den Unterlassungsantrag übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Beklagte beantragt im Übrigen,

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 14.04.2015, Az. 4a O 33/14 abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt nunmehr im Übrigen,

die Berufung zurückzuweisen mit den Maßgaben, dass

I.

die Beklagte verurteilt wird,

1.

der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie

Scharniere mit einem Türband, das um eine Achse drehbar in einer Befestigungsplatte angelenkt ist,

wobei dieses Band einen Block aufweist, in dem zwei Aufnahmen ausgeführt sind, die dazu vorgesehen sind, Vorspannungs-Federelemente aufzunehmen,

wobei dieses Band durch Zusammenwirken mit einer Indexierrolle positionsin- dexiert werden kann, die elastisch an eine Aussparung eines Indexierungs- formkörpers vorgespannt wird, welcher die genannte Drehachse umgibt,

wobei die Federelemente auf jedes Ende einer Achse, an der diese Indexierrolle sitzt, einen Schub ausübt,

wobei jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Vorspann-Federelement angebracht ist,

und jeder Abstandshalter gleichzeitig ein Ende der Tragachse der Indexierrolle und ein Vorspannungs-Federelement zentriert,

in der Bundesrepublik Deutschland vom 13.12.2002 bis zum 19.03.2018 hergestellt, angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

insbesondere wenn jeder Abstandshalter aus einem nicht metallischen, synthetischen Kunststoff ist,

jeweils unter Angabe

a) der Herstellmengen und -zeiten,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

hilfsweise,

der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie

Scharniere mit einem Türband, das um eine Achse drehbar in einer Befesti-gungsplatte angelenkt ist,

wobei dieses Band einen Block aufweist, in dem zwei Aufnahmen ausgeführt sind, die dazu vorgesehen sind, Vorspannungs-Federelemente aufzunehmen,

wobei dieses Band durch Zusammenwirken mit einer Indexierrolle positionsin-dexiert werden kann, die elastisch an eine Aussparung eines Indexierungsformkörpers vorgespannt wird, welcher die genannte Drehachse umgibt,

wobei die Federelemente auf jedes Ende einer Achse, an der diese Indexierrolle sitzt, einen Schub ausübt,

wobei ein Zentrier-Abstandshalter mit jeweils einer separaten Ausnehmung für jedes Ende der Tragachse und einer dieser zugeordneten separaten Öffnung zur Aufnahme jedes Vorspann- Federelements zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Vorspann-Federelement angebracht ist,

und jede Ausnehmung und die ihr zugeordnete Öffnung gleichzeitig ein Ende der Tragachse der Indexierrolle und ein Vorspannungs-Federelement zentrieren,

in der Bundesrepublik Deutschland vom 13.12.2002 bis zum 19.03.2018 hergestellt, angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

wenn jeder Abstandshalter aus einem nicht metallischen, synthetischen Kunststoff ist,

jeweils unter Angabe

a) der Herstellmengen und -zeiten,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

2.

die Anträge zu I. 3 auf Vernichtung und zu I. 4. auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen auf diesen Antrag zu I. 1. rückbezogen sind;

II.

festgestellt wird, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten, vom 13.12.2002 bis zum 19.03.2018 begangenen Handlungen entstanden ist.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil und macht geltend: Bei den ursprünglich erteilten Ansprüchen 1 und 2 habe es genügt, einen Zentrier-Abstandshalter vorzusehen. Das ergebe sich aus der Beschreibung in der Klagepatentschrift und daraus, dass Unteranspruch 2 auf den Hauptanspruch 1 rückbezogen (gewesen) sei.

Zu den geänderten Anträgen trägt sie vor, auch das in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung neu formulierte Merkmal „jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter“ erfordere nach seinem Wortsinn keine räumliche-körperliche Trennung im Sinne einer vollständigen Unverbundenheit. Vielmehr genüge für die Verwirklichung der anspruchsgemäßen Lehre eine Verwendung von zwei funktional unterscheidbaren Zentrier-Abstandshaltern, wobei es nicht aus dem Schutzbereich herausführe, wenn sie durch weitere Elemente miteinander verbunden seien. Dies ergebe sich aus der Auslegung des Begriffs „Zentrier-Abstandshalter“, die zwingend einer Auslegung der Angabe „separat“ vorausgehen müsse. Der Patentanspruch definiere indes die „Zentrier-Abstandshalter“ als solche funktional, weshalb sich eine ausschließlich räumlich-körperliche Betrachtung verbiete. Infolge dieser funktionalen Betrachtung sei eine vollständige Trennung nicht geboten, weil sich weder aus der Beschreibung in der Klagepatentschrift noch dem Nichtigkeitsberufungsurteil ergebe, dass eine solche mit feststellbaren technischen Wirkungen verbunden sei. Vielmehr habe es auf die dort geschilderte Wirkung, wonach jedem Ende der Tragachse ein Zentrier-Abstandshalter zugeordnet sei, der jeweils direkt den Schub der diesem zugeordneten Feder auf das Achsenende übertrage, keinen Einfluss, ob die Zentrier-Abstandshalter durch keinerlei weitere Elemente miteinander verbunden seien. Im Übrigen seien sogar vollständig unverbundene Zentrier-Abstandshalter weiterhin durch die auf ihnen gelagerte Achse der Indexierrolle mechanisch-physikalisch aneinander gekoppelt. Die direkte Schubübertragung ergebe sich auch nicht aus einer Separierung der Zentrier-Abstandshalter, sondern werde dadurch erzielt, dass die Feder jeweils direkt unter dem Achsenende liege. Es gehe primär darum, jedes Achsenende mit dem Schub einer Feder zu versorgen. Die direkte Schubübertragung sei daher nicht an „separat“, sondern an „jeweils“ festzumachen. Die Vorgabe „separat“ habe keine gesonderte technische Funktion, sondern bedeute nur, dass jedem Achsenende ein eigener Zentrier-Abstandshalter und ein Federelement zugeordnet seien. Die Abgrenzung der Erfindung gegenüber der Entgegenhaltung NK 9 zwinge ebenfalls nicht zu einem Verständnis, dass eine strenge räumlich-körperliche Trennung der Zentrier-Abstandshalter erforderlich sei, weil der dort gezeigte U-förmige Bügel nur ein einziger Zentrier-Abstandshalter sei und nur über eine einzige glatte Fläche verfüge, auf die beide Federn des Scharniers treffen. Der Bügel besitze somit keine unterscheidbaren Strukturen, an welche die funktionale Identifikation mehrerer Abstandshalter anknüpfen könnte. Nach Maßgabe dieser Auslegung verfügten die angegriffenen Ausführungsformen über separate Zentrier-Abstandshalter, indem das Scharnier ein Kunststoffelement beinhalte, das je zwei separate Ausnehmungen für jedes Ende der Tragachse und zwei separate Öffnungen zur Aufnahme jeweils eines Vorspann-Federelements aufweise. Diese Öffnungen zentrierten die Federn in Bezug auf die Tragachse der Indexierrolle und seien paarweise derart einander zugeordnet, dass jede Feder von der Tragachse beabstandet sei und einen direkten Schub auf das zugeordnete Ende der Tragachse ausübe. Da diese Anordnung die wesentlichen Funktionen eines Zentrier-Abstandshalters ausübe, sei das Merkmal verwirklicht.

Jedenfalls verletzten die angegriffenen Ausführungsformen mit dem genannten Austauschmittel das Klagepatent äquivalent. Es sei gleichwirkend, weil es keinen Einfluss auf die direkte Schubübertragung habe, dass die separaten Ausnehmungen für jedes Ende der Tragachse und die ihnen zugeordneten separaten Öffnungen für die Federelemente in demselben Kunststoffblock ausgeführt seien. Der „Mittelteil“ dieses Blocks habe keine technische Bedeutung, weshalb er an der Schubübertragung auf die Achsenenden nichts ändere. Bei den angegriffenen Ausführungsformen finde zwar auch jeweils eine Kraftübertragung von jedem Federelement auf das andere Achsenende statt. Dies sei allerdings eine zusätzliche Kraft, die nichts daran ändere, dass direkt der Schub von jedem Federelement auf das ihm zugeordnete Achsenende übertragen werde. Das abgewandelte Mittel sei ferner für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt ohne besondere Überlegungen auffindbar gewesen, weil die Druckschrift NK 9 mit dem U-förmigen Bügel bereits eine einteilige Ausgestaltung gemäß dem ursprünglich erteilten Hauptanspruch 1 zeige und der Fachmann keine Schwierigkeiten habe, zwei separate Abstandshalter durch einfache Verbindung miteinander zu verschmelzen. Schließlich sei die abgewandelte Ausführung aus Sicht des Fachmannes bei Orientierung am Sinngehalt des Anspruchs eine gleichwertige Lösung. Insbesondere ergebe sich aus der Anspruchsfassung im Hinblick auf die Beschreibung in der Klagepatentschrift kein Verzicht auf die angegriffenen Ausführungsformen. Weder der Klagepatentschrift noch dem Nichtigkeitsberufungsurteil sei zu entnehmen, dass die zwei Zentrier-Abstandshalter des Ausführungsbeispiels zwingend separat im Sinne einer vollständigen räumlich-körperlichen Trennung sein müssten.

Der Unterlassungsantrag sei ursprünglich zulässig und begründet gewesen. Die Klageanträge zu I. 3. auf Vernichtung und zu I. 4. auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen habe sie nicht zurückgenommen. Derartiges sei der bloßen Floskel „im Übrigen“ im Schriftsatz vom 08.02.2019 nicht eindeutig und unzweifelhaft zu entnehmen, zumal diese Anträge dort mit keinem Wort erwähnt werden. Die Inanspruchnahme der Beklagten sei ferner nicht unverhältnismäßig.

B.

Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet. Die angegriffenen Ausführungs-formen verletzen das Klagepatent in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung nicht.

I.

Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz die Klage beschränkt, indem sie die Anträge nunmehr allein noch auf eine Verletzung des Klagepatents in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung stützt. Diese Antragsänderung ist zulässig.

Die Anpassung des Antrags auf eine zwischenzeitlich im Rechtsbestandsverfahren erfolgte beschränkte Aufrechterhaltung des Anspruchs stellt keine Klageänderung im Sinne von § 263 ZPO, sondern – sofern man darin überhaupt eine Antragsänderung und nicht nur eine Konkretisierung des Antrags erblicken will – allenfalls eine Beschränkung des Klageantrags nach § 264 Nr. 2 ZPO dar (OLG München, BeckRS 2014, 7881; Senat, Urteil vom 18.07.2019 – 15 U 46/18; Voß in: BeckOK Patentrecht, 13. Edition, Vor §§ 139 ff. Rn. 47; Zigann/Werner in: Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl., § 253 ZPO Rn. 105), die auch im Berufungsverfahren ohne weiteres zulässig ist, weil § 533 ZPO keine Anwendung findet (vgl. BGH, NJW 2004, 2152; BGH, WM 2010, 1142). Dies folgt daraus, dass der Klagegrund bei einem Hinzufügen von Anspruchsmerkmalen identisch bleibt, indem die Klägerin ihr Begehren weiterhin auf denselben Lebenssachverhalt und dasselbe Schutzrecht stützt. Sie verfolgt unverändert das Klageziel, das Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen etc. der angegriffenen Ausführungsform wegen Verletzung desselben Patents zu untersagen.

II.

Die Klageanträge zu I. 3. auf Vernichtung und zu I. 4. auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen sind weiterhin anhängig. Die Klägerin hat diese Anträge nicht gemäß § 269 Abs. 2 ZPO zurückgenommen.

Ausdrücklich hat die Klägerin im Schriftsatz vom 08.02.2019 keine (Teil-) Klagerücknahme erklärt. Eine Klage kann zwar auch durch schlüssiges Verhalten (teilweise) zurückgenommen werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich aus dem Verhalten der Partei eindeutig und unzweifelhaft der Wille zur Rücknahme ergibt (BGH, NJW-RR 1996, 885). An dieser Eindeutigkeit fehlt es hier. Sie ergibt sich entgegen der Ansicht der Beklagten insbesondere nicht daraus, dass die Klägerin nach der Erledigungserklärung zu Ziffer I. 1. (Unterlassungsantrag) angekündigt hat, „im Übrigen“ die nachfolgend dort wiedergegebenen neuen Anträge zu stellen, die Anträge zu I. 3. und 4. dort jedoch nicht mehr aufgeführt gewesen sind. Daraus lässt sich nicht zweifelsfrei auf einen Willen der Klägerin zur Rücknahme schließen, zumal sie sich im Schriftsatz vom 08.02.2019 auch sonst in keiner Weise zu diesen Anträgen oder den mit ihnen geltend gemachten Ansprüchen geäußert hat. Vielmehr ist ebenso möglich, dass sie die Anträge zu I. 3. und 4. ebenfalls für erledigt erklären oder diese weiterhin stellen wollte und sie nur „vergessen“ hat. Gegen einen Willen der Klägerin zur teilweisen Klagerücknahme spricht zudem, dass die Anträge zu I. 3. und 4. von ihrem Rechtsstandpunkt aus begründet sind. Im Zweifel ist bei der Auslegung von Prozesshandlungen jedoch davon auszugehen, dass die Partei dasjenige anstrebt, was nach den Maßstäben der Prozessordnung vernünftig ist und ihrer recht verstandenen Interessenlage entspricht (BGH, NJW 1992, 243; BGH, NJW-RR 2000, 1446). Davon ausgehend liegt hier nahe, dass die Klägerin diese Anträge auch weiterhin durchsetzen und insbesondere nicht mit den anteiligen Kosten für sie belastet sein wollte, die indes bei einer Rücknahme anfallen würden. Da es somit nicht eindeutig dem Willen der Klägerin entsprach, die Klage teilweise zurückzunehmen, kann auch nicht von einer entsprechenden konkludenten Erklärung ausgegangen werden.

III.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie Schadenersatz dem Grunde nach gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB wegen wortsinngemäßer oder äquivalenter Verletzung des Klagepatentanspruchs in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung.

1.

Das Klagepatent lehrt ein Scharnier für eine Tür oder ein schwenkbares (Glas-) Paneel, mit einem Türband, das um eine Achse drehbar an einer Befestigungsplatte mit einer ebenen Oberfläche angelenkt ist.

Die Klagepatentschrift führt einleitend aus, dass das Türband bei den bekannten Scharnieren dieser Art eine Indexierrolle aufweist, die elastisch an einem Indexierungsformkörper, der die Drehachse umgibt, vorgespannt ist. Die Indexierrolle wird im Allgemeinen auf einer Achse angebracht, deren beide Enden dem Schub einer Druckfeder ausgesetzt sind, die jeweils in einer Aufnahme sitzt, die im Körper des Türbandes ausgeführt ist.

An diesen Scharnieren kritisiert das Klagepatent, dass sie manchmal beim Öffnen oder Schließen der Tür oder des Glaspaneels in unerwünschter Weise quietschen und diese Geräusche außerdem durch das Glas des Paneels oder der Tür übertragen und verstärkt würden. Dieses Problem trete insbesondere bei einer einzigen, zentralen Feder eines Scharniers auf, wie dies in der DE …1 A1 beschrieben sei. Es bestehe jedoch auch bei der in der DE …2 A1 beschriebenen Gestaltung mit einem Scharnier, bei dem zwei Vorspannungs-Federelemente an jedem Ende der Achse, auf der die Indexierrolle angebracht sei, einen Schub ausübten.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, ein Scharnier für eine Tür bereitzustellen, bei dem Quietschgeräusche bei Bewegungen oder unerwünschten Vibrationen der Tür oder des (Glas-) Paneels vermieden werden.

2.

Zur Lösung dieses technischen Problems sieht Anspruch 1 in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung ein Scharnier mit den folgenden Merkmalen vor:

1. Das Scharnier weist ein Türband (1) auf, das

a) um eine Achse (2) drehbar an einer Befestigungsplatte (3) angelenkt ist;

b) einen Block (8) aufweist und

c) durch Zusammenwirken mit einer Indexierrolle (12) positionsindexiert werden kann.

2. In dem Block (8) sind zwei Aufnahmen (9a, 9b) ausgeführt, die dazu vorgesehen sind, Vorspannungs-Federelemente (10a, 10b) aufzunehmen.

3. Die Indexierrolle (12) wird elastisch an einer Aussparung (13a, 13b) eines Indexierungsformkörpers (13) vorgespannt, welcher die genannte Drehachse (2) umgibt.

4. Die Vorspannungs-Federelemente (10a, 10b) üben auf jedes Ende (11a, 11b) einer Tragachse (11), an der diese Indexierrolle (12) sitzt, einen Schub aus.

5. Zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) und jedem Vorspannungs-Federelement (10a, 10b) ist jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) angebracht.

6. Jeder Abstandshalter (14a, 14b) zentriert gleichzeitig ein Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) und ein Vorspannungs-Federelement (10a, 10b).

3.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen nicht von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch.

a)

Das Merkmal 5 ist nicht wortsinngemäß erfüllt, weil nicht zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Vorspannungs-Federelement „jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter” angebracht ist.

aa)

Das Klagepatent versteht unter der Passage „jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter“, dass sich zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Vorspannungs-Federelement ein Zentrier-Abstandshalter befindet und die mindestens zwei Zentrier-Abstandshalter jeweils räumlich-körperlich voneinander getrennt sind (BGH, Urteil vom 15.02.2018 – X ZR 35/16 Rn. 101). Diese Trennung erfordert, dass die Zentrier-Abstandshalter in keiner Weise unmittelbar miteinander verbunden sind, weshalb ein einheitliches Bauteil, das zwischen mehreren Vorspannungs-Federelementen und Achsenenden angebracht wird, nicht vom Schutzbereich umfasst ist, selbst wenn sich mehrere verschiedene Bestandteile und/oder Bereiche dieses Bauteils unterscheiden lassen, die sich jeweils zwischen einem Achsenende und einem diesem zugeordneten Federelement befinden und als Zentrier-Abstandshalter fungieren.

(1)

Den Beklagten ist zwar darin Recht zu geben, dass der Begriff „Zentrier-Abstandshalter“ funktional zu bestimmen ist, weil der Klagepatentanspruch keine Vorgaben zur räumlich-körperlichen Ausgestaltung dieses Bauteils macht und sie daher grundsätzlich in das Belieben des Fachmannes stellt.

Wie sich bereits aus dem Anspruchswortlaut ergibt und die Beschreibung der Klagepatentschrift bestätigt, sind Abstandshalter zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Federelement angeordnet und beabstanden dementsprechend zum einen diese Bauteile voneinander (vgl. Seite 2, Abs. 1 und S. 4 Abs. 1 der Übersetzung). Der Durchschnittsfachmann, bei dem es sich um einen Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau handelt, der mehrere Jahre Berufserfahrung in der Konstruktion von Scharnieren besitzt (vgl. BGH, Urteil vom 15.02.2018 – X ZR 35/16 Rn. 13), erkennt anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne weiteres den damit verbundenen technischen Zweck, Quietschgeräusche zu vermeiden, die bei einer direkten Berührung zwischen der Tragachse und dem Federelement auftreten können, und auf diese Weise mit dem Abstandshalter einen Beitrag zur Lösung der Aufgabe der Erfindung zu leisten. Zum anderen hat der Zentrier-Abstandshalter – was bereits der Wortbestandteil „Zentrier“ nahelegt und Merkmal 6 ausdrücklich lehrt – die Funktion, gleichzeitig ein Ende der Tragachse der Indexierrolle und ein Vorspannungselement zu zentrieren. Im Einklang damit beschreibt die Klagepatentschrift, dass jeder Abstandshalter gleichzeitig die Zentrierung eines Achsenendes und die Zentrierung einer Feder gewährleistet (Seite 4 Abs. 1 der Übersetzung). In der Beschreibung wird ferner der Zweck dieser Zentrierfunktion erläutert, der demzufolge darin besteht, dass jeder Abstandshalter direkt den Schub jeder Feder auf jedes Achsenende übertrage, und so eine Ablenkung dieses Schubs vermieden und ein seitliches Reiben zwischen diesen Teilen und dem Block des Körpers verhindert werde (Seite 4 Abs. 2 der Übersetzung). Die Zentrierung sollt damit ebenfalls unerwünschte Quietschgeräusche vermeiden, die durch Reibung zwischen beweglichen Bestandteilen des Scharniers entstehen können, wie dies zusammenfassend in Absatz 4 auf Seite 4 der Übersetzung der Klagepatentschrift beschrieben wird.

(2)

Merkmal 5 beschränkt sich gleichwohl nicht auf eine rein funktionale Betrachtung, sondern ordnet darüber hinaus an, dass „jeweils ein separater“ Zentrier-Abstandshalter vorhanden sein muss und macht damit eine konkrete räumlich-körperliche Vorgabe zum Verhältnis der Zentrier-Abstandshalter zueinander.

(a)

„Jeweils ein“ bedeutet mindestens zwei Zentrier-Abstandshalter. Dies folgt daraus, dass gemäß Merkmal 2 in dem Block zwei Aufnahmen für Vorspannungs-Federelemente ausgeführt sind, das patentgemäße Scharnier somit über mindestens zwei Federelemente verfügt, und ferner gemäß den Merkmalen 5 und 6 jedem Federelement ein Zentrier-Abstandshalter zugeordnet ist.

(b)

Diese mehreren Zentrier-Abstandshalter dürfen wegen der weiteren Vorgabe „separater“ nicht unmittelbar miteinander verbunden sein.

Grundsätzlich ist zwar stets eine funktionsorientierte Auslegung geboten. Nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe ist maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; BGH, GRUR 2016, 169 – Luftkappensystem). Maßgeblich sind der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen (BGH, GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit; BGH, GRUR 2016, 169 – Luftkappensystem). Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (BGH, GRUR 2012, 1122 – Palettenbehälter III; BGH, GRUR 2016, 169 – Luftkappensystem m. w. N.). Dabei sind die Merkmale und Begriffe in der Patentschrift grundsätzlich so auszulegen, wie dies angesichts der ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; BGH, GRUR 2009, 655 – Trägerplatte).

Diese funktionsorientierte Auslegung darf jedoch nicht dazu führen, dass ein räumlich-körperlich definiertes Merkmal auf seine bloße Funktion reduziert und in einem Sinne interpretiert wird, der mit der räumlich-körperlichen Ausgestaltung, wie sie dem Merkmal eigen ist, nicht mehr übereinstimmt (Meier-Beck, GRUR 2003, 905; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185 – WC-Sitzgelenk; vgl. auch BGH, GRUR 2016, 921 – Pemetrexed). Der Begriff „separat“ ist indes eindeutig so zu verstehen, dass die Zentrier-Abstandshalter räumlich-körperlich voneinander getrennt, also nicht miteinander verbunden und insbesondere nicht Bestandteile eines einheitlichen Bauteils sind, das zwischen mehreren Vorspannungs-Federelementen und Achsenenden angebracht ist.

Dieses Verständnis wird dem Fachmann bereits durch den allgemeinen Sprachgebrauch nahegelegt, demzufolge „separat“ bedeutet „als etwas Selbstständiges von etwas anderem getrennt; für sich; gesondert“ (Duden nach: duden.de/rechtschreibung/separat). Die in jedem Fall gebotene Prüfung, ob im Patentanspruch verwendete Begriffe anders als im allgemeinen oder technischen Sprachgebrauch benutzt werden, weil die Patentschrift ihr eigenes Lexikon darstellt (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; BGH, GRUR 2005, 754 – werkstoffeinstückig), führt hier nicht zu einer anderen Beurteilung. Die Klagepatentschrift enthält keinerlei Hinweis auf eine vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichende Auslegung. Sie verwendet den Begriff „separat“ – abgesehen vom Anspruchswortlaut des Merkmals 5 – an keiner Stelle. Auch im Übrigen ist ihr kein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, dass auch mehrere, in einem einheitlichen Bauteil enthaltene Zentrier-Abstandshalter vom Schutzbereich umfasst sein können. Vielmehr zeigt die Beschreibung in sämtlichen Ausführungsbeispielen der Figuren 1-2, 4 ausschließlich zwei vollständig voneinander getrennte Zentrier-Abstandshalter im Sinne von verschiedenen Bauteilen, die nicht räumlich-körperlich miteinander verbunden sind, und sie erläutert dazu, das Scharnier weise „zwei dazwischen angeordnete Abstandshalter 14a, 14b auf“ (vgl. Seite 4 Abs. 1 der Übersetzung). Der Schutzbereich eines Patents darf zwar nicht auf gezeigte Ausführungsbeispiele beschränkt werden, weil sie die Lehre des Hauptanspruchs bloß exemplarisch aufzeigen (BGH, GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe). Ebenso wenig schränken Bezugszeichen im Patentanspruch den Schutz auf ein Ausführungsbeispiel ein (BGH, GRUR 2006, 316 – Koksofentür), weshalb aus den beiden Bezugszeichen ebenfalls nicht zu schließen ist, es müsse sich zwingend um zwei vollständig unverbundene Zentrier-Abstandshalter handeln. Allerdings betrachtet der Fachmann die entsprechende Darstellung in den Figuren und die Verwendung mehrerer Bezugszeichen als ergänzende Hinweise darauf, dass das Klagepatent unter „separat“ in Übereinstimmung mit der allgemein üblichen Verwendung dieses Begriffs (nur) eine solche Ausgestaltung versteht.

Das gilt umso mehr, als nicht erkennbar ist und auch die Klägerin nicht darlegt, welche andere Bedeutung der Begriff „separat“ im Klagepatentanspruch stattdessen haben soll. Wäre das Ziel gewesen, mehrere miteinander verbundene Zentrier-Abstandshaltern ebenfalls in den Schutzbereich einzubeziehen, so hätte zudem nichts näher gelegen, als Merkmal 5 anders zu formulieren und insoweit auf die Vorgabe „jeweils ein Zentrier-Abstandshalter“ zu beschränken. Dann wäre Raum für eine Auslegung gewesen, die auch mehrere, in einem Bauteil zusammengefasste Zentrier-Abstandshalter in den Schutzbereich einbezieht. Die zusätzliche Einschränkung „separat“ kann demzufolge mangels anderslautender Anhaltspunkte in der Klagepatentschrift in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch nur bedeuten, dass die Zentrier-Abstandshalter räumlich-körperlich vollständig voneinander getrennt sind.

(3)

Abgesehen davon erfüllen die Zentrier-Abstandshalter nach der Lehre des Klagepatents nur bei einer vollständigen räumlich-körperlichen Trennung ihre bereits erläuterte Funktion, eine Schubablenkung und eine dadurch verursachte seitliche Reibung zwischen den Federelementen und/oder den Enden der Tragachse einerseits und dem Scharnierblock andererseits zu vermeiden.

Dies ist zunächst der allgemeinen Beschreibung in der Klagepatentschrift zu entnehmen, indem diese erläutert, dass zwei dazwischen angeordnete Abstandshalter jeweils zugleich ein Federelement und das ihm zugeordnete Ende der Tragachse zentrieren und auf diese Weise jeder Abstandshalter direkt den Schub jeder Feder auf jedes Achsenende überträgt, wodurch die genannten unerwünschten Wirkungen vermieden werden (Seite 4 Abs. 1 und 2 der Übersetzung). Diese Ausführungen, die sich ungeachtet der Einleitung mit dem Wort „Vorzugsweise…“ auf den Hauptanspruch in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung beziehen, betreffen zwar zunächst Merkmal 6 des Klagepatentanspruchs in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung und lehren den Fachmann, dass für eine direkte Schubübertragung eine gleichzeitige Zentrierung jedes Achsenendes und des ihm zugeordneten Federelements erforderlich ist. Sie beziehen sich entgegen der Ansicht der Klägerin allerdings auch auf Merkmal 5 des Hauptanspruchs und weisen diese technische Funktion ergänzend auch der dortigen Vorgabe „jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter“ zu, wie sich aus der Textpassage „zwei dazwischen angeordnete Abstandshalter“ und daraus ergibt, dass es sich um die einzige Beschreibungsstelle handelt, die sich mit diesem neuen Teilmerkmal befasst. Diese Zuordnung wird durch die Figuren 1-2 und 4 bestätigt, die dementsprechend jeweils zwei räumlich-körperlich getrennte Zentrier-Abstandshalter zeigen (vgl. auch BGH, Urteil vom 15.02.2018 – X ZR 35/16 Rn. 102), die nicht miteinander verbunden sind. Der Fachmann entnimmt daraus, dass nach der Lehre des Klagepatents auch voneinander separierte Zentrier-Abstandshalter für eine direkte Schubübertragung von jeder Feder auf das ihm zugeordnete Achsenende erforderlich sind. Das gilt umso mehr, als die Klagepatentschrift an keiner Stelle einen Hinweis darauf gibt, dass diese Wirkung ebenso auf andere Weise erzielbar ist und insbesondere auch in einem einheitlichen Bauteil zusammengefasste Zentrier-Abstandshalter die gleiche technische Funktion erfüllen könnten (vgl. zur Offenbarung BGH, Urteil vom 15.02.2018 – X ZR 35/16 Rn. 69 und 71).

Im Übrigen ist dem Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen bekannt, dass – wie auch die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat eingeräumt hat – sich bei einer räumlich-körperlichen Verbindung mehrerer Zentrier-Abstandshalter der Schub beider Federelemente auf beide Enden der Tragachse auswirkt, sich die Schubwirkung eines Federelements mithin nicht ausschließlich auf das ihm zugeordnete Achsenende beschränkt. Der technische Grund hierfür ist, dass wegen dieser Verbindung eine Kraftübertragung stattfindet, bei der die von jedem Federelement ausgeübte Schubkraft bis zu beiden Achsenenden weitergeleitet wird. Dies bedeutet indes, wenn die Kraft von einem oder beiden Federelementen ungleich(mäßig) übertragen wird, so kann dies auch die direkte Schubwirkung des jeweils anderen Federelements auf das ihm zugeordnete Achsenende beeinträchtigen. Das Klagepatent wirkt dem – neben der gleichzeitigen Zentrierung gemäß dem weiteren Merkmal 6 – auch durch eine vollständige räumlich-körperliche Trennung der Zentrier-Abstandshalter entgegen, die eine direkte Schubübertragung von jedem Federelement (nur) auf das ihm zugeordnete Ende der Tragachse gewährleistet und so die Gefahr einer Schubablenkung vermeidet.

Der von der Klägerin angeführte Umstand, dass sogar vollständig unverbundene Zentrier-Abstandshalter weiterhin durch die auf ihnen gelagerte Achse der Indexierrolle mechanisch-physikalisch aneinander gekoppelt sind, beeinflusst demgegenüber die mit Merkmal 5 bezweckte direkte Schubübertragung nicht. Durch diese Kopplung mögen zwar in Höhe der Achsenenden – über die Indexierrolle – Kräfte von einem Zentrier-Abstandshalter zum anderen weitergeleitet werden. Bei der Schubübertragung von jedem Federelement auf jedes Ende der Tragachse, mit dem sich das Klagepatent ausschließlich befasst, handelt es sich jedoch um eine andere, vorgelagerte und somit davon zu unterscheidende Kraft. Soweit durch die Verbindung über die Indexierrolle bei einem Zentrier-Abstandshalter auftretende Ungleichmäßigkeiten sich auch auf den anderen Zentrier-Abstandshalter auswirken können, ist dies somit ein anderes technisches Problem, über das sich die Klagepatentschrift nicht verhält und mit dem sich die Lehre des Klagepatents nicht befasst.

Das erstmalige Vorbringen der Klägerin im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 10.09.2019 zur „Gleichwirkung“, das insbesondere auch über ihre Erklärungen in der mündlichen Verhandlung vom 05.09.2019 inhaltlich hinausgeht und mit dem sie im Übrigen der Vorschrift des § 132 ZPO zuwiderhandelt, wonach die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorzubereiten ist, führt ebenfalls nicht zu einer anderen Beurteilung. Ihre Behauptung, allein die Zentrierung der Federn in senkrechter Richtung auf das jeweilige Achsenende und nicht auch die Trennung der Abstandshalter bewirke eine direkte Schubübertragung, steht vielmehr aus den bereits angeführten Gründen im Widerspruch zur Lehre des Klagepatents, indem sie im Ergebnis der Vorgabe „separater Zentrier-Abstandshalter“ in Merkmal 5 keinerlei technische Bedeutung beimisst. Die Klägerin liefert auch keine plausible Erklärung dafür, welche andere Funktion als die Vermeidung einer Schubablenkung sie stattdessen haben soll. Nach ihrer Ansicht soll sie (allein) eine Zentrierung an jedem der beiden Achsenenden bereit stellen. Dies ist jedoch unzutreffend, weil genau dies bereits durch das Merkmal 6 geleistet wird, welches ausdrücklich anordnet, dass jeder Abstandshalter gleichzeitig ein Achsenende und ein Federelement zentriert. Somit befassen sich sämtliche technische Ausführungen der Klägerin im genannten Schriftsatz allein mit diesem weiteren Merkmal und laufen daher auf ein (unrichtiges) Verständnis hinaus, wonach die Vorgabe „separat“ im Merkmal 5 technisch überflüssig sein soll.

(4)

Diese Auslegung von „jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter“ steht zuletzt im Einklang mit dem Nichtigkeitsberufungsurteil des Bundesgerichtshofs vom 15.02.2018 (Az. X ZR 35/16), indem dort mehrfach hervorgehoben wird, „separat“ bedeute, dass die Zentrier-Abstandshalter jeweils räumlich-körperlich voneinander getrennt bzw. separiert seien (Rn. 101, 102 und 104). Zu diesen Ausführungen, die zumindest als gewichtige sachkundige Äußerungen im Verletzungsprozess bei der Auslegung zu würdigen (BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken), wenn nicht sogar Teil der Beschreibung geworden sind (vgl. BGH, GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit m. w. N.), würde sich hingegen die von der Klägerin geltend gemachte funktionsorientierte Auslegung in Widerspruch setzen.

bb)

Nach Maßgabe dieser Auslegung erfüllen die angegriffenen Ausführungsformen Merkmal 5 nicht wortsinngemäß.

Sie verfügen nur über ein Bauteil, das als Zentrier-Abstandhalter fungiert, und damit nicht über jeweils einen separaten Zentrier-Abstandshalter zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Vorspannungs-Federelement. Diese Vorgabe in Merkmal 5 wird auch nicht dadurch verwirklicht, dass sich auf jeder Seite jeweils eine separate Ausnehmung für jedes Ende der Tragachse und eine separate Öffnung zur Aufnahme jedes Vorspannungs-Federelements befinden. Selbst wenn man darin zwei verschiedene Bereiche mit unterscheidbaren Elementen erkennen würde, welche jeweils die Funktionen eines anspruchsgemäßen Zentrier-Abstandshalters ausüben, so ändert dies nichts daran, dass keine im Sinne der Lehre des Klagepatents vollständig räumlich-körperlich getrennten Zentrier-Abstandshalter vorliegen. Vielmehr sind sie Bestandteile eines einzigen einheitlichen Bauteils und auf diese Weise miteinander verbunden.

b)

Der Hilfsantrag der Klägerin, mit dem sie eine äquivalente Patentbenutzung geltend macht, hat ebenfalls keinen Erfolg. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen Merkmal 5 auch nicht mit äquivalenten Mitteln.

Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in seinen Schutzbereich fällt, muss regelmäßig dreierlei erfüllt sein. Die Ausführung muss erstens das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine im Prioritätszeitpunkt gegebenen Fachkenntnisse den Fachmann befähigt haben, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot von Art. 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (st. Rspr. des BGH; vgl. BGH, GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I; BGH, GRUR 2007, 959 – Pumpeinrichtung; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV; BGH, GRUR 2014, 852 – Begrenzungsanschlag; BGH, GRUR 2015, 361 – Kochgefäß; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185 – WC-Sitzgelenk; Senat, Urteile vom 14.08.2014 – 15 U 16/14 und vom 21.12.2017 – 15 U 93/16).

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Dabei kann dahinstehen, ob das von der Klägerin geltend gemachte Austauschmittel eines „Zentrier-Abstandshalters mit jeweils einer separaten Ausnehmung für jedes Ende der Tragachse und einer dieser zugeordneten separaten Öffnung zur Aufnahme jedes Vorspann-Federelements“ gleichwirkend ist, mithin die mit jeweils einem separaten Zentrier-Abstandshalter bezweckte Wirkung zumindest im Wesentlichen erreicht. Unabhängig davon fehlt es jedenfalls am dritten Kriterium der Äquivalenz. Infolgedessen kommt es auch auf den Formstein-Einwand der Beklagten nicht mehr entscheidungserheblich an.

aa)

„Orientierung am Patentanspruch“ setzt voraus, dass die Überlegungen, die der Fachmann anzustellen hat, um zu der gleichwirkenden Abwandlung zu gelangen, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass er die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentgemäßen Lehre gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Dabei reicht es nicht aus, dass er aufgrund seines Fachwissens eine Lehre als technisch sinnvoll und gleichwirkend zu der in den Patentansprüchen formulierten Lehre erkennt. Vielmehr muss er sich am Patentanspruch orientieren, der mit allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für seine Überlegungen bildet (BGH, GRUR 1989, 903 – Batteriekastenschnur; BGH, GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I; BGH, GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung; BGH, GRUR 2016, 921 – Pemetrexed; BGH, GRUR 2016, 1254 – V-förmige Führungsanordnung). Dabei ist der Patentinhaber an die technische Lehre gebunden, die er unter Schutz hat stellen lassen. Sie muss von ihm als sinnhaft hingenommen werden und darf bei der Suche nach einem gleichwirkenden Austauschmittel in ihrer sachlichen Berechtigung nicht (wieder) infrage gestellt werden (BGH, GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil; OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2013, Az.: I-2 U 23/13, BeckRS 2013, 18749). Die Überlegungen dürfen sich nicht vom Sinngehalt des Patentanspruchs lösen, sondern müssen diesem so nahekommen, dass die Wertung geboten ist, die angegriffene Ausführungsform beruhe trotz der Abweichung auf dem Patentanspruch und stelle in einem weiteren Sinne noch eine patentgemäße Lösung dar (Meier-Beck, GRUR 2003, 905; Benkard/Scharen, Patentgesetz, Kommentar, 11. Aufl., § 14 PatG Rn. 114; Senat, Urteil vom 21.12.2017 – 15 U 93/16).

bb)

Nach Maßgabe dieser Grundsätze wird der Fachmann die angegriffenen Ausführungsformen mit dem von der Klägerin geltend gemachten Austauschmittel nicht als „gleichwertig“ in Betracht ziehen.

(1)

Der Klagepatentanspruch beschränkt sich nicht darauf, einen Zentrier-Abstandshalter unter Schutz zu stellen, der funktional gleichzeitig die Zentrierung jedes Vorspannungs-Federelements und des diesem zugeordneten Endes der Tragachse bewirkt (vgl. Merkmal 6). Vielmehr weist es den Fachmann in Merkmal 5 darüber hinaus an, zu diesem Zweck zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Vorspannungs-Federelement „jeweils einen separaten Zentrier-Abstandshalter“ vorzusehen. Der Fachmann erkennt, dass diese besondere räumlich-körperliche Ausgestaltung nach der Lehre des Klagepatents eine direkte Schubübertragung von jedem Federelement auf jedes Achsenende und damit eine (besonders gute) Zentrierung bewirkt, bei der eine Schubablenkung sowie eine Reibung zwischen diesen Teilen und dem Scharnierblock vermieden werden können.

Davon ausgehend mögen zwar grundsätzlich Alternativen zu einer vollständigen räumlich-körperlichen Trennung der Zentrier-Abstandshalter vorstellbar sein, die dem Fachmann bei der gebotenen Orientierung am Sinngehalt des Klagepatentanspruchs noch als von dessen Schutzbereich umfasst erscheinen. Eine Zusammenfassung mehrerer Zentrier-Abstandshalter zu einem einheitlichen Bauteil in Gestalt eines Blocks wie bei den angegriffenen Ausführungsformen setzt jedoch die Erwägung voraus, dass es entgegen der Vorgabe des Merkmals 5 technisch überhaupt nicht erforderlich sei, separate Zentrier-Abstandshalter vorzusehen, damit die beschriebenen Gefahren einer Schubablenkung und Reibung vermieden werden. Der Fachmann müsste sich somit vom Sinngehalt des Klagepatentanspruchs lösen und zugrunde legen, dass es – anders als von der technischen Lehre des Klagepatents vermittelt – gar nicht darauf ankomme, die Abstandshalter zu diesem Zweck vollständig räumlich-körperlich voneinander zu trennen. Damit erfordert die in Rede stehende Abwandlung fachmännische Überlegungen, welche die Sinnhaftigkeit der technischen Lehre des Klagepatents in Frage stellen. Sie orientiert sich nicht an der Anweisung des Patentanspruchs, sondern führt von ihm weg, indem im Ergebnis vollständig auf separate Zentrier-Abstandshalter verzichtet wird.

Nichts anderes gilt, wenn man (zu Unrecht) davon ausginge, die räumlich-körperliche Vorgabe „separater“ Zentrier-Abstandshalter in Merkmal 5 habe tatsächlich überhaupt keine besondere technische Funktion. In diesem Fall würde der Fachmann die entsprechende Anweisung bei der gebotenen Orientierung am Patentanspruch mangels Möglichkeit einer Erweiterung des Schutzbereichs nach funktionalen Überlegungen vielmehr erst recht einhalten und nicht etwa stattdessen eine Lösung in Betracht ziehen, bei der die Zentrier-Abstandshalter Bestandteile eines einzigen, einheitlichen Bauteils und auf diese Weise miteinander verbunden sind.

(2)

Eine Erweiterung des Schutzbereichs um das geltend gemachte Austauschmittel kommt überdies deswegen nicht in Betracht, weil nach dem ursprünglich erteilten Hauptanspruch „mindestens ein Zentrier-Abstandshalter“ genügte, während das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren auf Ausgestaltungen mit „jeweils einem separaten Zentrier-Abstandshalter“ eingeschränkt worden ist. Aus dieser Anspruchsgeschichte folgt ebenfalls, dass der Fachmann Ausgestaltungen, bei denen ein einheitliches Bauteil als (mehrere) Zentrier-Abstandshalter fungiert, nicht als gleichwertig erachtet.

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat bislang offen gelassen, ob es trotz des Grundsatzes, dass nicht auf Vorgänge im Erteilungsverfahren zurückgegriffen werden darf, die im Patent keinen Niederschlag gefunden haben (BGH, GRUR 2002, 511- Kunststoffrohrteil), im Rahmen der Auslegung des Schutzbereichs zulässig ist, auf Patentveröffentlichungen wie die amtlich veröffentlichte Patentanmeldung oder frühere Fassungen des Schutzrechts zurückzugreifen (vgl. BGH, GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung; BGH, GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung; BGH, GRUR 2106, 921 – Pemetrexed). Diese Frage ist für einen Vergleich zwischen dem ursprünglich erteilten Patent und einer nur beschränkt aufrechterhaltenen Fassung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zu bejahen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2013 – 2 U 23/13; Senat, Urteil vom 08.07.2014 – 15 U 29/14; Benkard/Scharen, aaO, § 14 PatG Rn. 119), zumindest falls der Grund für die Beschränkung fehlende Neuheit und/oder mangelnde Erfindungshöhe ist (in diese Richtung BGH, GRUR 2106, 921 – Pemetrexed). Denn eine Beschränkung des Schutzrechts in einem Rechtsbestandsverfahren wegen fehlender Patentfähigkeit darf nicht durch Schutzbereichserwägungen wieder rückgängig gemacht werden (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2013 – 2 U 23/13; Benkard/Scharen, aaO, § 14 PatG Rn. 119). Dies betrifft insbesondere solche Überlegungen, die darauf hinauslaufen, dass auf beschränkende Merkmale, die im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zusätzlich in den Patentanspruch aufgenommen worden sind, in der Sache verzichtet wird (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2013 – 2 U 23/13). Im Rahmen der Äquivalenz sind daher abgewandelte Ausführungsformen nicht gleichwertig, deren Einbeziehung in den Schutzbereich dazu führen würde, dass das Patent auf solche Lösungsvarianten erstreckt wird, die im Rechtsbestandsverfahren aus dem Patentanspruch entfernt worden sind (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2013 – 2 U 23/13; ähnlich OLG Frankfurt, GRUR 2019, 67 – Penisextensionsvorrichtung).

Nach Maßgabe dieser Grundsätze stellt die angegriffene Ausführungsform aus Sicht des Fachmannes keine gleichwertige Lösung dar, weil sie keine „separaten“ im Sinne von vollständig räumlich-körperlich voneinander getrennten Zentrier-Abstandshalter aufweist, das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren aber ohne die Einschränkung in Merkmal 5 „jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter“ nicht als patentfähig angesehen worden ist. Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsberufungsurteil war die als Hilfsantrag VIII geltend gemachte Kombination aus den ursprünglich erteilten Ansprüchen 1 und 2 nicht neu, weil dessen Gegenstand in der Entgegenhaltung NK 9 mit dem dort gezeigten U-förmigen Bügel (19) vollständig offenbart ist (BGH, Urteil vom 15.02.2018 – X ZR 35/16 Rn. 94 ff.). Der Klagepatentanspruch in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung wurde im Vergleich zu dieser Anspruchskombination, die „mindestens einen“ Zentrier-Abstandshalter vorsah und damit nicht zwei separate Zentrier-Abstandshalter erforderte (BGH, Urteil vom 15.02.2018 – X ZR 35/16 Rn. 95), lediglich durch „jeweils ein separater“ Zentrier-Abstandshalter ergänzt und allein wegen dieses neu formulierten Merkmals für patentfähig erachtet. Die Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung NK 9 folgte dabei auch nicht etwa daraus, dass der Bügel (19) die beiden Federn und Achsenenden nicht ausreichend zentrieren würde; die Zentrierung ist im Nichtigkeitsberufungsurteil in keiner Weise kritisiert worden (BGH, aaO Rn. 49, 96). Entscheidend war vielmehr, dass es sich bei dem Bügel um ein einziges, einheitliches Bauteil handelt und der NK 9 „kein Scharnier mit mehreren räumlich-körperlich separierten Zentrier-Abstandshaltern zu entnehmen“ ist (vgl. BGH, aaO Rn. 104). Die Beschränkung des Schutzumfangs auf „separate“ Zentrier-Abstandshalter war demzufolge für den Rechtsbestand des Klagepatents notwendig. Sie würde daher unterlaufen, wenn man im Rahmen der Äquivalenz Ausgestaltungen wieder in den Schutzbereich einbezöge, die dieses für die Patentfähigkeit entscheidende Merkmal schlicht weglassen. Deswegen sind Lösungsvarianten wie die angegriffenen Ausführungsformen, die nicht über separate Zentrier-Abstandshalter verfügen, sondern mehrere Zentrier-Abstandshalter in einem einheitlichen Bauteil zusammenfassen, nicht am Sinngehalt des Patentanspruchs orientiert.

IV.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1 S. 1, 91a Abs. 1 ZPO.

Soweit die Parteien den Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlassungsantrag teilweise in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben, hat gemäß § 91a ZPO die Klägerin unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigen Ermessen ebenfalls die Kosten zu tragen.

a)

Die Klägerin hatte gegen die Beklagte bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses – dem Ablauf des Klagepatents zum 20.03.2018 – keinen Unterlassungsanspruch aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG i. V. m. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG, weil die angegriffenen Ausführungsformen nicht vom Klagepatentanspruch in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung Gebrauch gemacht haben (siehe oben III.).

Die Klage ist im Übrigen auch nicht etwa deswegen ursprünglich zulässig und begründet gewesen, weil die angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent in den zuvor geltend gemachten Kombinationen des ursprünglich erteilten Hauptanspruch 1 mit Unteranspruch 2 oder 5 verletzt hätten. Dem steht bereits entgegen, dass dieser frühere Hauptanspruch 1 rechtskräftig mit Wirkung ex tunc vernichtet worden ist und daher nicht mehr Grundlage für eine Verurteilung wegen Patentverletzung sein kann.

Die Klägerin könnte daher auch diese Anspruchskombinationen allein auf den Hauptanspruch in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung stützen. Dies gilt ebenso für Unteranspruch 5, der ausweislich der geänderten veröffentlichten Patentschrift DE … C5 vom 10.01.2019 ebenfalls auf den geänderten Hauptanspruch rückbezogen ist. Letzterer vermag indes keine Patentverletzung zu begründen, weil Merkmal 5 weder wortsinngemäß noch mit äquivalenten Mitteln verwirklicht ist. Dass die angegriffenen Ausführungsformen nicht über „jeweils einen separaten Abstandshalter“ zwischen jedem Vorspannungs-Federelement und jedem Ende der Tragachse verfügen, schlägt somit auch auf die genannten Anspruchskombinationen durch.

b)

Es gibt ferner keine sonstigen Gesichtspunkte, denen zufolge es ausnahmsweise der Billigkeit entspricht, der Beklagten im Hinblick auf den Unterlassungsantrag die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, obwohl sie insoweit ebenfalls voraussichtlich in der Hauptsache obsiegt hätte.

V.

Die Anordnung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Es besteht keine Veranlassung, gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO die Revision zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern.

Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 10.09.2019 war im Ergebnis für die Entscheidung des Senats nicht erheblich und gab folglich keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296a S. 2, 156 ZPO).

VI.

Der Streitwert wird gemäß § 51 Abs. 1 GKG auf 500.000,- Euro festgesetzt.