Oberlandesgericht Düsseldorf, 2. Zivilsenat — 2 W 18/21

Die sofortige Beschwerde, mit der sich die Schuldnerin gegen den Beschluss der 4a

Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 10.03.2021 wendet, in welchem ihr ein

Zwangsgeld in Höhe von EUR 5.000,00 auferlegt wurde, ist gemäß § 793 ZPO i.V.m. § 567 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig. Sie ist formgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 569 Abs. 1 ZPO eingelegt worden. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

I.

Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass die Schuldnerin ihre im Urteil des Landgerichts vom 16.06.2020 titulierte Verpflichtung zum Rückruf der angegriffenen Ausführungsformen nicht erfüllt hat, weshalb ein Zwangsmittel gegen sie zu verhängen war.

1.

Das Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung hat das Landgericht zutreffend bejaht, was von der Beschwerde nicht angegriffen wird, so dass nähere Ausführungen des Senats entbehrlich sind. Der Verhängung von Zwangsmitteln steht insbesondere nicht entgegen, dass das der Verurteilung zugrundeliegende Klagepatent zwischenzeitlich im Einspruchsverfahren (nicht rechtskräftig) eine abweichende Anspruchsfassung erhalten hat. Dies hat keine Auswirkungen auf den titulierten Rückrufanspruch, da eine Abänderung des landgerichtlichen Urteils bislang nicht erfolgt ist und der Senat zudem die Einstellung der Zwangsvollstreckung mit Beschluss vom 28.01.2021 abgelehnt hat.

2.

Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Schuldnerin den titulierten Rückrufanspruch nicht erfüllt hat. Das von ihr vorgelegte Schreiben genügt nicht den inhaltlichen Anforderungen an einen Rückruf (hierzu unter a)). Weiterhin lässt sich die Erfüllung des Rückrufanspruchs auch deshalb nicht feststellen, weil die Schuldnerin nicht die Adressaten des Rückrufschreibens mitgeteilt hat (hierzu unter b)).

a)

Wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, ist der Rückrufanspruch insbesondere in der vorliegenden Fallgestaltung, bei der die Gläubigerin in Unkenntnis über die Abnehmer der Schuldnerin ist, eine nach § 888 ZPO zu vollstreckende, unvertretbare Handlung (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 27.08.2020 – I-2 W 16/20; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.09.2018 – I-15 W 48/18; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, Kap. D. Rn. 919).

Inhaltlich verlangt dieser Anspruch die ernsthafte Aufforderung an den gewerblichen Abnehmer des patentverletzenden Erzeugnisses, dieses freiwillig zurückzugeben. Der Rückruf darf nicht als bloße, nicht weiter begründete Bitte formuliert werden, sondern muss den Grund der Rückrufaktion – die patentverletzende Gestaltung des gelieferten Gegenstands – mitteilen. Eines Rechtsfolgenhinweises an den Abnehmer bedarf es im Allgemeinen nicht, weil (und wenn) für den Abnehmer ohne weiteres ersichtlich ist, dass der dem Rückruf zugrunde liegende und ihm vom Absender mitgeteilte Patentverletzungsvorwurf gleichermaßen auf ihn zutrifft (weil auch er Gewerbetreibender ist). Das gilt uneingeschränkt dann, wenn das Rückrufschreiben keinen – ausdrücklichen oder konkludenten – Hinweis auf die Freiwilligkeit der mit dem Rückruf eingeforderten Rückgabe enthält. Thematisiert der Schuldner allerdings gegenüber seinem Abnehmer, dass die Befolgung des Rückrufverlangens in seinem freien Belieben steht, so hat er ihm die patentrechtlichen Konsequenzen einer weiteren Verwendung der zurückgerufenen Verletzungsgegenstände im Rahmen seines Geschäftsbetriebes vor Augen zu führen, indem er ihn – erstens – darauf hinweist, dass auch ihm gegenüber Ansprüche wegen Patentverletzung bestehen, und indem er ihm – zweitens – deutlich macht, dass er (der Abnehmer) mit Entdeckung zu rechnen hat, weil er (der Schuldner) dem Patentinhaber die Adressaten seines Rückrufverlangens (im Rahmen der Auskunftsverurteilung oder jedenfalls originär aufgrund der Verurteilung zum Rückruf) offenzulegen hat. Von dieser Belehrungspflicht wird nur in absoluten Ausnahmefällen dort abzusehen sein, wo der Abnehmer über die aufklärungspflichtigen Umstände bereits aufgrund eigenen Wissens hinreichend im Bilde ist. Davon kann im Allgemeinen nicht ausgegangen werden, weil Adressat des Rückrufverlangens die Unternehmen selbst sind, die zu diesem Zeitpunkt regelmäßig nicht anwaltlich vertreten sind. Selbst der Umstand, dass das Unternehmen über eine eigene Rechts- und/oder Patentabteilung verfügt, ändert nichts, weil patentrechtliches Detailwissen, um das es hier geht, mit Blick auf die dort tätigen Mitarbeiter grundsätzlich nicht vorausgesetzt werden kann. Anderes darzulegen und zu beweisen, ist in jedem Einzelfall Sache des Schuldners.

Zur Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes hat der Gläubiger Anspruch darauf, dass der Verletzer ihm den erfolgten Rückruf durch die Vorlage eines Musters seiner Rückrufschreiben sowie eine Adressliste oder durch Kopien sämtlicher versendeter Schreiben nachweist. Dessen bedarf es auch dann, wenn der Gläubiger dank des ihm zuerkannten Auskunftsanspruchs nach § 140b PatG bereits eigene Kontrollmöglichkeiten besitzt, die er durch (ggf. stichprobenartige) Rückfrage bei den ihm benannten Abnehmern nutzen kann, um sich Gewissheit darüber zu verschaffen, ob der Verletzer die Verletzungsware tatsächlich aus den Vertriebswegen zurückgerufen hat. Muster und Adressliste bzw. Kopien aller versendeter Schreiben sind inhärenter Bestandteil der Rückrufpflicht und daher auch ohne entsprechende ausdrückliche Tenorierung im Urteil geschuldet. Umgekehrt gilt dies auch dann, wenn der Patentinhaber nur den Rückrufanspruch geltend macht, nicht aber auf Auskunft klagt. Die Vorlage von Musterschreiben und Adressliste oder von Kopien aller Schreiben ist denknotwendige Voraussetzung, um die Erfüllung des Rückrufanspruchs feststellen zu können, da schlicht keine andere Möglichkeit besteht, diese sonst nachzuweisen. Hierfür ist unerheblich, ob der Patentinhaber gleichzeitig einen – selbstständig zu betrachtenden –Auskunftsanspruch geltend macht.

aa)

Den vorstehenden dargestellten Anforderungen genügt das Rückrufschreiben der Schuldnerin (Anlage ASt 4) nicht, da es die patentverletzenden Gegenstände nicht mit dem nötigen Nachdruck zurückfordert.

Aus der maßgeblichen Sicht eines objektiven Dritten in der Position des Empfängers begnügt sich das Rückrufschreiben der Gläubigerin nicht damit, den Abnehmer unter Hinweis auf das gegen ihn ergangene Patentverletzungsurteil vorbehaltlos zur Rückgabe des Verletzungsgegenstandes gegen entsprechende Kostenerstattung aufzufordern. Vielmehr wird in herausgehobener Weise betont, dass es im freien Belieben des Abnehmers liegt, ob er von dieser ihm durch den Rückruf eröffneten Möglichkeit tatsächlich Gebrauch machen will. Solches geschieht nicht nur durch die Formulierung „ Sollten Sie sich für eine Rückgabe entscheiden “, sondern gleichermaßen dadurch, dass die Schuldnerin ihrer Aufforderung zur Rückgabe voranstellt, dass die Verurteilung zum Rückruf nicht rechtskräftig sei und mit der Berufung angegriffen werde, weswegen das Urteil nur einstweilen bindend sei. Obwohl das Rückrufschreiben den Abnehmer so zu verstehen gibt, dass die Rückgabe eine freiwillige Aktion ist, weist die Schuldnerin im Rückrufschreiben nicht auf die Folgen des Weitervertriebs oder Gebrauchs der patentverletzenden angegriffenen Ausführungsformen hin. Dass eine solche Belehrung hier ausnahmsweise entbehrlich war, weil die Abnehmer die erforderlichen patentrechtlichen Kenntnisse besitzen, kann bereits mangels Nennung der Adressaten des Rückrufschreibens nicht festgestellt werden.

bb)

Das Schreiben erweist sich auch aus einem weiteren, vom Landgericht nicht diskutierten Aspekt inhaltlich als nicht ausreichend. Die Schuldnerin führt hierin aus, dass sie bei schon im Einsatz befindlichen angegriffenen Ausführungsformen nur einen von der Benutzungsdauer abhängigen, angemessenen Teil des Kaufpreises erstatten wird. Zwar ist eine solche Einschränkung grundsätzlich zulässig (Kühnen, a.a.O., Kap. D. Rn. 912; BeckOK PatR/Rinken, 21. Ed. 15.7.2021, PatG § 140a Rn. 48.3), allerdings trägt der Hinweis hierauf in der von der Schuldnerin gewählten Allgemeinheit zur mangelnden Ernsthaftigkeit des Rückrufes bei. Das Schreiben enthält keinen Hinweis darauf, welchen Anteil des gezahlten Kaufpreises der Abnehmer im Falle der Rückgabe konkret zurückerhält oder wie er diesen Anteil berechnen könnte. Der Abnehmer hat keine ausreichende Informationsgrundlage, um über die Rückgabe zu entscheiden und muss sogar befürchten, möglicherweise kein ausreichendes Äquivalent für die Zurückgabe der angegriffenen Ausführungsform zu bekommen. Denn was die Schuldnerin als „angemessenen Teil des Kaufpreis“ ansieht, verbleibt gänzlich unklar. Es liegt auf der Hand, dass diese Ungewissheit einen Abnehmer davon abhalten kann, die angegriffenen Ausführungsformen zurückzugeben.

b)

Es kann auch deshalb keine Erfüllung des Rückrufanspruchs festgestellt werden, weil die Schuldnerin sich weigert, die Adressaten ihres Rückrufschreibens mitzuteilen.

aa)

Um der Verhängung von Zwangsmitteln hinsichtlich eines titulierten Anspruchs zu entgehen, obliegt es zunächst dem Schuldner, substantiiert die Tatsachen vorzutragen und ggf. zu beweisen, aus denen sich die Erfüllung der Verpflichtung ergeben soll (BeckOK PatR/Voß, 21. Ed. 15.7.2021, PatG § 139 Vor §§ 139–142b (Verletzungsprozess) Rn. 431). Zur Erfüllung des Rückrufanspruchs hätte die Schuldnerin damit für jeden einzelnen Abnehmer den Versand eines inhaltlich ausreichenden Rückrufschreibens darlegen müssen (vgl. Senat, Urteil vom 06.05.2010 – I-2 U 98/09 = BeckRS 2010, 15888). Nur wenn sie darlegt, welche Abnehmer sie mit ausreichendem Nachdruck zur Rückgabe welcher Ausführungsform aufgefordert hat, kann die Erfüllung des Rückrufanspruchs überprüft werden. Andernfalls bleibt die Gläubigerin im Ungewissen darüber, ob der Rückruf tatsächlich im geschuldeten Umfang erfolgt ist.

bb)

Hiernach lässt sich keine Erfüllung des Rückrufanspruchs feststellen. Einen entsprechenden Nachweis hat die Schuldnerin nicht vorgebracht, da sie nur Beispielsschreiben vorgelegt hat, bei denen die Adressaten nicht erkennbar sind. Auf dieser Grundlage kann nicht festgestellt werden, dass sie sämtlichen Abnehmern der angegriffenen Ausführungsform ein inhaltlich ausreichendes Rückrufschreiben zugeleitet hat. Entgegen der Ansicht der Schuldnerin ist sie zu entsprechenden Angaben verpflichtet.

(1)

Das von der Schuldnerin vermisste gerichtliche Gebot der Nennung ihrer gewerblichen Abnehmer, denen sie ein Rückrufschreiben übersandt hat, ist – wie bereits oben erwähnt – auch ohne ausdrückliche Erwähnung implizierter Bestandteil des titulierten Rückrufanspruchs im Urteil des Landgerichts vom 16.06.2020. Ohne solche Angaben kann die Erfüllung des Rückrufanspruchs nicht kontrolliert werden, so dass das Urteil insoweit ins Leere zu laufen droht. Dies ist aber ersichtlich weder vom Gesetzgeber noch vom landgerichtlichen Urteil beabsichtigt.

(2)

Der Verpflichtung zum Nachweis der Erfüllung des Rückrufanspruchs durch Angabe der Adressaten steht auch nicht entgegen, dass die Gläubigerin im Erkenntnisverfahren keinen Auskunftsanspruch geltend gemacht hat. Zwar besteht hinsichtlich der Adressaten des Rückrufschreibens eine faktische Überschneidung mit den nach § 140b PatG zu beauskunftenden Angaben über die Abnehmer patentverletzender Erzeugnisse. Dies ändert aber nichts daran, dass es sich um zwei selbstständige Ansprüche handelt, die der Patentinhaber unabhängig voneinander durchsetzen kann und deren Erfüllung ein verurteilter Patentverletzer im Zwangsvollstreckungsverfahren jeweils für sich genommen nachzuweisen hat. Die Konsequenz der Argumentation der Schuldnerin wäre, dass ein Patentinhaber stets auf Rückruf und zugleich auf Auskunft klagen müsste, um die Erfüllung des Rückrufanspruchs nachvollziehen zu können. Hierfür findet sich im Gesetz nicht im Ansatz eine Stütze.

(3)

Die von der Schuldnerin angeführte Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG steht diesem Verständnis nicht entgegen. Die Richtlinie sieht in Art. 10 ausdrücklich vor, dass die Mitgliedsstaaten einen Anspruch auf Rückruf schutzrechtsverletzender Produkte vorsehen müssen. Es widerspräche dieser Vorgabe und dem Ziel der Richtlinie, eine wirksame Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte sicherzustellen, wenn die Erfüllung des Rückrufanspruchs nicht kontrolliert werden könnte, weil der Patentverletzer die Adressaten der Rückrufaufforderung nicht nennen muss. Es ist nicht ersichtlich, warum der Pflicht zur Nennung der Rückrufadressaten entgegenstehen soll, dass die Richtlinie in Art. 8 auch einen Auskunftsanspruch vorsieht. Beide Ansprüche stehen in ihren Voraussetzungen und Rechtsfolgen in der Richtlinie unabhängig nebeneinander.

(4)

Sollte die Schuldnerin dagegen meinen, die Übermittlung der Adressaten des Rückrufschreibens sei im vorliegenden Fall unverhältnismäßig, könnte sie hiermit nicht durchdringen. Bei der vermeintlichen Notwendigkeit des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen handelt es sich um eine materiell-rechtliche Einwendung, die ohne eine bestehende Beschränkung des Tenors im Zwangsvollstreckungsverfahren keine Berücksichtigung finden kann (Senat, GRUR 2020, 734 – Cholesterinsenker), sondern im Erkenntnisverfahren hätte angebracht werden müssen.

3.

Gegen die Höhe des Zwangsmittels macht die Schuldnerin keine Einwendungen geltend, so dass der Senat diesbezüglich zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts verweist.

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Gegenstandswert entspricht dem Betrag, um den sich die Schuldnerin als Beschwerdeführerin verbessern wollte.

Es bestand keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 574 ZPO hierfür ersichtlich nicht gegeben sind. Insbesondere hat die Sache weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordert die Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts.