Landgericht Düsseldorf, 4b. Zivilkammer — 4b O 107/20

Die Klägerin macht gegen die Beklagten Ansprüche wegen mittelbarer Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP X B 1 (nachfolgend „Klagepatent“, Kopie der Patentschrift Anlage K 1a) geltend.

Die Klägerin ist Inhaberin des am 8. Juni 2001 angemeldeten Klagepatents mit der Bezeichnung „Möbelplatte und Verfahren zu deren Herstellung“. Das Klagepatent nimmt eine deutsche Priorität vom 13. Juni 2000 in Anspruch. Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung war der 22. September 2004. Das Klagepatent durchlief ein Nichtigkeitsverfahren. Mit Urteil des Bundespatentgerichts vom 22. September 2015 (vorgelegt als Anlage K 2) wurde das Klagepatent in der aus der berichtigten Patentschrift (DE X - Anlage K 1b) ersichtlichen Fassung eingeschränkt aufrechterhalten.

Das Klagepatent betrifft eine Möbelplatte und ein Verfahren zu deren Herstellung. Der hier geltend gemachte Anspruch 6 lautet wie folgt:

„Verfahren zur Herstellung eines Möbelpaneels in Gestalt einer Möbelplatte aus einem Holzwerkstoff, bei dem auf einem Paneelkorpus (30) eine Kunststoffkante (10) aufgebracht wird, wobei eine Oberfläche der Kunststoffkante (10) aufgeschmolzen und die Kunststoffkante sodann mit ihrer aufgeschmolzenen Oberfläche auf den Paneelkorpus (30) gefügt wird, dadurch gekennzeichnet, dass durch Laserbeaufschlagung nur eine dünne Schicht (12) der Kunststoffkante (10) aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus verschmolzen wird, während die restliche dickere Schicht (11) der Kunststoffkante (10) im festphasigen Zustand gehalten wird.“

Die Schutzdauer des Klagepatents lief am 8. Juni 2021 ab.

Die Beklagte zu 1), die bis zu ihrer Verschmelzung im Jahr 2019 als Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH firmierte, ist Herstellerin und Lieferantin von Kantenbändern für die Möbelindustrie. Sie fertigt und vertreibt das Kantenband „FUSION-EDGE" (angegriffene Ausführungsform) unter anderem zur Verarbeitung im Laserverfahren. Die Beklagten zu 2) und 3) sind seit dem 24.02.2020 Geschäftsführer der Beklagten zu 1) und als solche im Handelsregister eingetragen.

Die Beklagte zu 1) bewarb bis Anfang des Jahres 2019 auf der als Anlage K 3 in Auszügen vorgelegten Webseite (datierend vom 29. August 2018) das Kantenband „FUSION-EDGE" gegenüber ihren gewerblichen Abnehmern, u.a. Großschreinereien und Unternehmen der Möbelindustrie. Eingangs befand sich auf der Webseite die folgende Beschreibung:

Auf Seite 3 der Webseite folgte die weitere Erklärung:

Am Ende der Webseite befand sich zudem der folgende Hinweis:

Die Beklagte zu 1) bewarb das Kantenband „FUSION EDGE“ zudem in ihrem Newsletter KANTENnews wie aus den Anlagen K 16 und K 24 ersichtlich und führte das Kantenband auch in den als Anlagen K 17, B 9, B 11 bis B 16 vorgelegten Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheinen auf. Ferner bewarb die Beklagte zu 1) das Kantenband auf einem Werbestand einer Messe im Jahr 2013 wie aus der Anlage B 17 ersichtlich und beschrieb das Kantenband in den als Anlage K 23 vorgelegten „FUSION-EDGE“ Verarbeitungsinformationen sowie in den weiteren Veröffentlichungen, die als Anlagen B 10, K 5, K 25 und K 26 vorliegen.

Bereits im Jahre 2009 stellte die Klägerin an die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) die als Anlage K 19 überreichte Berechtigungsanfrage. Hinsichtlich der daraus folgenden Korrespondenz zwischen den Parteien wird auf die Anlagen K 20 bis K 22 verwiesen.

Vor diesem Hintergrund traten die Parteien in Lizenzvertragsverhandlungen ein, die jedoch im September 2018 ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die als Anlagen K 6 bis K 15, K 18 sowie K 27 bis K 41 vorgelegte Korrespondenz zwischen den Parteien verwiesen.

Seit Mai 2019 bewirbt die Beklagte das Kantenband „FUSION-EDGE“ über ihre Webseite www.C .com , die in Auszügen als Anlage B 8 vorliegt, wie folgt:

XXX

XXX

Mit der als Anlage K 8 vorgelegten Email vom 10. Februar 2020 nahm der Prozessbevollmächtigte der Klägerin den Kontakt zu den Prozessbevollmächtigten der Beklagten wieder auf und beanstandete diese Bewerbung des Kantenbandes im Ergebnis erfolglos. Hinsichtlich der zwischen den Parteien gewechselten Korrespondenz wird auf die Anlagen K 9 bis K 15 verwiesen.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte zu 1) habe auf ihrer Webseite und in dem Newsletter „KANTENnews“ nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass eine Verarbeitung des Kantenbandes „FUSION-EDGE“ im Laserverfahren Anspruch 6 des Klagepatents verletze. Die auszugsweise wiedergegebenen Textstellen enthielten nur ein kleines Sternchen, das regelmäßig übersehen werde. Selbst wenn man es entdecke, fände sich der Bezug dazu erst wesentlich später am Ende der Webseite. Dabei reiche dieser Hinweis am Ende der Webseite nicht aus.

Zudem habe die Beklagte zu 1) weder in den zur Akte gereichten Auftragsbestätigungen oder Lieferscheinen noch in den Rechnungen auf die Patentrechte der Klägerin hingewiesen, obwohl sie hierzu verpflichtet gewesen sei.

Die Klägerin hat unter dem 16. Dezember 2020 Klage erhoben und neben Anträgen auf Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf Auskunft und Rechnungslegung auch angekündigt zu beantragen,

I. die Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00 - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 1) an einem ihrer Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen

Kunststoffkanten, welche dazu geeignet sind, in einem Verfahren zur Herstellung eines Möbelpaneels in Gestalt einer Möbelplatte aus einem Holzwerkstoff verwendet zu werden, bei dem auf einem Paneelkorpus eine Kunststoffkante aufgebracht wird, wobei eine Oberfläche der Kunststoffkante aufgeschmolzen und die Kunststoffkante sodann mit ihrer aufgeschmolzenen Oberfläche auf den Paneelkorpus gefügt wird,

im Geltungsbereich des deutschen Teils des EP X Dritten zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

bei dem durch die Laserbeaufschlagung nur eine dünne Schicht aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus verschmolzen wird, während die restliche, dickere Schicht der Kunststoffkante im festphasigen Zustand gehalten wird,

ohne

- im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar, d. h. vom übrigen Text abgesetzt, in Fettdruck gehalten und in größerer Schriftgröße als die maximale Schriftgröße des jeweiligen Angebots, darauf hinzuweisen, dass die Kunststoffkanten ohne Zustimmung der Klägerin nicht mittels Laserbestrahlung so auf einem Holzwerkstoff aufgebracht werden dürfen, dass eine dünne Schicht der Oberfläche aufgeschmolzen und die restliche dickere Schicht der Oberfläche im festphasigen Zustand gehalten wird, und

- im Falle des Lieferns vor der Lieferung mit dem Lieferempfänger eine schriftliche und der Klägerin spätestens zeitgleich mit der Lieferung zu übermittelnde Unterlassungsverpflichtung dergestalt zu vereinbaren, dass sich der Lieferempfänger verpflichtet, es bei Meidung einer an die Klägerin zu leistenden, von der Klägerin nach billigem Ermessen festzusetzenden und im Streitfall vom Landgericht München I, Patentstreitkammer, zu überprüfenden Vertragsstrafe zu unterlassen, die Kunststoffkanten ohne Zustimmung der Klägerin mittels Laserbestrahlung so auf einem Holzwerkstoff aufzubringen, dass eine dünne Schicht der Oberfläche aufgeschmolzen und die restliche dickere Schicht der Oberfläche im festphasigen Zustand gehalten wird.

Die Klägerin hat den Unterlassungsantrag nach Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents für die Zeit ab dem 8. Juni 2021 in der Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt nunmehr noch,

I. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher dieser dadurch entstanden ist, dass die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 01.01.2009 bis 08.06.2021 (im Falle der Beklagten zu 2) und 3) in der Zeit vom 24.02.2020 bis 08.06.2021)

Kunststoffkanten, welche dazu geeignet sind, in einem Verfahren zur Herstellung eines Möbelpaneels in Gestalt einer Möbelplatte aus einem Holzwerkstoff verwendet zu werden, bei dem auf einem Paneelkorpus eine Kunststoffkante aufgebracht wird, wobei eine Oberfläche der Kunststoffkante aufgeschmolzen und die Kunststoffkante sodann mit ihrer aufgeschmolzenen Oberfläche auf den Paneelkorpus gefügt wird,

im Geltungsbereich des deutschen Teils des EP X Dritten zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder geliefert hat,

bei dem durch die Laserbeaufschlagung nur eine dünne Schicht aufgeschmolzen und mit dem Paneelkorpus verschmolzen wird, während die restliche, dickere Schicht der Kunststoffkante im festphasigen Zustand gehalten wird,

ohne

- im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar, d. h. vom übrigen Text abgesetzt, in Fettdruck gehalten und in größerer Schriftgröße als die maximale Schriftgröße des jeweiligen Angebots, darauf hingewiesen zu haben, dass die Kunststoffkanten ohne Zustimmung der Klägerin nicht mittels Laserbestrahlung so auf einem Holzwerkstoff aufgebracht werden dürfen, dass eine dünne Schicht der Oberfläche aufgeschmolzen und die restliche dickere Schicht der Oberfläche im festphasigen Zustand gehalten wird, und

- im Falle des Lieferns vor der Lieferung mit dem Lieferempfänger eine schriftliche und der Klägerin spätestens zeitgleich mit der Lieferung zu übermittelnde Unterlassungsverpflichtung dergestalt vereinbart zu haben, dass sich der Lieferempfänger verpflichtet, es bei Meidung einer an die Klägerin zu leistenden, von der Klägerin nach billigem Ermessen festzusetzenden und im Streitfall vom Landgericht Düsseldorf, Patentstreitkammer, zu überprüfenden Vertragsstrafe zu unterlassen, die Kunststoffkanten ohne Zustimmung der Klägerin mittels Laserbestrahlung so auf einem Holzwerkstoff aufzubringen, dass eine dünne Schicht der Oberfläche aufgeschmolzen und die restliche dickere Schicht der Oberfläche im festphasigen Zustand gehalten wird;

hilfsweise ,

wie Ziffer I,

wobei sich die Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 1) für die Handlungen in der Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2016 auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagten auf Kosten der Klägerin erlangt haben;

II. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu I. bezeichneten Handlungen begangen haben, die Beklagte zu 1) seit 01.01.2009 bis zum 08.06.2021, die Beklagten zu 2) und 3) seit 24.02.2020 bis zum 08.06.2021, und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine in elektronischer Form vorzulegen sind, in denen geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,

wobei es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

III. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu I. bezeichneten Handlungen begangen haben, die Beklagte zu 1) für die Zeit ab 01.01.2009 bis zum 08.06.2021, die Beklagten zu 2) und 3) für die Zeit ab 24.02.2020 bis zum 08.06.2021, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer, wobei diejenigen Lieferungen und Abnehmer besonders kenntlich zu machen sind, welche die Kunststoffkanten patentgemäß verwendet haben;

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger;

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie der dafür aufgewandten Kosten;

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

Die Beklagten haben der Teilerledigungserklärung widersprochen und beantragen im Übrigen,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagten sind der Ansicht, eine Verletzung des Klagepatents habe nicht vorgelegen.

Die Beklagte zu 1) habe sich stets rechtstreu verhalten, da sie sowohl beim Anbieten, dem Verkauf und bei der Lieferung des Kantenbandes „FUSION-EDGE“ umfassend auf die in Deutschland geltende Rechtslage bezüglich des Klagepatents hingewiesen habe. Die von der Beklagten zu 1) erteilten Hinweise auf das Klagepatent seien auch stets rechtlich ausreichend gewesen. Dies gelte insbesondere auch für den Warnhinweis, der auf der alten Webseite der Beklagten zu 1) enthalten war.

Bei dem Kantenband „FUSION-EDGE“ seien keine zu hohen Anforderungen an den zu erteilenden Warnhinweis zu stellen, da die streitgegenständliche Lasertechnologie nur eine der fünf wirtschaftlich und technisch sinnvollen Verarbeitungsmethoden sei und weil das Kantenband „FUSION-EDGE“ gegenüber fachkundigen Unternehmen beworben werde. Daher sei es hinreichend, dass die Beklagte zu 1) mittels gut sichtbarer Anmerkungssterne auf eine Fußnote verwiesen habe, die die inhaltlich eindeutige und unmissverständliche Warnung enthielt, dass die Lasertechnologie nur mit Zustimmung der Klägerin genutzt werden dürfe.

Zudem bewerbe die Beklagte zu 1) das Kantenband „FUSION-EDGE“ seit Mai 2019 gemäß den als Anlage B 8 vorgelegten Auszügen aus der Webseite in abgewandelter Form. Einmal werde im Zusammenhang mit dem Laserfügen auf das Klagepatent hingewiesen. Ein zweiter Hinweis auf die Patentsituation erfolge unmittelbar im Zusammenhang mit der Vorstellung der Lasertechnologie. Schließlich hätten die Beklagten bei allen Angeboten und Lieferungen zum Kantenband „FUSION-EDGE“ auf die rechtliche Lage in Deutschland bezüglich der Lasertechnologie umfassend hingewiesen und damit sichergestellt, dass die Warnhinweise von den Abnehmern wahrgenommen würden. Die Beklagte zu 1) informiere ihre Kunden mittlerweile seit bald 10 Jahren aktiv über das Klagepatent.

Die Beklagten sind ferner der Ansicht, es sei ihr nicht vorwerfbar, dass sie von ihren Abnehmern in der Vergangenheit keine entsprechenden strafbewehrten Unterlassungserklärungen verlangt habe. Eine solche Verpflichtung käme wirtschaftlich einem uneingeschränkten Vertriebsverbot gleich und sei unverhältnismäßig.

Dem Auskunftsverlangen der Klägerin stehe zudem der Ausschlusstatbestand des § 140b Abs. 4 PatG entgegen, da künftig keine weiteren Patentverletzungen zu erwarten seien.

Die Beklagten erheben ferner die Einrede der Verjährung

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und auf die zu den Akten gereichten Unterlagen Bezug genommen. Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet.

A.

Die Klage ist zulässig.

Die Klägerin hat den ursprünglichen Unterlassungsantrag für erledigt erklärt, dem die Beklagten widersprochen haben, mit der Folge, dass das Klagebegehren der Klägerin nunmehr als Antrag auf Feststellung der Erledigung des ursprünglichen Unterlassungsbegehrens auszulegen ist. Die darin liegende Änderung des Klageanspruches ist gemäß § 264 Nr. 2 ZPO zulässig.

Das Begehren der Klägerin, gerichtet auf die Feststellung der Erledigung des Unterlassungsantrags, ist ferner mit Blick auf das gemäß § 256 Abs. 1 ZPO zu fordernde Feststellungsinteresse zulässig. Ein Feststellungsinteresse der Klägerin ist im Hinblick auf das Kosteninteresse der Klägerin zu bejahen. Denn ohne die Feststellung der Erledigung hätte die Klägerin trotz eines ursprünglich zulässigen und begründeten Unterlassungsantrags die entsprechenden Kosten des Rechtsstreits zu tragen, wenn der Antrag aufgrund des erledigenden Ereignisses unzulässig oder unbegründet wurde.

B.

Die Klage hat indes nur teilweise Erfolg.

I.

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des ursprünglichen Unterlassungsantrags ist nur teilweise begründet.

Der ursprüngliche Antrag auf Unterlassung war zulässig, aber nur teilweise begründet. Soweit er begründet war, ist er durch Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents unbegründet geworden und Erledigung eingetreten.

1.

Der Unterlassungsantrag war nur hinsichtlich einer mittelbaren Patentverletzung durch Angebotshandlungen der Beklagten zu 1) betreffend das Kantenband „FUSION EDGE“ im Internet bis zum Jahr 2018 (Anlage K 3) sowie einzelner weiterer Angebotshandlungen sowie hinsichtlich der beanstandeten Lieferungshandlungen begründet. Insofern hatte die Klägerin gegen die Beklagten Ansprüche auf Unterlassung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG, wobei auf der Rechtsfolgenseite lediglich Warnhinweise mit etwas anderer Gestaltung erforderlich waren. Darüber hinaus lag hinsichtlich der weiteren geltend gemachten Verletzungshandlungen eine mittelbare Verletzung des Klagepatents nicht vor.

a)

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Paneels, insbesondere einer Möbelplatte aus einem Holzwerkstoff mit einer auf den Paneelkorpus aufgebrachten Kunststoffkante.

In der Klagepatentschrift wird dazu ausgeführt, dass Kunststoffkanten gewöhnlich maschinell auf speziellen Anlagen auf Kanten von Holzwerkstoffplatten aufgefahren werden. Die Verklebung erfolge entweder über einen Heißschmelzkleber, der im Durchlauf aufgewalzt werde oder durch einen Kleber, der vorher schon auf die Kunststoffkante aufgebracht worden sei und mittels einer Heißluftdusche wieder verflüssigt werde sowie anschließend zusammen mit der Kante im Durchlauf aufgewalzt werde. Figur 2 der Klagepatentschrift verdeutliche ein solches Verfahren. Auf eine Seite der Kunststoffkante 1 aus einem Thermoplast sei eine Schmelzkleberschicht 2 mit einem Haftvermittler aufgebracht. Die Kunststoffkante 1 werde sodann zusammen mit der Schmelzkleberschicht 2 gegen die entsprechende Stirnseite der Möbelplatte 3 gefahren, so dass eine Verklebung der Kunststoffkante 1 mit der Möbelplatte 3 erfolge.

Das Klagepatent sieht daran als nachteilig an, dass die Leimfuge des bisher verwendeten Schmelzklebers bei Benutzung bzw. Reinigung deutlich sichtbar werde. Die Klebefuge nehme Schmutz auf. Es könne Feuchtigkeit eindringen, weiche die Qualität des Möbelpaneels beeinträchtigen könne. Darüber hinaus könne eine Fugenverfärbung entstehen, die die Frontoptik von z.B. Möbeln sichtbar beeinträchtige.

In der Klagepatentschrift werden verschiedene Druckschriften genannt, die klebstofffreie Verbindungen zwischen verschiedenen Werkstoffen, Kantenbänder oder Verfahren zur Befestigung von Deckleisten betreffen. Die DD257797 offenbare jedoch keine Kunststoffkante mit Bereichen verschiedener Härte bzw. verschiedenen Schmelzpunkten, die zudem nur an der Oberflächenschicht aufgeschmolzen werde. Die WO9306995 offenbare zwar ein mehrschichtiges Kantenband mit verschiedenen Schmelzpunkten, die Schichten seien aber nicht unterschiedlich dick. Schließlich betreffe das Verfahren der EP X ein Aufschweißen thermoplastischer Deckleisten z.B. mittels Hochfrequenzstrahlung unter Verzicht eines Haftvermittlers.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Paneel bzw. ein verbessertes Verfahren zur Herstellung eines solchen Paneels der eingangs genannten Art zu schaffen, die die Nachteile aus dem Stand der Technik vermeiden und letzteren in vorteilhafter Weise weiterbilden. Insbesondere solle ein Paneel mit einer dauerhaften und optisch makellos bleibenden Verbindung zwischen Paneelkorpus und Kunststoffkante geschaffen werden.

Diese Aufgabe wird in verfahrenstechnischer Hinsicht durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 6 gelöst, die nachstehend in gegliederter Form wiedergegeben sind.

1. Verfahren zur Herstellung eines Möbelpaneels,

1.1 in Gestalt einer Möbelplatte aus einem Holzwerkstoff,

1.2 bei dem auf einem Paneelkorpus (30) eine Kunststoffkante (10) wie folgt aufgebracht wird:

2. eine Oberfläche der Kunststoffkante (10),

2.1 und zwar nur eine dünne Schicht (12),

2.2 wird durch Laserbeaufschlagung (10) aufgeschmolzen.

3. Die restliche dickere Schicht (11) der Kunststoffkante (10) wird im festphasigen Zustand gehalten.

4. Kunststoffkante wird sodann mit ihrer aufgeschmolzenen Oberfläche

4.1 auf den Paneelkorpus (30) gefügt und

4.2 mit diesem verschmolzen.

b)

Angebot und Vertrieb des angegriffenen Kantenbands durch die Beklagten während der Schutzdauer des Klagepatents stellen eine mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG dar.

aa)

Zwischen den Parteien ist zu Recht unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens objektiv geeignet ist. Denn das angegriffene Kantenband weist alle erfindungsgemäßen Merkmale des Klagepatentanspruchs auf. Eine dünne Schicht der angegriffenen Ausführungsform lässt sich zudem durch Laserbeaufschlagung aufschmelzen, während die restliche, dickere Schicht im festphasigen Zustand gehalten wird. Mit der aufgeschmolzenen Oberfläche kann die angegriffene Ausführungsform dann auf den Paneelkorpus gefügt und mit diesem verschmolzen werden.

bb)

Zwischen den Parteien ist weiterhin zu Recht unstreitig, dass es sich bei dem angegriffenen Kantenband grundsätzlich um ein Mittel handelt, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Es ist geeignet, mit einem wesentlichen, nämlich einem im Patentanspruch genannten Erfindungselement funktional so zusammenzuwirken, dass es zu einer Verwirklichung des Erfindungsgedankens kommt (BGH GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler; GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 570 – extracoronales Geschiebe). Im Streitfall nimmt das angegriffene Kantenband an dem erfindungsgemäßen Verfahren teil und weist die Eigenschaften auf, die zur Durchführung des Verfahrens überhaupt erforderlich sind.

cc)

Ferner wurde das angegriffene Kantenband in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und geliefert. Dies geschah auch „zur Benutzung der Erfindung“, weil der jeweilige Abnehmer in die Lage versetzt wurde, das erfindungsgemäße Verfahren mit dem angegriffenen Kantenband durchzuführen. Regelmäßig geschieht dies, d.h. die Benutzung der Erfindung, auch in der Bundesrepublik Deutschland.

dd)

Es war der Beklagten zu 1) bei einer Reihe von Angebotshandlungen und auch bei einzelnen Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform bekannt, jedenfalls aber aufgrund der Umstände offensichtlich, dass die angegriffene Ausführungsform seitens der Angebotsempfänger und Abnehmer zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens geeignet und bestimmt war.

(1)

In subjektiver Hinsicht setzt der Tatbestand des § 10 PatG voraus, dass der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist „offensichtlich”), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird. Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, einen Tatbestand festzustellen, der es - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung - rechtfertigt, dem Dritten die in dem Angebot oder der Lieferung liegende objektive Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers auch subjektiv als Verletzungshandlung zuzurechnen (BGH, GRUR 2007, 679 Rz. 35 – Haubenstretchautomat m.w.N.).

Für die Offensichtlichkeit ist maßgeblich, ob im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung nach den gesamten Umständen des Falls die drohende Patentverletzung aus der Sicht des Anbieters oder Lieferanten so deutlich erkennbar war, dass ein Angebot oder eine Lieferung der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist (BGH GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat). Es genügt, wenn aus der Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGH GRUR 2006, 839 – Deckenheizung). Zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals kann auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden (BGH GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug). Regelmäßig liegt der notwendig hohe Grad der Erwartung einer Patentverletzung dann vor, wenn der Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat (BGH GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat). Dies kann der Fall sein, wenn in Bedienungsanleitungen oder dergleichen der Angebotsempfänger oder Belieferte darauf hingewiesen wird, das Mittel in einer klagepatentgemäßen Weise zu verwenden, weil die Erfahrung dafür spricht, dass sich der Angebotsempfänger oder Abnehmer nach derartigen Anleitungen oder Empfehlungen richten wird (BGH GRUR 2005, 848, 853 – Antriebsscheibenaufzug). Wird nicht nur auf einen patentgemäßen, sondern auch auf einen patentfreien Einbau der umstrittenen Antriebseinheiten hingewiesen, kann aus der Lebenserfahrung nur dann der Schluss gezogen werden, alle Angebotsempfänger und Belieferten hätten den Willen, die Mittel patentverletzend zu verwenden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vorlägen, die Angebotsempfänger und Belieferten hätten die patentfreie Verwendung der umstrittenen Mittel von vornherein außer Betracht gelassen und ausschließlich die klagepatentverletzende Verwendung des Mittels vorgesehen (BGH a.a.O.).

(2)

Im Streitfall hat die Beklagte zu 1) in ihrer Werbung für das angegriffene Kantenband unter anderem auf dessen erfindungsgemäße Verwendung hingewiesen. Beispielsweise benannte sie bzw. ihre Rechtsvorgängerin, die Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH, auf ihrer Website neben den patentfreien Fügetechnologien wie Plasma-, NIR-, Mikrowellentechnik und dem Hot-Air-Verfahren ausdrücklich auch die Lasertechnologie als Mittel zum Aufschmelzen der Oberfläche der angegriffenen Ausführungsform (vgl. Anlage K 3 oder B 8). Auch wenn die Beklagte zu 1) hier nicht nur auf die patentgemäße, sondern auch auf die patentfreie Verwendung hinweist, ist jedenfalls von solchen Angebotsempfängern und Abnehmern, die über die entsprechende Lasertechnologie verfügen, sicher zu erwarten, dass sie die angegriffenen Kantenbänder patentgemäß verwenden. Denn die Werbung wendet sich an die Fachkreise, und wie diese die Oberfläche der angegriffenen Ausführungsform aufschmelzen werden, richtet sich im Wesentlichen nach der bei ihnen verfügbaren Technik. Unstreitig ist, dass jedenfalls größere Abnehmer regelmäßig über Maschinen mit der teureren Lasertechnologie verfügen, die besonders effizient ist und daher ihren Einsatz zum Aufschmelzen der Oberfläche des angegriffenen Kantenbands sicher erwarten lässt.

(3)

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Hinweis auf die patentgemäße Verwendung seitens der Beklagten zu 1) nicht oder in der Regel nicht unkommentiert erfolgt ist, sondern in unterschiedlicher Form auf bestehenden Patentschutz hingewiesen wurde. Insofern ist anerkannt, dass ein Anbieter oder Lieferant von Mitteln, die sich zur patentgemäßen Verwendung eignen, dem Vorwurf der mittelbaren Patentverletzung entziehen kann, wenn er Vorkehrungen trifft, aus denen erkennbar ist, dass er das Mittel nicht für eine Verwendung im Zusammenhang mit der patentierten Erfindung anbietet oder liefert (Schulte/Rinken, PatG 11. Aufl.: § 10 Rn 22 m.w.Nw. zur Rspr. zum PatG a.F.; Mes, GRUR 1998, 281 (283); König, Mitt. 2000, 10 (21)). Dementsprechend führt das Anbieten oder Liefern von Mitteln unter den Voraussetzungen von § 10 Abs. 1 PatG, wenn sie auch patentfrei verwendet werden können, regelmäßig nicht zu einem Schlechthinverbot, sondern lediglich zu einem Verbot von Angebot und Lieferung, wenn der Beklagte nicht in einer der konkreten Gefährdung angepassten Weise darauf hinweist, dass Angebot und Lieferung zu einer bestimmten Verwendung des Mittels Ausschließlichkeitsrechte verletzen kann und deshalb diese Verwendung durch den Abnehmer zu unterlassen ist (Benkard/Scharen, PatG 11. Aufl.: § 10 Rn 24 m.w.Nw.; vgl. auch Scharen, GRUR 2001, 995 (998)). Selbst wenn entsprechende Warnhinweise im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung eine unmittelbare Patentverletzung nicht sicher ausschließen können, weil die Angebotsempfänger oder Abnehmer trotz des Warnhinweises eine die Patentverletzung begründende Verwendungsbestimmung treffen können, kann sie jedenfalls nicht mehr ohne weiteres angenommen werden (Benkard/Scharen, PatG 11. Aufl.: § 10 Rn 8), weil es nunmehr Sache des Verletzten ist, die Umstände für eine solche Verwendungsbestimmung nachzuweisen (Scharen, GRUR 2001, 995 (998))

Auch die Klägerin geht grundsätzlich davon aus, dass bei einem entsprechenden Warnhinweis der Beklagten zu 1) eine mittelbare Patentverletzung zu verneinen ist. Sie hat die Beklagte zu 1) mit Schreiben ihres Patentanwalts vom 13. September 2013 sogar zur Verwendung eines bestimmten Warnhinweises angehalten. Für eine Kenntnis der Beklagten von einer Verwendungsbestimmung der Abnehmer trotz eines entsprechenden Warnhinweises oder auch nur deren Offensichtlichkeit hat die Klägerin jedenfalls nichts vorgetragen. Vielmehr geht der Streit der Parteien lediglich dahin, ob die verschiedenen Warnhinweise der Beklagten zu 1) oder ihrer Rechtsvorgängerin inhaltlich ausreichend sind, um jedenfalls die sichere Erwartung einer patentgemäßen Verwendung durch die Angebotsempfänger und Abnehmer auszuschließen. Vor dem Hintergrund ist es auch unbeachtlich, dass die Beklagte zu 1) in ihrem Internetauftritt und sonstigen Werbematerialien das patentgemäße Laserfügeverfahren ausdrücklich erwähnt, zumal es in einem entsprechenden Warnhinweis ohnehin benannt werden muss, um die Reichweite des Patentschutzes zu verdeutlichen, und ausgehend von einem hinreichenden Warnhinweis davon ausgegangen werden kann, dass sich die Angebotsempfänger und Abnehmer rechtstreu verhalten (Kühnen, GRUR 2008, 218).

Welche Vorsorgemaßnahmen des Anbieters oder Lieferanten eines Mittels, das sowohl erfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden kann, erforderlich und zumutbar sind, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen, hat – auf Tatbestandsebene wie auch auf Rechtsfolgenseite (siehe dazu BGH GRUR 2006, 839 – Deckenheizung) – letztlich der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssen, um hinreichend sicher erwarten zu lassen, dass Patentverletzungen zukünftig verhindert werden, andererseits den Vertrieb der Mittel zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern sollen (Benkard/Scharen, PatG 11. Aufl.: § 10 Rn 24).

(4)

Bei Anwendung dieser Grundsätze lassen verschiedene Angebotshandlungen der Beklagten zu 1) aufgrund der erteilten Warnhinweise es unwahrscheinlich erscheinen, dass die Angebotsempfänger das angegriffene Kantenband zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens bestimmen. Allerdings stellen nicht alle von der Beklagten zu 1) verwendeten Warnhinweise ausreichende Vorkehrungen gegen die sichere Erwartung der von den Angebotsempfängern zu treffenden Verwendungsbestimmung dar. Im Einzelnen:

(a)

Mit dem als Anlage K 3 vorgelegten Auszug aus dem Internetauftritt der A (datierend vom 29. August 2018) wurde das angegriffene Kantenband „FUSION EDGE“ bis zum Jahr 2018 beworben. In diesem Angebot der angegriffenen Ausführungsform wurde auch auf die mögliche Verarbeitung mittels Lasertechnologie, also mit dem patentgeschützten Verfahren hingewiesen. Die in dem Internetauftritt enthaltenen Hinweise auf den für das Laserfügen bestehenden Patentschutz reichten nicht aus, um einer Bestimmung des Kantenbandes zur Benutzung des Klagepatents auf Abnehmerseite entgegenzuwirken.

Neben einem Logo für das Laserfügeverfahren (S. 2 der Anlage K 3) wird die Lasertechnologie zur Verarbeitung des angegriffenen Kantenbands an zwei Stellen im Fließtext des Internetauftritts erwähnt (S. 1 und 3 der Anlage K 3). Bei der ersten Erwähnung ist der Begriff „Lasertechnologie“ mit einem Sternchen versehen, der auf einen Hinweis am Ende des Fließtextes verweist, wonach in Deutschland für das Laserfügen patentrechtlicher Schutz der Firma B besteht und für die Benutzung in Deutschland deren Zustimmung benötigt werde. Bei der zweiten Erwähnung des Begriffs „Lasertechnologie“ schließt sich unmittelbar in Parenthese der wiederum mit einem Sternchen versehene Hinweis an, „hier müssen in Deutschland zurzeit die gültigen Patente berücksichtigt werden.“

Der Hinweis am Ende des Fließtextes genügt jedenfalls aufgrund seiner Positionierung nicht, um einer Verwendungsbestimmung der Angebotsempfänger hinreichend sicher entgegenzuwirken. Denn das Sternchen betreffend den Begriff „Lasertechnologie“ in dem ersten Textabschnitt wird erst am Ende der Webseite aufgelöst. Dass die Angebotsempfänger – auch wenn es sich insoweit um Fachkreise handelt – die Webseite bis zum Ende lesen und den Sternchenhinweis von sich aus suchen und wahrnehmen, ist durch diese Gestaltung aus Sicht der Kammer nicht sichergestellt. Bereits das Sternchen im Fließtext macht nicht deutlich, ob der damit verbundene Hinweis technische, rechtliche oder anderweitige Informationen enthält. Der Angebotsempfänger wird nicht von der Beklagten zu 1) bzw. ihrer Rechtsvorgängerin im Zusammenhang mit der patentgemäßen Lasertechnologie über den Patentschutz aufgeklärt, sondern muss selbst aktiv tätig werden, um den mit dem Sternchen verbundenen Hinweis auch wahrzunehmen. Es hängt mehr oder weniger vom Zufall ab, ob er die Auflösung des Sternchenhinweises aktiv sucht oder jedenfalls die sich über mehrere Seiten erstreckende Webseite bis zum Ende liest und dann den Hinweis wahrnimmt.

Im zweiten Textabschnitt ist das Sternchen zwar mit dem allgemeinen Hinweis auf einen Patentschutz generell verbunden, jedoch ist dieser Hinweis aus sich heraus nicht verständlich und die Auflösung erfolgt auch hier erst am Ende der Webseite. Der Hinweis im Zusammenhang mit der zweiten Erwähnung des Begriffs „Lasertechnologie“ ist inhaltlich nicht ausreichend, einer Verwendungsbestimmung entgegenzuwirken. Denn es wird nur allgemein auf in Deutschland gültige Patente hingewiesen, die berücksichtigt werden müssen. Abgesehen davon, dass es eine Selbstverständlichkeit darstellt, „die gültigen Patente zu berücksichtigen“, erfährt der Angebotsempfänger auch nicht, um wessen Patente es sich handelt und an wen er sich wenden muss, wenn er sich rechtstreu verhalten möchte. Nach dem Hinweis ist nicht einmal ausgeschlossen, dass es sich um Patente der A selbst handelt. Das Sternchen im Zusammenhang mit dem Begriff „Lasertechnologie“ schafft keine Abhilfe. Zur Begründung wird auf die vorangehenden Ausführungen verwiesen.

(b)

Anders verhält es sich mit der Bewerbung des angegriffenen Kantenbands „FUSION EDGE“ durch die Beklagte zu 1) auf ihrer Webseite www.C .com ab Mai 2019, die in Auszügen als Anlage B 8 vorgelegt und von der Klägerin gleichfalls zur Entscheidung gestellt worden ist. Auch hier befindet sich an einer ersten Stelle im Fließtext ein Hinweis auf die verschiedenen Verarbeitungsmöglichkeiten des angegriffenen Kantenbands, darunter mittels Laser (S. 1 der Anlage B8) und an einer zweiten Stelle unter einem Logo für die Laserverarbeitbarkeit eine Erläuterung der Laserfügetechnik (S. 2 der Anlage B8). In beiden Fällen ist der Begriff „Laser“ bzw. „Laserstrahl“ mit einem Sternchen versehen. Der Hinweistext, auf den das Sternchen verweist, findet sich direkt unterhalb des betreffenden Textabschnitts und damit in sehr enger räumlicher Verbindung zum Text selbst. Der Hinweistext steht damit in dem Kontext, auf den sich der Hinweis bezieht und das im Text befindliche Sternchen macht die Verbindung auf einen Blick ersichtlich. Damit genügt der Hinweis hinsichtlich seiner Positionierung, um einer Verwendungsbestimmung durch die Angebotsempfänger entgegenzuwirken.

Auch inhaltlich ist der Hinweis ausreichend. Es wird auf den in Deutschland bestehenden Patentschutz für das Laserfügen zugunsten der Klägerin hingewiesen und dass für die Benutzung in Deutschland deren Zustimmung erforderlich ist. Damit werden die Angebotsempfänger darüber aufgeklärt, dass sie das angegriffene Kantenband nicht ohne weiteres mittels Lasertechnologie verarbeiten dürfen und an wen sie sich wenden müssen, wenn sie dies gleichwohl tun wollen. Inhaltlich entspricht der Hinweis dem, was auch die Klägerin mit patentanwaltlichem Schreiben vom 13. September 2013 als Hinweis verlangte und als ausreichend ansah (Anlage K 18).

Nicht zu fordern ist, dass der Hinweistext in Fettdruck und in größerer Schrift gehalten ist als der Angebotstext. Auch ist eine Platzierung des Hinweises an „prominenter Stelle“ im Text nicht zu fordern. Welche gestalterischen Anforderungen an einen Warnhinweis zu stellen sind, kann nicht allgemeingültig vorgegeben werden, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der Gestaltung des übrigen Angebots ab (Kühnen, GRUR 2008, 218). Die vom OLG Karlsruhe in dem Urteil vom 25. Februar 2006 (Az. 6 U 182/06) aufgestellten Anforderungen lassen sich daher nicht ohne weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen, zumal es in der Entscheidung lediglich um die Auslegung des Begriffs „blickfangmäßig“ ging. Auch der Bundesgerichtshof verlangt lediglich, dass der Warnhinweis klar und gut sichtbar ist (BGH; GRUR 2018, 1246 – Kraftfahrzeugfelgen II zum Geschmacksmusterrecht). Maßgeblich ist, dass der Hinweis dem Angebotsempfänger oder Lieferanten in einer Art und Weise entgegentritt, dass dieser ihn auch bei nur oberflächlicher Lektüre des Angebots oder flüchtiger Betrachtung des Liefergegenstands, wie sie im Geschäftsleben vorkommen können, zur Kenntnis nehmen kann und muss (Kühnen, GRUR 2008, 218).

Dem wird der Warnhinweis im Streitfall gerecht. Der Hinweis schließt sich unmittelbar an den den Begriff „Laser(strahl)“ enthaltenden Absatz an und löst das Sternchen auf. Die Absätze sind kurz gehalten, so dass der Warnhinweis bereits fünf bis acht Zeilen später folgt. Die Schriftgröße des Hinweises entspricht der Schriftgröße des Fließtextes, jedenfalls ist ein Unterschied mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Durch das Sternchen wird die Aufmerksamkeit des Lesers zum Warnhinweis gelenkt. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Warnhinweis bei flüchtiger Lektüre leicht zu übersehen ist. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass sich die beanstandete Webseite an Fachkreise richtet, die über die Verarbeitung des Kantenbandes der Beklagten entsprechend informiert sind. Angaben betreffend den Patentschutz Dritter werden diese Fachkreise regelmäßig besondere Bedeutung beimessen, da sie für eventuelle patentverletzende Handlungen auch selbst in Anspruch genommen werden können. Eine mittelbare Patentverletzung begründet der seit 2019 bestehende Internetauftritt der Beklagten zu 1) daher nicht.

(c)

In den von der A herausgegebenen KANTENnews Nr. 17 vom Mai 2009 (Anlage K 24) und Nr. 18 (Anlage K 16) wird das angegriffene Kantenband beworben. Es findet sich jedoch kein Hinweis, der über die Patentrechte der Klägerin aufklärt. Infolgedessen sind diese Angebotshandlungen patentverletzend.

(d)

Hingegen enthält die als Anlage B 10 vorgelegte Broschüre zum Produkt FUSION EDGE aus dem Jahr 2014 einen ausreichenden Warnhinweis. Auf der ersten Seite der Broschüre enthält der Text unter der Überschrift „Die Fügetechnologien“ den gut lesbaren und aus sich heraus verständlichen Hinweis

„In Deutschland besteht für das Laserfügen patentrechtlicher Schutz der Firma B . Für die Benutzung in Deutschland benötigen sie deren Zustimmung.“

Dieser Hinweis steht in direktem Kontext mit der Beschreibung der „optischen Nullfuge“ FUSION EDGE und der Beschreibung „Abmessungen“. Der Hinweis ist auf der ersten Seite gut sichtbar in der mittleren der drei Spalten angeordnet und fällt dem Leser direkt in den Blick. Soweit auf der zweiten Seite der Broschüre noch einmal auf die verschiedenen Fügetechnologien eingegangen wird, ist der Begriff „Lasertechnologie“ mit einem Sternchen versehen, der auf einen unter dem fünfzeiligen Text in derselben Spalte befindlichen Warnhinweis verweist, der denselben Wortlaut wie der Hinweis auf der ersten Seite hat. Auch dieser Warnhinweis ist inhaltlich und hinsichtlich seiner äußeren Gestaltung und Positionierung ausreichend. Zur Begründung wird ohne Einschränkung auf die Ausführungen zum „neuen“ Internetauftritt der Beklagten zu 1) (Anlage B 8) Bezug genommen.

(e)

Schließlich enthalten die als Anlage K 25 vorgelegte Veröffentlichung „Design trifft Funktion“ vom 4. September 2012 und die als Anlage K 26 vorgelegte Veröffentlichung anlässlich der Messe LIGNA Hannover in der Zeit vom 11. Mai 2015 bis 15. Mai 2015, die beide als Angebotshandlungen zu qualifizieren sind, keinen Hinweis auf den Patentschutz für die Laserfügetechnologie. Beschrieben wird in beiden Publikationen der Einsatz des streitgegenständlichen Kantenbandes im Laser-Fügeverfahren. Dass für dieses Verfahren Patentschutz zugunsten der Klägerin besteht, findet an keiner Stelle Erwähnung. Damit begründet diese Angebotshandlung eine mittelbare Patentverletzung.

(f)

Neben der Werbung für die angegriffene Ausführungsform in Internetauftritten und Broschüren hat die Klägerin auch die von der Beklagten zu 1) als Anlagen B 9, B 11 und B14 vorgelegten schriftlichen Angebote und Auftragsbestätigungen der Beklagten zu 1) in Bezug auf das angegriffene Kantenband zur Entscheidung gestellt. Es handelt sich dabei um geschäftliche Dokumente vom 15. Juli 2016 (Anlage B 9), 27. Mai 2016 (Anlage B 11) und 2. Juni 2016 (Anlage B 14), von denen die Beklagte zu 1) vorträgt, dass sie seit Mai 2016 einen Textbaustein in ihr Enterprise Resource Planning System integriert habe, der bei allen Dokumenten zum Produkt FUSION-EDGE automatisch auf die rechtliche Situation in Bezug auf das Klagepatent hingewiesen habe. Insofern kann dahinstehen, ob es sich bei den Auftragsbestätigungen (Anlagen B 11 und B 14) überhaupt um eine Angebotshandlung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG handelt. Jedenfalls befindet sich in den genannten Unterlagen direkt unter der Tabelle „Artikelnr./Eigenschaften“ (Anlage B 9) bzw. unter der Artikelbezeichnung (Anlagen B 11 und B 14) der gut lesbare und klar formulierte Hinweis:

„In Deutschland besteht für das Laserfügen patentrechtlicher Schutz der Firma B . Für die Benutzung in Deutschland benötigen Sie deren Zustimmung.“

teilweise mit dem Zusatz:

„Heutig bekannte alternative Fügetechnologien -wie Z.B. Heißluft o.a." fallen nicht unter diesen Patentschutz.“

Dieser Hinweis genügt inhaltlich und formal den Anforderungen an einen die mittelbare Patentverletzung ausschließenden Warnhinweis. Einer gesonderten drucktechnischen Hervorhebung bedurfte es nicht. Da sich das Angebot an den interessierten Fachkreis richtet, wird dieser die dort aufgeführten Bedingungen und rechtlichen Erklärungen mit besonderer Aufmerksamkeit lesen und dabei auch diesen Hinweis wahrnehmen. Im Übrigen wird zur Begründung auf die Ausführungen zum „neuen“ Internetauftritt (Anlage B 8) verwiesen.

(g)

Schließlich beanstandet die Klägerin zu Recht auch Angebotshandlungen der Beklagten zu 1) auf Messen. Zwar brachte die Beklagte zu 1) am Messestand den Hinweis

„In Deutschland besteht für Laserfügen patentrechtlicher Schutz der Firma B “

an. Dieser ist indes nicht hinreichend, um Vorkehrungen gegen die Verwendungsbestimmung der angesprochenen Angebotsempfänger zu treffen. Ausweislich der Anlage B 17 befindet sich der Hinweis direkt unter dem Piktogramm „Laser“ und ist im Vergleich zum Piktogramm sehr viel kleiner gehalten. Aus der Entfernung ist dieser kaum wahrnehmbar. Im Vergleich zum überdimensionierten Piktogramm fällt der Hinweis auch nicht auf. Es hängt daher aus Sicht der Kammer vom Zufall ab, ob die angesprochenen Fachkreise diesen Hinweis im Rahmen des Messegeschehens überhaupt zur Kenntnis nehmen.

(h)

Soweit die Klägerin beanstandet, dass sich ein Hinweis auf das Klagepatent in den als Anlage K 23 vorgelegten Verarbeitungsinformationen für die angegriffene Ausführungsform nicht findet, ist dies unschädlich. Es handelt sich hier um Informationen betreffend die Anwendung des Kantenbandes und nicht um eine Angebotshandlung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG. Für das Vorliegen der Verwendungsbestimmung und damit einer mittelbaren Patentverletzung ist jedoch der Zeitpunkt der Angebotshandlung bzw. der Lieferung maßgebend (BGH, GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat). Aus dem Fehlen eines Warnhinweises in den Verarbeitungsinformationen kann daher für sich genommen nichts hergeleitet werden.

(5)

Weiterhin lieferte die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform, ohne hinreichende Vorkehrungen gegen eine entsprechende Verwendungsbestimmung ihrer Abnehmer zu treffen.

(a)

Die Beklagten sind der Auffassung, durch die Aufnahme des bereits erwähnten Textbausteins in ihr Enterprise Resource Planning System einer etwaigen Verwendungsbestimmung hinreichend Rechnung getragen zu haben, weil auch Lieferscheine und Rechnungen wie aus Anlage B 12 (Lieferschein vom 23. Juni 2016) und Anlage B 16 (Lieferschein vom 1. Juli 2016) sowie Anlage B 13 (Rechnung vom 29. Juli 2016) und Anlage B 15 (Rechnung vom 1. Juli 2016) ersichtlich seit Mai 2016 mit entsprechenden Warnhinweisen versehen waren. Dem vermag die Kammer nicht zu folgen.

Zwar ist der auf dem Lieferschein und der Rechnung jeweils in der Spalte Artikelnr./Bezeichnung enthaltene Hinweis

„In Deutschland besteht für das Laserfügen patentrechtlicher Schutz der Firma B . Für die Benutzung in Deutschland benötigen Sie deren Zustimmung. Heutig bekannte alternative Fügetechnologien -wie Z.B. Heißluft o.a." fallen nicht unter diesen Patentschutz.“

klar und deutlich und klärt die Abnehmer über die patentrechtliche Situation auf. Allerdings genügt ein solcher Warnhinweis auf Rechnungen oder Lieferscheinen regelmäßig nicht, um einer zukünftigen patentgemäßen Verwendung hinreichend sicher vorzubeugen. Dementsprechend wird für Lieferhandlungen die Verpflichtung zur Anbringung eines Warnhinweises nicht nur in den Lieferpapieren – wie geschehen – sondern darüber hinaus auch auf der Verpackung verlangt (Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 14. Auflage 2022, Kap. A Rn. 549). Insoweit haben die Beklagten nicht dargetan, dass auch auf der Umverpackung der Kantenbänder ein entsprechender Hinweis angebracht war.

(b)

Nicht zu verlangen ist, dass die Beklagte zu 1) neben der Anbringung eines Warnhinweises zusätzlich von ihren gewerblichen Abnehmern ein Vertragsstrafeversprechen für den Fall einer Verletzung des Klagepatents fordern muss.

Die Forderung, den Abnehmern der Kantenbänder generell eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzuverlangen kann wegen der absehbaren Reaktionen der potenziellen Abnehmer wirtschaftlich einem uneingeschränkten Verbot des Vertriebs gleichkommen. Deshalb kann die Abgabe solcher Unterlassungserklärungen seitens der Abnehmer mittelbar patentverletzender Mittel im Rahmen des § 10 PatG nur verlangt werden, wenn ein Warnhinweis nach den konkreten Umständen des Einzelfalls unzureichend ist (BGH, GRUR 1964, 496 (498) - Formsand II; BGH, GRUR 1961, 627 (628) – Metallspritzverfahren). Da die Schutzrechtslage im Kreis gewerblicher Abnehmer bekannt ist, ist davon auszugehen, dass diese schon im eigenen Interesse regelmäßig bemüht sein werden, Patentverletzungen zu vermeiden. Der Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern oder Belieferten patentverletzend benutzt werden können, solange sich die Abnehmer nicht auf das Klagepatent bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben, setzt deshalb die Feststellung besonderer Umstände voraus (BGH, GRUR 2007, 679 Rn. 52 – Haubenstretchautomat).

Die Verpflichtung zur Auferlegung einer Vertragsstrafe behindert den Lieferanten regelmäßig erheblich in seiner geschäftlichen Tätigkeit. Steht er mit dem Inhaber des Klagepatents in Wettbewerb, ist es nach der Lebenserfahrung wahrscheinlich, dass ein Abnehmer bei sonst gleichen Konditionen das nicht mit einem Unterlassungsgebot beschwerte Lieferangebot des Patentinhabers vorziehen wird, auch wenn er nicht an eine patentgemäße Benutzung denkt, um aus seiner Sicht überflüssige Komplikationen zu vermeiden, oder sich nach anderen und ungefährlicheren Bezugsquellen umsehen. Da die Auferlegung einer Vertragsstrafe aus diesen Gründen wirtschaftlich einem uneingeschränkten Verbot gleichkommt, kann vom Lieferanten nur unter ganz besonderen Umständen verlangt werden, seinen Abnehmern ein derartiges Versprechen abzuverlangen. Diese Umstände liegen insbesondere dann vor, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Abnehmer auch bei entsprechender Aufklärung und Verpflichtung das Patent verletzen und hiervon nur durch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe hätten abgehalten werden können (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39 (42) – Einsätze für Coffee-Pad-Systeme)

Unter Anwendung dieser Grundsätze kann vorliegend die Vereinbarung von Vertragsstrafeversprechen durch die Beklagten mit ihren Abnehmern nicht verlangt werden. Denn die Beklagten liefern die streitgegenständlichen Kantenbänder – die sie zuvor teilweise mit dem entsprechenden Hinweis auf bestehende Patentrechtrechte der Klägerin angeboten haben – ausschließlich an gewerbliche Abnehmer, die bereits aus eigenem Interesse dazu veranlasst sind, Patentrechte Dritter zu beachten.

Besondere Umstände, die eine abweichende Beurteilung gerechtfertigt erscheinen lassen, liegen nicht vor. Soweit die Klägerin meint, aufgrund des langjährigen Vertriebs sei bei den Abnehmern der Beklagten zu 1) eine entsprechende Gewöhnung eingetreten, verfängt dies deshalb nicht, weil die Beklagten angegeben haben, seit mehreren Jahren über den bestehenden Patentschutz informiert zu haben, und die Schutzrechtslage darüber hinaus auch in den Fachkreisen bekannt ist. Dass der Hinweis auf das Klagepatent – sofern dieser erfolgt ist – von den Abnehmern nicht beachtet wurde, ist hingegen nicht anzunehmen, da die gewerblichen Abnehmer selbst ein Interesse daran haben, das Klagepatent nicht zu verletzen. Hinzu kommt, dass die Beklagten angeben, ein ganzheitliches Hinweissystem betreffend Angebot, Verkauf und Lieferung unterhalten zu haben, bei dem potentielle Kunden teilweise schon im Rahmen von Geschäftsanbahnungsgesprächen auf die Patentsituation hingewiesen worden sind. Die Klägerin hat insoweit keine Umstände vorgetragen, die nahelegen, dass es in der Vergangenheit dennoch zu Klagepatentverletzungen gekommen ist.

ee)

Die Beklagten zu 2) und 3) haften als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) für Lieferhandlungen im Zeitraum 24. Februar 2020 bis zum Ablauf des Klagepatents am 8. Juni 2021. Patentverletzende Angebotshandlungen können ihnen hingegen nicht vorgeworfen werden.

Im Gefolge einer Patentverletzung haftet neben der Gesellschaft auch deren gesetzlicher Vertreter auf Unterlassung und Schadensersatz, wenn der gesetzliche Vertreter von den Verletzungshandlungen Kenntnis hatte und sie nicht verhindert hat (BGH, GRUR 2003, 1031 (1033) – Kupplung für optische Geräte; GRUR 2012,1145 Rn. 36 – Pelikan; GRUR 2016, 257 – Glasfasern II) oder wenn er sie aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätte verhindern müssen (BGH, GRUR 2016, 257 – Glasfasern II). Beides kann hier aufgrund der langjährigen Auseinandersetzung zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) angenommen werden. Im Übrigen braucht es für die Annahme, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft, die ein Produkt herstellt oder in den inländischen Markt einführt, auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres gesetzlichen Vertreters beruht, im Regelfall keines näheren Klägervortrags und keiner näheren tatrichterlichen Feststellungen zu den dafür maßgeblichen Handlungen des gesetzlichen Vertreters (BGH, GRUR 2015, 257 – Glasfasern II). Die Haftung als Geschäftsführer setzt jedoch jedenfalls voraus, dass eine Verletzungshandlung für einen Zeitpunkt vorgetragen wird, in dem der Beklagte bereits zum Geschäftsführer ernannt war, im Falle der Beklagten also in der Zeit nach dem 24. Februar 2020.

Für diesen Zeitraum lassen sich patentverletzende Angebotshandlungen der Beklagten zu 1) jedoch nicht feststellen. Sämtliche Angebotshandlungen, die mangels ausreichenden Warnhinweises eine mittelbare Patentverletzung begründeten, erfolgten vor dem Zeitpunkt der Bestellung der Beklagten zu 2) und 3) zu Geschäftsführern.

Anders verhält es sich hingegen mit den Lieferhandlungen. Vorliegend haben sich die Beklagten in der mündlichen Verhandlung dahingehend eingelassen, dass über die in Anlage K 11 aufgeführten Lieferungen hinaus auch im Jahr 2020 die streitgegenständlichen Kantenbänder versehentlich in zwei Fällen ausgeliefert worden seien. Soweit die Beklagten sich dahin eingelassen haben, diese beiden Lieferungen seien mit einem entsprechenden Warnhinweis erfolgt, ist zu Inhalt und Umständen des Warnhinweises von ihnen indes nichts Näheres dargetan. Insbesondere ist nicht ersichtlich, welche Angebotshandlungen den Lieferungen vorausgingen und ob die Verpackung der angegriffenen Ausführungsform mit einem Warnhinweis versehen war. Infolgedessen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Abnehmer im Zeitpunkt der Lieferung keine Verwendungsbestimmung getroffen hatten.

2.

Soweit der ursprüngliche Unterlassungsantrag begründet war, ist er durch Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents unbegründet geworden, trat mithin Erledigung ein. Dies galt jedoch nur für die angegriffenen Lieferungshandlungen und hinsichtlich der Angebotshandlungen auch nur für bestimmte Angebote der Beklagten zu 2) und 3). Weiterhin ging der ursprüngliche Antrag auf der Rechtsfolgenseite über den tatsächlich bestehenden Unterlassungsanspruch hinaus. Für die Verpflichtung der Beklagten, eine Vertragsstrafenvereinbarung mit ihren Abnehmern einzugehen, ist dies bereits ausgeführt worden. Aber auch der geforderte Warnhinweis ging inhaltlich über das hinaus, was erforderlich war und vor allem von der Klägerin ausweislich ihres Schreibens vom 13. September 2013 (Anlage K 18) gefordert war. Dies spiegelt die Tenorierung des Feststellungsantrags wider. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass – wie zuvor ausgeführt – bei Lieferhandlungen jedenfalls auch ein Warnhinweis auf der Verpackung der angegriffenen Ausführungsform erforderlich ist. Beide Formen der Warnhinweise sind in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung als Minus in der ursprünglichen Antragsfassung – Warnhinweis bei Angebotshandlungen und Vertragsstrafeversprechen bei Lieferungshandlungen – umfasst. Soweit der ursprüngliche Unterlassungsantrag über das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs hinausging und in den Rechtsfolgen einen über das erforderliche Maß hinausgehenden Warnhinweis und die Verpflichtung zur Vereinbarung eines Vertragsstrafeversprechens verlangte, ist die Klageabweisung gerechtfertigt.

II.

Die Klage ist auch mit den Anträgen auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten teilweise begründet.

Soweit vorangehend das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs aufgrund einer mittelbaren Patentverletzung festgestellt worden ist, sind durch diese Patentverletzung auch Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagten auf Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Zahlung von Schadensersatz dem Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB entstanden. Allerdings kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) wegen des Eintritts der Verjährung für die Zeit vor dem 1. Januar 2013 nur einen Restschadensersatzanspruch geltend machen, § 852 BGB. Ansprüche aus § 140b PatG sind für die Zeit vor dem 1. Januar 2013 verjährt, die aus §§ 242, 259 BGB hingegen nicht.

1.

Die Klägerin hat gegen die Beklagten im tenorierten Umfang dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG.

a)

Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatz die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.

b)

Der Anspruch ist dem Grunde nach entstanden. Für die Einzelheiten der von den Beklagten begangenen mittelbaren Patentverletzung wird auf die Ausführungen zum Unterlassungsanspruch verwiesen. Zudem handelten die Beklagten schuldhaft. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte zu 1) und als Geschäftsführer dieses Fachunternehmens hätten die Beklagten zu 2) und 3) die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. Dies gilt auch im Hinblick auf die mittelbare Verletzung. Es genügt insofern, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene mittelbare Verletzungshandlung stattgefunden hat, die auch durch das Anbieten eines der in § 10 Abs. 1 PatG genannten Mittel begangen worden sein kann (BGH, GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren).

Da aufgrund der Möglichkeit einer patenfreien Benutzung nur solche Angebots- und Lieferhandlungen patentverletzend sind, die ohne einen entsprechenden Warnhinweis erfolgten, kann der Schadensersatz auch nur an solche Handlungen anknüpfen, in denen keine genügenden Vorkehrungen gegen eine nachfolgende unmittelbare Patentverletzung getroffen wurden. Dafür genügte nach Auffassung der Kammer ein Warnhinweis mit dem tenorierten Inhalt in den Angeboten und im Fall der Lieferung auf den Verpackungen der angegriffenen Ausführungsform. Zur näheren Begründung wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Erledigung des Unterlassungsanspruchs Bezug genommen.

c)

Der Schadensersatzanspruch ist auch für den gesamten mit der Klage geltend gemachten Zeitraum durchsetzbar. Allerdings ist für vor dem 1. Januar 2013 entstandene Ansprüche gemäß § 141 S. 1 PatG i.V.m. §§ 195, 199 Abs. 1, 241 Abs. 1 BGB die regelmäßige Verjährung eingetreten, so dass sich der Anspruch gemäß § 141 S. 2 PatG i.V.m. § 852 S. 1 BGB auf die Herausgabe des durch die unberechtigte Patentbenutzung Erlangen beschränkt. Die absolute Verjährungsfrist von 10 Jahren für diesen Restschadensersatzanspruch ist noch nicht abgelaufen.

aa)

Für vor dem 1. Januar 2013 entstandene Schadensersatzansprüche ist die Regelverjährung gemäß § 141 PatG i.V.m. §§ 195, 199 Abs. 1, 214 Abs. 1 BGB eingetreten. Nicht jedoch für danach entstandene Schadensersatzansprüche.

(1)

Gemäß § 141 S. 1 PatG i.V.m. § 195 BGB verjähren Ansprüche wegen Verletzung des Patents in drei Jahren, wobei der Lauf der Verjährungsfrist gemäß § 199 Abs. 1 mit dem Schluss des Jahres beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste.

(2)

Die Klägerin hat jedenfalls seit Mitte 2009 Kenntnis davon, dass die Beklagte zu 1) ein Kantenband anbietet, mit dem das patentgemäße Verfahren durchgeführt werden kann, ohne dass auf den Patentschutz der Klägerin hingewiesen wird. Dies ergibt sich aus der patentanwaltlichen Berechtigungsanfrage der Klägerin vom 7. Juli 2009 (Anlage K 19), in der sie ausführt, dass in der Broschüre „KANTENnews“, Ausgabe 16, vom Februar 2008 „unter dem Titel ‚Fusion-Edge: Verarbeitung ohne Leim und ohne Fuge‘ über zwei Seiten ein Laserfüge-Verfahren für co-extrudierte Kunststoffkanten beworben wird“, das sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs verwirklicht. Die Berechtigungsanfrage enthält auch Ausführungen zum aufzuschmelzenden Kantenband, so dass der Klägerin auch die mittelbare Patentverletzung bekannt, jedenfalls aber grob fahrlässig unbekannt war.

(3)

Für die im Jahr 2012 und früher entstandenen Schadensersatzansprüche ist die regelmäßige Verjährungsfrist bereits abgelaufen.

Für diese Ansprüche begann die dreijährige Verjährungsfrist mit Ablauf des 31. Dezember 2012 zu laufen, für frühere Jahre entsprechend früher mit Ablauf des jeweiligen Jahres. Die dreijährige Verjährungsfrist hätte demnach mit Ablauf des 31. Dezember 2015 geendet. Allerdings sind bei der Berechnung der Verjährungsfrist Zeiträume, in denen die Verjährung gehemmt war, nicht in die Verjährungsfrist einzurechnen. Aus diesem Grunde endete die Verjährungsfrist für die im Jahr 2012 entstandenen Schadensersatzansprüche am 8. September 2019. Denn die Verjährung war gemäß § 203 über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren (1 Jahr à 365 Tage) und 252 Tagen aufgrund schwebender Verhandlungen zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) bzw. ihrer Rechtsvorgängerin gehemmt.

(a)

Für ein Verhandeln im Sinne des § 203 S. 1 BGB genügt jeder Meinungsaustausch zwischen Berechtigtem und Verpflichtetem, sofern nicht sofort und eindeutig jeder Ersatz abgelehnt wird. Eine Bereitschaft zum Entgegenkommen von Seiten des Verpflichteten muss nicht signalisiert werden. Die durch Verhandlungen eingetretene Hemmung endet durch den unmissverständlichen Abbruch der Verhandlungen. Genügend ist aber auch ein Einschlafenlassen der Verhandlungen, wobei in einem solchen Fall die Hemmung in dem Zeitpunkt endet, zu dem der Berechtigte nach Treu und Glauben spätestens den nächsten Schritt zur Fortsetzung der Verhandlungen hätte erwarten dürfen (Kühnen, Hdb. Patentverletzung, Kap. E Rn. 616).

(b)

Ein erster Hemmungszeitraum erstreckte sich mit dem Beginn der Verjährungsfrist vom 1. Januar 2013 über 174 Tage bis zum 23. Juni 2013. Denn anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG über die das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage am 28. November 2012 fanden bereits vor Beginn der Verjährungsfrist Einigungsgespräche zwischen den Parteien statt. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) ließ mit dem als Anlage K 31 vorgelegten Schreiben vom 8. Februar 2013 ihre Einigungsbereitschaft erklären. Die Klägerin teilte darauf mit Schreiben vom 22. Februar 2013 mit, eine abschließende Entscheidung hinsichtlich der Lizenzvergabe noch nicht getroffen zu haben. Es folgten dann am 20. März 2013 ausweislich des als Anlage K 33 vorgelegten Schreibens direkte Gespräche zwischen der Klägerin und der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu1). Unter dem 15. Mai 2013 fragte die C SE mit dem als Anlage K 34 vorgelegten Schreiben an, ob eine wirtschaftlich vertretbare Mitbenutzung des Klagepatents möglich sei. Daraufhin verwies die Klägerin mit dem als Anlage K 35 vorgelegten Schreiben vom 23. Mai 2013 darauf, dass eine abschließende Entscheidung noch nicht getroffen werden konnte. Danach folgten erst unter dem 24. Oktober 2013 (Schreiben gemäß Anlage K 36) und unter dem 22. Januar 2014 (Schreiben gemäß Anlage K 37) weitere Anfragen der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) , die unbeantwortet blieben, so dass von einem Einschlafen der Verhandlungen ausgegangen werden kann. Da sich die Klägerin zuletzt am 23. Mai 2013 dahingehend geäußert hatte, noch keine Entscheidung getroffen zu haben, und eine Reaktion spätestens innerhalb von einem Monat zu erwarten gewesen wäre – auch die vorherigen Schreiben und Verhandlungsrunden fanden etwa im Monatsabstand statt (22. Februar, 20 März, 15. Mai 2013) – kann das Ende des Hemmungszeitraum mit dem 23. Juni 2013 angenommen werden, so dass danach die Verjährungsfrist weiter lief, mithin frühestens am 23. Juni 2016 ablief.

(c)

Bereits vor dem 23. Juni 2016 begann jedoch ein weiterer Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt war, der sich vom 10. Juli 2015 bis zum 25. September 2018 erstreckte, mithin über drei Jahre (zwei Jahre zu 365 Tage und ein Schaltjahr zu 366 Tagen) und 77 Tage.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass in diesem Zeitraum im Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Patentverletzung Verhandlungen über eine Veräußerungsvereinbarung, einen Patentlizenzvertrag und einen Lieferrahmenvertrag stattfanden. Mit der als Anlage K 38 vorgelegten E-Mail vom 10. Juli 2015 bedankte sich die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) für die Übersendung eines Lieferrahmenvertrages und stellte Rückfragen. Da nicht vorgetragen ist, wann dieser Lieferrahmenvertrag übersandt wurde, war der Beginn des Hemmungszeitraums frühestens der 10. Juli 2015. Weitere Anmerkungen zum Vertragsentwurf folgten durch die als Anlage K 39 vorgelegte E-Mail der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) unter dem 17. Juli 2015. Die Klägerin beantwortete diese Fragen mit E-Mail vom 19. Juli 2015, die als Anlage K 40 vorliegt. Dass danach weiter verhandelt wurde, ist zwischen den Parteien unstreitig. Diese Verhandlungen fanden erst ihr Ende, als die Klägerin unter dem 25. September 2018 mit dem als Anlage K 6 vorgelegten Schreiben die Vertragsverhandlungen als gescheitert erklärte. Auch wenn die Beklagte zu 1) mit der als Anlage K 8 vorgelegten E-Mail vom 19. Oktober 2018 weiterhin Einigungsbereitschaft signalisierte, waren die den Hemmungstatbestand begründenden Verhandlung aufgrund der Erklärung der Klägerin vorerst beendet.

Wird der Zeitraum vom 10. Juli 2015 bis zum 25. September 2018 nicht in die Verjährungsfrist eingerechnet, endete die Verjährungsfrist am 8. September 2019. Da bis zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Hemmungstatbestand gegeben ist, ist für die im Jahr 2012 und früher entstandenen Schadensersatzansprüche die Regelverjährung eingetreten. Neue Verhandlungen wurden erst im Februar 2020 aufgenommen und auch die Erhebung der Klage, die gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB ebenfalls hemmende Wirkung haben kann, konnte selbst dann, wenn man auf das Datum der Klageeinreichung am 16. Dezember 2020 abstellt, nicht mehr zur Hemmung der Verjährung dieser Ansprüche beitragen.

cc)

Das gilt hingegen nicht für die im Jahr 2013 und später entstandenen Schadensersatzansprüche. Für diese Ansprüche ist bislang keine Verjährung eingetreten.

Für die im Jahr 2013 entstandenen Schadensersatzansprüche begann die dreijährige Verjährungsfrist mit Ablauf des 31. Dezember 2013 zu laufen. Das Ende der dreijährigen Verjährungsfrist wäre demnach mit Ablauf des 31. Dezember 2016 eingetreten. Allerdings sind auch hier Zeiträume, in denen die Verjährung gehemmt war, bei der Berechnung der Verjährungsfrist nicht zu berücksichtigen.

(1)

Unberücksichtigt bleibt der für die Schadensersatzansprüche aus dem Jahr 2012 in Ansatz gebrachte Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 23. Juni 2013 im Umfang von 174 Tagen, weil dieser vor dem Beginn der Verjährungsfrist lag. Anderes gilt hingegen für den Zeitraum vom 10. Juli 2015 bis zum 25. September 2018 im Umfang von drei Jahren (zwei Jahre zu 365 Tage und ein Schaltjahr zu 366 Tagen) und 77 Tagen, dessen Anfang nach Beginn und vor Ende der Verjährungsfrist lag. Demnach wäre die regelmäßige Verjährung frühestens mit Ablauf des 18. März 2020 eingetreten.

(2)

Allerdings hatten die Klägerin und die Beklagte zu 1) bereits am 21. Februar 2020, mithin vor dem 18. März 2020, erneut Verhandlungen aufgenommen, die jedenfalls bis zum 15. Oktober 2020 andauerten. Die Verjährungsfrist wäre infolgedessen erst am 15. Januar 2021 abgelaufen. Denn die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung – hier dem 15. Oktober 2020 – ein.

Die Klägerin hatte den Gesprächsfaden mit Schreiben vom 4. Februar 2020 wieder aufgenommen, auf den die Beklagte zu 1) mit Email vom 10. Februar 2020, vorgelegt als Anlage K 8, reagierte. Darin bat die Beklagte zu 1) um Benennung sämtlicher Ansprüche, die seitens der Klägerin geltend gemacht würden, um eine gütliche Einigung anstreben zu können. Zudem wurde um Terminvorschläge für ein persönliches Treffen gebeten. Im Antwortschreiben vom 21. Februar 2020 umriss die Klägerin die damalige Verhandlungssituation und bat um Mitteilung, ob auf der Grundlage der letzten Vertragsentwürfe ein Interesse an der Fortführung der Gespräche und zur pauschalen Abgeltung der Verletzungshandlungen bestehe. In der Folgezeit müssen die Parteien für den 6. April 2020 einen Termin für gemeinsame Verhandlungen abgestimmt haben, zu dem es aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr kam. Jedenfalls nimmt darauf eine Email vom 8. April 2020 (Anlage K 10) Bezug, in der die Klägerin auch noch einmal den bisherigen Verlauf der Verhandlungen skizzierte und eine Telefonkonferenz vorschlug. Für die weiteren fünf Monate liegt der Kammer zwar kein Schriftverkehr der Parteien vor. Gleichwohl kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Verhandlungen eingeschlafen waren. Denn in einem Schreiben der Beklagten zu 1) vom 28. September 2020 (Anlage K 11) wird auf eine Besprechung der Parteien vom 17. September 2020 Bezug genommen. Es müssen also in der Zwischenzeit Terminsabstimmungen und Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden haben, die letztlich dazu führten, dass die Beklagte zu 1) in dem erwähnten Schreiben erste Umsatzzahlen offenlegte (Anlage K 12). Wird weiterhin berücksichtigt, dass es sich bei dem Frühjahr 2020 genau um den Beginn der Corona-Pandemie handelte, die persönliche Treffen erschwerten und neue Verfahrensabläufe erforderte, und sich daran die Urlaubszeit anschloss, kann ein Ende der Verhandlungen zwischen April und September nicht angenommen werden. Die Verhandlungen endeten vielmehr erst mit dem Schreiben vom 15. Oktober 2020 (Anlagen K 14), nachdem die Parteien noch einmal hin- und hergeschrieben und über die Benennung von Abnehmern der angegriffenen Ausführungsform gestritten hatten. Dass danach noch zwischen den Parteien verhandelt wurde, ist nicht ersichtlich.

(3)

Am 15. Januar 2021 war die Verjährung jedoch erneut durch die Erhebung der Klage gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt. Zwar wurde die Klage erst mit ihrer Zustellung bei den Beklagten am 3. Februar 2021 erhoben, § 253 Abs. 1 ZPO. Allerdings tritt die die Verjährung hemmende Wirkung gemäß § 167 ZPO bereits mit der Einreichung der Klage – hier am 16. Dezember 2020 – ein, wenn die Zustellung demnächst, d.h. in nicht allzu erheblichem zeitlichen Abstand vom Fristablauf (Zöller/Greger, ZPO 34. Aufl.: § 167 Rn 10), erfolgt. Im Streitfall erfolgte die Zustellung 18 Tage nach Ablauf der Verjährungsfrist. Dies ist als eine demnächst erfolgte Zustellung im Sinne von § 167 ZPO zu werten, zumal die Verzögerungen nicht von der Klägerin zu verantworten waren. Deren Prozessbevollmächtigen hatten mit Telefax vom 11. Januar 2021 und damit vier Tage vor Eintritt der Verjährung die persönliche Kostenhaftung für die Gerichtskosten übernommen, die zudem zeitgleich angewiesen worden waren.

cc)

Soweit die Regelverjährung für die im Jahr 2012 und davor entstandenen Schadensersatzansprüche eingetreten ist, entfällt dieser Anspruch jedoch nicht gänzlich, sondern ist auf einen Restschadensersatzanspruch gemäß § 852 BGB beschränkt. Dieser besteht für den geltend gemachten Zeitraum seit dem 1. Januar 2009, da dieser Anspruch innerhalb von zehn Jahren verjährt und die Verjährung aufgrund der verschiedenen Hemmungszeiträume bislang nicht eingetreten ist.

2.

Der Klägerin steht gegen die Beklagten ein Anspruch auf Auskunft aus Art. 64 Abs. 1 EPU, § 140b Abs. 1 PatG für die Zeit seit dem 1. Januar 2013 zu.

a)

Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung der Erfindung unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG.

Soweit die Beklagten hiergegen einwenden, die geforderte Auskunftserteilung und Rechnungslegung sei im Hinblick darauf, dass keine weiteren zukünftigen Patentverletzungen zu erwarten sind, unzumutbar, verfängt nicht. Denn ein Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung besteht gerade auch hinsichtlich Patentverletzungshandlungen, die in der Vergangenheit liegen.

b)

Der Anspruch ist für die Zeit vor dem 1. Januar 2013 nicht durchsetzbar, § 141 S. 1 PatG i.V.m. § 214 BGB. Die Beklagten haben die Einrede der Verjährung erhoben, die für die vor dem 1. Januar 2013 entstandenen Ansprüche durchgreift. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zum Schadensersatzanspruch verwiesen. Da der Restschadensersatzanspruch lediglich den Schadensersatzanspruch betrifft, bestehen für den Zeitraum vor dem 1. Januar 2013 keine Ansprüche auf Auskunft aus § 140b PatG.

3.

Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Rechnungslegung aus §§ 242, 259 BGB.

Die aus den Grundsätzen von Treu und Glauben abgeleitete Verpflichtung zur Rechnungslegung ist erforderlich, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch, zu dem auch der Restschadensersatzanspruch gehört, zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

Die Einrede der Verjährung hat hinsichtlich des Rechnungslegungsanspruchs aus §§ 242, 259 BGB keinen Erfolg. Der Anspruch kann für den gesamten geltend gemachten Zeitraum seit dem 1. Januar 2009 durchgesetzt werden. Er unterliegt zwar grundsätzlich einer eigenen Verjährung, als akzessorischer Anspruch verjährt er jedoch nicht vor dem Hauptanspruch (BGH, NJW 2017, 2755, Rn. 8), der – jedenfalls in Form des Restschadensersatzanspruchs – seit dem 1. Januar 2009 besteht. Die Rechnungslegungspflicht erstreckt sich auch hinsichtlich des Restschadensersatzanspruchs auf die Gestehungskosten und den erzielten Gewinn (BGH Urt. v. 26.03.2019, X ZR 109/16 – Spannungsversorgungseinrichtung). C

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1 und 2 ZPO.

D.

Der Schriftsatz der Klägerin vom 4. März 2022 gab keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung.

Streitwert:

- ursprünglich: 500.000 EUR

- ab 21. Oktober 2021: 200.000 EUR

wobei jeweils 15.000 EUR auf die gesamtschuldnerische Verpflichtung zur Schadensersatzleistung entfällt.

Dr. Voß Dr. Gräwe Dr. Gruneberg