Oberlandesgericht Düsseldorf, 20. Zivilsenat — 20 U 240/20

A.

Die Antragstellerin vertreibt seit 1991 Modeschmuck, zunächst ausschließlich im Rahmen eines Konzessionssystems über internationale (bekannte) Unternehmen wie Kaufhäuser (Karstadt u. a.), Drogerien (Rossmann u. a.) und Modehäuser (C&A u. a.). Seit 2000 vertreibt sie ihre Produkte auch in eigenen Geschäftslokalen, seit 2012 bietet sie diese auch auf der Internet-Verkaufsplattform X an.

Sie ist Inhaberin der unter der Registernummer … beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit Priorität vom 17.05.2002 seit dem 03.09.2002 eingetragenen Wort-Bildmarke , die Schutz für Waren der Klasse 14, dort unter anderem für „Schmuck und Modeschmuck, einschließlich Ketten und Kettchen, insbesondere Hals-, Arm-, Fuß- und Bikinikettchen, Kettenanhänger, alle vorgenannten Waren insbesondere aus Silber, unedlen Metallen, Kunststoff, Textil, Leder, Gummi, Glas, Strass oder einer Kombination dieser Materialien" genießt. Wegen der Einzelheiten der Eintragung wird auf den Registerauszug der Anlage AS 2 verwiesen.

Am 12.12.2019 erlangte die Antragstellerin über ihre Verfahrensbevollmächtigten erstmals Kenntnis davon, dass die Antragsgegnerin als Verkäuferin auf ihrer Website www.X.de ein Angebot für Buchstaben-Halsketten eingestellt hatte, das bei den Produktinformationen wie folgt gestaltet war:

Wegen der Gestaltung des Angebots im Übrigen wird auf die Anlage AS 5 Bezug genommen. Die Antragstellerin sieht in der Verwendung der Bezeichnungen „I AM COLLECTION“, „I AM KOLLEKTION“ und „I AM“ eine Verletzung ihrer Marke und hat die Antragsgegnerin deshalb mit Schreiben vom 18.12.2019 ohne Erfolg abgemahnt (Anlage AS 8).

Hinsichtlich des Sach- und Streitstandes erster Instanz im Übrigen wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen.

Mit diesem hat das Landgericht eine Beschlussverfügung aufrechterhalten, mit der der Antragsgegnerin unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel verboten wurde, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter den Zeichen

d) „I AM COLLECTION“

und/oder

e) „I AM KOLLEKTION“

und/oder

f) „I AM“

Schmuck anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu vertreiben und/oder solche Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen.

Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt:

Der Antrag sei zulässig und insbesondere auch hinreichend bestimmt. Ob es sich bei der Antragsfassung um eine zulässige Verallgemeinerung auf kerngleiche Handlungen handele, sei eine Frage der Begründetheit.

Die Antragstellerin habe hinreichend glaubhaft gemacht, dass ihr aus der Verfügungsmarke ein Unterlassungsanspruch gegen die Antragsgegnerin wegen der Verwendung ihres Zeichens aus § 14 Absatz 1, Absatz 2 Nr. 2, Absatz 5 MarkenG zustehe. Die Antragsgegnerin habe die angegriffenen Zeichen im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung markenmäßig benutzt. Der angesprochene Verkehr, der aus Endkunden bestehe, vertehe das Zeichen „I AM" in Alleinstellung sowie in der Kombination „I AM COLLECTION" und „I AM Kollektion" jeweils als Herkunftshinweis. Dies gehe gerade aus der konkreten Ausgestaltung des Angebots hervor. Unter der Rubrik „Produktinformation" finde sich fettgedruckt und hervorgehoben in der Überschrift die Gesamtbezeichnung „BUCHSTABEN HALSKETTEN I AM COLLECTION". Die Bestandteile „Buchstaben" und „Halskette" würden hierbei als rein beschreibende Angaben der Art des Schmuckes zurücktreten und von vornherein nicht als herkunftshinweisend aufgefasst. Auch die Bezeichnung „COLLECTION" trete als glatt beschreibend zurück. Dem Zeichen „I AM" werde der angesprochene Verkehr mangels glatt beschreibenden Sinns für Schmuck keine erkennbare Bedeutung beimessen, sondern dieses vor dem Hintergrund der konkreten Angebotsgestaltung und der Kennzeichnungsgewohnheiten in dem Warensektor „Schmuck" als Herkunftshinweis verstehen. Aus dem Zeichen selbst ergebe sich nicht unmittelbar, dass es sich um Schmuck bzw. um ein besonderes Merkmal dieses Schmuckes handele. Auch werde „I AM" nicht typischerweise für (Buchstaben-) Schmuckserien verwendet und sei dem Verkehr nicht schon aus diesem Grunde als bloße Modell-/Produktserienbezeichnung ohne Herkunftshinweis geläufig. Im Gegensatz zu den Kennzeichnungsgewohnheiten insbesondere in der Textilbranche, in der eine dem Verkehr geläufige Branchenübung bestehe, Vornamen in Katalogen, Preislisten und Dekorationen als bloße Artikelbezeichnung zu verwenden, bestehe eine hierzu vergleichbare Übung bezogen auf das Zeichen „I AM" bzw. mit ihm vergleichbare Bezeichnungen in der (Mode-)Schmuckbranche gerade nicht. Dass das Zeichen „I AM" auch von Dritten im Zusammenhang mit Schmuck bzw. mit anderen Waren/Dienstleistungen in beschreibender Verwendung im Sinne von „So, wie ich bin" verwendet werde, ändere nichts daran, dass eine im (Mode-)Schmuckbereich für den Verkehr geläufige Übung im vorgenannten Sinne nicht festgestellt werden kann. Außerdem sei zu beachten, dass „I AM" gerade nicht nur ein einzelnes Modell, sondern ausdrücklich eine gesamte Kollektion bezeichne, so dass diese Konstellation nicht mit den Fällen vergleichbar sei, in denen im Sinne einer Branchenübung einzelne Artikel zu ihrer Individualisierung mit Bestellzeichen versehen würden.

Auch im Übrigen sei die konkrete Verwendung, wie aus der Anlage AS 5 ersichtlich, markentypisch. Hierbei verkenne die Kammer nicht, dass die angegriffenen Zeichen ausschließlich (erstmalig) unter der Kategorie „Produktinformation" genannt werden, zu der man nur gelange, wenn man auf der Bildschirmseite (weit) nach unten scrollt. Ein Verständnis als herkunftshinweisendes Kennzeichen sei vorliegend (dennoch) anzunehmen. So sei zu berücksichtigen, dass „I AM" unter der Rubrik „Produktinformation" deutlich herausgestellt und gerade auch in deren Überschrift isoliert benutzt werde, um die gesamte Kollektion aus Sicht des angesprochenen Verkehrs mit einem kennzeichnungskräftigen Begriff zu versehen. Auch in dem darunter befindlichen Text werde „I AM" durch Großschreibweise blickfangmäßig hervorgehoben. Ein solches blickfangmäßiges Hervorheben spreche grundsätzlich für einen markenmäßigen Gebrauch. Der maßgebliche Verkehr erwarte unter der Kategorie „Produktinformation" die Angabe aller maßgeblichen Informationen, wozu auch die Marke oder ggf. die Nennung einer Zweitmarke als Herkunftshinweis gehöre. Der herkunftshinweisenden Verwendung der angegriffenen Zeichen stehe auch nicht entgegen, dass rechts neben der Beschreibung die Herstellermarke „Z" als Wort-Bild-Zeichen zu finden sei und der angesprochene Verkehr (auch) darin einen Herkunftshinweis erblicke. Insoweit stelle die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere sei es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen könne sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen.

Es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüber stehenden Zeichen. Die Verfügungsmarke verfüge in Bezug auf die hier maßgeblichen Schmuckwaren über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, zudem bestehe Warenidentität, da die Antragsgegnerin unter den angegriffenen Zeichen ebenfalls Schmuck anbiete. Es bestehe auch eine hochgradige Zeichenähnlichkeit zwischen der Verfügungsmarke und den angegriffenen Zeichenverwendungen, klangliche und begriffliche Identität sowie hochgradige schriftbildliche Ähnlichkeit. Der Verfügungsantrag sei auch nicht zu weitgehend. Zwar nehme er nicht auf die Anlage AS 5 Bezug, in der die konkret angegriffene Verletzungsform aufgeführt werde. Der Antrag stelle aber eine zulässige Verallgemeinerung dar, die das Charakteristische der Verletzungsformen hinreichend zum Ausdruck bringe, so dass eine Bezugnahme auf die Anlage AS 5 nicht erforderlich sei.

Die Antragsgegnerin könne sich auch nicht auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG berufen. Die angegriffenen Zeichen „I AM (COLLECTION/Kollektion)" würden von dem maßgeblichen inländischen Verkehr, der über (mindestens) englische Grundkenntnisse verfüge, allenfalls wörtlich als „Ich bin" verstanden. Unter die Wendung „Ich bin" könnten vollkommen verschiedenartige Bedeutungen, auch im Zusammenhang mit Schmuck, gefasst werden. Dass „I AM" im Zusammenhang mit den vorgenannten Halsketten aus subjektiver Sicht des Namensgebers als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit fungieren solle und so einen direkten Bezug zu der Schmuckserie habe, ändere nichts daran, dass durch die Bezeichnung „I AM" aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs keine unmittelbare Produkteigenschaft eben dieser Halsketten beschrieben werde.

Es liege auch Wiederholungsgefahr vor und der erforderliche Verfügungsgrund sei gemäß §§ 935, 940 ZPO ebenfalls glaubhaft gemacht worden.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Antragsgegnerin mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und innerhalb der Berufungsbegründungsfrist begründeten Berufung.

Sie ist der Ansicht, der Antragstellerin stehe kein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu. Mangels markenmäßiger Benutzung liege keine Rechtsverletzung vor und die Herkunftsfunktion der Wort-/Bildmarke werde nicht beeinträchtigt, da der Verkehr in dem angegriffenen Zeichen keine Ursprungsangabe erkenne.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die einstweilige Verfügung vom 3. Januar 2020 – berichtigt durch Beschluss vom 10. Januar 2020 – unter Abänderung des Urteils der Kammer 2a. des Landgerichts Düsseldorf vom 10. Juni 2020 aufzuheben und den auf ihren Erlass gerichteten Antrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Berufung der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Sachvortrags verteidigt sie das landgerichtliche Urteil als zutreffend.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die Berufungsbegründung der Antragsgegnerin vom 15.09.2020 (Bl. 137 ff. GA) sowie ihren Schriftsatz vom 01.12.2020 (Bl. 165 ff. GA) und auf die Berufungserwiderung der Antragstellerin vom 27.10.2020 (Bl. 156 ff. GA) sowie ihren Schriftsatz vom 01.12.2020 (Bl. 180 ff. GA) Bezug genommen.

B.

Die zulässige Berufung der Antragsgegnerin ist überwiegend unbegründet.

I.

Zutreffend hat das Landgericht festgestellt, dass die Antragsgegnerin einen Unterlassungsanspruch aus den §§ 14 I, II Nr. 2, 5 MarkenG glaubhaft gemacht hat.

Entgegen der Auffassung der Berufung liegt eine markenmäßige Benutzung der Verfügungsmarke vor.

1.

Dabei kann dahinstehen, wie die Zeichengewohnheiten im Allgemeinen im Schmuckbereich sind und ob sie denen des Modesektors vergleichbar sind. Jedenfalls im hier zu beurteilenden konkreten Einzelfall ist nicht zweifelhaft, dass das Zeichen „I AM“ – insbesondere in der Verwendung mit dem Zusatz „Kollektion/Collection“ – herkunftsweisend und nicht als bloße Modellbezeichnung verwandt wird.

Dabei sind, worauf die Berufung zutreffend hinweist, die Umstände des Einzelfalls maßgebend (BGH GRUR 2019, 522 – SAM), auch wenn für das Verständnis eine Branchenüblichkeit von Bedeutung sein kann (BGH GRUR 2019, 522, 525 Rn. 26 – SAM). Sieht ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen, liegt eine kennzeichenmäßige Verwendung in der Regel vor. Sind die Kennzeichengewohnheiten – wie hier – aber nicht hinreichend bekannt bzw. glaubhaft gemacht, so bedeutet dies nicht, dass damit zwangsläufig einhergeht, dass eine kennzeichenmäßige Verwendung im konkreten Kontext ausscheidet.

Ohnehin geht es hier nicht – wie in den Entscheidungen BGH GRUR 2019, 522 -SAM und BGH GRUR 2019, 1289 -Damen Hose MO - um Modellbezeichnungen, denn „I AM“ wird hier nicht nur für ein konkretes Modell verwandt; auch nicht in dem Sinne, dass es allein um eine Kette geht, die mit verschiedenen Buchstaben angeboten wird. Vielmehr wird in der beanstandeten Werbung an zwei Stellen, und zwar in der Überschrift der Produktbeschreibung und im ersten Satz der Begriff der „Collection“ bzw. „Kollektion“ angefügt. Der Verbraucher erwartet dann aber nicht nur ein Modell bzw. hier ein Schmuckstück, denn mit dem Begriff der Kollektion verbindet er – wie auch im Modebereich – eine Mehrzahl von Modellen. Ausgehend hiervon wird er „I AM Collection“ dann so verstehen, dass damit eine Mehrheit von Schmuckstücken gemeint ist, die einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen sind, das sie unter der Bezeichnung „I AM“ vermarktet. Für den Verbraucher ist die angebotene Kette Teil einer Kollektion von „I AM“ und damit herkunftsbezogen.

2.

Dieses Verständnis wird weder durch die nachfolgende alleinige Verwendung von „I AM“ in der Produktbeschreibung noch durch die in der rechten Spalte vorhandenen Hinweise auf Z aufgehoben.

a)

„I AM“ steht im Kontext der beiden vorangegangenen Hinweise, die vor allem durch den Kollektionsbezug herkunftshinweisend sind. Der Verbraucher wird daher, von diesem Verständnis geprägt, nicht davon ausgehen, dass mit der Aussage des letzten Satzes vor der eigentlichen zusammenfassenden Produktinformation („Die Exklusivität jedes Buchstabens ist die Essenz von I AM, ein Juwel, welches dich bestätigt.“) nunmehr allein die Auswahl des Buchstabens – der etwa als Anfangsbuchstaben für den Namen des Trägers stehen kann – gemeint sein soll.

b)

Die Erläuterungen zu Z, die sich in der rechten Spalte neben den angegriffenen Aussagen befinden, führen ebenfalls nicht dazu, dass der Verbraucher davon ausgeht, „I AM“ sei kein unternehmensbezogener Hinweis. Der Verbraucher wird, wenn er sich damit befasst, davon ausgehen, „I AM“ sei eine Zweitmarke. Der Verbraucher ist an Zweitmarken gewöhnt, die räumlich deutlich getrennt Marke Z wird er als Dachmarke verstehen, die das Unternehmen bezeichnet, das unter der Marke „I AM“ eine Schmuckkollektion führt.

3.

Ebenso führt der Hinweis auf „I AM“ als Marke erst in der Produktinformation nicht dazu, dass es an einer markenmäßigen Verwendung fehlt. Soweit Eingangs des Angebots nur Z – ohne Hinweis auf „I AM“ erscheint, steht das einem Verständnis von „I AM“ als (Zweit)-Marke nicht entgegen, denn im Rahmen der Produktinformation werden beide Bezeichnungen – räumlich getrennt – verwandt. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Produktinformation deutlich über eine technische Beschreibung der Artikeldetails hinausgeht, die sich erst am Ende der werbenden Beschreibung finden. Es handelt sich deshalb auch nicht um unbedeutende, aufgrund der Stellung im Angebot zu vernachlässigenden Angaben, denn der Käufer, der sich eingehender für die angebotene Kette interessiert, wird gerade aufgrund des anpreisenden Charakters der Produktinformation „I AM“ als markenmäßige Verwendung verstehen, zumal das Zeichen dort blickfangmäßig durch die Großschreibung herausgestellt ist. Darauf – und nicht auf die rechte Spalte – konzentriert sich der Kaufinteressent, der die Produktbeschreibung liest, weshalb ihm „I AM“ ungeachtet des Herstellerhinweises in der rechten Spalte besonders auffällt und als Marke angesehen wird.

4.

Die Verwechslungsgefahr besteht auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die eingetragene Marke eine Wort-Bild-Marke ist, deren Schreibstil die Antragsgegnerin nicht übernommen hat. Wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat (Bl. 118 GA), ist die Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarke durchschnittlich. Es besteht jedoch sowohl eine klangliche als auch begriffliche Identität von Verfügungsmarke und dem angegriffenen Zeichen. Weiter ist von Bedeutung, dass die Kollektion der Antragsgegnerin gleichermaßen wie das Angebot der Antragstellerin Schmuck betrifft und damit Warenidentität besteht. All das begründet die Verwechslungsgefahr.

5.

Die Feststellungen des Landgerichts zu den weiteren Anspruchsvoraussetzungen (Aktivlegitimation, Verwechslungsgefahr und Verfügungsgrund) sind mit der Berufung nicht angefochten worden und im Übrigen auch zutreffend. Auf § 23 Abs. 2 MarkenG stützt sich die Antragsgegnerin nicht mehr.

II.

Der Verfügungsantrag der Antragstellerin ist jedoch zu weit gefasst und so einer Tenorierung nicht zugänglich (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).

Das ist mit der Berufung zwar nicht (mehr) angegriffen worden, jedoch von Amts wegen zu prüfen (vergl. BGH GRUR 2004, 151, 152 – Farbmarkenverletzung I).

1.

Durch den Antrag soll der Streitgegenstand so festgelegt sein, dass die in Anspruch genommene Partei erkennen kann, wogegen sie sich verteidigen soll; der dem Antrag folgende Tenor muss die Grenzen der Rechtskraft und die Vollstreckungsmöglichkeiten klar erkennen lassen. Begriffe, über deren Bedeutung die Parteien gerade streiten, genügen nicht (BGH GRUR 1992, 561, 562; Lampman in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Multimedia-Recht, Teil 23 B III 1 Rn. 12, Werkstand: 53. EL August 2020).

Insofern reicht es nicht, dass in den Antrag die Formulierung „unter den Zeichen“ aufgenommen worden ist. Zwar kann dem – jedenfalls durch Auslegung - entnommen werden, dass nur die markenmäßige Benutzung verboten sein soll, also die Verwendung von „I AM“ dann, wenn die Begriffe wie ein Kennzeichen benutzt werden. Da die Parteien aber genau darüber streiten, ob das in der Werbung der Antragsgegnerin der Fall ist, hilft diese Formulierung nicht, die Reichweite des Urteilsausspruchs so zu beschreiben, dass die Grenze der Rechtskraft eindeutig ist.

Die Tenorierung ist hier daher – worauf der Senat im Termin vom 08.12.2020 hingewiesen hat - um die konkrete Verletzungsform zu ergänzen, denn es ist ohne weiteres ein werblicher Kontext vorstellbar, in dem für Schmuck die Worte „I AM“ verwandt werden, ohne dass dies zugleich herkunftshinweisend ist, und zwar selbst dann, wenn diese Worte – nur darauf bezieht sich der Unterlassungsantrag – in Großschreibung benutzt werden.

Es handelt sich mit der vom Senat vorgenommenen Ergänzung weiter um ein und demselben Lebenssachverhalt, so dass gem. § 938 Abs. 1 ZPO der Verbotstenor gegenüber dem Antrag – durch Ergänzung – umformuliert werden konnte (vergl. hierzu auch OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 201).

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Dabei ist das Unterliegen der Antragstellerin – nur im Hinblick auf die Antragsfassung – lediglich geringfügig, denn im Wesentlichen hat das Unterlassungsbegehren der Antragstellerin Erfolg. Die Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform, die der Senat vorgenommen hat, liegt in materieller Hinsicht nahe an einer lediglich redaktionellen Änderung.

Eine Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit entfällt, weil das Urteil nach § 542 Abs. 2 ZPO nicht revisibel ist.

Streitwert für die Berufungsinstanz: 60.000 € (nach der von den Parteien nicht angefochtenen Streitwertfestsetzung im landgerichtlichen Urteil).