BGH, 10. Zivilsenat — X ZR 74/21

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 929 826 (Streitpatents), das am 28. September 2006 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 29. September 2005 angemeldet wurde und die Datenratenvergrößerung in drahtlosen Kommunikationssystemen betrifft.

Patentanspruch 1, auf den 15 weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Patentanspruch 17, auf den dreizehn Ansprüche zurückbezogen sind, stellt sinngemäß eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens unter Schutz. Patentanspruch 31, auf den acht Ansprüche zurückbezogen sind, betrifft ein Computerprogramm, das die entsprechenden Verfahrensschritte durchführt.

Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent mit einem Hauptantrag und sechs Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, mit der sie ihre erstinstanzlichen Anträge mit Ausnahme von Hilfsantrag 3 weiterverfolgt und dreizehn weitere Hilfsanträge stellt. Die Klägerinnen zu 2 und 3 (nachfolgend: Klägerinnen) treten dem Rechtsmittel entgegen. Die Klägerin zu 1 hat die Klage nach Verkündung der angefochtenen Entscheidung und vor Einlegung der Berufung zurückgenommen.

Die Berufung der Beklagten ist teilweise begründet.

I. Das Streitpatent betrifft das Anfordern einer Datenratenerhöhung in drahtlosen Kommunikationssystemen.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents ist in den technischen Spezifikationen 3GPP TS 25.309 und 3GPP TS 25.321 (jeweils Release 6) vorgesehen, dass die Basisstation (Node B) vorgibt, mit welcher Datenrate ein Endgerät (User Equipment, UE) in einem bestimmten Zeitraum über den dedizierten Aufwärtskanal (Enhanced Uplink Dedicated Channel, EDCH) senden kann.

Die Basisstation benötige für eine effiziente zeitliche Festlegung Informationen zu der vom Endgerät angestrebten Datenübertragungsrate. Das Endgerät sende hierzu an die Basisstation über den Kanal E-DPCCH (Enhanced Dedicated Physical Control Channel) ein sogenanntes Happy Bit. Damit könne das Endgerät anzeigen, ob die aktuelle Datenrate beibehalten (happy, KEEP) oder erhöht (unhappy, UP) werden solle (Abs. 6).

Nach dem Standard solle das Bit nur dann auf "unhappy" gesetzt werden, wenn dem Endgerät genügend Leistung zur Verfügung stehe, um mit einem höheren Verhältnis zwischen den Kanälen E-DPDCH (Enhanced Dedicated Physical Data Channel) und DPCCH (Dedicated Physical Control Channel) zu senden, als dies durch die aktuelle Zuteilung nach dem Serving-Grant erlaubt sei, und wenn der Gesamtpufferstatus mit dem aktuellen Serving-Grant eine Übertragungsdauer erfordern würde, die oberhalb eines definierten Grenzwerts (Happy Bit Delay Condition milliseconds) liege (Abs. 7).

Die Definition der Kriterien dafür, ob dem Endgerät genügend Leistung zur Übertragung mit einer höheren Datenrate zur Verfügung stehe, sei problematisch. Die Transportformatkombinationen (E-TFCs) seien kleinschrittig definiert. Der Transportblock der nächsten Größe werde selten groß genug sein, um ein weiteres Datenpaket mit einer höheren Datenrate übertragen zu können. Daher sollte das Endgerät nicht schon dann "unhappy" anzeigen, wenn es genügend Energie für eine Übertragung mit dem nächstgrößeren Transportblock habe (Abs. 9 f.).

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, die Vorgaben zum Anfordern einer höheren Datenrate zu verbessern.

3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen [Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben]:

4. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung.

a) Das Verfahren geht gemäß Merkmal 1.1 von einem aktuell ausgewählten Transportblock (270) aus, der mit einer bestimmten Datenrate übertragen wird.

Zu einer konkreten Größe des Transportblocks oder einer konkreten Datenrate oder einem entsprechenden Auswahlbereich verhält sich Patentanspruch 1 nicht. Aus der Zusammenschau mit Merkmal 1.3.1 ergibt sich allerdings, dass die Größe des aktuellen Transportblocks insoweit von Bedeutung ist, als sie ein maßgeblicher Bestandteil für die Vorgabe der Mindestgröße eines nach dem Verfahren aufzufindenden potentiellen Transportblocks (410) ist.

b) Die Verfahrensschritte gemäß den Merkmalen 1.2 bis 1.5 werden in Reaktion auf (in response to) das Auswählen eines aktuellen Transportblocks durchgeführt. Der aktuelle Transportblock und die aktuelle Datenrate sind danach zwar Ausgangspunkt der nachfolgenden Prüfungen. Eine engere Beziehung, etwa dergestalt, dass die Identifizierung eines potentiellen Transportblocks durch die Auswahl des aktuellen Transportblocks unmittelbar ausgelöst werden muss, ist jedoch nicht erforderlich.

Aus der in Merkmal 1.5 ebenfalls verwendeten Formulierung "in response to" ergibt sich kein engeres Verständnis. Dort wird sie im Sinne einer ursächlichen Verknüpfung verwendet, jedoch nicht als Reaktion auf die Definition eines potentiellen Transportblocks, sondern als Reaktion auf dessen Verfügbarkeit. In diesem Sinne wird die Formulierung auch in Merkmal 1.2 verwendet. Maßgeblich ist insoweit aber nicht, dass ein Transportblock ausgewählt wird, sondern der Umstand, dass ein aktueller Transportblock vorhanden ist, anhand dessen ein potentieller Transportblock gemäß den nachfolgenden Schritten identifiziert werden kann.

c) Um zu prüfen, ob eine Erhöhung der Datenrate möglich ist, wird gemäß den Merkmalen 1.3 mindestens ein anderer potentieller Transportblock (410) identifiziert. Dieser muss gemäß Merkmal 1.3.1 mindestens um eine Dateneinheit größer sein als der aktuelle Transportblock (270). Die Größe dieser Dateneinheit wird gemäß Merkmal 1.2 unter den für die Übertragung zur Verfügung stehenden Werten ausgewählt.

aa) Bei dem in der Streitpatentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel besteht ein E-DCH-Transportblock (270) aus mehreren zur RLC-Schicht (Radio Link Control) gehörenden Protokolldateneinheiten (Protocol Data Units, RLC PDU) und zusätzlichen Steuerdaten aus weiteren Schichten, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 dargestellt ist (Abs. 34).

Bei diesem Beispiel ist eine Erhöhung der Datenrate möglich, wenn die Transportblockgröße (220) um mindestens die Größe einer RLC-PDU (231) erhöht werden kann (Abs. 37). Da die Größe einer RLC-PDU ihrerseits variieren kann, werden fünf mögliche Regeln für die Auswahl der maßgeblichen PDU benannt (Abs. 46 und Fig. 5).

bb) Merkmal 1.2 gibt demgegenüber als einziges Kriterium für die Auswahl der Größe einer Dateneinheit vor, dass es sich um eine Dateneinheit handelt, die für die Übertragung festgelegt werden kann.

d) Der identifizierte potentielle Transportblock wird gemäß Merkmal 1.4 darauf überprüft, ob er für die Datenübertragung verfügbar ist.

Nach welchen Kriterien diese Prüfung zu erfolgen hat, ist in Patentanspruch 1 nicht festgelegt.

Bei dem in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiel wird überprüft, ob der identifizierte Transportblock sich in einem unterstützten Zustand befindet. Letzteres setzt voraus, dass der Transportblock nicht blockiert ist und das Endgerät über genügend Leistung verfügt, um ihn zu übertragen (Abs. 60 und 64).

Diese beiden Kriterien sind indes nur in den Patentansprüchen 2 bzw. 3 zwingend vorgegeben. Patentanspruch 1 lässt demgegenüber die Möglichkeit offen, die Verfügbarkeit anhand anderer Kriterien zu beurteilen.

e) Wenn der identifizierte potentielle Transportblock verfügbar und ein Kriterium bezüglich der Datenmenge im Puffer erfüllt ist, fordert das Endgerät gemäß Merkmal 1.5 eine Erhöhung der Datenrate an.

aa) Bei dem in der Streitpatentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel wird als Kriterium herangezogen, ob die im Puffer vorhandenen Daten innerhalb eines definierten Zeitraums übertragen werden können (Abs. 47, 51).

Merkmal 1.5 ist nicht auf solche Ausgestaltungen beschränkt und gibt auch keine Mindest- oder Höchstwerte für die Übertragungsdauer vor.

bb) Patentanspruch 1 enthält keine Vorgabe bezüglich der Reihenfolge, in der die Prüfungen nach den Merkmalen 1.4 und 1.5 zu erfolgen haben.

Aus Patentanspruch 1 ergibt sich, dass eine höhere Datenrate nur dann angefordert wird, wenn alle in den Merkmalen 1.2 bis 1.5 definierten Kriterien erfüllt sind. Eine zwingende Reihenfolge ergibt sich hierbei nur für die Merkmale 1.2 und 1.3/1.3.1, weil eine Identifizierung des potentiellen Transportblocks das Festlegen einer Größe für die Dateneinheit voraussetzt. Zwischen dem Identifizieren des Transportblocks und dem Überprüfen des Puffer-Kriteriums besteht ein solcher Zusammenhang hingegen nicht.

Dies wird bestätigt durch das im Streitpatent geschilderte Ausführungsbeispiel. Dort wird zuerst das Datenpuffer-Kriterium überprüft. Nur wenn dieses erfüllt ist, werden die Regeln zum Bestimmen der Größe einer Dateneinheit und zum Identifizieren eines potentiellen Transportblocks angewendet (Abs. 51 f. und Fig. 3).

cc) Für das mit Patentanspruch 31 beanspruchte Computerprogramm ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

Patentanspruch 31 hat keinen Programmcode zum Gegenstand, dem eine feste Reihenfolge entnommen werden könnte, sondern lediglich ein Programm, mit dem die im Anspruch aufgeführten Schritte ausgeführt werden können. Die Vorgaben bezüglich dieser Schritte und deren Reihenfolge unterscheiden sich inhaltlich nicht von derjenigen des Patentanspruchs 1.

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit im Berufungsverfahren noch von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe gegenüber der technischen Spezifikation 3GPP TS 25.321 (BP7) und dem insoweit inhaltsgleichen Standarddokument ETSI TS 125 321 (D2) in der jeweiligen Version V6.7.0 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

BP7/D2 gehörten zum zu berücksichtigenden Stand der Technik, da die Priorität der US-Anmeldung 60/721618 (NK5) nicht wirksam in Anspruch genommen worden sei.

Das Patentgericht sei nicht davon überzeugt, dass das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität von den beiden Erfindern, die die Prioritätsanmeldung getätigt hätten, wirksam auf die Beklagte übergegangen sei. Es sei fraglich, ob eine Vorausabtretung eines erst zukünftig entstehenden Prioritätsrechts nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ möglich sei. Die vorgetragene Mitübertragung des Prioritätsrechts bei Inanspruchnahme der Arbeitnehmererfindung des finnischen Erfinders bzw. die Vorausabtretung des Prioritätsrechts als Ad-hoc-Entscheidung beim finnischen Erfinder und als doppelte Vorausabtretung beim chinesischen Erfinder begegne ebenfalls Bedenken.

Letztlich könne dies jedoch dahinstehen. Die Priorität sei jedenfalls deshalb nicht wirksam in Anspruch genommen, da es sich beim Gegenstand des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2 nicht um den gleichen Gegenstand wie in der Prioritätsschrift handle. Die nicht näher charakterisierte (allgemeine) Auswahl der Größe einer Dateneinheit zur Übertragung gemäß Merkmal 1.2 werde in der Prioritätsschrift nicht genannt und könne in dieser allgemeinen Form auch nicht mitgelesen werden. Das Puffer-Kriterium werde in der Prioritätsschrift als (weiteres) Kriterium für die Anforderung einer größeren Datenrate anschließend an ein Leistungskriterium offenbart. Es sei vorgesehen, nach dem Identifizieren eines potentiellen E-TFC (und damit eines potentiellen Transportblocks) zu prüfen, ob das Endgerät über ausreichend Leistung verfüge, Daten mit einer entsprechenden Datenrate zu übertragen. Die Merkmale 1.4 und 1.5 nähmen dagegen - neben dem Puffer-Kriterium - auf eine in der Prioritätsschrift nicht definierte "Verfügbarkeit" eines E-TFC bzw. Transportblocks Bezug. Eine solche allgemeine Verfügbarkeit sei nicht als eine Beschränkung auf das der Prioritätsschrift zu entnehmende Leistungskriterium zu verstehen. Figur 3 der Prioritätsschrift offenbare die Merkmale 1.4 und 1.5 ebenfalls nicht, da das Puffer-Kriterium dort als Voraussetzung für das Identifizieren des (potentiellen) E-TFC genannt sei.

III. Diese Beurteilung hält hinsichtlich der mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen A bis C verteidigten Fassung der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis schon deshalb stand, weil diese Anträge auf eine Erweiterung des Schutzbereichs gerichtet sind.

1. Nach der Rechtsprechung des Senats führt die nachträgliche Einbeziehung eines vom Streitpatent in der erteilten Fassung nicht geschützten Gegenstands in einen Patentanspruch zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.

Das Patentnichtigkeitsverfahren eröffnet dem Patentinhaber zwar die Möglichkeit, das Schutzrecht in eingeschränkter Fassung zu verteidigen. Es dient aber nicht darüber hinaus der Gestaltung des Patents. Diese Funktion ist vielmehr allein dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen. Deshalb darf ein Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren nicht so geändert werden, dass er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht (BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 - X ZR 56/17, GRUR 2019, 389 Rn. 33 - Schaltungsanordnung III; Urteil vom 14. September 2004 - X ZR 149/01, GRUR 2005, 145, 146 - Elektronisches Modul).

2. Im Streitfall führt die Ersetzung der Wörter "an apparatus associated with a user equipment" durch die Wörter "a user equipment" zur Einbeziehung eines anderen Gegenstands in diesem Sinne.

Die erteilte Fassung unterscheidet zwischen einem Benutzergerät und einem damit verknüpften Gerät und schützt lediglich ein Verfahren zum Betreiben des verknüpften Geräts. Da weder die Art der Verknüpfung noch eine besondere Abgrenzbarkeit von Gerät und Endgerät vorgegeben sind, mag als verknüpftes Gerät zwar schon nach dieser Fassung auch ein Endgerät angesehen werden können, das nur in seiner Gesamtheit zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignet ist. Jedenfalls bei Geräten, bei denen das geschützte Verfahren durch eine klar abgrenzbare Einzelkomponente ausgeführt wird, verlagert sich der Schutz aber vom Betreiben der Einzelkomponente zum Betreiben der Gesamtvorrichtung.

Dies trifft insbesondere auf den von der Berufung hervorgehobenen Fall zu, dass das Verfahren auf einem einzelnen Chip abläuft. Gerade hier würde der Schutz vom Betreiben des Chips auf das Betreiben des vollständigen Endgerät erweitert. Dies ist ein anderer Gegenstand im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung.

IV. Hinsichtlich des Hilfsantrags 1.1 erweist sich die angefochtene Entscheidung hingegen als fehlerhaft.

1. Hilfsantrag 1.1 sieht in Merkmal 1.0 die in der erteilten Fassung enthaltene Formulierung "an apparatus associated with a user equipment" vor. Ferner sind in Merkmal 1.2 nach dem Wort "selection" die Wörter "in E-TFC selection" eingefügt.

a) In dieser Fassung ist Hilfsantrag 1.1 für die Beurteilung in der Berufungsinstanz maßgeblich und zulässig.

aa) Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass sie Hilfsantrag 1.1 wie im erstinstanzlichen Schriftsatz vom 10. März 2021 stellt.

bb) Darin liegt keine Antragsänderung im Sinne von § 116 PatG.

Im Tatbestand des angefochtenen Urteils ist der Antrag mit dem oben beschriebenen Inhalt wiedergegeben. Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht ergibt sich ebenfalls, dass die Beklagte den Antrag in dieser Fassung gestellt hat.

Vor diesem Hintergrund ist unerheblich, dass die Parteien nach ihrem insoweit übereinstimmenden Vorbringen in der mündlichen Verhandlung erster Instanz davon ausgegangen sind, dass auch Hilfsantrag 1.1 auf ein Verfahren zum Betrieb eines Benutzergeräts gerichtet ist.

Nach § 314 ZPO liefert der Tatbestand des angefochtenen Urteils Beweis für das mündliche Parteivorbringen. Dieser Beweis kann nur durch das Sitzungsprotokoll entkräftet werden. Beide Quellen geben den Antrag in der auch in zweiter Instanz gestellten Fassung wieder.

Unabhängig davon hätte die Beklagte in der Berufungsinstanz zu dieser Antragsfassung zurückkehren dürfen, weil das Patentgericht anders als der Senat keine Bedenken gegen die geänderte Fassung von Merkmal 1.0 geäußert hat.

cc) Die Klägerinnen hatten trotz des Missverständnisses bereits in erster Instanz hinreichend Gelegenheit, zu dieser Antragsfassung Stellung zu nehmen.

Die Klägerinnen haben bereits vor der erstinstanzlichen Änderung von Merkmal 1.0 gerügt, die erteilte Fassung dieses Merkmals sei nicht ursprünglich offenbart. Dieser Einwand ist auch in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen.

b) Die in der erteilten Fassung von Merkmal 1.0 vorgesehene Verknüpfung zwischen Gerät und Benutzergerät (an apparatus associated with a user equipment) setzt lediglich eine nicht näher eingegrenzte funktionelle Verbindung zwischen Gerät und Benutzergerät voraus.

Wie das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis zu Recht angenommen hat, ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 damit nicht auf interne Komponenten beschränkt.

In dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 ist insoweit ein Datenprozessor (DP 10a) vorgesehen, der ein Programm (PROG 10C) mit den notwendigen Programmanweisungen ausführt, um in Verbindung mit dem Benutzergerät das Verfahren ausführen zu können (Abs. 28). Es geht darum, ein Gerät bereitzustellen, um ein Benutzergerät in entsprechender Weise zu betreiben (Abs. 77: "apparatus … to operate a UE 10").

Die Art der Verbindung zwischen den beiden Geräten ist hingegen nicht näher festgelegt. Demgemäß führt die Beschreibung als mögliche Ausgestaltungen beispielhaft Hardware, Spezialschaltungen, Software oder eine Kombination davon an (Abs. 78).

All dem lässt sich nicht entnehmen, dass nur bestimmte Verbindungen zwischen den beiden Geräten unter Schutz gestellt sind. Damit sind auch Verfahren zum Betrieb von Komponenten erfasst, die mit dem Benutzergerät nur über eine Leitung oder drahtlos verbunden sind.

c) Entgegen der Auffassung, die das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis geäußert hat, geht der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch auf der Grundlage dieser Auslegung nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (veröffentlicht als WO 2007/036790 A1, NK4) hinaus.

Die Beschreibung in der Anmeldung (Abs. 28, 87 und 88) weicht insoweit nicht von derjenigen des Streitpatents ab. Folglich ist schon der Anmeldung zu entnehmen, dass die offenbarten Verfahren und Vorrichtungen unabhängig davon als zur Erfindung gehörend beansprucht werden, wie das erfindungsgemäße Gerät mit dem Benutzergerät verknüpft oder verbunden ist.

2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts nimmt das Streitpatent die Priorität der NK5 wirksam in Anspruch.

a) Dem Vortrag der Klägerinnen lassen sich keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass die Übertragung des Prioritätsrechts durch die Erfinder und Anmelder der NK5 auf die Anmelderin des Streitpatents unwirksam ist.

aa) Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat entschieden, dass die Wirksamkeit der Inanspruchnahme einer Priorität für die Anmeldung eines europäischen Patents gemäß Art. 87 Abs. 1 EPÜ autonom auf der Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens zu beurteilen ist, dass für die Berechtigung zur Inanspruchnahme eine widerlegbare, aber starke Vermutung spricht und dass die gemeinsame Einreichung einer PCT-Anmeldung, in der für einen oder mehrere Bestimmungsstaaten der Anmelder der prioritätsbegründenden Anmeldung und für einen oder mehrere andere Bestimmungsstaaten eine andere Person benannt wird, eine Abmachung der Beteiligten impliziert, die die andere Person zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt (EPA, Entscheidung vom 10. Oktober 2023 - G 1/22 Rn. 86, Rn. 101 ff. und Rn. 122 - Prioritätsberechtigung).

Dem ist der Senat auch auf Grundlage des deutschen Rechts beigetreten (BGH, Urteil vom 28. November 2023 - X ZR 83/21 Rn. 110 ff. - Sorafenib-Tosylat).

bb) Im Streitfall haben die Klägerinnen keine konkreten Umstände aufgezeigt, die die Vermutung der Berechtigung zur Inanspruchnahme des Prioritätsrechts widerlegen.

Der Einwand, die Beklagte habe mit ihrem Vortrag zu den arbeitsvertraglichen Beziehungen der Erfinder zu der Beklagten bzw. den mit ihr verbundenen Unternehmen und den dazu vorgelegten Privatgutachten ihre Berechtigung nicht darlegen und nachweisen können, reicht hierfür nicht aus. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass im Streitfall individuelle Abtretungsvereinbarungen geschlossen wurden.

Hinzu kommt, dass die beiden Anmelder der als Priorität in Anspruch genommenen US-Anmeldung (NK5) an der Einreichung der dem Streitpatent zugrundeliegenden PCT-Anmeldung beteiligt waren. Auch dies spricht dafür, dass die Beklagte zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt war.

b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts betrifft der mit Hilfsantrag 1.1 verteidigte Gegenstand im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie NK5.

aa) Die Offenbarung von Merkmal 1 ergibt sich aus den diesbezüglich mit der Streitpatentschrift (Abs. 28, 77 und 78) inhaltlich übereinstimmenden Beschreibungsstellen in der Prioritätsschrift (S. 5 Z. 1 ff., S. 11 Z. 1 ff. und Z. 7 ff.).

bb) Auf Grundlage der oben aufgezeigten Auslegung ist Merkmal 1.2 ebenfalls offenbart.

Auch bei dem in NK5 offenbarten Verfahren ist ein ausgewählter aktueller Transportblock vorhanden, anhand dessen in den nachfolgenden Schritten ein geeigneter potentieller Transportblock identifiziert werden kann.

cc) Merkmal 1.2 ist gleichfalls in NK5 als zur Erfindung gehörend offenbart.

(1) Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass sich aus dem in NK5 offenbarten Vorschlag, mit dem größeren Transportblock eine RLC PDU mehr zu übertragen (S. 7 Z. 15 18), als der aktuelle Transportblock erlaubt, und aus den zur Umsetzung definierten fünf Regeln (S. 7 Z. 20 -S. 8 Z. 8) noch nicht unmittelbar und eindeutig ergibt, dass die Größe jeder beliebigen Dateneinheit als Vergleichskriterium herangezogen werden kann.

(2) Anders als das Patentgericht meint, ist für eine diesbezügliche Offenbarung aber der Hinweis ausreichend, dass anhand der fünf Regeln die Größe einer RLC PDU identifiziert werden kann (S. 9 Z. 14-16).

Aus diesen Ausführungen ergibt sich hinreichend deutlich, dass es verschiedene Dateneinheiten mit unterschiedlichen Größen gibt und deshalb eine Auswahl erfolgen muss.

Dem steht nicht entgegen, dass die Ausführungen im Zusammenhang mit der Beschreibung des Ausführungsbeispiels nach Figur 3 stehen, welche wie bereits erwähnt als vorhergehenden Schritt die Überprüfung des Puffer-Kriteriums vorsieht. Aus dem weiteren Inhalt von NK5 ergibt sich hinreichend deutlich, dass die Berücksichtigung der PDU-Größe zur Identifizierung eines Transportblocks, der eine Übertragung mit einer höheren Datenrate erlaubt, auch unabhängig von einem Pufferkriterium erfolgen kann (S. 11 Z. 1-5).

Die Identifizierung der Größe ist auch nicht auf eine RLC PDU beschränkt. Sie bezieht sich in NK5 allgemein auf Dateneinheiten (S. 11 Z. 5: PDU size to identify an E-TFC …). Die Auswahl der PDU-Größe hat ferner wie beim Streitpatent den aktuell ausgewählten Transportblock als Ausgangspunkt (S. 7 Z. 15 ff.).

dd) Merkmal 1.4 ist in NK5 ebenfalls als zur Erfindung gehörend offenbart.

Anders als die Streitpatentschrift enthält NK5 allerdings nicht die Formulierung, dass der potentielle Transportblock für die Übertragung verfügbar sein muss. Aus dem Zusammenhang ergibt sich dennoch hinreichend deutlich, dass zur Prüfung der Übertragungsmöglichkeiten alternativ oder kumulativ auch andere als die in NK5 ausdrücklich benannten Kriterien in Frage kommen.

Bei dem in NK5 geschilderten Ausführungsbeispiel wird nach der Identifizierung eines potentiellen Transportblocks (E-TFC) überprüft, ob das Endgerät über genügend Leistung verfügt, um tatsächlich mit der betreffenden Datenrate übertragen zu können. Hierzu kann zum Beispiel geprüft werden, ob der betreffende Transportblock nicht blockiert ist und unterstützt wird (S. 8 Z. 10-13).

Der entsprechende Prüfungsschritt in dem Diagramm nach Figur 3 enthält in NK5 ebenso wie im Streitpatent die Frage, ob sich der identifizierte Transportblock in einem unterstützten Zustand befindet. In den Erläuterungen dieses Diagramms wird dies durch einen Klammerzusatz mit einer für die Übertragung genügenden Leistung in Beziehung gesetzt (S. 9 Z. 18-19: the UE 10 has enough power available to transmit with the identified E-TFC).

In den einleitenden Ausführungen wird als wesentliches Lösungselement die Prüfung angeführt, welcher unterstützte Transportblock eine zusätzliche Dateneinheit aufnehmen kann. In diesem Zusammenhang findet sich die Formulierung "supported (not blocked, i.e., can be transmitted)" (S. 4 Z. 16 f.).

Die Begriffe "supported", "not blocked" und "enough power" werden damit nicht konsistent verwendet und lassen sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Gerade dies spricht aber dafür, nicht am Wortlaut zu verhaften, sondern die gemeinsame technische Funktion in den Blick zu nehmen.

Aus der Zusammenschau der Ausführungen in NK5 ergibt sich insoweit hinreichend deutlich, dass es um die Prüfung geht, ob der identifizierte Transportblock tatsächlich übertragen werden kann (can be transmitted), und dass die genannten Begriffe (supported, not blocked, enough power) taugliche Kriterien für die Beurteilung der Übertragungsmöglichkeit bilden. Dies entspricht der Verfügbarkeit im Sinne von Merkmal 1.4.

ee) Schließlich ist auch Merkmal 1.5 in NK5 als zur Erfindung gehörend offenbart.

(1) Der Beschreibung von NK5 lässt sich keine Festlegung auf eine bestimmte Reihenfolge der beiden Prüfungsschritte entnehmen.

Bei dem in NK5 geschilderten Ausführungsbeispiel nach Figur 3 wird ebenso wie beim Ausführungsbeispiel des Streitpatents das Pufferkriterium vor der Identifizierung eines potentiellen Transportblocks geprüft. In der Beschreibung heißt es hingegen, dass das Happy Bit auf "unhappy" gesetzt wird, wenn das Ergebnis der Prüfung auf Vorhandensein genügender Leistung positiv ausfällt und das Pufferkriterium erfüllt ist (S. 8 Z. 12-16).

Damit sind beide in Frage kommenden Reihenfolgen beschrieben.

(2) Die in NK5 offenbarte Funktion der einzelnen Prüfungen bestätigt, dass die Einhaltung der im Ausführungsbeispiel gewählten Reihenfolge nicht zwingend erforderlich ist.

Eine Erhöhung der Datenrate wird nur angefordert, wenn eine geeignete Transportblockgröße zur Verfügung steht und das Puffer-Kriterium erfüllt ist. Sie unterbleibt mithin, wenn eine der beiden Voraussetzungen nicht vorliegt. Unter diesem Aspekt ist es grundsätzlich unerheblich, welche der beiden Voraussetzungen zuerst geprüft wird.

Die Identifizierung eines potentiellen Transportblocks nach den Merkmalen 1.2 und 1.3.1 soll verhindern, dass das Endgerät einen größeren Transportblock angefordert, obwohl dieser die Übertragung zusätzlicher Daten nicht ermöglicht (S. 6 Z. 2-4). Die Prüfung des Puffer-Kriteriums soll darüber Aufschluss geben, ob eine Beibehaltung der bisherigen Datenrate zu unerwünschten Verzögerungen führt (S. 9 Z. 2-10). Jede dieser beiden Prüfungen kann unabhängig von der jeweils anderen erfolgen.

3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts gehört BP7/D2 mithin nicht zum Stand der Technik.

4. Entgegen der Ansicht der Berufungserwiderung ist der mit Hilfsantrag 1.1 verteidigte Gegenstand durch die Version 6.5.0 der beiden Dokumente BP8/D3 nicht nahegelegt.

a) BP8/D3 befasst sich mit einem Endgerät, bei dem ein E-TFC mit einem Transportblock ausgewählt wird zur Übermittlung von Daten auf dem Kanal E-DCH (Kap. 11.8.1.4 erster Absatz, S. 71). Die Auswahl erfolgt beim Auslösen einer Übertragung durch eine HARQ-Einheit (Kap. 11.8.1.4, erster Absatz, S. 71; Kap. 11.8.1.1.1, S. 66; Kap. 4.2.3.4 letzter Absatz, S. 15). Die Transportblockgröße wird aus einer E-TRCI-Tabelle ausgewählt (Kap. 9.2.5.4, S. 48 f.).

Für die Übertragung werden nur unterstützte Transportblöcke berücksichtigt (Kap. 11.8.1.4, drittletzter Absatz, vorletzter Spiegelstrich, S. 72).

Im Hinblick auf das Anfordern einer höheren Datenrate durch Setzen eines Happy Bit ist folgendes vorgegeben (S. 72 f.):

b) Damit sind, was in der Berufungsinstanz nicht in Zweifel gezogen wird, sämtliche Merkmale mit Ausnahme der Merkmale 1.2 und 1.3.1 offenbart.

c) Ausgehend von BP8/D3 lag eine Ergänzung des Verfahrens um die Merkmale 1.2 und 1.3.1 nicht nahe.

Mit der Verfügbarkeit von ausreichender Leistung benennt BP8/D3 zwar eines der Kriterien, das auch nach dem Streitpatent von entscheidender Bedeutung ist. Daraus ergibt sich aber nicht die Anregung, von der Anforderung einer höheren Datenrate abzusehen, wenn die verfügbare Leistung zwar den Einsatz eines größeren Transportblocks ermöglicht, dieser aber nicht hinreichend Platz für eine zusätzliche Dateneinheit bietet.

Eine systematische Gegenüberstellung der verfügbaren Größen für Transportblöcke und Dateneinheiten mag zwar die Erkenntnis vermittelt haben, dass nicht jede Vergrößerung des Transportblocks die Übertragung zusätzlicher Dateneinheiten ermöglicht und es deshalb von Vorteil sein kann, die Größe der Transportblöcke mit der Größe der Dateneinheiten abzustimmen. Für eine solche Gegenüberstellung bestand aber mangels konkreter Anregung kein Anlass. Eine solche Anregung ergibt sich aus BP8/D3 nicht.

d) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war auch nicht durch eine Kombination mit der US-Patentanmeldung 2005/0117551 (D1) nahegelegt.

aa) D1 hat ein Verfahren zur Bestimmung der Datenrate in einem mobilen Kommunikationssystem zum Gegenstand, bei dem ein Endgerät Daten an eine Basisstation (Node B) und diese Steuerinformationen an das Endgerät überträgt. Eine vorläufige Datenrate wird unter Berücksichtigung der für eine Übertragung anstehenden Datenmenge bestimmt. Die vorläufige Datenrate wird mit der Datenrate der bisherigen Datenübertragung verglichen und dann die Datenrate für die Übertragung bestimmt (Abstract).

Als Stand der Technik schildert D1 ein Verfahren, bei dem für die Auswahl einer passenden (vorläufigen) TFC die maximale Übertragungsleistung und die Daten im Puffer berücksichtigt werden (Abs. 21). Anschließend findet ein Vergleich dieser TFC mit der TFC der Datenrate der aktuellen Übertragung statt (Abs. 22). Auf dieser Grundlage kann bestimmt werden, ob der vorläufige TFC zu einer Erhöhung der Datenrate führt.

bb) Wie das Patentgericht in dem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG zutreffend ausgeführt hat, sind damit die Merkmale 1.2 und 1.3.1 nicht offenbart.

D1 offenbart zwar eine Überprüfung, ob die vorläufige TFC eine Erhöhung der Datenrate ermöglicht. Wie das Patentgericht zu Recht dargelegt hat, ist diesen Ausführungen aber nicht zu entnehmen, dass hierbei die Größe der Dateneinheiten berücksichtigt wird.

cc) Entgegen der Ansicht der Berufungserwiderung ergibt sich aus der in BP8/D3 enthaltenen Vorgabe, die E-TFC mit dem geringsten Padding auszuwählen (Kap. 11.8.1.4 letzter Spiegelstrich, S. 72), also diejenige, bei der am Ende möglichst wenige Bits ohne Informationsgehalt angefügt werden müssen, keine hinreichende Anregung in Bezug auf die Merkmale 1.2 und 1.3.1.

Den genannten Ausführungen ist zwar zu entnehmen, dass am Ende eines Transportblocks ein leerer Bereich verbleiben kann, der nicht mit einer weiteren Dateneinheit belegt werden kann. Hieraus ergibt sich aber kein Hinweis darauf, dass dieser Zusammenhang dazu führen kann, dass trotz einer Erhöhung der Transportblockgröße nicht einmal Raum für eine einzige zusätzliche Dateneinheit zur Verfügung steht.

5. Für den Gegenstand der Patentansprüche 17 und 31 ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

V. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG sowie § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 Satz 1 und § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.