Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken, 4. Zivilsenat — 4 W 17/22

Die Antragstellerin hat im Wege der einstweiligen Verfügung Unterlassungsansprüche in Bezug auf den Vertrieb von Plasmaschneidern in Deutschland geltend gemacht, wobei sie sich – in dieser Reihenfolge - zunächst auf Designrecht, dann auf ergänzenden Leistungsschutz nach dem UWG und schließlich auf das Halbleiterschutzgesetz gestützt hat (Bl. 1 ff d. A. und Bl. 534 d. A.).

Das Landgericht – Kammer für Handelssachen - hat durch den Vorsitzenden mit Beschluss vom 27.05.2021 gegen die Antragsgegnerin eine einstweilige Verfügung des Inhalts erlassen, dass der Antragsgegnerin untersagt wird, in der Bundesrepublik Deutschland näher bezeichnete Plasmaschneider herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, und den Antrag im Übrigen zurückgewiesen (im Einzelnen Bl. 168 d. A. und Bl. 534 – 538 d. A.).

Hiergegen hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 06.06.2021 (Bl. 183 d. A.) Widerspruch eingelegt, auf dessen Begründung Bezug genommen wird.

Das Landgericht hat daraufhin mit dem am 05.07.2021 verkündeten Urteil (Bl. 533 d. A.) festgestellt, dass die „Beschlussverfügung“ vom 27.05.2021 von der Antragstellerin nicht angegriffen worden ist, soweit sie den ursprünglichen Antrag zurückgewiesen hat, und im Übrigen die einstweilige Verfügung auf den Widerspruch der Antragsgegnerin aufgehoben. Die Kosten des Verfahrens hat das Landgericht der Antragstellerin auferlegt (Bl. 534 d. A.).

Gegen dieses Urteil hat die Antragstellerin kein Rechtsmittel eingelegt.

Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Antragsgegnerin vom 06.07.2021 (Bl. 605 und 609 d. A.) hat das Landgericht Saarbrücken – Rechtspflegerin - mit dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27.01.2022 (Bl. 695 d. A.) – der Antragsgegnerin zugestellt am 27.01.2022 (Bl. 699 d. A.) -, auf dessen Gründe Bezug genommen wird, die von der Antragstellerin auf Grund des Urteils an die Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 8.867,50 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 08.07.2021 festgesetzt.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 15.02.2022 (Bl. 701 d. A.) - eingegangen am selben Tag (Bl. 700 d. A.) – sofortige Beschwerde eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 28.02.2022 (Bl. 748 d. A.), der zunächst versehentlich nicht zur Akte gelangt war, hat die Antragsgegnerin die Auffassung vertreten, das Landgericht sei fehlerhaft davon ausgegangen, dass die Kosten für einen Patentanwalt nur erstattungsfähig seien, wenn sie unter den Voraussetzungen des § 11 HalblSchG objektiv gemäß § 91 ZPO zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig seien, oder wenn der Patentanwalt nicht von Anfang an mitgewirkt habe, sondern erst später nachträglich einbezogen worden sei, was im Falle einer Doppelqualifikation nicht möglich sei (Bl. 749 d. A.).

In dem Gesetzestext des auch auf Gebrauchsmusterstreitsachen gemäß § 27 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) anwendbaren § 11 HalblSchG tauche der bisher bei der Auslegung angewandte Begriff „Hinzuziehung“ nicht auf. Vielmehr verlange das Gesetz nur, dass der Patentanwalt „mitgewirkt“ habe, also neben dem Rechtsanwalt tätig geworden sei. Dabei komme es nicht darauf an, ob die beiden Anwälte von Anfang an gemeinsam an dem Fall gearbeitet hätten oder ob es erst zur Mitwirkung des Patentanwalts gekommen sei, nachdem sich der Rechtsanwalt schon einige Zeit mit der Sache befasst habe. Mitwirkung als Kausalbeitrag verlange gemäß §§ 11 HalblSchG, 27 GebrMG nur irgendeine Mitwirkung des Patentanwalts (im Einzelnen Bl. 750 d. A.).

Die bisherige Auslegung werde auch nicht vom Gesetzeszweck der §§ 11 HalblSchG, 27 GebrMG getragen (Bl. 750 d. A.). Dieser bestehe darin, eine effektive Vertretung und Prozessführung zu gewährleisten und diejenigen von Unkenntnis getragenen Fehler zu vermeiden, die auf Seiten der Antragsgegnerin im Zuge des Antrags auf Erlas einer auf das HalblSchG gestützten einstweiligen Verfügung gemacht worden wären oder drohten, wenn sich der Rechtsanwalt alleine ein Bild von der ihm nicht vertrauten und hochtechnischen Materie des Halbleiterschutzgesetzes zu machen versuchte (Bl. 751 d. A.).

Ein weiterer Zweck trage der Tatsache Rechnung, dass die hochgradig technische Materie des HalblSchG und des GebrMG im Rahmen ihrer Prüfung und sachgerechten Bewältigung zusätzliche spezielle Arbeitsschritte und damit zusätzlichen Zeitaufwand erzeuge. Dieser Zeitaufwand müsse von der unterlegenen Partei ersetzt werden, wobei es keine Rolle spiele, ob er von einem zusätzlichen Patentanwalt bewältigt werde oder von jemandem, der diesen Arbeitsaufwand zusätzlich zu dem rechtsanwaltlichen Arbeitsaufwand auf sich nehme (Bl. 751 d. A.).

Der Begriff Mitwirkung enthalte eine zeitliche Komponente. Auch die Mitwirkung von Anfang an sei ein gebührenrechtlich relevanter Kausalbeitrag und daher eine Mitwirkung i. S. d. Gesetzes (Bl. 751 d. A.).

Der Kostenfestsetzungsbeschluss beruhe möglicherweise auf einer veralteten Entscheidung des Bundespatentgerichts aus dem Jahr 1991, die jedoch vom Bundesgerichtshof längst revidiert worden sei (Bl. 751 d. A.). Dem habe auch das Bundespatentgericht im Jahr 2010 seine Rechtsprechung angepasst (im Einzelnen Bl. 752 d. A.).

Die vorherige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sei auch vor dem Hintergrund der Berufsausübungsfreiheit des Art. 12 GG problematisch gewesen, weil sie denjenigen, der eine Doppelqualifikation als Patentanwalt und Rechtsanwalt ausweisen könne, dazu gezwungen habe, bei Mandatierung als Rechtsanwalt seine Fähigkeiten als Patentanwalt (und den damit verbundenen Zeitaufwand für die Bewältigung der die Rechtsanwaltsanwaltstätigkeit überschießenden Tätigkeit) kostenlos in den Dienst seines Mandanten zu stellen (im Einzelnen Bl. 752 f d. A.).

Die allein auf den Begriff „Mitwirkung“ gestützte Auslegung von §§ 11 HalblSchG, 27 GebrMG verstoße gegen höherrangiges Recht, weshalb sie vom Gericht nicht einfach verworfen werden könne, sondern dem EuGH unter Aussetzung des Verfahrens zur Klärung vorgelegt werden müsse (Bl. 753 d. A.).

Das Gegenteil ergebe sich auch nicht aus § 15 Abs. 2 RVG. Nach dieser Vorschrift sei es für den Begriff der „Angelegenheit“ gleichgültig, ob zwei verschiedene Personen den Rechtsanwalt und den Patentanwalt verkörperten, so dass sie doppelte Gebühren fordern könnten, nämlich auf Grund zweier verschiedener Aufträge eine Gebühr für eine rechtsanwaltliche Angelegenheit und eine weitere für die patentanwaltliche Angelegenheit, oder ob eine doppelt qualifizierte Person in Doppelfunktion tätig geworden sei und beide Tätigkeiten übernommen habe. Auch in diesem Fall könne sie für zwei Angelegenheiten zwei Gebühren fordern (Bl. 753 d. A.). Auf diesen Fall finde § 15 Abs. 2 RVG keine Anwendung (Bl. 754 d. A.).

Eine Aussetzung und Vorlage an den EuGH sei vorliegend nicht erforderlich, da anders als im Urteil des BGH vom 24.09.2020 die Mitwirkung eines Patentanwalts bei der erforderlichen Betrachtung ex ante im streitgegenständlichen Fall notwendig gewesen sei (im Einzelnen Bl. 754 d. A.).

Ergänzend hat die Antragsgegnerin darauf hingewiesen, dass beim EuGH die Vorlagefrage anhängig gewesen sei, ob die Vorschrift des auf das Markenrecht bezogenen, aber ansonsten mit § 11 HalblSchG wortlautidentischen § 140 Abs. 3 MarkenG mit Unionsrecht vereinbar sei, was der EuGH in dem in dieser Sache ergangenen Urteil vom 28.04.2022 bejaht habe (im Einzelnen Bl. 743 f d. A.).

Der EuGH habe also nicht nur bezüglich der Rechtswirksamkeit und Auslegung von § 140 Abs. 3 MarkenG Vorgaben gemacht, sondern das Gleiche auch in Bezug auf § 11 HalblSchG i. V. m. § 27 GebrMG vorgegeben (Bl. 744 d. A.).

Jedoch sei die Notwendigkeit der Mitwirkung eines technisch ausgebildeten Patentanwalts zusätzlich zu einem Volljuristen im Bereich des hochtechnischen Halbleiterschutzgesetzes einfacher zu begründen als im Bereich des Markenrechts. Im Rahmen der anzustellenden ex-ante-Betrachtung komme es allein darauf an, wie der jeweilige Fall dem Angegriffenen, der später einen Kostenerstattungsanspruch habe, ganz am Anfang, nämlich in dem Moment, in dem er die anwaltliche Verteidigung organisiere und entsprechend mandatiere, gegenübertrete. Er sei nicht gehalten, den Streitfall zur Kostenschonung des Angreifers stufenweise erforschen zu lassen, um erst im Fall der Erkennbarkeit der Notwendigkeit technischer Kenntnisse einen Patentanwalt zu beauftragen (Bl. 744 d. A.). Es müsse also weder im Hauptsacheverfahren noch erst Recht im Eilverfahren erst einmal der Verlauf der rechtsanwaltlichen Bearbeitung abgearbeitet werden (Bl. 744 f d. A.).

Die Notwendigkeit der Beauftragung eines Patentanwalts im Zeitpunkt der Anwaltsbeauftragung folge vorliegend daraus, dass die Antragstellerin substantiiert vorgetragen habe, einen Anspruch aus § 9 HalblSchG zu haben und dass sie hierauf ihren Antrag vom 25.05.2021 auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestützt habe. Aus den auf Seite 17 Mitte des Antrags enthaltenen Ausführungen ergebe sich, dass das PCB Powerteil ausweislich technischer Untersuchungen dieselbe Topographie aufweise wie das streitgegenständliche Gerät, insbesondere den gleichen Kühlkörper und ein zu 100 % identisches PCB. Weitere technische Anspruchsvoraussetzungen für die Zuerkennung von Halbleiterschutz würden auch auf Seiten 21 und 22 des Antrags vorgetragen (im Einzelnen Bl. 745 d. A.).

Die Antragstellerin habe des Weiteren zur Untermauerung auf eine beigefügte Anlage AST3B Bezug genommen, die diverse hochtechnische Abbildungen enthalte, bezüglich deren die Antragstellerin behauptet habe, sie definiere den beanspruchten Schutz (Bl. 745 d. A.). Die hochtechnischen Abbildungen und die Frage, an welchen Stellen eine schutzfähige Topographie gegeben sein könne, könne kein Rechtsanwalt überprüfen (Bl. 745 f d. A.).

Darüber hinaus verkenne die Antragstellerin, dass der Antragsgegnerin nicht zur Vermeidung zusätzlicher Kosten im Interesse der Angreiferin die Risikoentscheidung auferlegt werden dürfe, ob gegen die geltend gemachte Verletzung des Halbleiterschutzgesetzes weitere technische Gründe sprächen. Dies gelte insbesondere wegen verfahrensrechtlicher Besonderheiten im Verfahren der einstweiligen Verfügung. Insbesondere habe die Antragstellerin die Möglichkeit einer Überraschung in der mündlichen Verhandlung ausgenutzt (im Einzelnen Bl. 746 d. A.).

Schließlich sei auf Art. 12 GG zu verweisen. Einem Patent- und Rechtsanwalt könne nicht die Verpflichtung auferlegt werden, seine patentanwaltliche Qualifikation und vor allem die Arbeitszeit, innerhalb deren er seine patentanwaltlichen Kenntnisse für den Fall eingesetzt und die Patenanwaltsarbeit erledigt habe, kostenlos in den Dienst des Mandanten zu stellen, während dieser einem einfachen Rechtsanwalt einen Patentanwalt zur Seite stellen könne, dessen patentanwaltliche Arbeitszeit vergütet werde (Bl. 746 f d. A.).

Die Antragsgegnerin hat ihre sofortige Beschwerde mit Schriftsatz vom 01.03.2022 (Bl. 709 d. A.) des Weiteren ergänzend zu der am 28.02.2022 eingereichten Beschwerdebegründung (Bl. 710 d. A.) durch Bezugnahme auf die dem Schriftsatz beigefügte Unterlagen begründet, nämlich:

- den Text des Gesetzes über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz – HalblSchG) (Anlage D 1 – Bl. 711 d. A.) und

- einen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 10.08.2011 in der Sache 2 ZA (pat) 8/10 (Anlage D 2 – Bl. 715 d. A.).

Die Antragstellerin beantragt, den Kostenfestsetzungsbeschluss aufrecht zu erhalten, hilfsweise das Verfahren zur Festsetzung der Kosten bezüglich der Patentanwaltsgebühren auszusetzen, bis der EuGH in der Sache I ZB 59/19 über die europarechtliche Konformität des § 140 Abs. 4 MarkenG und damit auch die Regelung des § 11 HalblSchG i. V. m. § 277 GebrMG entschieden hat (Bl. 728 d. A.).

Sie hat im Rahmen ihrer Beschwerdeerwiderung vom 22.03.2022 die Auffassung vertreten, der BGH habe mit Beschluss vom 24.09.2020 (I ZB 59/19 – Kosten des Patentanwalts VI) erhebliche unionsrechtliche Zweifel dahingehend angemeldet, ob die nationalen deutschen Kostenerstattungsregelungen zu den Patentanwaltskosten mit den unionsrechtlichen Regelungen der Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG (Richtlinie zur Durchsetzung der Recht des geistigen Eigentums) vereinbar seien, denn gemäß Art. 3 Abs.1 der Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten nur die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vorsehen, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die die Richtlinie abstelle, erforderlich seien. Zur Klärung habe der BGH diese dem EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens vorgelegt (Bl. 725 d. A.).

Der Generalanwalt Manuel Campos Sanchez-Bordona habe in seinen Schlussanträgen vom 11.11.2021 in der vom EuGH unter dem Aktenzeichen C-531/20 geführten Rechtssache beantragt, dem BGH zu antworten, dass Art. 3 und 14 der Richtlinie dahin auszulegen seien, dass sie nationalen Regelungen entgegenstünden, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren unabhängig davon vorsähen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei (im Einzelnen Bl. 729 d. A.).

Hieraus folge, dass die deutschen Kostenerstattungsregelungen zu den Patentanwaltskosten (§ 140 Abs. 4 MarkenG und § 11 Abs. 2 HalblSchG i. V. m. § 27 Abs. 2 GebrauchsmusterG) aller Voraussicht nach bzw. – wegen des Umstands, dass der EuGH überwiegend den Schlussanträgen folge - mit überwiegender Wahrscheinlichkeit europarechtswidrig seien (Bl. 729 d. A.).

Selbst wenn man davon ausginge, dass die Vorschriften nicht europarechtswidrig und daher rechtmäßig seien, wäre im streitgegenständlichen Fall die Beauftragung eines Patentanwalts nicht notwendig gewesen (Bl. 729 d. A.). Dies ergebe sich aus den Ausführungen des Gerichts auf Seite 21 seines Urteils vom 05.07.2021, wonach Ansprüche nach dem Halbleiterschutzgesetz schon an der Eintragungsfrist scheiterten (Bl. 729 d. A.). Da es somit nur auf die Berechnung der Eintragungsfrist angekommen sei, sei die Einschaltung bzw. Mitwirkung eines spezialisierten Patentanwalts hierfür nicht notwendig gewesen, denn auch einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz oder einem „einfachen“ Rechtsanwalt wäre die Berechnung der Eintragungsfrist, insbesondere deren Beginn und Ablauf, ohne Weiteres möglich gewesen. Technische Kenntnisse, die Expertise eines Patentanwalts oder gar vertiefte Kenntnisse im Bereich des Halbleiterschutzgesetzes seien hierfür nicht erforderlich gewesen (Bl. 730 d. A.).

Hilfsweise sei das Kostenfestsetzungsverfahren bis zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-531/20 auszusetzen, denn ansonsten bestehe die Gefahr, dass im vorliegenden Verfahren eine missbräuchliche Rechtsausübung der obsiegenden Partei im Kostenverfahren per Gerichtsentscheidung ermöglicht werde, die darauf basiere, dass eine bloße Erklärung des Prozessbevollmächtigten der obsiegenden Partei zur Mitwirkung eines Patentanwalts im Kostenverfahren vorgelegt worden sei (Bl. 730 d. A.).

Das Ergebnis hiervon sei, dass der Prozessvertreter die Gebühren doppelt erhalte und leichtfertig überflüssige oder übermäßige Kosten auf die unterlegene Partei abwälze, obwohl klar absehbar sei, dass der EuGH der deutschen Praxis in Kürze einen europarechtlichen Riegel vorschieben werde (Bl. 730 d. A.).

Schon jetzt bestehe eine Gestaltungsbefugnis des Gerichts, durch die Auffangklausel des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 die Patentanwaltskosten nicht der unterlegenen Partei aufzuerlegen, wenn „Billigkeitsgründe“ dem entgegenstünden. Das sei hier aus den bereits dargelegten Gründen der Fall, insbesondere vor dem Hintergrund des absehbaren Endes der deutschen Kostenregelung. Die Richtlinie entfalte in diesem Punkt bereits jetzt eine unmittelbare Drittwirkung, da Art. 14 bislang nicht in deutsches Recht umgesetzt worden sei (Bl. 730 d. A.).

Das Landgericht hat mit Beschluss vom 25.03.2022 (Bl. 733 d. A.), auf dessen Gründe ebenfalls Bezug genommen wird, der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Saarländischen Oberlandesgericht zur Entscheidung vorgelegt.

In Reaktion hierauf hat die Antragstellerin die Auffassung vertreten, die Entscheidung des Landgerichts im Rahmen des Nichtabhilfebeschlusses vom 25.03.2022 überzeuge in allen Punkten (Bl. 738 d. A.).

Ferner habe der EuGH in der Rechtssache C-531/20 am 28.04.2022 mittlerweile für Recht erkannt, dass die bundesdeutschen Regelungen der Patentanwaltskosten mit europäischen Recht unvereinbar seien, da diese allesamt keinen Notwendigkeitsvorbehalt beinhalteten (im Einzelnen Bl. 738 f d. A.).

Daher seien die Ausführungen der Antragsgegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 22.03.2022 im Hinblick auf das Verfahren I ZB 59/19 des Bundesgerichtshofs überholt, denn allein schon auf Grund der Unionsrechtswidrigkeit des § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. könnten Patentanwaltskosten im vorliegenden Verfahren nicht festgesetzt werden (Bl. 739 d. A.).

Zu der Beschwerdebegründung im Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 28.02.2022 vertritt die Antragstellerin des Weiteren die Auffassung, dass die Beschwerde auch angesichts der erst nachträglich zur Akte gelangten Beschwerdebegründung unbegründet sei (Bl. 778 d. A.).

Es fehle im Ergebnis an der Notwendigkeit der Beauftragung eines Patentanwalts i. S. d. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Bl. 778 d. A.). Es bestehe nach dieser kein vom konkreten Fall losgelöster Maßstab für die Kostenfestsetzung gemäß § 91 ZPO. Die Entscheidung des EuGH vom 28.04.2022 beantworte die Frage der Vereinbarkeit von nationalem Recht mit Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48 dahingehend, dass eine Zumutbarkeits- und Angemessenheitsprüfung durch das Gericht unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls erforderlich sei. Daraus, dass § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. kein Korrektiv in Form einer Notwendigkeits-, Angemessenheits- oder Zumutbarkeitsprüfung vorgesehen und dies zur Unvereinbarkeit mit Europarecht geführt habe, folge nicht zwangsläufig, dass die jetzt notwendige Angemessenheitsprüfung automatisch parallel an Hand abstrakter Kriterien i. S. d. § 91 ZPO zu erfolgen habe. Vielmehr bedürfe es zusätzlichen Begründungsaufwands, weshalb die zur Vereinbarkeit notwendige Zumutbarkeits- und Angemessenheitsprüfung gemäß § 91 ZPO durch einen konkreten Maßstab ausgefüllt werden könne und nicht durch einen anderen der beliebig vorstellbaren Maßstäbe (Bl. 779 d. A.).

Selbst wenn man der Prüfung die Kriterien des § 91 ZPO zu Grunde legen würde, müsste der Kostenfestsetzungsbeschluss aufrecht erhalten werden. Danach sei die Notwendigkeit gegeben, wenn Kosten im Zeitpunkt der Vornahme der kostenverursachenden Handlung vom Standpunkt einer verständigen und wirtschaftlich vernünftigen Partei zur Rechtsverfolgung bzw. –verteidigung objektiv erforderlich und geeignet seien (Bl. 779 d. A.).

Das Landgericht habe in seinem Urteil im streitgegenständlichen Fall festgestellt, dass ein Schutz nach dem Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) schon an der nicht eingehaltenen Eintragungsfrist scheitere. Der Anspruch scheitere also bereits an der formalen Nichteinhaltung einer Frist, nicht erst an technischen Details, die einer Schutzfähigkeit nach dem HalblSchG entgegenstünden (Bl. 779 d. A.).

Die Nichteinhaltung der Frist könne jedoch von jedem halbwegs rechtskundigen Bürger, erst recht von einem Rechtsanwalt, geprüft werden. Hierfür bedürfe es nicht der zusätzlichen Fachkenntnisse eines Patentanwalts. Daher sei es dem Angegriffenen zumutbar, zunächst die Einschätzung eines Rechtsanwalts einzuholen, bevor er einen Patentanwalt hinzuziehe (Bl. 779 d. A.).

Die Prüfung der Einhaltung einer Eintragungsfrist sei ferner mit einem sehr geringen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden, der zu keinem merkbaren Nachteil für den Angegriffenen führe (Bl. 779 d. A.). Die Einschaltung eine weiteren, speziell geschulten Beraters sei allenfalls angezeigt, sobald eine solche erste grobe Prüfung zu dem Ergebnis komme, dass der von der Gegenseite behauptete Anspruch nicht entkräftet werden könne (Bl. 779 f d. A.).

Hierzu sei die Geltendmachung eines Fristversäumnisses ausreichend. Es sei nicht notwendig, darüber hinaus auch noch technische Gründe für das Nichtbestehen des entsprechenden Anspruchs aufzuführen. Würde man daher die Hinzuziehung eines weiteren Beraters zulassen, würden der andren Partei Kosten entstehen, die nicht notwendig i. S. d. § 91 Abs. 1 ZPO seien. Wünsche die Partei die Absicherung der Entkräftung der Anspruchsbegründung durch weitere Erwägungen, so seien ihr selbst diese Kosten aufzubürden (Bl. 780 d. A.).

Die Hinzuziehung eines weiteren Beraters sei auch nicht zum Zweck der in keinem Verfahren auszuschließenden Überraschung in der mündlichen Verhandlung erforderlich. Dies würde zur uferlosen Ausdehnung des Merkmals der Notwendigkeit führen (Bl. 780 d. A.).

Eine Überraschung stelle im Übrigen als nicht rechtzeitiges Vorbringen einen Verstoß gegen § 282 ZPO dar und sei daher prozessual unzulässig. Jedenfalls könne der Überraschte sich gemäß § 283 ZPO in der mündlichen Verhandlung auf das Vorbringen des Gegners nicht erklären und beim Verfassen dieser Erklärung immer noch einen weiter spezialisierten Anwalt hinzuziehen. Dies gelte umso mehr deshalb, weil es sich bei dem Rechtsanwalt der Antragsgegnerin und dem in diesem Fall hinzuzuziehenden Patentanwalt um dieselbe Person handele, so dass es möglich gewesen wäre, im unmittelbaren Nachgang zur mündlichen Verhandlung dessen weitergehenden Rat einzuholen (Bl. 780 d. A.).

Die durch Beschluss erlassene einstweilige Verfügung habe sich schließlich ausdrücklich nicht mit dem Halbleiterschutzgesetz beschäftigt (im Einzelnen Bl. 780 f d. A.). Hierauf habe es auf Seite 7 seines Urteils vom 05.07.2021 erneut hingewiesen und in 4 Zeilen rein aus formellen und nicht aus technischen Gründen den auf das Halbleiterschutzgesetz gestützten Antrag zurückgewiesen (Bl. 781 d. A.).

Daher sei die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht zumutbar, angemessen und wirtschaftlich vernünftig und somit nicht notwendig gewesen, da es um rein rechtliche Fragen gegangen sei (Bl. 781 d. A.).

Die Notwendigkeit ergebe sich auch nicht aus den von der Antragsgegnerin vorgetragenen, jedoch zu bestreitenden Ermittlungen zu der Frage der Baugleichheit der beiden Geräte. Insoweit sei die Antragsgegnerin von der falschen Beweislastverteilung ausgegangen (Bl. 781 d. A.).

Die sofortige Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss ist gemäß §§ 104 Abs. 3 Satz 1, 567 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt. Der Beschwerdewert von über 200,-- € ist erreicht.

Die sofortige Beschwerde ist auch begründet.

Das Landgericht ist im Rahmen seiner Kostenfestsetzung rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass die Antragsgegnerin neben der Verfahrens- und Termingebühr eines Rechtsanwalts einschließlich der zu erstattenden Auslagen nicht zusätzlich noch in identischer Höhe eine Verfahrens- und Termingebühr für einen Patentanwalt erstattet verlangen kann.

Das Landgericht hat seiner Kostenfestsetzung gemäß § 103 Abs. 1 ZPO zutreffend die in dem rechtskräftigen Urteil vom 05.07.2021 enthaltene Kostengrundentscheidung zu Grunde gelegt, wonach die Antragsgegnerin die Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens trägt.

Hiervon ausgehend hat das Landgericht jedoch fehlerhaft zusätzlich zu den anfallenden Rechtsanwaltskosten nicht auch die Kosten der Beauftragung des – mit dem beauftragten Prozessbevollmächtigten der Antragsgegnerin personenidentischen - Patentanwalts gemäß § 91 Abs. 1 ZPO festgesetzt.

Rechtsgrundlage für die Kostenerstattung sind § 11 Abs. 2 HalblSchG a. F. i. V. m. § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Gemäß § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (HalblSchG) vom 22.10.1987 (BGBl I 1987, 2294) in der zwischen dem 03.12.2011 und dem 17.08.2021 gültigen Fassung (im Folgenden: HalblSchG) ist die Vorschrift des § 27 des Gebrauchsmustergesetzes (GebrMG) vom 28.08.1986 (BGBl I 1986, 1455) in der bis zur Neuregelung im Jahr 2022 gültigen Fassung (im Folgenden: GebrMG a. F.) auf Streitigkeiten nach dem Halbleiterschutzgesetz anzuwenden (vgl. Kircher in: BeckOK(Patentrecht), 26. Edition, Stand: 15.10.2022, § 27 GebrMG, Rdn. 1).

Im vorliegenden Fall ist eine Topographieschutzsache i. S. d. § 11 Abs. 2 HalblSchG gegeben.

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 HalblSchG kann, wer den Vorschriften des § 9 Abs. 1 HalblSchG zuwider den Schutz der Topographie verletzt vom Verletzten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Voraussetzung des Anspruchs ist, dass die Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 HalblSchG bzw. selbstständig verwertbare Teile sowie Darstellungen zur Herstellung von Topographien eine bestimmte, deren Schutz begründende Eigenart aufweisen. Dies ist dann der Fall, wenn die Topographie das Ergebnis geistiger Arbeit ist und nicht nur durch bloße Nachbildung einer anderen Topographie hergestellt ist (vgl. Osterrieth, Patentrecht, 6. Auflage, Teil 4. Gegenstand Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes, Rdn. 443).

Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 HalblSchG werden durch das Halbleiterschutzgesetz dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) geschützt, wenn und soweit sie Eigenart aufweisen.

Einen hierauf gestützten Unterlassungsanspruch hat die Antragstellerin mit ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 25.05.2021 (Bl. 2 ff d. A.) unter detaillierter technischer Darlegung und fotografischer Veranschaulichung der Topographie, deren Schutz sie begehrt hat, geltend gemacht.

Nach dem somit auch im vorliegenden Fall anwendbaren § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. sind daher ebenso wie in einer Gebrauchsmusterstreitsache von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstehen, die Gebühren gemäß § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Legt man diese Regelung zu Grunde, sind die streitgegenständlichen Patentanwaltsgebühren zum einen in dem Rechtsverhältnis zwischen der Antragsgegnerin und dem von ihr beauftragten Rechtsanwalt und Patentanwalt M. M. angefallen.

Nach § 11 Abs. 2 HalblSchG a. F. i. V. m. § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. stehen einem als Prozessbevollmächtigten tätigen Rechtsanwalt, der gleichzeitig als Patentanwalt zugelassen ist, gegenüber seinem Mandanten neben den Rechtsanwaltsgebühren gemäß § 13 RVG Patentanwaltsgebühren in gleicher Höhe zu, sofern er in beiden Funktionen beauftragt worden ist. Die Personenidentität von Rechtsanwalt und Patentanwalt steht dem Anspruch nicht entgegen.

Betreffend § 140 Abs. 3 MarkenG a. F., der eine mit § 27 Abs. 3 GebrMG identische Regelung der Erstattungsfähigkeit von Gebühren des Patentanwalts nach § 13 RVG und notwendigen Auslagen des Patentanwalts enthält, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass einem als Rechtsanwalt und zugleich als Patentanwalt auf Beklagtenseite (hier: Antragsgegnerseite) beauftragten Prozessbevollmächtigten neben den Rechtsanwaltsgebühren auch Patentanwaltsgebühren in gleicher Höhe zustehen, die nicht durch die für seine Tätigkeit als Rechtsanwalt entstandenen Gebühren abgegolten sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 7 ff).

Dem ist auch im streitgegenständlichen Fall zu folgen.

Vertritt ein Rechtsanwalt, der zugleich als Patentanwalt zugelassen ist, einen Mandanten in einer Kennzeichnungsstreitsache oder – wie hier – in einer Streitigkeit nach Maßgabe des Halbleiterschutzgesetzes sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt, so war die Rechtsfolge bezüglich der Patentanwaltskosten vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofs umstritten (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 9 m. w. N.). Von einer Auffassung wurde vertreten, dass in derartigen Fällen keine zusätzliche Gebühr anfalle. Dies entsprach insbesondere der vom Landgericht in dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss zitierten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG, Beschl. v. 05.09.1990 – 2 ZA (pat), GRUR 1991, 205 (206), zitiert nach Beck-Online - bezüglich Patentnichtigkeitsverfahren). Von einer weiteren Auffassung wurde vertreten, dass die Frage der Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltsgebühren von den Umständen des Einzelfalls abhänge, insbesondere der tatsächlich erbrachten Mehrleistung des Prozessbevollmächtigten als Patentanwalt (vgl. OLG Schleswig, Beschl. v. 24.07.1987 – 9 –W 96/87, JurBüro 1987, 1729 – 1731, juris Rdn. 8. Schließlich hat eine dritte Auffassung vertreten, dass die Gebühren im Fall der doppelten Mandatierung und Vertretung generell zu erstatten seien (vgl. OLG München, Beschl. v. 16.06.1983 – 11 W 1738/83, JurBüro 1983, 1815 – 1816, zitiert nach juris; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.03.1988 – 6 W 22/88, AnwBl. 1989, 106 – 107, zitiert nach juris).

Der Bundesgerichtshof hat diesen Streit dahingehend entschieden, dass einem Rechtsanwalt und Patentanwalt, der im Rahmen einer Beauftragung in einer Kennzeichnungssache in beiden Funktionen seine Partei vertritt, ein gesonderter Gebührenanspruch erwächst. Dies folgt daraus, dass die Beratung und Vertretung gegenüber Dritten gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatAnwO typische Aufgaben eines Patentanwalts in einem Kennzeichenstreit sind. Wird daher der Rechtsanwalt in ein und derselben Sache auch in seiner Funktion als Patentanwalt beauftragt, so löst dies einen gesonderten Gebührenanspruch aus (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 11).

Daran ändert der Umstand, dass der als Rechtsanwalt und Patentanwalt tätige Prozessbevollmächtigte ein und dieselbe Person ist, nichts, denn es besteht kein Verbot, das es einem Rechtsanwalt und Patentanwalt verwehren würde, sich in beiden Eigenschaften beauftragen zu lassen (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 11). Dies folgt auch daraus, dass der Patentanwalt nicht nur über Spezialwissen auf seinem Gebiet verfügt, sondern als solcher gemäß § 1 PatAnwO auch ein unabhängiges Organ der Rechtspflege ist. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufliche Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjenigen eines Rechtsanwalts und wird – im Fall der Vereinigung beider Berufsbilder in einer Person – durch die Tätigkeit als Rechtsanwalt nicht verdrängt (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 12 m. w. N.; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.03.1988 – 6 W 22/88, AnwBl. 1989, 106 – 107, zitiert nach juris).

Dabei ist es nicht erforderlich, dass im Einzelfall eine „Mehrleistung“ im Hinblick auf besondere kennzeichenrechtliche Fragen erbracht wurde (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 13).

Die im Verhältnis der Antragsgegnerin und ihrem Prozessbevollmächtigten angefallenen Gebühren sind darüber hinaus auch im Rechtsverhältnis zwischen den Parteien auf Grund der Kostengrundentscheidung von der Antragstellerin an die Antragsgegnerin zu erstatten.

Dies folgt im Fall der vom Bundesgerichtshof entschiedenen kennzeichnungsrechtlichen Streitigkeiten aus § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 14) und im Fall einer Streitigkeit nach dem Halbleiterschutzgesetz aus § 11 Abs. 2 HalblSchG i. V. m. § 27 Abs. 3 GebrMG a. F.

Im vorliegenden Fall hat nämlich der Prozessbevollmächtigte der Antragsgegnerin gemäß § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. als Patentanwalt an dem Rechtsstreit „mitgewirkt“. Der Annahme einer Mitwirkung steht dabei - ebenso wie nach § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. - die Personenidentität von Rechts- und Patentanwalt nicht entgegen. Zwar geht der Wortlaut der Vorschrift („Mitwirkung“) davon aus, dass neben dem eigentlichen Prozessbevollmächtigten (Rechtsanwalt) als weitere Person ein Patentanwalt im Rechtsstreit mit tätig wird (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 16 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 05.09.1990 – 2 ZA (pat), GRUR 1991, 205 (206), zitiert nach Beck-Online). Die Vorschrift schließt aber eine Anwendung auf einen doppelqualifizierten Prozessbevollmächtigten nicht aus. Andernfalls wäre dieser, obwohl er gleichermaßen qualifiziert und in beiden Funktionen jeweils Organ der Rechtspflege ist, in nicht nachvollziehbarer Weise benachteiligt, da sein Mandant im Fall des Obsiegens eine Erstattung der ihm im Innenverhältnis entstandenen Patentanwaltskosten vom Gegner nicht verlangen könnte (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 16; a. A. BPatG, Beschl. v. 05.09.1990 – 2 ZA (pat), GRUR 1991, 205 (206), zitiert nach Beck-Online und Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 62).

In Fällen wie dem vorliegenden ist es daher lediglich erforderlich, dass der Prozessbevollmächtigte des Beklagten (hier: der Antragsgegnerin) seine Mitwirkung als Patentanwalt im Verfahren anzeigt (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 15; OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 – 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.; Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383). Dagegen kommt es bereits für das Entstehen der Gebühren im Innenverhältnis auf die Intensität seiner Mitwirkung im Festsetzungsverfahren nicht an und dies ist auch im Kostenfestsetzungsverfahren bezüglich der Gebührenerstattung durch den Prozessgegner nicht zu prüfen (vgl. OLG Köln, Beschl. v. 31.05.2013 – 17 W 32/13, GRUR-RR 2014, 22, juris Rdn. 15; OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 – 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.; Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383).

Voraussetzung ist lediglich, dass die Mitwirkung des Patentanwalts in einer Streitsache nach dem Gebrauchsmustergesetz bzw. Halbleiterschutzgesetz tatsächlich stattgefunden hat und glaubhaft gemacht wird. Dazu reicht es in der Regel aus, dass (zu Beginn des Rechtsstreits) die Mitwirkung des Patentanwalts angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren dessen Rechnung vorgelegt wird (vgl. BPatG, Beschl. v. 20.11.2000 – 10 ZA (pat) 5/99, juris Rdn. 12; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 07.09.2011 – 2 W 34/11, GRUR-RR 2012, 308 – 311, juris Rdn. 12; OLG Frankfurt, Urt. v. 05.01.2012 – 6 U 107/10, GRUR-RR 2012, 308, juris Rdn. 4; Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 62 m. w. N.; Rektorschek in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Auflage, § 10 Gebühren und Kosten, Rdn. 40 m. w. N.; Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 51 und 52 m. w. N.).

Die Anzeige erfolgt üblicherweise im ersten an das Gericht zu richtenden Schriftsatz (vgl. OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 – 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.; Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383).

Dies ist im streitgegenständlichen Fall geschehen, denn die Antragsgegnerin hat auf der ersten Seite ihres ersten an das Landgericht gerichteten Schriftsatz, nämlich dem Akteneinsichtsgesuch vom 29.05.2021 (Bl. 180 d. A.) und sodann erneut nach Akteneinsicht im Kopf ihres den Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung enthaltenden Schriftsatzes vom 06.06.2021 (Bl. 183 d. A.) ausdrücklich erklärt: „Antragsgegnerin vertreten durch Patent- und Rechtsanwalt M. M.,“ (Bl. 180 und 183 d. A.). Dies stellt eine ausdrückliche Anzeige des Umstands dar, dass die Antragsgegnerin im vorliegenden Rechtsstreit durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten wurde, der als identische Person Rechtsanwalt und Patentanwalt ist.

Dieser hat auch unstreitig und durch alle im Rechtsstreit für die Antragsgegnerin zur Akte gereichten Schriftsätze sowie durch das Sitzungsprotokoll vom 01.07.2021 (Bl. 502a d. A.) belegt, umfassend am vorliegenden Rechtsstreit mitgewirkt. In allen Folgeschriftsätzen ist erneut der Hinweis auf die Doppelvertretung durch RA. M. als Rechts- und Patentanwalt enthalten.

Schließlich hat die Antragsgegnerin mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 06.07.2021 auch ausdrücklich Gebühren (eine 1,3 Verfahrensgebühr und eine 1,2 Termingebühr) als Patentanwalt und als Rechtsanwalt für die Tätigkeit von RA. M. geltend gemacht (Bl. 610 d. A.).

Diese Gebühren sind daher bei Anwendung von § 11 Abs. 2 HalblSchG i. V. m. § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. der Erstattung zu Grunde zu legen. Hieran ändert sich nichts dadurch, dass die Antragstellerin ihren Verfügungsantrag nicht ausschließlich auf einen sich aus dem Halbleiterschutzgesetz ergebenden Verfügungsanspruch gestützt hat, sondern auch – und sogar vorrangig – auf Designrecht und ergänzenden Leistungsschutz nach dem UWG (Antragsschrift Bl. 1 ff und Urteil Bl. 534 d. A.).

Wird der Rechtsstreit auch oder sogar im Wesentlichen auf eine andere Rechtsgrundlage gestützt (z. B. UWG), so tritt der Anspruch auf Kostenerstattung nach den genannten Vorschriften auch dann ein, wenn die Angelegenheit auch unter gebrauchsmusterrechtlichen bzw. halbleiterschutzrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen ist (vgl. Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 63 m. w. N.). Selbst wenn der Rechtsstreit keine solche Angelegenheit betrifft, kommt eine Kostenerstattung dennoch in Betracht, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits nicht zuletzt von der Beurteilung solcher Fragen abhängt, deren Bearbeitung zu den besonderen Aufgaben eines Patentanwalts gemäß §§ 3 und 4 PatAnwO gehört (vgl. Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 63 m. w. N.).

Erforderlich ist in diesen Fällen nur, dass der Patentanwalt an dem Rechtsstreit mitgewirkt hat, wobei die Mitwirkung noch nicht einmal nach außen in Erscheinung getreten sein muss, sondern es nur darauf ankommt, dass eine solche objektiv stattgefunden hat (vgl. Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 64 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall ist jedoch die Mitwirkung von RA. M. auch in seiner Eigenschaft als Patentanwalt als solche unstreitig und auch nach außen dokumentiert.

Gemäß § 11 Abs. 2 HalblSchG i. V. m. § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. ist – ebenso wie nach den gleichlautenden Vorschriften des § 143 Abs. 3 PatG und des § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. - Rechtsfolge einer solchen Mitwirkung, dass neben den notwendigen Auslagen gemäß § 13 RVG die Gebühren des als Patentanwalt am Prozess mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstatten sind (vgl. Hellstab in: von Eicken/Hellstab/Dörndorfer/Asperger, Die Kostenfestsetzung, 24. Auflage, Kapitel 2, Rdn. 544).

Hiermit sind – neben den vorliegend nicht in Streit stehenden – notwendigen Auslagen des Patentanwalts der Sache nach diejenigen Gebühren gemeint, die einem Rechtsanwalt und damit auch einem Patentanwalt nach § 13 RVG i. V. m. dem Vergütungsverzeichnis zum RVG entstehen (vgl. Hellstab in: von Eicken/Hellstab/Dörndorfer/Asperger, Die Kostenfestsetzung, 24. Auflage, Kapitel 2, Rdn. 544 m. w. N.).

Lediglich dann, wenn in erster Linie nicht unter das Halbleiterschutzgesetz bzw. das Gebrauchsmustergesetz fallende Ansprüche und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden, können die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, gegen den Prozessgegner nur festgesetzt werden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche Entscheidung mit einer entsprechen Kostengrundentscheidung zu Gunsten desjenigen ergangen ist, der die Kostenfestsetzung beantragt (vgl. BGH, Beschl. v. 09.05.2019 – I ZB 83/18, Pfleger 2019, 665 – 666, juris Rdn. 10 und 15; Hellstab in: von Eicken/Hellstab/Dörndorfer/Asperger, Die Kostenfestsetzung, 24. Auflage, Kapitel 2, Rdn. 544 m. w. N.).

Diese Voraussetzung ist vorliegend zu bejahen, denn das Landgericht hat in seinem Urteil vom 05.07.2021 (Bl. 533 d. A.) ausdrücklich nicht nur über die primär geltend gemachten sonstigen Ansprüche entschieden, sondern auch über Ansprüche nach dem Halbleiterschutzgesetz. Insofern hat es auf Seite 21 des Urteils unter IV. ausgeführt, Ansprüche nach dem Halbleiterschutzgesetz scheiterten schon an der Eintragungsfrist, denn nach Glaubhaftmachungslage sei die Eintragung mehr als 2 Jahre nach dem Inverkehrbringen des Ecocut 40 erfolgt. Im Übrigen genüge der Vortrag (der Antragstellerin) auch nicht in Bezug auf die Konkretheit der zu verbietenden Topographie den Anforderungen (Bl. 553 d. A.).

Dass in der zunächst mit Beschluss erlassene einstweiligen Verfügung keine diesbezüglichen Ausführungen enthalten sind, ist dagegen entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht relevant, da die endgültige Entscheidung erst durch das auf den Widerspruch der Antragsgegnerin ergangene Urteil getroffen wurde.

Eine Prüfung, ob die durch die Mitwirkung als Patentanwalts entstandenen Gebühren notwendig i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO sind, findet auf Grund der – dem nationalen deutschen Recht angehörigen - Regelung des § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. ebenso wie nach § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. dagegen nicht statt.

Von der Notwendigkeit der Patentanwaltskosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung und daher deren Erstattungsfähigkeit ist vielmehr nach deutschem Recht auf Grund einer typisierenden Betrachtungsweise stets auszugehen. Es besteht diesbezüglich eine unwiderlegliche Vermutung (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 17 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 15.06.2010 – 3 ZA (pat) 17/09, BPatGE 52, 142 – 145, juris Rdn. 16 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 10.08.2011 – 2 ZA (pat) 8/10, juris Rdn. 16 m. w. N.; OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 – 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.; Zöller-Herget, Zivilprozessordnung, 34. Auflage, § 91 ZPO, Rdn. 13.70 „Patentanwaltskosten“; Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 62; Stief/Bühler in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, § 17 Gebrauchsmusterrecht, Rdn. 143).

Jedoch hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 24.09.2020 die Frage dem Europäischen Gerichtshof im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens vorgelegt, ob Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 30.04.2004 (ABl. L 157 vom 30.04.2004, S. 45, berichtigt am 02.06.2004, ABl. L 195, S. 16 (2004/48/EG) - im Folgenden: Richtlinie 2004/48/EG) dahingehend auszulegen sind, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war (vgl. BGH, Beschl. v. 24.09.2020 – I ZB 59/19, GRUR 2020, 1239 – 1240, zitiert nach juris). Der Bundesgerichtshof hat seine unionsrechtlichen Zweifel an der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG a. F., die eine Prüfung der Notwendigkeit der Mitwirkung des Patentanwalts gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nicht vorsieht, näher begründet (vgl. BGH, Beschl. v. 24.09.2020 – I ZB 59/19, GRUR 2020, 1239 – 1240, juris rdn. 10 und 12 – 20).

Auf diese Vorlage hat der Europäische Gerichtshof im Verlauf des vorliegenden Beschwerdeverfahrens entschieden, dass Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung oder einer Auslegung dieser Regelung entgegenstehen, die es dem mit einem unter diese Richtlinie fallenden Verfahren befassten Gericht nicht erlaubt, bei der Beurteilung, ob sie der obsiegenden Partei entstandenen Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifischen Merkmale gebührend zu berücksichtigen (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 – 856, juris Rdn. 17, 51 - 55). Der Europäische Gerichtshof hat dies aus der Regelung des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG, wonach die Mitgliedstaaten in Fällen, die gemäß Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2004/48/EG Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums betreffen, sicherstellen, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen, abgeleitet (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 – 856, juris Rdn. 55). Im Einzelnen folgt dies zum einen daraus, dass eine automatische Anwendung einer nationalen Bestimmung wie gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG zu einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG führt, weil das von dem Mitgliedstaat vorgesehene Verfahren unnötig kostspielig ist (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 – 856, juris Rdn. 52). Zum anderen ist eine solche Anwendung geeignet, einen mutmaßlichen Rechtsinhaber davon abzuhalten, bei Gericht eine Klage zu erheben, um die Durchsetzung seines Rechts sicherzustellen, weil er befürchtet, im Fall seines Unterliegens Prozesskosten in erheblicher Höhe tragen zu müssen, was dem Ziel der Richtlinie, insbesondere in hohes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten, zuwiderliefe (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 – 856, juris Rdn. 53). Schließlich würde die unbedingte und automatische Einbeziehung von Kosten mittels einfacher ehrenwörtlicher Erklärungen des Vertreters einer Partei des Rechtsstreits ohne die Möglichkeit der Überprüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit dieser Kosten durch das nationale Gericht einen Verstoß gegen die allgemeine Verpflichtung nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48/EG die Tür zu missbräuchlicher Rechtsausübung öffnen (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 – 856, juris Rdn. 54).

Ausgehend von dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat das OLG Düsseldorf betreffend Patentrechtssachen, bezüglich deren in § 143 Abs. 3 PatG eine mit den Vorschriften der § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. und § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. gleichlautende Regelung besteht, entschieden, dass die Vorschrift zwar als eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung zu verstehen ist, welche von der gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder –verteidigung notwendig war, befreit, dass aber hieran im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH vom 28.04.2022 (C-531/20) nicht festzuhalten ist (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 – 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 12 m. w. N.).

Dieser Auffassung ist auch im vorliegenden Fall zu folgen. Obgleich andere Gerichte als das Vorlagegericht des Vorabentscheidungsersuchens nicht an die Entscheidung des EuGH gebunden sind und dieser auch keinen europäischen Rechtsakt für ungültig erklärt hat, so dass weder eine Bindungswirkung „inter partes“ noch eine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung „erga omnes“ besteht, entfaltet das Urteil des EuGH gleichwohl letztlich faktisch Bindungswirkung, mindestens jedoch präjudizielle Wirkung hinsichtlich der zur Auslegung des Unionsrechts gestellten Frage. Vorabentscheidungen kommt eine Leitfunktion für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts und verbunden hiermit tatsächlich rechtsbindende Kraft „erga omnes“ zu (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 – 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 14 m. w. N.).

Daher ist mit dem OLG Düsseldorf auch davon auszugehen, dass die vom EuGH vorgenommene Auslegung der unionsrechtlichen Vorschriften, die Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens waren, auch im vorliegenden Fall bindend sind. Die Auslegung der Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48/EG sind mithin zu beachten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 – 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 15.

Daran ändert auch der Umstand, dass es im vorliegenden Fall nicht um die Auslegung des den Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens bildenden § 140 Abs. 3 MarkenG – und auch nicht, wie im Falle der Entscheidung des OLG Düsseldorf, um diejenige des § 143 Abs. 3 PatG – geht, sondern um die Auslegung des § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. Die Erwägungen des EuGH zur Auslegung der Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48/EG beanspruchen bezüglich aller drei nationalen Normen, deren Wortlaut im Übrigen identisch ist, in gleicher Weise Geltung. Insbesondere bezieht sich das Ziel des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG, das Schutzniveau für geistiges Eigentum zu erhöhen, indem verhindert wird, dass ein Geschädigter von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Wahrung seiner Rechte abgehalten wird, auch auf technische Schutzrechte. Eine Differenzierung zwischen Markenrechten und technischen Schutzrechten ist der Richtlinie 2004/48/EG in diesem Zusammenhang nicht zu entnehmen und auch nicht geboten. Gleiches gilt für das an die Mitgliedstaaten gewandte Erfordernis des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG, die Erstattung der „zumutbaren“ Prozesskosten und sonstigen Kosten sicherzustellen, und die in Art. 3 der Richtlinie 2004/48/EG vorgesehene allgemeine Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erforderlichen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe nicht unnötig kostspielig sind. Auch diese Erwägungen betreffen sämtliche von der Richtlinie erfassten Rechte des geistigen Eigentums gleichermaßen. Dies gilt schließlich ebenso für das Erfordernis des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG, wonach die Prozesskosten und sonstigen von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten „angemessen“ sein müssen. Ein sachlicher Grund für eine Differenzierung zwischen den gewerblichen Schutzrechten ist auch hinsichtlich dieses Aspekts nicht ersichtlich. Die Richtlinie 2004/48/EG steht daher der Anordnung der Erstattung von Kategorien bestimmter Kosten entgegen, die einer gerichtlichen Kontrolle hinsichtlich Zumutbarkeit und Angemessenheit entzogen sind, und zwar unabhängig davon, welches Recht des geistigen Eigentums Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens ist (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 – 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 16).

Mithin verbietet sich eine Auslegung des § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. als unwiderlegliche Vermutungsregelung mit der Folge einer „automatischen“ Auferlegung der Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, auf die unterlegen Partei. Vielmehr ist die Vorschrift – ebenso wie § 143 Abs. 3 PatG – unionsrechtskonform dahingehend auszulegen, dass unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls die Prüfung eröffnet ist, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Patentanwaltskosten zumutbar und angemessen sind (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 – 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 17).

Die Zumutbarkeit der entstandenen Kosten beurteilt sich dabei an Hand der zu § 91 ZPO entwickelten Grundsätze. Insbesondere ist § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO auf Grund der richtlinienkonformen Auslegung der übrigen Vorschriften direkt oder analog anwendbar. Maßgeblich ist demnach, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 – 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 18 unter Hinweis auf die Rechtsprechung zu § 91 ZPO: BGH, Beschl. v. 27.02.2018 – II ZB 23/16, NJW 2018, 1693 – 1694, juris Rdn. 10 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 22.09.2011 – 10 ZA (pat) 8/11 zu 10 Ni 6/0, GRUR-RR 2012, 130 – 132, juris Rdn. 14 m. w. N.).

Dies folgt auch daraus, dass der EuGH eine Unzumutbarkeit jedenfalls bei Nichterforderlichkeit abgerechneter und erbrachter Dienstleistungen als gegeben ansieht und auch unionsrechtlich die Erforderlichkeit der die Kosten auslösenden Maßnahme ein Prüfungspunkt der Zumutbarkeit ist bzw. sein kann. Bei der Zumutbarkeit geht es mithin (auch) um die Notwendigkeit, während bei dem Kriterium der Angemessenheit die Höhe der Kosten der (erforderlichen) Maßnahme im Vordergrund steht. Dies ergibt sich aus dem Hinweis in der Vorabentscheidung auf die Entscheidung „United Video Properties“, in der für Erstattungsfähigkeit vorausgesetzt wird, dass die Kosten für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums „erforderlich“ sein müssen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 – 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 20 unter Hinweis auf EuGH, Urt. v. 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 - 856, juris Rdn. 46 m. w. N. und EuGH, Urt. v. 28.07.2016 – C-57/15, juris Rdn. 25).

Im streitgegenständlichen Fall ist die Notwendigkeit der Patentanwaltskosten zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu bejahen.

Ein Patentanwalt hat die Aufgabe, in Angelegenheiten der Erlangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung oder Anfechtung einer Marke oder eines anderen nach dem MarkenG geschützten Kennzeichens andere zu beraten und Dritten gegenüber zu vertreten (vgl. Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 32). Dies setzt voraus, dass die Streitsache jedenfalls auch unter kennzeichenrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen ist, wobei es, wie bereits ausgeführt, unschädlich ist, wenn die Klage in erster Linie auf eine andere, z. B. eine wettbewerbsrechtliche Grundlage gestützt wird (vgl. Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 33 m. w. N.).

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Mitwirkung eines Patentanwalts im Verletzungsprozess sowie bei der Geltendmachung von Rechten auf Grund technischer Schutzrechte (Patente und Gebrauchsmuster) im Wege der Abmahnung immer sinnvoll und daher die Erforderlichkeit der Einschaltung eines Patentanwalts für die Rechtsverfolgung erforderlich ist, weil die Recherche, Anmeldung und Überwachung von Schutzrechten zu seinen typischen Aufgaben gehört (vgl. BGH, Urt. v. 24.02.2011 – I ZR 181/09, WRP 2011, 1057 – 1061, juris Rdn. 24 ff; Rektorschek in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Auflage, § 10 Gebühren und Kosten Rdn. 39 m. w. N.; Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383).

Im streitgegenständlichen Fall hat die Antragstellerin ihren mit dem Verfügungsantrag geltend gemachten Unterlassungsanspruch u. a. damit begründet, dass die Topographie des von der Antragsgegnerin vertriebenen Plasmaschneiders derjenigen eines zu Gunsten der Antragstellerin geschützten Plasmaschneiders entspreche und daher nicht hergestellt, angeboten, in den Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen werden dürfe.

Diesem Antrag hat die Antragstellerin umfangreiche technische Dokumentationen und detaillierte Ausführungen zur Konstruktion und Wirkungsweise der beiden Geräte (Topographie) zu Grunde gelegt, die sich nicht nur aus der Antragsschrift und weiteren Schriftsätzen in Wort und Bild ergeben, sondern auch aus der umfangreichen Anlage AST3B, die hochtechnische Abbildungen und Angaben zur Topographie enthält (vgl. Anlagenordner).

Bei dieser Sachlage aber durfte eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei im Rahmen der maßgeblichen ex-ante-Betrachtung davon ausgehen, dass sie bereits allein auf Grund des Inhalts der Antragsschrift von vornherein entweder einen Rechtsanwalt und zusätzlich einen Patentanwalt oder – wie dies die Antragsgegnerin getan hat – einen Rechtsanwalt beauftragen sollte, der auch über die Qualifikation als Patentanwalt verfügt. Auf diese Weise war es gewährleistet, dass der doppelt qualifizierte Prozessbevollmächtigte der Antragsgegnerin nicht nur über die erforderlichen Rechtskenntnisse verfügte, sondern darüber hinaus auch über die zur Beantwortung der mit den sich aus dem Halbleiterschutzgesetz ergebenden Rechtsfragen verknüpften technischen Fragen erforderlichen Kenntnisse.

Die Beauftragung eines doppelt qualifizierten Prozessbevollmächtigten war aus diesem Grund erforderlich und durch seine Beauftragung wurden keine Kosten ausgelöst, die im Falle der Mitwirkung einer weiteren, lediglich über die Qualifikation als Patentanwalt verfügenden Person entstanden wären. Durch die Beauftragung eines einzigen, über beide Qualifikationen verfügenden Vertreters wurde darüber hinaus die erforderliche Kommunikation auf Antragsgegnerseite im Vergleich zur Bestellung zweier Vertreter wesentlich vereinfacht und beschleunigt.

Die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts entfällt vorliegend auch nicht deshalb, weil zur Führung des Rechtsstreits keine technischen Kenntnisse, sondern lediglich Rechtskenntnisse erforderlich gewesen wären (vgl. hierzu: Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 37e m. w. N.; Hellstab in: von Eicken/Hellstab/Dörndorfer/Asperger, Die Kostenfestsetzung, 24. Auflage, Kapitel 2, Rdn. 544 m. w. N.).

Letztlich hat das Landgericht im Rahmen seines Urteils zwar Ansprüche nach dem Halbleiterschutzgesetz bereits daran scheitern lassen, dass die Einhaltung der sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 HalblSchG ergebenden Frist von zwei Jahren für die Anmeldung bzw. Eintragung beim deutschen Patent- und Markenamt nicht glaubhaft gemacht wurde (Bl. 553 d. A.). Auch trifft die Argumentation der Antragstellerin zu, dass die Prüfung der Einhaltung dieser Frist keine spezialisierten technischen Kenntnisse eines Patentanwalts voraussetzt, so dass hierzu auch ein Rechtsanwalt ohne solche Spezialkenntnisse in der Lage gewesen wäre (so Bl. 729 f d. A.).

Jedoch durfte es die Antragstellerin im streitgegenständlichen Fall gleichwohl im Rahmen der ex ante zu treffenden Entscheidung über die Bevollmächtigung und Beauftragung eines Prozessbevollmächtigten als vernünftig und vorausschauend ansehen, allen sich im Verlauf des Rechtsstreit noch ergebenden Eventualitäten dadurch Rechnung zu tragen, dass sie von vornherein einen doppelt qualifizierten Rechtsanwalt beauftragt hat. Zu berücksichtigen ist, dass es für die Antragsgegnerin in der zu Beginn des Verfügungsverfahrens gegebenen Situation nicht sicher vorhersehbar war, dass das Landgericht den Erwägungen, die ihr Rechtsanwalt zur Fristwahrung anstellen würde, im Rahmen seiner Entscheidung auch folgen würde (zur Komplexität der Fristberechnung vgl. Osterrieth, Patentrecht, 6. Auflage, Teil 4 Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes, Rdn. 446). Bereits der Umstand, dass das Landgericht ausgeführt hat, dass dem Anspruch entgegenstehe, dass die Antragsgegnerin die Fristwahrung nicht „glaubhaft gemacht“ habe, zeigt, dass es ex ante nicht auszuschließen war, dass das Gericht diese Frage auch anders sehen könnte. Daher war es für die Antragstellerin im Sinne des Beschreitens des sichersten Wegs sinnvoll, von vornherein einen Rechtsanwalt zu beauftragen, der (hilfsweise) auch zu den sich stellenden komplexen technischen Fragen vorzutragen in der Lage war. Dies belegt der Umstand, dass das Landgericht sein Urteil zusätzlich – gleichsam als obiter dictum – hilfsweise auch darauf gestützt hat, dass die Antragstellerin die Topographie, deren Verbot sie angestrebt hat, nicht konkret dargelegt hat (Bl. 553 d. A.). Bei dieser Sachlage aber durfte es die Antragsgegnerin ihrerseits für erforderlich halten, sich von vornherein und nicht nur im Hinblick auf möglicherweise in einer mündlichen Verhandlung drohende Überraschungen die Möglichkeit offen zu halten, nicht nur zur noch ungewissen Beurteilung der Fristwahrung seitens des Landgerichts, sondern auch zu den sachlichen Voraussetzungen der Übereinstimmung der Topographien der beiden Geräte vorzutragen. Sie war nicht verpflichtet, sich dieser Möglichkeit zu begeben.

Die Antragsgegnerin war auch nicht gehalten, zunächst einen (reinen) Rechtsanwalt und erst dann, wenn sich die Notwendigkeit technischen Vortrags herausstellen würde, zusätzlich einen Patentanwalt zu beauftragen, also gestuft vorzugehen (so die zutreffende Auffassung der Antragsgegnerin Bl. 744 ff d. A.). Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, ob vorliegend auf Grund des Umstands, dass es sich um ein Verfahren der einstweiligen Verfügung handelt, mit einer Überraschung in der mündlichen Verhandlung und deren Ausnutzung durch die Antragstellerin zu rechnen war (so Bl. 746 d. A.). Auch wenn man hiervon nicht ausgeht, ändert dies nichts daran, dass die Entscheidung über den Verfügungsantrag sowohl in formaler als auch in sachlicher Hinsicht ex ante ungewiss war, so dass die Antragsgegnerin auf beiden Gebieten unter Zuhilfenahme des jeweils erforderlichen Sachverstands vortragen durfte.

Des Weiteren hat die Antragstellerin auch der Höhe nach auf nicht zu beanstandende Weise Patentanwaltskosten von 8.847,50 € geltend gemacht.

Zu erstatten sind die gesetzlichen Gebühren eines Rechtsanwalts nach § 13 RVG i. V. m. dem VV RVG (vgl. OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 21.05.2005 – 6 W 3/05, JurBüro 2005, 202 – 203, juris Rdn. 6; Schulz in: MünchKomm(ZPO), 6. Auflage, § 91 ZPO, Rdn. 138; m. 3. N.; Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 39 und 42). Dies sind diejenigen Gebühren, die der Rechtsanwalt verdienen würde, wenn er an Stelle des Patentanwalts an den entsprechenden Handlungen mitgewirkt hätte. Dies gilt insbesondere für die Verfahrens-, die Termin- und die Einigungsgebühr. Dagegen findet eine Abrechnung der tatsächlichen Leistungen nach Stundensätzen, wie sie bei der Honorierung von Patentanwälten wegen einer fehlenden Gebührenordnung üblich ist, im Rahmen der Kostenfestsetzung nicht statt (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 11.12.1996 – 6 U 163/96, GRUR 1997, 359 – 360, juris Rdn. 32; Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 66; Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383; Rektorschek in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Auflage, § 10 Gebühren und Kosten, Rdn. 40; Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 38 m. w. N. und 39).

Regelmäßig sind für die erste Instanz eine 1,3 Verfahrensgebühr gemäß VV 3100 zum RVG und eine 1,2 Termingebühr gemäß Nr. 3104 RVG zu erstatten (vgl. Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 44). Genau deren Festsetzung hat die Antragsgegnerin beantragt.

Ist der Prozessbevollmächtigte zugleich Patentanwalt und zeigt er seine Mitwirkung in dieser Funktion an, dann erhält er von der Mandantschaft die doppelten Anwaltsgebühren, die beim Obsiegen im Rechtsstreit auch von der Gegenseite zu erstatten sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, GRUR 2003, 639 – 640, juris Rdn. 14 ff; Hellstab in: von Eicken/Hellstab/Dörndorfer/Asperger, Die Kostenfestsetzung, 24. Auflage, Kapitel 2, Rdn. 544; Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 138e; Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 58).

Hieraus folgt in der Praxis eine Verdopplung der Rechtsanwaltskosten, die eine erhebliche Erhöhung des Kostenrisikos bei Kennzeichen-, Designsachen und Sachen über technische Schutzrechte zur Folge hat (vgl. Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383; Rektorschek in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Auflage, § 10 Gebühren und Kosten, Rdn. 40).

Dies setzt allerdings voraus, dass der betreffende Berufsträger sowohl in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt als auch in seiner Eigenschaft als Patentanwalt mandatiert worden ist. Davon kann man immer dann ausgehen, wenn in der Vollmacht beide Berufe genannt werden (vgl. Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 58.2).

Zwar hat der Prozessbevollmächtigte der Antragsgegnerin seine Prozessvollmacht nicht zur Akte gereicht. Jedoch hat die Antragstellerin seine Behauptung, für seine Mandantin sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt tätig zu werden, weder im Verlauf des Rechtsstreits noch im Kostenfestsetzungsverfahren bestritten. Diese Behauptung beinhaltet aber konkludent auch die Behauptung, von der Antragstellerin doppelt bevollmächtigt worden zu sein. Mithin kann davon ausgegangen werden, dass auch die Patentanwaltskosten durch eine entsprechende Beauftragung und Bevollmächtigung seitens der Antragsgegnerin ausgelöst wurden. Zur Vorlage der Vollmacht besteht mangels Rüge der fehlenden Vollmacht kein Anlass (vgl. BPatG, Beschl. v. 20.11.2000 – 10 ZA (pat) 5/99, juris Rdn. 13).

Die streitgegenständlichen Gebühren hat die Antragsgegnerin auf nicht zu beanstandende Weise mit 8.847,50 € beziffert. Die geltend gemachte patentanwaltliche 1,3 Verfahrensgebühr in Höhe von 4.600,70 € sowie die 1,2 Termingebühr in Höhe von 4.246,80 € hat die Antragstellerin der Höhe nach nicht bestritten und es bestehen auch ansonsten keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berechnung im Kostenfeststellungsantrag nicht zutreffen würde.

Schließlich steht der Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten auch nicht § 15 Abs. 2 RVG entgegen. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich vorliegend nicht um nur einmal zu beanspruchende Gebühren eines Rechtsanwalts in derselben Angelegenheit, sondern um das Zusammentreffen von jeweils auf gesonderter Grundlage zu erstattenden Kosten eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts. Die im Ergebnis eintretende Verdopplung der Gebühren folgt allein daraus, dass die für die Patentanwaltskosten maßgeblichen Vorschriften der Höhe nach auf die für die Rechtsanwaltskosten geltenden Regelungen Bezug nehmen. Der Bundesgerichtshof hat außerdem entschieden, dass die Patentanwaltsgebühren nicht durch die für die Tätigkeit als Rechtsanwalt entstandenen Gebühren abgegolten sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 – I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 – 914, juris Rdn. 7 ff).

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 574 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 ZPO sind nicht gegeben.

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren war auf die seitens der Antragsgegnerin geltend gemachte patentanwaltliche Verfahrensgebühr in Höhe von 4.600,70 € sowie die entsprechende Termingebühr in Höhe von 4.246,80 €, insgesamt also auf 8.847,50 € festzusetzen, da das Landgericht diese Beträge im Rahmen des angefochtenen Beschlusses in Abzug gebracht hat und die Antragsgegnerin mit ihrer sofortigen Beschwerde Abänderung des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 27.01.2022 und Festsetzung auch dieser Beträge beantragt hat. Dies stellt gleichzeitig auch die Beschwer der Antragsgegnerin dar.